ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716

GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht zaaknummer : 200.064.710/02 zaak-/rolnummer rechtbank : 348636/KG ZA 10-125 Arrest van 22 januari 2013 inzake: 1. de vennootschap naar vreemd recht SIMBA TOYS GmbH & CO. KG, gevestigd te Fürth, Duitsland, hierna te noemen: Simba, 2. TOY TEAM AGENCIES B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen: Toy Team, appellanten in het principale beroep, geïntimeerden in het incidentele beroep, hierna gezamenlijk te noemen: Simba c.s., advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te 's-Gravenhage, tegen 1. de vennootschap naar vreemd recht HASBRO INC., gevestigd te Pawtucket, Rhode Island, Verenigde Staten van Amerika, hierna te noemen: Hasbro Inc., 2. de vennootschap naar vreemd recht HASBRO INTERNATIONAL INC., gevestigd te Pawtucket, Rhode Island, Verenigde Staten van Amerika, hierna te noemen: Hasbro International, 3. HASBRO B.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: Hasbro B.V., geïntimeerden in het principale beroep, appellanten in het incidentele beroep, hierna gezamenlijk te noemen: Hasbro c.s., advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam. Het verloop van het geding 1. Bij exploot van 27 april 2010, hersteld bij exploot van 21 mei 2010, zijn Simba c.s. in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam, sector civiel recht, van 30 maart 2010. Bij exploot van eveneens 27 april 2010 zijn ook Hasbro c.s. in hoger beroep gekomen van dit vonnis. Dit beroep is echter niet aangebracht. Bij memorie van grieven d.d. 20 juli 2010 (met producties) hebben Simba c.s. vier grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd, die Hasbro c.s. bij 'memorie van antwoord in principaal appel tevens houdende memorie van grieven in incidenteel appel' d.d. 27 maart 2012 (met producties) hebben bestreden. Bij deze memorie hebben Hasbro c.s. tevens in incidenteel beroep zeven grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd, welke grieven Simba c.s. hebben bestreden bij memorie van antwoord in incidenteel appel. Vervolgens hebben partijen op 27 september 2012 de zaak laten bepleiten, Simba c.s. door mrs. P.E. Mazel en A. van Beelen, advocaten te Groningen, en Hasbro c.s. door mrs. S.M. Kaak, advocate te Utrecht, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan de pleitzitting hebben partijen nadere stukken overgelegd, die in het proces-verbaal van de zitting zijn gespecificeerd. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd. (i) Hasbro c.s. zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en verhandelen van spellen en speelgoed, waaronder de serie speelgoedponyfiguren 'My Little Pony'. Hasbro c.s. verkopen hun producten via groothandelaren en detaillisten aan consumenten in binnen- en buitenland. (ii) My Little Pony is begin jaren tachtig op de markt gebracht. Er bestaat inmiddels een aantal generaties My Little Pony-figuren. De derde generatie My Little Pony, die in deze procedure centraal staat, ziet er als volgt uit: Afbeelding van de derde generatie My Little Pony (iii) Het Simba-concern is sinds 1982 op de speelgoedmarkt actief en brengt onder meer speelgoedpony's op de markt. Het verhandelt zijn producten wereldwijd. (iv) Bij vonnis van 30 juli 2007 (LJN BB0755) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam in een eerdere procedure tussen Hasbro c.s. en Simba de verdere openbaarmaking en verveelvoudiging van de "Little Fairy & Pony" (waarin een speelgoedpony is opgenomen, hierna te noemen: Simba Pony I) door Simba verboden en bevolen niet langer inbreuk te maken op de auteursrechten van Hasbro c.s. ter zake van haar "Ponyville". (v) Vervolgens heeft het Simba-concern een aangepaste versie van de Simba Pony I op de markt gebracht: de Simba Pony II. Deze pony wordt tezamen met een poppetje verkocht in het product 'Little Fairy & Pony' in de Evi-serie van Simba (afgebeeld in de inleidende dagvaarding onder 3.3). Daarnaast komt de Simba Pony II ook voor in twee andere producten van Simba, te weten 'Unicorn Friends' en 'Dream House'. De Simba Pony II ziet er als volgt uit: Afbeelding van de Simba Pony II (vi) Een brief van 12 maart 2010, afkomstig van Toy Team in de persoon van Gep Hofman, gericht aan mr. Van Beelen voornoemd, luidt voor zover van belang: "(...) Toy Team Agencies B.V. treedt in Nederland slechts op als agent voor Simba Toys (Hong Kong) Ltd. In dit kader bemiddelen wij op commissiebasis bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen Simba Toys (Hong Kong) Ltd. en Nederlandse afnemers zoals bijvoorbeeld Intertoys. (...)" 3.1 Kort gezegd gaat het in deze zaak om het volgende. Hasbro c.s. verzetten zich tegen de verhandeling door Simba c.s. van de Simba Pony II zoals die tezamen met een poppetje wordt verkocht als voormeld product 'Little Fairy & Pony'. Hasbro c.s. ageren daarnaast tegen de Simba-producten 'Unicorn Friends' en 'Dream House' waarin de Simba Pony II ook voorkomt. Hasbro c.s. hebben in eerste aanleg gevorderd Simba c.s. te bevelen (i) niet langer inbreuk te maken op de auteursrechten van Hasbro c.s. ter zake van My Little Pony, en (ii) niet langer door slaafse nabootsing onrechtmatig te handelen, een en ander met nevenvorderingen. Ten pleidooie in hoger beroep hebben Hasbro c.s. de grief tegen de afwijzing van de vorderingen iii en iv (kort gezegd: recall en verzameling/afgifte ter vernietiging) ingetrokken. 3.2 In het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Hasbro c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt dat My Little Pony in haar land van oorsprong, de Verenigde Staten van Amerika, auteursrechtelijk wordt beschermd. Op grond van artikel 2 lid 7 Berner Conventie valt My Little Pony daarom in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming ten deel. Wel achtte de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat sprake is van ongeoorloofde slaafse nabootsing. Op die grondslag wees de voorzieningenrechter een aantal van de vorderingen van Hasbro c.s. toe. 4. Kort gezegd keert het principale beroep van Simba c.s. zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van ongeoorloofde slaafse nabootsing, en keert het incidentele beroep van Hasbro c.s. zich tegen diens oordeel dat geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming. Auteursrecht 5. Hasbro c.s. roepen voor My Little Pony auteursrechtelijke bescherming in voor Nederland. Op deze bescherming is dus, ingevolge artikel 5 lid 1 van de Berner Conventie, Nederlands recht als lex loci protectionis van toepassing. Object: auteursrechtelijk beschermd werk 6.1 In de eerste plaats is de vraag aan de orde of My Little Pony een auteursrechtelijk beschermd werk is. Nu Nederlands recht als lex loci protectionis van toepassing is (zie rechtsoverweging 5), bepaalt dit recht onder meer of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk (vgl. Gerechtshof Den Haag 20 september 2007, LJN BY0896, IER 2010/35). Dienaangaande overweegt het hof als volgt. 6.2 Volgens Hasbro c.s. zijn er ondertussen vier varianten (generaties) van My Little Pony. De oudste variant, die thans niet meer op de markt wordt gebracht, stamt uit 1982. In dit geding zijn de tweede, en vooral derde variant van belang. Hasbro c.s. hebben reeds in eerste aanleg gesteld dat alle varianten van My Little Pony dezelfde karakteristieke kenmerken hebben; Simba c.s. hebben dit niet betwist. Ook de voorzieningenrechter is hier van uitgegaan. Voor zover Simba c.s. dit ten pleidooie in hoger beroep in de repliek wel ter discussie hebben willen stellen met de opmerking dat geen sprake is van een 'doorlopend auteursrecht' ten aanzien van de verschillende generaties My Little Pony, overweegt het hof dat Simba c.s. deze grief - wat daar ook verder van zij - te laat in de procedure naar voren hebben gebracht zodat daarop geen acht meer kan worden geslagen (vgl. HR 20 juni 2008, LJN BC4959, NJ 2009, 21 en HR 19 juni 2009, LJN BI8771, NJ 2010, 154). Het hof gaat dus uit van één object waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen: My Little Pony (waarvan vier varianten bestaan, die onderling in auteursrechtelijk opzicht verwaarloosbare verschillen vertonen). 6.3 Het hof is voorshands van oordeel dat dit object - My Little Pony - naar Nederlands recht kan worden gekwalificeerd als een 'werk van toegepaste kunst' dat in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming (artikel 1 juncto artikel 10 lid 1 sub 11 Auteurswet). Het betreft een werk van een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. My Little Pony heeft een aantal karakteristieke uiterlijke kenmerken zoals een enigszins kinderlijke en mollige - niet natuurgetrouwe - proportionering met afgeronde lijnen, pastelkleur, lange golvende, kambare haren (manen en staart) in een andere kleur met glitters, benen die vanaf kniehoogte naar onderen iets breder uitlopen, een licht opgetild voorbeen ('klaar om te spelen'), glitters en opdrukken (zoals een hartje), en een vriendelijke gezichtsuitdrukking (grote sprankelende ogen met wimpers). Die elementen tezamen maken dat sprake is van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Simba c.s. hebben daar tegen ingebracht dat My Little Pony niet oorspronkelijk is omdat er op de markt diverse, sterk gelijkende speelgoedpony's in pastelkleuren voor (kleine) meisjes zijn. Simba c.s. hebben in dat verband gewezen op afbeeldingen van vergelijkbare pony's in Duitse catalogi (productie 3 in hoger beroep); zij hebben evenwel niet gesteld dat die pony's ook in Nederland op de markt worden gebracht. Voorts hebben zij gewezen op producties van Hasbro c.s. waarin diverse speeldgoedpony's en -paarden staan afgebeeld die op de Nederlandse markt worden gebracht (producties 20 en 21 in eerste aanleg; productie 29 in hoger beroep). Het hof is evenwel, met Hasbro c.s., voorshands van oordeel dat uit deze producties blijkt dat My Little Pony, gelet op de combinatie van eerdergenoemde (stijl)elementen, juist wél een eigen, oorspronkelijk karakter heeft te midden van de andere speeldgoedpony's en -paarden. De aldaar afgebeelde pony's die wel een soortgelijke combinatie van eerdergenoemde (stijl)elementen vertonen (de 'Cutie Pony' van Johntoy, de 'Princess Club Pony' van Action) zijn, zoals Hasbro c.s. onbetwist hebben gesteld, door de rechter als auteursrechtinbreukmakend beoordeeld (producties 15 en 16 van Hasbro c.s. in eerste aanleg). Gelet op de verschillende speelgoedpony's en -paardjes die op de (Nederlandse) markt verkrijgbaar zijn, kan niet gezegd worden dat de keuzes ten aanzien van My Little Pony banaal of triviaal zijn, zodat My Little Pony zelfstandig wordt beschermd. Dat, naar Simba c.s. stellen, de Duitse rechter met een beroep op het 'Umfelt' kennelijk heeft geoordeeld dat het publiek in Duitsland de vormkenmerken niet meer in verband zal brengen met een bepaalde producent, is - wat daar verder ook van zij - niet relevant voor de situatie in Nederland. 6.4 Het hof is dus, net als de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel dat My Little Pony naar het toepasselijke Nederlands recht in beginsel moet worden gekwalificeerd als een 'werk van toegepaste kunst' dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. 6.5. Vervolgens rijst de vraag of die kwalificatie anders moet komen te luiden op grond van de materiële-reciprociteitstoets in artikel 2 lid 7, tweede zin, van de Berner Conventie. Anders dan de voorzieningenrechter, is het hof voorshands van oordeel dat dat niet het geval is. Daartoe overweegt het hof als volgt. 6.5.1 De materiële-reciprociteitstoets in artikel 2 lid 7 houdt, voor zover hier van belang, in dat wanneer een bepaald voorwerp in zijn land van oorsprong alleen voor bescherming als model in aanmerking komt en niet wordt gekwalificeerd als werk van toegepaste kunst (met als gevolg dat het in zijn land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming geniet), dit ook heeft te gelden in de andere landen van de Berner Conventie: in de andere landen - onder de desbetreffende leges loci protectionis - komt dit voorwerp dan alleen voor bescherming als model in aanmerking en wordt het niet als werk van toegepaste kunst gekwalificeerd (met als gevolg dat het in de andere landen van de Berner Conventie geen auteursrechtelijke bescherming geniet). 6.5.2 Hasbro c.s. stellen zich primair op het standpunt dat deze materiële-reciprociteitstoets buiten toepassing moet blijven, gelet op het non-discriminatiebeginsel in artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en HvJ EG 30 juni 2005, zaak C-28/04, Jur. 2005, p. I-5781 (Tod's/Heyraud). Het hof volgt Hasbro c.s. hierin niet. Het onderhavige geval valt buiten de werkingssfeer van (artikel 18 van) het VWEU. Het land van oorsprong van My Little Pony is, zo is in confesso, immers de Verenigde Staten van Amerika, terwijl de originaire rechthebbende van My Little Pony een rechtspersoon is die is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika (zie rechtsoverweging 7 hierna). Hasbro c.s. lijken dit ook onderkennen, en bepleiten analoge toepassing van voormeld Tod's-arrest, kennelijk op grond van de redelijkheid. Het hof volgt Hasbro c.s. hierin echter evenmin. Uitgangspunt van artikel 2 lid 7 Berner Conventie is immers dat de onderhavige materiële-reciprociteitstoets moet worden toegepast. Het is mogelijk dat een land (of een groep landen) afwijkt van dat uitgangspunt en afziet van toepassing van deze toets, maar een dergelijke uitzondering doet zich in deze zaak niet voor. Het Europese non-discriminatiebeginsel, dat een dergelijke uitzondering vormt, is niet van toepassing omdat het welbewust is beperkt tot, kort gezegd, Europese gevallen. Andere uitzonderingen doen zich evenmin voor. Bijgevolg geldt in deze zaak het uitgangspunt van de Berner Conventie dat de onderhavige materiële-reciprociteitstoets moet worden toegepast. Het hof vermag niet in te zien waarom dat onredelijk zou zijn, en waarom deze verdragsrechtelijke regel op grond van de redelijkheid buiten toepassing zou moeten blijven. Hasbro c.s. hebben dat een en ander overigens ook niet duidelijk gemaakt. 6.5.3 Bij de toepassing van de materiële-reciprociteitstoets rijst de vraag of het onderhavige voorwerp - My Little Pony - in de Verenigde Staten van Amerika wordt beschermd als werk van toegepaste kunst (HR 28 oktober 2011, LJN BR3059, Maglite). 6.5.4. Naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika komen werken van toegepaste kunst als pictorial, graphic, and sculptural works in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming (§ 102(a)(5) juncto § 101 van titel 17 van de United States Code). In § 101 wordt bepaald: "Pictorial, graphic, and sculptural works" include two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article." Het hof is voorshands van oordeel dat My Little Pony op grond van deze bepalingen, zoals uitgelegd door de Amerikaanse rechter (vgl. Brandir v. Cascade, 834 F.2d. 1142 (2d Cir. 1987)), in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming in de Verenigde Staten. Voorts mag worden aangenomen dat onder Amerikaans recht de aan- of afwezigheid van modelbescherming geen effect heeft op de beschikbaarheid van auteursrechtelijke bescherming (vgl. Nimmer on Copyright, § 2.19). 6.5.5 Hasbro c.s. hebben in dit verband twee opinies in het geding gebracht van een Amerikaanse advocaat, Kim J. Landsman. Deze verklaart onder meer (i) dat sculptural works onder Amerikaans recht auteursrechtelijk worden beschermd, (ii) dat My Little Pony als sculptural work in de Verenigde Staten sinds 1983 auteursrechtelijk wordt beschermd, en (iii) dat het feit dat My Little Pony tot 1997 in de Verenigde Staten ook als model beschermd is geweest, naar Amerikaans recht - onder verwijzing naar literatuur, richtlijnen en rechtspraak - geen effect heeft op de auteursrechtelijke bescherming. Voorts hebben Hasbro c.s. een kopie in het geding gebracht van het Certificate of Copyright Registration van 28 april 1983 van de US Copyright Office ter zake van My Little Pony, en wijzen zij er op dat zij sinds 1982 altijd een copyright-notice op al haar My Little Pony producten hebben aangebracht. Simba c.s. hebben dit een en ander onvoldoende gemotiveerd betwist. 6.5.6 Tezamen genomen is naar het oordeel van het hof voorshands voldoende komen vast te staan dat auteursrechtelijke bescherming in de Verenigde Staten in dit verband niet is uitgesloten en dat My Little Pony als werk van toegepaste kunst in dat land auteursrechtelijke bescherming wordt geboden. Dat betekent dat de materiële-reciprociteitstoets in artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie er niet aan in de weg staat dat My Little Pony in Nederland, naar Nederlands recht, wordt aangemerkt als werk van toegepaste kunst. 6.6 Uit het bovenstaande tezamen genomen volgt dat My Little Pony in Nederland, onder Nederlands recht, in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming als werk van toegepaste kunst. In zoverre slaagt incidentele grief 1. Subject: originaire rechthebbende 7.1 Vervolgens komt de vraag aan de orde wie als (originair) rechthebbende van het auteursrecht in Nederland ter zake van My Little Pony moet worden aangemerkt. In dat verband stelt het hof het volgende voorop. 7.1.1 Met incidentele grief 2 hebben Hasbro c.s. zich gekeerd tegen het oordeel van de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.5.1 van het bestreden vonnis dat Hasbro Industries Inc. ingevolge een aandelenoverdracht is overgegaan op Hasbro Inc., thans geïntimeerde in het principaal beroep sub 1. Volgens Hasbro c.s. is dit onjuist: zij stellen dat het niet gaat om een aandelenoverdracht maar om een naamswijziging. De naam van Hasbro Industries Inc. is gewijzigd in (uiteindelijk) Hasbro Inc. Simba c.s. hebben zich wat betreft deze grief gerefereerd aan het oordeel van het hof. Nu Simba c.s. zich hebben gerefereerd, moet deze door Hasbro c.s. gestelde en door Simba c.s. onweersproken naamswijziging in rechte als vaststaand worden beschouwd. 7.1.2 Hasbro c.s. hebben in eerste aanleg gesteld dat zij op grond van artikel 8 van de (Nederlandse) Auteurswet als (originair) rechthebbenden van het auteursrecht ter zake van My Little Pony moeten worden aangemerkt. Simba c.s. hebben dit in eerste aanleg niet betwist (in de pleitnotities onder 1.15-1.19 hebben zij slechts betoogd dat Hasbro nimmer een auteursrecht heeft verkregen omdat het hebben van een modelrecht onder Amerikaans recht dat uitsluit). De voorzieningenrechter heeft daarop overwogen dat voldoende aannemelijk is dat Hasbro Inc. en Hasbro International Inc. de My Little Pony's hebben gemaakt/ontworpen en dat zij derhalve dienaangaande als rechthebbenden kunnen worden aangemerkt (rechtsoverweging 4.5.1 van het bestreden vonnis). In hun memorie van antwoord in het incidenteel appel hebben Simba c.s. vervolgens betwist dat, althans in twijfel getrokken of genoemde rechtspersonen rechthebbenden zijn. Daarmee valt de vraag wie rechthebbende is, binnen de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep. Anders dan Hasbro c.s. menen was daartoe geen grief van Simba c.s. vereist. De voorzieningenrechter heeft de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen van Hasbro c.s. immers afgewezen. 7.2 Ten aanzien van de vraag wie als originaire rechthebbende van het auteursrecht in Nederland ter zake van My Little Pony moet worden aangemerkt, overweegt het hof als volgt. 7.3 Zoals hiervoor in rechtsoverweging 5 is overwogen, is Nederlands recht als lex loci protectionis van toepassing op de bescherming van het auteursrecht in Nederland. Dit recht bepaalt dus ook wie in Nederland als originaire auteursrechthebbende van My Little Pony moet worden aangemerkt (vgl. Gerechtshof Den Haag 7 december 2010, LJN BP0790, 'Victory'). 7.4 Volgens Simba c.s. is My Little Pony gemaakt door drie Amerikanen, namelijk Bonnie Zacherle, Charles Muenchinger en Steve d'Aguanno. Dit blijkt, aldus Simba c.s., uit de Engelstalige wikipedia-website. Hasbro c.s. merken op dat Simba c.s. nalaat te vermelden dat op deze website, direct achter de namen van deze personen, staat vermeld dat zij voor Hasbro werkten ('while working for Hasbro'). Voorts hebben Hasbro c.s. in het geding gebracht en gewezen op (i) het eerdergenoemde Certificate of Copyright Registration van 28 april 1983 waarin Hasbro Industries Inc. (zie ook rechtsoverweging 7.1.1 hiervoor) als auteur wordt vermeld, (ii) foto's van de eerste My Little Pony-producten, waarop te zien is dat op deze producten staat vermeld '(c) Hasbro 1982', alsmede (iii) een e-mail van 11 september 2012 van P.N. Vanasse, global director of IP and enforcement van Hasbro Inc., waarin deze onder meer verklaart dat uit de archieven blijkt dat My Little Pony is gemaakt door werknemers van Hasbro, dat het ontwikkelen van nieuw speelgoed binnen hun taken viel, en dat met hen niet is overeengekomen dat de (auteurs)rechten aan hen toekomen. Simba c.s. hebben op dit een en ander niet gereageerd. 7.5 Bovenstaande in aanmerking nemende hebben Hasbro c.s. naar het voorlopig oordeel van het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat Hasbro Inc. op grond van artikel 7 en/of 8 Auteurswet moet worden aangemerkt als originair rechthebbende van het auteursrecht in Nederland ter zake van My Little Pony. Overigens zou toepassing van Amerikaans recht (§ 201(b) juncto § 101 van titel 17 van de United States Code) tot hetzelfde resultaat leiden. Bij dit alles komt nog dat Hasbro, wiens naam als auteursrechthebbende wordt vermeld op My Little Pony, op grond van artikel 4 Auteurswet (artikel 15 Berner Conventie), moet worden gehouden voor de maker, behoudens bewijs van het tegendeel. Simba c.s. hebben zelfs niet een begin van zodanig bewijs geleverd. Dat - naar Simba c.s. stellen - Hasbro c.s. in een procedure voor de Poolse rechter, betreffende het auteursrecht in Polen, hebben betoogd dat zij geen rechthebbenden zijn, is - wat daar verder ook van zij - niet van belang nu het in de onderhavige procedure gaat om het auteursrecht in Nederland. 7.6 Volgens Hasbro c.s. treedt Hasbro B.V., geïntimeerde in het principale beroep sub 3, in deze procedure op als de Nederlandse licentienemer van Hasbro Inc. op grond van artikel 27a lid 2 Auteurswet. Simba c.s. hebben betwist dat Hasbro B.V. licentienemer is, en stellen voorts dat artikel 27a Auteurswet geen betrekking heeft op de vorderingen die Hasbro c.s. hebben ingesteld. Het hof overweegt dat Hasbro B.V. als licentienemer die met haar licentiegever in rechte optreedt, nevenvorderingen kan instellen die zijn gericht op winstafdracht en schadevergoeding als bedoeld in artikel 27a Auteurswet. Dergelijke vorderingen zijn echter niet ingesteld in dit kort geding. Ten aanzien van de wel ingestelde vorderingen heeft een licentienemer geen bevoegdheid om in rechte op te treden. Het tegen het dienovereenkomstige oordeel van de voorzieningenrechter gerichte griefonderdeel (iv) van incidentele grief 1 faalt derhalve. Inbreuk 8.1 Nu is komen vast te staan dat het auteursrecht in Nederland ter zake My Little Pony aan Hasbro Inc. toekomt, komt de inbreukvraag aan de orde. Ook die vraag wordt beheerst door Nederlands recht als lex loci protectionis (rechtsoverweging 5). 8.2 Het hof stelt daarbij voorop dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin ('ontlening', artikel 13 Auteurswet) sprake is indien een voldoende mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk (My Little Pony) en het beweerdelijk inbreukmakende werk (Simba Pony II). Daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. Een vermoeden van ontlening moet worden aangenomen indien het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt (HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 en HR 29 november 2002, NJ 2003, 17; Una Voce particulare). 8.3 In Simba Pony II komen de hiervoor in rechtsoverweging 6.3 genoemde karakteristieke uiterlijke kenmerken van My Little Pony terug. Simba Pony II is immers ook een pastelkleurige speelgoedpony met een enigszins kinderlijke en mollige - niet natuurgetrouwe - proportionering met afgeronde lijnen, lange golvende, kambare haren (manen en staart) in een andere kleur met glitters, benen die vanaf kniehoogte naar onderen iets breder uitlopen, een licht opgetild voorbeen ('klaar om te spelen'), glitters, en een vriendelijke gezichtsuitdrukking (grote sprankelende ogen). De verschillen waar Simba c.s. op hebben gewezen (met name pleitnota in eerste aanleg onder 3.13) zijn naar voorshands oordeel van het hof niet relevant en niet zodanig dat zij zorgen voor een afwijkende, niet met My Little Pony overeenstemmende, totaalindruk. Dat Simba Pony II altijd met een poppetje wordt verkocht en My Little Pony nooit, zoals Simba c.s. aanvoeren, is - wat daar verder ook van zij - niet relevant; het hof verenigt zich met het oordeel daarover, en de gronden waarop dat oordeel rust, van de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.9.1 van het bestreden vonnis. De conclusie is dat Simba Pony II van Simba c.s. aan My Little Pony van Hasbro c.s. is ontleend en derhalve sprake is van inbreuk. Inbreukmakers 9.1 Simba c.s. betogen dat zij niet betrokken zijn bij de verhandeling van Simba Pony II in Nederland, zodat Hasbro c.s. niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in hun vorderingen. Volgens principale grief I heeft de voorzieningenrechter ten onrechte anders overwogen. Het hof behandelt dit verweer zowel in het kader van de auteursrechtelijke grondslag als in het kader van de onrechtmatige-daadsgrondslag. 9.2 Ten aanzien van Simba overweegt het hof als volgt. Op de onderkant van de verpakking van het 'Little Fairy & Pony'-product, waarin Simba Pony II wordt verkocht, staat vermeld: "Simba Toys GmbH & Co. KG, Werkstr.1, D-90765 Fürth" (dat geldt zowel voor de oude als voor de nieuwe verpakking). De voorzieningenrechter heeft overwogen dat deze vermelding redelijkerwijs moet worden begrepen als de aanduiding van de voor verspreiding verantwoordelijke rechtspersoon. Daartegen hebben Simba c.s. geen grief aangevoerd, zodat daarvan in hoger beroep moet worden uitgegaan. Ook staat tussen partijen vast dat de schikkingsovereenkomst met Hasbro c.s. ter zake van Simba Pony I (waarin onder meer is voorzien in het afzien van 'selling (...) in the Netherlands') mede door Simba is ondertekend. Voorts hebben Hasbro c.s. onbetwist gesteld (i) dat zijdens Simba zelf in het eerdere kort geding tussen partijen over Simba Pony I in 2007 is "betoogd (...) dat zij ontwerpt in Duitsland, toestemming geeft aan Simba Hong Kong om - ook voor de Nederlandse markt bedoelde - producten te (laten ) produceren in China, te doen leveren in Hong Kong en in Nederland (door haar agent) aan te bieden. In deze hoedanigheid heeft Simba Toys een centrale verantwoordelijkheid en rol voor de productie en verspreiding van de pony-speelgoed-producten hier ten lande." (vgl. ook productie A onder 19 bij de brief van mr. Mazel aan de voorzieningenrechter), en (ii) dat dit ook geldt voor Simba Pony II. Op grond van dit alles tezamen genomen acht het hof voorshands voldoende aannemelijk dat Simba ter zake van Simba Pony II inbreukmakende handelingen in Nederland verricht. 9.3 Ten aanzien van Toy Team overweegt het hof als volgt. Simba c.s. stellen dat Toy Team slechts als agent voor Simba Toys in Hong Kong bemiddelt bij de totstandkoming van contracten tussen deze vennootschap en Nederlandse afnemers. Daargelaten of dat juist is, doet dat er evenwel niet aan af dat Toy Team er aldus voor zorgt dat de Simba producten op de Nederlandse markt komen. Simba c.s. hebben ook niet (voldoende) betwist dat Toy Team exclusief verantwoordelijk is voor de distributie en verkoop van alle Simba speelgoedproducten in Nederland, zodat hiervan in rechte moet worden uitgegaan. Hasbro c.s. hebben voorts onbetwist gesteld (i) dat zijdens Simba zelf in het eerdere kort geding tussen partijen over Simba Pony I in 2007 is gesteld dat de Simba-producten in Nederland door Toy Team worden verhandeld (voornoemde productie A van Simba, onder 19) en (ii) dat die rol tot op heden onveranderd is gebleven. Ook staat tussen partijen vast dat de schikkingsovereenkomst met Hasbro ter zake van Simba Pony I (waarin onder meer is voorzien in het afzien van 'selling (...) in the Netherlands') mede door Toy Team is ondertekend. Op grond van dit alles tezamen genomen acht het hof voorshands voldoende aannemelijk dat Toy Team ter zake van Simba Pony II inbreukmakende handelingen in Nederland verricht. 9.4 Principale grief I faalt dus. Ongeoorloofde handelsbelemmering 10.1 In principale grief IV hebben Simba c.s. een betoog ontvouwen dat er op neerkomt dat het bestreden vonnis moet worden gezien als een ongeoorloofde handelsbelemmering en als leidend tot willekeurige discriminatie. Door thans in Nederland de Simba Pony II van de markt te halen wegens auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing terwijl deze pony in de rest van Europa wel mag worden verhandeld omdat Hasbro c.s. elders niet (met succes) optreden tegen deze pony, ontstaat strijd met de grondbeginselen van de Europese Unie c.q. artikelen 34 en 35 VWEU, zo begrijpt het hof de stellingen van Simba c.s. Het hof verwerpt dit betoog wat betreft het auteursrecht onder verwijzing naar artikel 36 VWEU, waaronder ook de bescherming van het auteursrecht valt. Simba c.s. hebben niet onderbouwd waarom sprake zou zijn van willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen lidstaten, als bedoeld in artikel 36 VWEU, laatste zin. Principale grief IV faalt in zoverre. Wat betreft slaafse nabootsing verwijst het hof naar rechtsoverweging 12.6 hierna. 10.2 Voor zover Simba c.s. ten pleidooie in hoger beroep nog hebben aangevoerd dat sprake is van een ongeoorloofde handelsbelemmering die in strijd is met het TRIPs-Verdrag, is sprake van een nieuwe grief waar het hof geen acht op slaat omdat deze te laat in het geding naar voren is gebracht. Het hof: in het principale en het incidentele beroep: (i) bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 30 maart 2010 voor zover het gaat om de punten 1, 2, 3, 4 en 5 van het dictum alsmede de uitvoerbaar bij voorraad verklaring; (ii) vernietigt dit vonnis voor het overige, en opnieuw rechtdoende, ten aanzien van Hasbro Inc:. (iii) beveelt Simba c.s. binnen 48 uur na betekening van dit arrest de inbreuk op de auteursrechten in Nederland ter zake van My Little Pony te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het openbaar maken en/of verveelvoudigen van de Simba Pony II in het product 'Little Fairy & Pony'; (iv) veroordeelt Simba c.s. tot betaling van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, met een maximum van € 250.000,-, dat Simba c.s. het hiervoor onder (iii) gegeven bevel geheel of gedeeltelijk overtreden; (v) bepaalt de termijn waarbinnen Hasbro Inc. overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019i lid 1 Rv. de eis in de hoofdzaak dient in te stellen op zes maanden na dit arrest; ten aanzien van Hasbro c.s.: (vi) veroordeelt Simba c.s. in de kosten van het geding in eerste aanleg en in principaal en incidenteel hoger beroep, aan de zijde van Hasbro c.s. tot op heden begroot op € 50.613,40; (vii) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; (viii) wijst de vorderingen voor het overige af. Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, T.H. Tanja-van den Broek en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier. 11. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de Simba Pony II van Simba c.s. inbreuk maakt op de aan Hasbro Inc. toekomende auteursrechten in Nederland ter zake van My Little Pony. Slaafse nabootsing 12.1 Behalve op grond van auteursrechtinbreuk, hebben Hasbro c.s. ook geageerd op grond van onrechtmatige daad (slaafse nabootsing). De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Hasbro c.s. op deze grondslag (deels) toegewezen. Daartegen keren zich de principale grieven II, III en IV van Simba c.s. 12.2 Het hof stelt voorop dat ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat; onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product. Deze maatstaf is door de Hoge Raad geformuleerd in het arrest Lego/Mega Brands (HR 20 november 2009, LJN BJ6999, NJ 2011, 302, rechtsoverweging 3.3.2). 12.3 De voorzieningenrechter is in het bestreden vonnis ook van deze maatstaf uitgegaan, zulks terecht volgens grief II van Simba c.s. Voor zover Simba c.s. ten pleidooie in hoger beroep hebben betoogd dat een andere maatstaf dient te worden aangelegd - namelijk Richtlijn 2005/29/EG c.q. artikel 6:193b e.v. BW - is sprake van een nieuwe grief waar het hof geen acht op slaat omdat deze te laat in het geding naar voren is gebracht. 12.4 In aanmerking nemende de grote mate van gelijkenis tussen Simba Pony II en My Little Pony (zie rechtsoverweging 8.3 hiervoor), valt naar voorlopig oordeel van het hof verwarring bij het publiek te duchten. Simba c.s. hadden die verwarring kunnen voorkomen door andere vormgevingskeuzes te maken; zij hadden, zo hebben Hasbro c.s. ook onbetwist gesteld, qua vormgeving andere wegen kunnen inslaan om afstand te bewaren tot My Little Pony. Naar voorlopig oordeel van het hof zijn Simba c.s. dan ook tekort geschoten in hun verplichting om bij het vormgeven van Simba Pony II alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van hun product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van Simba Pony II en My Little Pony gevaar voor verwarring ontstaat. Dat de Simba Pony II met een poppetje wordt verkocht, is daartoe onvoldoende. Principale grief II faalt dus. 12.5 De voorzieningenrechter heeft in dit kader voorts overwogen dat Simba c.s. bovendien op ongeoorloofde wijze mede gebruik maken van de goede naam en reputatie van My Little Pony en daarmee indirect van de marketinginspanningen van Hasbro c.s. Hiertegen keert zich principale grief III. Volgens Simba c.s. is dit niet het geval omdat Simba c.s. op de verpakkingen van de Simba-producten het merk Simba afbeelden. Naar voorlopig oordeel van het hof brengt deze omstandigheid echter niet mee dat niet langer kan worden gesproken over slaafse nabootsing. Daarbij is ook van belang dat het merk Simba op minimalistische wijze is afgebeeld, namelijk alleen aan de onderzijde van de linkerzijkant van de verpakking (en op de onderkant tussen de kleine lettertjes). Principale grief III faalt dus ook. 12.6 Ten slotte hebben Simba c.s. in principale grief IV een betoog ontvouwen dat er op neerkomt dat het bestreden vonnis moet worden gezien als een ongeoorloofde handelsbelemmering en als leidend tot willekeurige discriminatie (zie ook rechtsoverweging 10 hiervoor). Daarbij voeren zij aan dat het leerstuk van slaafse nabootsing niet valt te scharen onder 'industriële en commerciële eigendom' als bedoeld in artikel 36 VWEU. Naar het oordeel van het hof is, gelet op HvJ EG 2 maart 1982, zaak 6/81, Jur. 1982, p. 707, NJ 1983, 212 (IDG/Beele), geen sprake van een ongeoorloofde handelsbelemmering. Aan de in dat arrest genoemde voorwaarden met betrekking tot de toelaatbaarheid van een beperking als de onderhavige van het vrij verkeer van goederen, wordt in casu voldaan. Principale grief IV faalt dus. Terzijde merkt het hof daarbij op dat aangenomen moet worden dat de onderhavige Simba-producten niet afkomstig zijn uit een andere Europese lidstaat waar zij rechtmatig in het verkeer zijn gebracht, doch dat zij van buiten de Europese Unie afkomstig zijn: in rechtsoverweging 4.2 van het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter aangenomen dat de Simba pony's in Hong Kong worden geproduceerd en rechtstreeks worden verscheept naar Nederland ten behoeve van de Nederlandse afnemers; tegen die overweging is geen grief gericht. Hasbro's vorderingen 13.1 Het bovenstaande brengt mee dat de vorderingen, voor zover gebaseerd op onrechtmatige daad, terecht zijn toegewezen (vordering ii). Daarnaast zal het hof Simba c.s. verbieden om de Simba Pony II in het product 'Little Fairy & Pony' openbaar te maken en/of te verveelvoudigen (vordering i). Bij dat verbod heeft Hasbro Inc. ook in hoger beroep een voldoende spoedeisend belang. Ten aanzien van Hasbro International Inc. en Hasbro B.V. zal deze vordering worden afgewezen. Hasbro c.s. ageren, behalve tegen de Simba Pony II in 'Little Fairy & Pony', ook tegen twee andere Evi-producten waarin de Simba Pony II voorkomt, te weten 'Unicorn Friends' en 'Dream House'. De voorzieningenrechter heeft zijn veroordeling beperkt tot 'Little Fairy & Pony' omdat van dat product is gebleken dat het in Nederland is aangetroffen, terwijl niet is gebleken dat 'Unicorn Friends' en 'Dream House' op de Nederlandse markt worden aangeboden. Hasbro c.s. betogen in hoger beroep dat er een reële dreiging bestaat van verkoop van deze producten in Nederland, zodat de voorzieningenrechter ten onrechte de veroordeling heeft beperkt tot de Simba Pony II in 'Little Fairy & Pony' (incidentele grief 4); op de website van Simba worden ook 'Unicorn Friends' en 'Dream House' aangeboden, terwijl Toy Team in Nederland de gehele productgamma van Simba, zoals vermeld op deze website, aanbiedt aan afnemers. Simba c.s. betwisten dat (er een reële dreiging bestaat dat) voormelde producten op de Nederlandse markt zijn of worden aangeboden. In het licht van deze betwisting hebben Hasbro c.s. deze dreiging onvoldoende gesteld en aannemelijk gemaakt. Dat deze producten op de (Duitse) website van Simba staan vermeld, is daarvoor onvoldoende nu - zoals ook de voorzieningenrechter overwoog - deze website niet op Nederland is gericht en niet aannemelijk is dat de producten via deze website (door in Nederland gevestigde afnemers) kunnen worden gekocht. Hasbro c.s. hebben ook niet aannemelijk gemaakt dat (de dreiging bestaat dat) deze producten via Toy Team op de Nederlandse markt worden gebracht. De desbetreffende incidentele grief 4 faalt dus. 13.2 Incidentele grief 3 heeft betrekking op de afwijzing van Hasbro's vorderingen iii en iv. Zoals in rechtsoverweging 3.1 is vermeld, is deze grief ten pleidooie in hoger beroep ingetrokken. 13.3 Incidentele grief 5 heeft betrekking op de afwijzing van Hasbro's vordering v betreffende het afleggen van rekening en verantwoording ter zake van de door de inbreuk genoten winst en ter zake van hoeveelheden Simba Pony II-producten. Nu Hasbro c.s. zonder nadere steekhoudende toelichting ruim twee jaar hebben gewacht met het indienen van hun 'memorie van antwoord in principaal appel tevens houdende memorie van grieven in incidenteel appel', zal het hof deze vordering afwijzen wegens gebrek aan spoedeisend belang; incidentele grief 5 faalt dus. 13.4 Incidentele grief 6 klaagt over de matiging en de maximering van de dwangsommen (vordering vi). Nu Simba c.s. 14.1 Slotsom is dat naar voorlopig oordeel van het hof de vorderingen van Hasbro c.s. terecht (deels) door de voorzieningenrechter zijn toegewezen op de onrechtmatige-daadsgrondslag (in zoverre zal het hof het bestreden vonnis in het principaal beroep bekrachtigen), en dat de vorderingen op de auteursrechtelijke grondslag deels toewijsbaar zijn (in zoverre zal het hof het bestreden vonnis in het incidenteel beroep vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Hasbro c.s. (deels) toewijzen). 14.2 Simba c.s. zullen, als in het ongelijk gestelde partijen, worden veroordeeld in de kosten van de beide instanties. Hasbro c.s. hebben deze kosten begroot op in totaal € 63.392,25 voor beide instanties (inclusief griffierechten en kosten uitbrengen exploten), en hebben daarbij aangegeven dat 80% van de verrichte werkzaamheden in beide instanties betrekking heeft op de auteursrechtelijke grondslag en 20% op de onrechtmatige-daadsgrondslag. Simba c.s. hebben deze verdeling niet betwist; zij hebben wel gesteld dat een aantal posten in het specificatie-overzicht van Hasbro c.s. niet thuis hoort in de onderhavige procedure; nu Hasbro c.s. dit enerzijds niet hebben betwist maar anderzijds niet hebben gesteld om welk bedrag het gaat, zal het hof dit bedrag schatten op € 1.000,-. Het hof gaat dus uit van een bedrag van € 62.392,25. Gelet op eerdergenoemde verdeling, zal 80% van de proceskostenveroordeling worden begroot op de voet van artikel 1019h Rv. Dat geldt zowel voor de eerste aanleg (incidentele grief 7 slaagt in zoverre derhalve; Simba c.s. hebben zich ter zake van deze grief gerefereerd aan het oordeel van het hof) alsook voor het hoger beroep (principaal en incidenteel). Dat is dus een bedrag van (80% * € 62.392,25 =) € 49.913,80. De overige 20% zal worden berekend volgens het liquidatietarief. Dat is dus een bedrag van (20% * € 816 =) € 163,20 ter zake van de eerste aanleg, en (20% * € 2.682 =) € 536,40 ter zake van het hoger beroep (principaal en incidenteel), dus tezamen (€ 163,20 + € 536,40 =) € 699,60. Tezamen genomen bedragen de proceskosten voor beide instanties dus (€ 49.913,80 + € 699,60 =) € 50.613,40. 14.3 Het hof begrijpt het petitum van Hasbro c.s. in hun memorie van antwoord in principaal appel tevens houdende memorie van grieven in incidenteel appel aldus dat de gevorderde uitvoerbaarverklaring ook betrekking heeft op de proceskostenveroordeling in het (principale en incidentele) hoger beroep. 14.4 De termijn in verband met 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden.