ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6180

Uitspraak: 24 maart 2005

Rolnummer: 00/1018

Rolnummer rechtbank: 99/1876

HET GERECHTSHOF TE ’s-GRAVENHAGE, vijfde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht PARTEUROSA S.A.,

gevestigd te Luxemburg, Luxemburg, en

2. de vennootschap naar vreemd recht MODULMED S.A.,

gevestigd te Brussel, België,

appellanten,

geïntimeerden in het incidenteel appèl,

hierna te noemen: Parteurosa, respectievelijk Modulmed, dan wel gezamenlijk Parteurosa c.s.

procureur: mr H.C. Grootveld,

advocaat: mr PJ.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen

1. FOKKER SPECIAL PRODUCTS B.V.,

gevestigd te Hoogeveen,

2. FOKKER AEROSPACE B.V., voorheen genaamd FOKKER AVIATION B.V.,

gevestigd te Amsterdam, en

3. STORK BRONSWERK B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

geïntimeerden,

appellanten in het incidenteel appèl,

hierna gezamenlijk te noemen: Fokker c.s.,

procureur: mr W. Taekema

advocaat: mr W.A. Hoyng te Amsterdam

Het verdere geding

Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen tussenarrest van 13 maart 2003. Parteurosa c.s hebben bij akte verzocht het dictum te herzien, op welk verzoek Fokker c.s. bij antwoordakte hebben gereageerd, welke akte tevens strekte ter voldoening aan het tussenarrest. Parteurosa cs. hebben vervolgens een akte (met productie) genomen, op welke akte Fokker c.s. bij akte, onder overlegging van producties hebben gereageerd. Parteurosa c.s. hebben zich bij akte over de overgelegde producties uitgelaten. Vervolgens hebben partijen de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

Verdere beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof neemt over hetgeen in voormeld tussenarrest is overwogen.

2. Het hof overweegt ambtshalve, dat ingevolge het op 15 maart 2003 in werking getreden herziene artikel 103, lid 1, Rijksoctrooiwet 1995 thans het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is.

3. Parteurosa c.s. hebben bij akte na tussenarrest verzocht een nieuw tussenarrest te wijzen, waarin wordt bepaald, dat beroep in cassatie van het tussenarrest is toegelaten. Fokker c.s. hebben geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek. Partijen zijn na wisseling van de desbetreffende aktes niet overgegaan tot het in dit incident overleggen van de stukken en het vragen van arrest, zodat het hof eerst thans toekomt aan beoordeling van het verzoek. Nu het hof, zoals uit het hiernavolgende zal blijken thans tot een eindarrest komt, hebben Parteurosa c.s. geen belang bij toewijzing van het verzoek, zodat dit zal worden afgewezen onder verwijzing van Parteurosa c.s. in de kosten van het incident aan de zijde van Fokker c.s. gevallen.

4. In het tussenarrest heeft het hof overwogen, dat de conclusies 1, 2 en 19 – 21 van het Parteurosa-octrooi dienen te worden nietigverklaard (thans: vernietigd) en dat de resterende conclusies 3 - 18 betrekking hebben op zeven onderling verschillende onderwerpen, zonder dat uit de beschrijving bij het octrooi voor één van deze onderwerpen een voorkeur blijkt.

5. Het hof heeft voorts overwogen, dat uit HR 9 februari 1996, BIE 1996, p.334 (Spiro Research/Flamco) blijkt dat partiële nietigverklaring alleen toelaatbaar is wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de indieningsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag, om aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet het voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd.

6. Naar het oordeel van het hof was het in het onderhavige geval aan twijfel onderhevig of aan de genoemde voorwaarden is voldaan, nu de volgconclusies zeven verschillende onderwerpen lijken te betreffen, die ieder een andere, en onderling verschillende, aanvulling bevatten. Het hof heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich hieromtrent uit te laten.

7. Door Parteurosa c.s. is aangevoerd, dat de conclusies 3 – 18 weliswaar verschillende maatregelen opsommen, maar dat die maatregelen betrekking hebben op één en hetzelfde onderwerp, namelijk de constructie zoals in de beschrijving van het octrooi en de hoofdconclusie van het octrooi weergegeven. Die maatregelen hebben tot doel, aldus Parteurosa c.s. de aldus beschreven inrichting zo doelmatig mogelijk te doen functioneren. Nietigheid van de conclusies 1, 2 en 19 – 21 staat naar de mening van Parteurosa c.s. niet in de weg aan een aanvulling achteraf, waardoor de grenzen van de bescherming met voldoende duidelijkheid worden getrokken. Naar het oordeel van het hof verliezen Parteurosa c.s. hierbij uit het oog, dat door het hof is geoordeeld dat de hoofdconclusie van het octrooi niet gehandhaafd kan worden. De verschillende maatregelen van de volgconclusies mogen dan wel betrekking hebben op de materie van de (niet handhaafbare) hoofdconclusie, maar ieder van die maatregelen, gecombineerd met de materie van de hoofdconclusie, levert een ander onderwerp op (het hof heeft in het tussenarrest reeds opgemerkt, dat het om zeven verschillende onderwerpen gaat) en, naar het oordeel van het hof, kan niet gesteld worden en wordt door Parteurosa c.s. ook niet gesteld, dat één van deze zeven onderwerpen de aanvulling is, die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag, om aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking. Niet duidelijk is daarom en door Parteurosa c.s. is ook niet duidelijk gemaakt, hoe een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor de grenzen van de bescherming (na het wegvallen van de hoofdconclusie) met voldoende duidelijkheid worden getrokken. De door Parteurosa c.s. verdedigde nieuwheid en inventiviteit van de verschillende onderwerpen doen in dit verband niet ter zake.

Het hof:

in het incident:

-wijst af het verzoek van Parteurosa c.s. tot herziening van het dictum van het tussenarrest van 13 maart 2004;

-verwijst Parteurosa c.s. in de kosten van het incident, tot op heden aan de zijde van Fokker c.s. begroot op € 894,--;

en voorts

in het principale beroep:

-verwerpt het beroep voorzover gericht tegen het vonnis in conventie;

in het principale en het incidentele beroep:

-vernietigt het vonnis, waarvan beroep, voorzover in reconventie gewezen, behoudens de compensatie van de proceskosten in reconventie en

opnieuw rechtdoende:

in reconventie

-vernietigt het Europees octrooi 0.371.540, voorzover voor Nederland verleend;

-wijst af het meer of anders door Fokker c.s. gevorderde;

-bekrachtigt het vonnis voor het overige;

-verwijst Parteurosa c.s in de kosten van het principaal appèl, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Fokker c.s. begroot op € 2.897,55;

- verwijst Parteurosa c.s in de kosten van het incidenteel appèl, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Fokker c.s. begroot op € 1.341.

Dit arrest is gewezen door mrs. Fasseur–van Santen, Ottevangers en Van Wezenbeek en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 maart 2005 in aanwezigheid van de griffier.

10. Kenmerkend voor de constructie volgens het octrooi is naar het oordeel van het hof een (uitschuifbare) binnenconstructie, die open is naar beneden en naar achteren (vgl. Revendication 1: “caractérisé en ce qu’il comprend en outre au moins une structure interne ouverte vers le bas, (…), ladite structure interne présentant en outre également une ouverture arrière …”). Uit de bewoordingen van de conclusie blijkt voorts duidelijk en door de figuren (met name 1 en 10) en de beschrijving bij het octrooi wordt dit alleen maar bevestigd, dat een bovenwand een wezenlijk bestanddeel van de binnenconstructie is (vgl. wederom Revendication 1: “comprenant un panneau supérieur (…) et au moins deux panneaux latéraux reliés au panneau supérieur …”). Door Parteurosa c.s. wordt gesteld, dat ook andere binnenconstructies onder de beschermingsomvang van conclusie 1 begrepen moeten worden geacht. In het bijzonder verdedigen zij het standpunt, dat een (uitschuifbare) binnenconstructie zonder bovenwand onder conclusie 1 valt. Het hof vermag Parteurosa c.s. hierin niet te volgen. Noch de conclusie, noch de tekening en beschrijving geven degene, die het octrooi beziet, ook maar de geringste indicatie, dat de duidelijk en weloverwogen omschrijving van de binnenconstructie anders zou moeten worden opgevat.

11. De constructie van Fokker c.s. bevat, naar onweersproken is gesteld, een (uitschuifbare) binnenconstructie zonder bovenwand. Een dergelijke constructie valt naar de letter niet onder conclusie 1 van het octrooi. Naar het oordeel van het hof is er evenmin sprake van een equivalente constructie. Omdat de uitschuifbare binnenconstructie geen bovenwand bezit dient er voor gezorgd te worden, dat na uitschuiven van de binnenconstructie anderszins wordt voorzien in een afdekking daarvan aan de bovenzijde. Dit doen Fokker c.s. door een deel van de zijwand van de container, waarin de binnenconstructie zich bevindt, omhoog te laten klappen en als dak te laten functioneren. Omdat pas na het uitschuiven kan worden voorzien in de afdekking (door het vastzetten en wellicht afdichten van de dan als dak dienende, omhoog geklapte zijwand) is naar het oordeel van het hof niet voldaan aan het doel dat in het octrooi wordt gesteld, te weten het op eenvoudige wijze vergroten van de inwendige ruimte, waarbij het inwendige in uitgezette toestand goed afgedicht is (vgl. het octrooi, kolom 3 regels 9 e.v. “La présente invention a pour but de réaliser un élément de construction transportable en forme de conteneur (…), qui permette une extension du volume interne de l’élément de construction d’une manière simple et très robuste, l’intérieur de la construction en position d’extension restant bien étanche à l’air et à l’eau …”). Immers bij de constructie van Fokker c.s. is het inwendige in uitgezette toestand niet aanstonds goed afgedicht, juist omdat het dak (bovenwand) geen deel uitmaakt van de binnenconstructie. Van inbreuk door Fokker c.s. is derhalve geen sprake. Mitsdien falen de grieven I tot en met IV van Parteurosa c.s. ook voor het overige.

12. Aan het terzake door Parteurosa c.s. aangeboden bewijs gaat het hof voorbij, nu dit in het licht van het voorgaande niet ter zake dienende en/of onvoldoende gesubstantieerd is.

13. Met grief VI stellen Parteurosa c.s. de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aan de orde om te oordelen over de reconventionele vordering van Fokker c.s. met betrekking tot de niet-inbreuk van de nieuwe constructie van Fokker c.s. in alle gedesigneerde landen. Hieromtrent oordeelt het hof als volgt. De Nederlandse rechter moet in beginsel steeds ambtshalve onderzoeken of hem in een concreet geval rechtsmacht toekomt. Met betrekking tot de reconventionele vordering van Fokker c.s. zijn Parteurosa c.s. verweerders. Ingevolge het EEX-verdrag, dat in casu van toepassing is, kan de verweerder (Parteurosa c.s.) die woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat in een aantal gevallen in een andere verdragsluitende staat worden opgeroepen. Door Fokker c.s. is aangevoerd dat artikel 6, onder 3 EEX hier toepasselijk is. Het hof kan Fokker c.s. hierin niet volgen. Parteurosa c.s. immers stellen, dat een bepaalde constructie van Fokker c.s. inbreuk maakt op het octrooi. Die vordering is gegrond op het octrooi en de gestelde inbreuk met die bepaalde constructie. Fokker c.s. vorderen een verklaring voor recht, dat een andere constructie, die zij voornemens zijn in de toekomst te gaan vervaardigen, geen inbreuk maakt op het octrooi. Die tegenvordering is gegrond op het octrooi en de gestelde niet-inbreuk van die andere constructie. Niet gezegd kan daarom worden, dat de tegeneis van Fokker c.s. voortspruit uit het rechtsfeit, waarop de oorspronkelijke eis van Parteurosa c.s. is gegrond. Artikel 6, onder 3 EEX is niet van toepassing. Naar het oordeel van het hof is artikel 18 EEX evenmin van toepassing. Immers artikel 18 EEX leest op de aanvang van een procedure. Indien een gedaagde verschijnt en de bevoegdheid van de rechter niet aanstonds betwist, is de rechter bevoegd. In geval dat, zoals in casu, in de loop van een procedure een eis in reconventie wordt ingesteld, dient de rechter ambtshalve zijn bevoegdheid vast te stellen. Die bevoegdheid nu kan in het onderhavige geval niet gegrond worden op enig artikel van het EEX. Mitsdien is de Nederlandse rechter onbevoegd. De grief slaagt. Het vonnis in reconventie dient, voorzover de door Fokker c.s. gevorderde verklaring voor recht is toegewezen, te worden vernietigd.

14. Gezien het vorenstaande behoeft grief V van Parteurosa c.s. geen behandeling.

15. De derde grief van Fokker c.s. in het incidenteel appèl is gericht tegen het oordeel van de rechtbank met betrekking tot artikel 16, lid 4 EEX. Fokker c.s. vorderen een verklaring voor recht dat Parteurosa c.s. aan het octrooi geen rechten kan ontlenen jegens Fokker c.s. in alle overige gedesigneerde landen. Deze vordering kan slechts worden toegewezen indien komt vast te staan, dat het octrooi in ieder van de desbetreffende landen nietig is. Het oordeel over de geldigheid van een octrooi in een bepaald land is, ingevolge genoemd artikel 16, lid 4 EEX, voorbehouden aan de rechter in dat land. Mitsdien kan het hof niet vaststellen (ook niet alleen tussen partijen, zoals door Fokker c.s. betoogd), dat het octrooi in ieder van de desbetreffende (andere) landen nietig is. Hoogstens kan het hof vaststellen, dat op gronden als in het tussenarrest en in dit arrest uiteengezet, er serieuze aanwijzingen bestaan dat het octrooi in andere landen dan Nederland zal worden vernietigd of nietig verklaard, indien aldaar dezelfde (of andere zwaarwegende) argumenten tegen het octrooi worden aangevoerd, als thans door Fokker c.s. zijn aangevoerd. Dergelijke serieuze aanwijzingen zijn evenwel onvoldoende om de vordering toe te wijzen. De grief faalt mitsdien.

16. De vierde incidentele grief van Fokker c.s. richt zich tegen afwijzing door de rechtbank van de vordering tot schadevergoeding. Fokker c.s. gronden die vordering op het feit, dat zij tijdig het Duitse Offenlegungsschrift 2.020.881 (productie 2 in prima van Fokker c.s.) aan Parteurosa c.s. hebben toegezonden. Uit die publicatie zou zonneklaar blijken, dat van inbreuk door Fokker c.s. geen sprake kan zijn. Voorts stellen Fokker c.s., dat Parteurosa c.s. wisten dat zij in de onderhavige procedure geen reële, dat wil zeggen redelijke kans op succes hadden. Hieromtrent overweegt het hof het volgende.

17. Het Duitse Offenlegungsschrift 2.020.881 beschrijft een container met uitklapbare zijwanden en inzetwanden. Na het uitklappen van de zijwanden vormen die zijwanden de bodem en het dak van de uitbreiding van de container. De in te zetten wanden zijn in de transportklare vorm van de container in het inwendige daarvan opgeborgen. Het Offenlegungsschrift noemt verschillende mogelijkheden voor het opbergen van die inzetwanden in de container. Daaronder een uitvoeringsvorm waarbij de inzetwanden zijn uitgevoerd (blz.