ECLI:NL:HR:2005:AS5238

15 april 2005

Eerste Kamer

Nr. C03/230HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. B.V. EUROMEDICA HOLDING en

2. B.V. EUROMEDICA,

beide gevestigd te Barneveld,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

t e g e n

de vennootschap naar vreemd recht MERCK & CO INC.,

gevestigd te Whitehouse Station, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.

Verweerster in cassatie - verder te noemen: Merck - heeft, tesamen met twee andere vennootschappen, bij exploot van 28 juni 1999 eiseressen tot cassatie - verder gezamenlijk in enkelvoud te noemen: Euromedica - in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Arnhem en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Euromedica:

A. te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis de inbreuken op de merkrechten van Merck, meer in het bijzonder op het woordmerk RENITEC, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per verpakking die in strijd met dit bevel in het verkeer wordt gebracht en/of per dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

B. meer speciaal te verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis de in de sub B in het lichaam van de dagvaarding bedoelde product c.q. verpakking te verhandelen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per verpakking die in strijd met dit bevel in het verkeer wordt gebracht en/of per dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

C. te bevelen onmiddellijk na betekening van het in deze te wijzen vonnis ieder onrechtmatig handelen als genoemd in het lichaam van de dagvaarding te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per verpakking die in strijd met dit bevel in het verkeer wordt gebracht en/of per dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

D. te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de raadsman van Merck volledig en schriftelijk opgave te doen gestaafd door bewijsstukken (kopiefacturen) van het aantal door Euromedica geïmporteerde enalapril-verpakkingen de thans door Euromedica in voorraad gehouden geïmporteerde enalapril-verpakkingen, alsmede volledig en schriftelijk opgave te doen van al diegenen aan wie Euromedica het geïmporteerde enalapril-product heeft geleverd, onder vermelding van precieze naam en adres en het aantal geleverde verpakkingen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 50.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

E. te veroordelen binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan alle (eventuele) afnemers van het geneesmiddel dat onder het merk RENITEC is aangeboden, geleverd c.q. verkocht een aangetekende brief te sturen, houdende de vermelding dat de rechtbank te Arnhem de verhandeling van enalapril-tabletten met daarbij het gebruik van het teken RENITEC als inbreukmakend en onrechtmatig heeft beoordeeld en haar heeft bevolen het gebruik van het teken verder te staken en gestaakt te houden, onder gelijktijdige verzending van kopieën van die brieven aan de raadsman van Merck, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 50.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

F. te veroordelen aan Merck te betalen, de door Merck geleden schade ten gevolge van de in het lichaam van deze dagvaarding vermelde merkinbreuken en/of het in het lichaam van de dagvaarding aangegeven onrechtmatig handelen ten bedrage van ƒ 100.000,--, althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum van uitbrenging van de dagvaarding tot aan de dag van algehele vergoeding, en

G. te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Euromedica heeft de vorderingen bestreden.

De president heeft bij vonnis van 9 juli 1999:

1. Euromedica bevolen om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis de inbreuken op de merkrechten van Merck ten aanzien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden;

2. Euromedica verboden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis de onder g) van de vaststaande feiten van het vonnis bedoelde verpakkingen, waarvan tevens een fotokopie aan het vonnis is gehecht, te verhandelen;

3. Euromedica bevolen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan de raadsman van Merck volledig en schriftelijk opgave te doen gestaafd door bewijsstukken (kopiefacturen) van het aantal door hen geïmporteerde enalapril-verpakkingen van het merk RENITEC, de thans door Euromedica in voorraad gehouden geïmporteerde enalapril-verpakkingen van het merk RENITEC, alsmede volledig en schriftelijk opgave te doen van al degenen aan wie zij het geïmporteerde enalapril-product van het merk RENITEC hebben geleverd, onder vermelding van precieze naam en adres en het aantal geleverde verpakkingen;

4. Euromedica veroordeeld om ingeval zij in gebreke blijft aan de hiervoor onder 1 en 3 gegeven bevelen te voldoen en/of het onder 2 opgenomen verbod overtreden, aan Merck te betalen een dwangsom van ƒ 10.000,-- per overtreding, echter tot een maximum van in totaal ƒ 1.000.000,--;

5. Euromedica veroordeeld in de kosten van de procedure;

6. de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet zijn gemaakt bepaald op zes maanden vanaf de datum van het vonnis;

7. het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Tegen dit vonnis heeft Euromedica hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem.

Bij arrest van 8 april 2003 heeft het hof het vonnis van de president bekrachtigd, met een beperking die in cassatie niet van belang is.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft Euromedica beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Merck heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt primair ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, iedere verdere beslissing in deze zaak zal aanhouden, en het geding zal schorsen tot een tijdstip nadat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de prejudiciële vragen in de zaak C-348/04 zal hebben beantwoord, en subsidiair dat de Hoge Raad, alvorens nader te beslissen, aan dat Hof nadere prejudiciële vragen stelt en iedere verdere beslissing aanhoudt totdat het antwoord van dat Hof is ontvangen.

De advocaat van Euromedica heeft bij brief van 7 januari 2005 op die conclusie gereageerd.

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Merck houdt zich bezig met de productie, verhandeling en distributie van farmaceutische producten, waaronder het product enalapril, een geneesmiddel (in tabletvorm) ter behandeling van hoge bloeddruk en verminderde werking van het hart, dat wordt verhandeld onder het merk RENITEC.

(ii) Merck is houder van het Benelux-(woord)merk RENITEC (geregistreerd in het Beneluxmerkenregister onder nr. 386.634).

(iii) RENITEC is in Nederland als specialité ingeschreven door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen onder nummer RVG 10576.

(iv) B.V. Euromedica houdt zich eveneens bezig met de verhandeling en distributie van farmaceutische producten. Zij is exclusief rechthebbende op het Benelux-beeldmerk EM (geregistreerd onder nummer 543201).

(v) Euromedica importeert sedert september 1997 via parallelimport het product RENITEC (enalapril) 20 mg vanuit Griekenland (waar het product door een licentiehouder van Merck wordt geproduceerd), en brengt het product onder dezelfde merknaam op de Nederlandse markt. Het product wordt hierbij vanuit de oorspronkelijke (Griekse) verpakking (te weten 10 stuks RENITEC 20 mg tabletten in een doordrukstrip per verpakking) omgepakt in een verpakking met 30 tabletten van 20 mg (3 strips van 10 tabletten per verpakking), waarbij de verpakking is voorzien van een sticker met daarop de aanduiding RENITEC 20 mg, de naam B.V. Euromedica Holding als registratiehouder, met daaronder de vermelding 'Farmaceutische groothandel', en het beeldmerk van Euromedica.

(vi) De parallelimport van het product RENITEC door Euromedica vanuit Griekenland naar Nederland is geregistreerd onder nummer RVG 21807/10576.

(vii) De rechtbank te Arnhem heeft in de bodemprocedure tussen partijen bij vonnis van 21 november 2002 voor recht verklaard dat de vier RENITEC-verpakkingen van Euromedica, die voorwerp van geschil waren in de bodemprocedure, waaronder de verpakking waartegen Merck opkwam in de onderhavige zaak, inbreuk maken op het merkrecht van Merck. Euromedica heeft tegen het vonnis van 21 november 2002 hoger beroep ingesteld. Het hof te Arnhem heeft op 15 juni 2004, derhalve na de uitspraak van het bestreden arrest, dat vonnis bekrachtigd.

3.2 Bij de dit kort geding inleidende dagvaarding heeft Merck gevorderd als hiervoor onder 1 weergegeven. Aan haar vordering heeft zij ten grondslag gelegd, kort gezegd, dat de wijze waarop Euromedica de in het geding zijnde geneesmiddelen ompakt en in Nederland op de markt brengt in strijd is met de volgens de rechtspraak van het HvJEG bij parallelimport van geneesmiddelen onder het merk van een ander in acht te nemen voorwaarden waaronder jegens de rechthebbende een beroep op de zogeheten uitputting van het merkrecht kan worden gedaan, zodat Euromedica inbreuk maakt op het merkrecht van Merck. De president heeft voorshands geoordeeld dat Euromedica in een aantal opzichten de door het HvJEG geformuleerde eisen niet heeft nageleefd - kort gezegd: door de merkgerechtigde niet tevoren van (de wijze van) ompakking op de hoogte te stellen, door de naam van de fabrikant en/of de merkgerechtigde niet (op een duidelijk zichtbare plaats) op de verpakking te vermelden en door op de buitenverpakking en de bijsluiter haar eigen (merk)naam en beeldmerk zo prominent te vermelden dat de eindverbruiker in de waan kan worden gebracht dat niet Merck, doch Euromedica houder is van het merk RENITEC, zodat gevaar voor herkomstverwarring wordt gecreëerd - en dat Merck zich daarom met recht tegen het gebruik van haar merk verzet. Hij heeft Euromedica vervolgens bevelen en verboden opgelegd, versterkt met een dwangsom, als hiervoor onder 1 vermeld.

3.3 Tegen het vonnis heeft Euromedica hoger beroep ingesteld. Haar enige grief had betrekking op het dictum van het vonnis. De klacht hield in dat in een zaak als de onderhavige, waarin het gaat om het ompakken van merkgeneesmiddelen door een parallelimporteur, niet mag worden volstaan met een algemeen verbod als door de president gegeven, althans niet in combinatie met een dwangsom, aangezien de ompakkingsrechtspraak van het HvJEG tot een gecompliceerde feitelijke en juridische discussie tussen merkhouder en importeur aanleiding kan geven, met nauwelijks voorspelbare uitkomsten van eventuele procedures, als gevolg van welke rechtsonzekerheid de importeur die een zodanig verbod wordt opgelegd in feite wordt genoodzaakt af te zien van ompakking en dus parallelimport. Het hof heeft die grief verworpen en het vonnis van de president - met een in cassatie niet ter zake doende beperking - bekrachtigd. Het hof heeft vooropgesteld dat het zich had te richten naar de intussen door de rechtbank in de bodemprocedure gegeven verklaring voor recht, doch dat dit niet in de weg staat aan een oordeel over de vraag of in dit kort geding een algemeen verbod, gesanctioneerd met een dwangsom, kan worden gegeven (rov. 4.1). Het hof heeft (in rov. 4.3) overwogen dat voor een algemeen verbod aanleiding kan zijn in een situatie waarin nieuwe merkinbreuken dreigen, maar de vorm waarin die zullen geschieden niet goed valt te voorzien. Die situatie deed zich hier bij uitstek voor, nu voor Euromedica ompakking van het in Griekenland vervaardigde en aldaar op de markt gebrachte geneesmiddel noodzakelijk was en de wijze waarop aan een andere verpakking vorm zou worden gegeven onvoorspelbaar was. Daarbij overwoog het hof dat in deze zaak voldaan was aan de eis dat in de omschrijving van het verbod een afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod is begrepen, waarbij het verbod moet worden gelezen in verband met de daaraan voorafgaande overwegingen op grond waarvan de rechter tot het verbod is gekomen. Blijkens de overwegingen van het vonnis is het verbod immers beperkt tot inbreuken op het merk RENITEC door ompakking van het product in strijd met de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG, waarin het hof voorshands de vereisten voor ompakking voldoende concreet omschreven achtte. De in die rechtspraak geformuleerde eis van voorafgaande kennisgeving aan de merkhouder is, zo oordeelt het hof, mede gegeven om de parallelimporteur de mogelijkheid te bieden het oordeel van de merkhouder te vernemen over de vraag of in het concrete geval inbreuk wordt gemaakt op het recht. Daarom faalt naar 's hofs oordeel ook het betoog van Euromedica omtrent de onaanvaardbaarheid van een aan het verbod te verbinden dwangsom. Voor het algemene verbod geldt bovendien het criterium van het Lexington-arrest (HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445).

3.4 Het middel stelt de ook in hoger beroep centraal staande vraag aan de orde of in een merkenzaak waarin het gaat om ompakking van merkgeneesmiddelen voor parallelimport, een algemeen verbod tot merkinbreuk, althans indien versterkt met een dwangsom, mede in het licht van het Europese mededingingsrecht, rechtens toelaatbaar is. De onderdelen 1-1.4 bevatten geen klachten. Onderdeel 2 richt zich met verschillende rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 4.3. Onderdeel 2.1 klaagt dat het hof met zijn hiervoor weergegeven overwegingen miskent dat in de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG (nog) niet voldoende concreet is omschreven welke voorwaarden de parallelimporteur moet eerbiedigen om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken, althans dat dit ten tijde van de uitspraak van de president in kort geding (9 juli 1999) nog niet het geval was en dat elk van de in die rechtspraak geformuleerde voorwaarden aanleiding geeft tot interpretatieve vragen, hetgeen, kort gezegd, tot rechtsonzekerheid voor de parallelimporteur leidt.

Dit geldt, aldus het onderdeel, in ieder geval met betrekking tot de door het hof genoemde verplichting om met de ompakking reputatieschade te vermijden, welke instructie naar zijn aard al vaag is en tot verschillende beoordelingen zal leiden, en met betrekking tot de voorwaarde van de voorafgaande kennisgeving, reeds omdat eerst bij het van na het uitspreken van het verbod daterende arrest HvJEG 23 april 2002 (Boehringer Ingelheim) de voorafgaande kennisgeving als een voorwaarde geldt die de rechtmatige belangen van de merkhouder beoogt te beschermen. Het onderdeel betoogt voorts dat de voorwaarde van de voorafgaande kennisgeving door de parallelimporteur niet relevant is voor de vraag of de merkhouder zich tegen de ompakking kan verzetten en of een algemeen verbod tot merkinbreuk gerechtvaardigd is, omdat de voorwaarde van de voorafgaande kennisgeving weliswaar mede bedoeld is om de positie van de merkhouder te beschermen, doch de parallelimporteur niet gehouden is het terzake door de merkhouder gegeven oordeel te volgen, en het mag laten aankomen op het oordeel van de rechter, welke weg, aldus het onderdeel, door een algemeen verbod praktisch vrijwel wordt geblokkeerd, zeker als dit algemene verbod is versterkt met een dwangsom. Het onderdeel verwijt het hof ten slotte zijn oordeel dat in de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG voldoende concreet omschreven is welke voorwaarden de parallelimporteur moet eerbiedigen om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken, onvoldoende (begrijpelijk) te hebben gemotiveerd, in het bijzonder doordat het hof niet, althans onvoldoende gemotiveerd, is ingegaan op het betoog van Euromedica, dat wat betreft de voorwaarde dat bij ompakking reputatieschade moet worden vermeden, sprake is van een casuïstische beoordeling die maakt dat de uitkomst van de rechterlijke toetsing niet (voldoende) voorspelbaar is.

Onderdeel 2.2 klaagt erover dat het hof niet, althans niet voldoende gemotiveerd is ingegaan op de stelling van Euromedica dat een algemeen verbod, versterkt met een dwangsom, resulteert in een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van art. 28 EG en dat nationale rechtsregels die een algemeen verbod mogelijk maken strijdig zijn met art. 28-30 EG. Voor zover het hof deze stelling (impliciet) heeft verworpen, heeft het volgens het onderdeel miskend dat een algemeen verbod tot merkinbreuk, althans indien versterkt met een (aanzienlijke) dwangsom, behoudens bijzondere omstandigheden, die door het hof niet zijn vastgesteld en ook niet anderszins zijn gebleken, niet gerechtvaardigd of toelaatbaar is, omdat een dergelijk algemeen verbod de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en de vrije handel binnen de EG ontoelaatbaar belemmert.

3.5.1 Bij de beoordeling van het middel dient het volgende te worden vooropgesteld. Onverminderd het bepaalde in art. 3:296 BW, dat in kort geding evenwel toepassing mist, is het, indien sprake is van een gedraging of een dreigende gedraging van de verwerende partij in strijd met hetgeen deze dient te doen of na te laten, in beginsel voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt om op grond van een afweging van de wederzijdse belangen te beslissen of hij desgevorderd een verbod of bevel zal opleggen en, indien hij daartoe overgaat, te bepalen hoe ver dat zich zal uitstrekken (vgl. HR 15 december 1995, nr. 15830, NJ 1996, 509). In het onderhavige geval is, zoals reeds is vastgesteld in het eerdere, tussen partijen gevoerde executiegeschil, dat heeft geleid tot het hierna te noemen arrest van 5 april 2002, door de president een algemeen verbod opgelegd. De draagwijdte van dat verbod is, naar de uitleg die het hof daaraan, in cassatie niet bestreden, heeft gegeven, niet beperkt tot de herhaling van de handelingen die aanleiding vormden voor het opleggen van dat verbod. Met betrekking tot de in een executiegeschil vereiste afbakening van de reikwijdte van zo een in algemene termen vervat verbod geldt, voor zover het betreft toekomstige handelingen, als maatstaf dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren (de aan HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 ontleende zogeheten Lexington-norm; vgl. HR 5 april 2002, nr. C00/197, NJ 2003, 356).

3.5.2 Het hof heeft geoordeeld dat het verbod is beperkt tot inbreuken op het recht van Merck op het merk RENITEC door ompakking van het product met deze merknaam door Euromedica en dat het is gebaseerd op de ompakkingsjurisprudentie van het HvJEG, waaraan het de gevolgtrekking heeft verbonden dat aldus aan de eis is voldaan dat in de omschrijving van het verbod een afdoende afbakening van de draagwijdte ervan is te vinden. Onderdeel 2.1 komt tevergeefs tegen dit oordeel op.

Het hof heeft kennelijk de hiervoor aan het slot van 3.5.1 bedoelde maatstaf gehanteerd en heeft bij de toepassing daarvan niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en zijn oordeel evenmin ontoereikend of onbegrijpelijk gemotiveerd. Het HvJEG heeft in zijn in een reeks van uitspraken ontwikkelde ompakkingsjurisprudentie, zoals in hoofdzaak weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.5 tot en met 5.8, een welomschreven opsomming gegeven van de eisen waaraan de parallelimporteur van merkgeneesmiddelen dient te voldoen. Nu het door de president gegeven verbod is beperkt tot gedragingen die, getoetst aan die rechtspraak, als inbreukmakend moeten worden bestempeld, is daarmee voldaan aan de eis dat het verbod toereikend is afgebakend. De omstandigheid dat ten tijde dat het verbod werd gegeven enkele van de van belang zijnde uitspraken van het HvJEG nog niet waren gedaan, behoefde het hof niet van zijn oordeel te weerhouden. Anders dan het onderdeel betoogt, zijn de in de jurisprudentie van het HvJEG ontwikkelde voorwaarden ook niet onvoldoende concreet om als grondslag voor het opgelegde verbod te dienen. Daarbij moet worden bedacht dat het bezwaar dat wordt gevormd door enige onzekerheid, die mede wordt veroorzaakt doordat toekomstige rechtsontwikkelingen in een verbod niet kunnen worden verdisconteerd, eigen is aan ieder algemeen luidend verbod. Tegenover het belang van de partij tegen wie het verbod is uitgesproken bij het verkrijgen van zoveel mogelijk zekerheid omtrent de vraag welke gedragingen onder het verbod zijn begrepen, in het bijzonder wanneer aan het verbod een dwangsom is verbonden, staat het belang van de rechthebbende bij bescherming van zijn recht, in het bijzonder als het gaat om rechten als het onderhavige merkrecht, die doorgaans slechts effectief kunnen worden beschermd door een verbod van verdere of dreigende inbreuken (waarbij een rol speelt dat de schade van dergelijke inbreuken zich vaak moeilijk laat bepalen). Dit belang wint bovendien aan gewicht ten opzichte van het rechtszekerheidsbelang van de verwerende partij indien die partij zich in het verleden reeds aan inbreuk schuldig heeft gemaakt.

3.5.3 Aan de klachten van onderdeel 2.2 ligt de stelling ten grondslag dat een algemeen verbod als hier gegeven, versterkt met een dwangsom, ook indien het verbod is afgebakend als door het hof vastgesteld, resulteert in een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van art. 28 EG - en derhalve ongeoorloofd is - omdat het de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Euromedica in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Merck begroot op € 1.251,34 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren O. de Savornin Lohman, als voorzitter, H.A.M. Aaftink, P.C. Kop, E.J. Numann en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president P. Neleman op 15 april 2005.