ECLI:NL:HR:2010:BL9293

9 juli 2010 Eerste Kamer 08/03418 EE Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep, advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van Nispen, thans mr. R.A.A. Duk, t e g e n 1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats], 2. [Verweerster 2], gevestigd te [vestigingsplaats], 3. [Verweerster 3], gevestigd te [vestigingsplaats], 4. TRANSLATECH VERTAALBUREAU B.V., gevestigd te Breda, VERWEERDERS in cassatie, eisers in het incidentele cassatieberoep, advocaten: mr. D. Rijpma en mr. R.L. Bakels. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [verweerder] c.s., verweerder onder 1 ook als [verweerder 1]. 1. Het verloop van het geding Voor het verloop van het geding tot zoverre verwijst de Hoge Raad naar zijn arrest van 29 mei 2009, 08/03418, LJN BH4042, en voorts naar de arresten in de zaak 105.001.608/01 (rolnummer 04/0357) van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 18 mei 2006, 12 juli 2007 en 29 mei 2008. De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht. Tegen de arresten van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. [Verweerder] c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld en bij incidentele conclusie de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest van 29 mei 2008 gevorderd. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord met incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad tevens houdende incidenteel beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Bij arrest van 29 mei 2009 heeft de Hoge Raad het arrest van het hof van 29 mei 2008 uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van zowel het principale als het incidentele beroep. 3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende. (i) [Betrokkene 1] heeft in 1987 twee uitvindingen gedaan. De ene had betrekking op een schaatsframe, de andere op een productiemethode voor dit frame. Voor deze uitvindingen heeft [verweerder 1], octrooigemachtigde, ten name van [eiseres] octrooiaanvragen ingediend. (ii) De Nederlandse octrooiaanvrage met het nummer 90.00384 is ter inzage gelegd op 17 september 1990 en is openbaar gemaakt op 2 november 1992. De openbaar gemaakte conclusie bevatte drie voortbrengselconclusies. (iii) Nadat Machinefabriek Mogema 't Harde B.V. (Mogema) een oppositieprocedure had ingesteld, is op die aanvrage op 17 oktober 1995 aan [eiseres] een Nederlands octrooi verleend voor een werkwijze voor het vervaardigen van een schaatsgestel voor een ijsschaats of een rolschaats. (iv) Mogema heeft in elk geval tussen medio 1991 en 20 december 1995 schaatsgestellen op de markt gebracht die waren vervaardigd volgens de in conclusie 1 van het octrooi beschreven werkwijze. (v) [Verweerder 1] heeft op 14 november 1991 ten name van [eiseres] een exploot op de voet van art. 43A lid 2 en 3 Rijksoctrooiwet (1910) aan Mogema doen betekenen. (vi) [Eiseres] heeft vervolgens mede ten behoeve van haar licentienemer Inter-Raps B.V. jegens Mogema aanspraak gemaakt op een redelijke vergoeding als bedoeld in art. 43A ROW (1910) over de periode van 14 december 1991 tot 2 november 1992 en schadevergoeding als bedoeld in art. 43 en 44 van die wet over de periode vanaf 2 november 1992 tot 20 december 1995. (vii) Bij tussenvonnis van 14 mei 1997 heeft de rechtbank 's-Gravenhage geoordeeld dat het door [verweerder 1] ten name van [eiseres] uitgebrachte exploot niet voldeed aan de door art. 43A lid 3 ROW (1910) vereiste nauwkeurigheid, en voorts dat Mogema eerst desbewust was geworden in de zin van art. 44 lid 2 in verbinding met art. 43 lid 2 ROW (1910) na ontvangst van een brief van de Octrooiraad van 20 juli 1995. Bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van 1 april 1999 heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage dit vonnis bekrachtigd, waarna de rechtbank bij inmiddels onherroepelijk geworden eindvonnis van 16 mei 2001 het door [eiseres] gevorderde inbreukverbod heeft toegewezen en Mogema heeft veroordeeld tot betaling aan [eiseres] van een schadevergoeding van ƒ 120.000,-- over de periode van 20 juli 1995 tot 20 december 1995. 3.2 [Betrokkene 1], [eiseres] en haar licentienemer Inter-Raps B.V. hebben zich tot de rechtbank gewend en gevorderd [verweerder] c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van ƒ 21.994,-- alsmede ƒ 3.300.000,--, met wettelijke rente. Aan deze vordering hebben zij ten grondslag gelegd dat [verweerder] c.s. een beroepsfout hebben gemaakt bij het aanvragen van het octrooi en het veiligstellen van de rechten van [eiseres] in verband met de inbreukmakende handelingen van Mogema, met als gevolg dat hun vordering jegens Mogema grotendeels is afgewezen. De rechtbank heeft [betrokkene 1] en Inter-Raps bij vonnis van 8 oktober 2003 niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen - zulks op de in rov. 3.3 van het tussenvonnis van 24 juli 2002 vermelde grond dat zij alleen als eisers zijn opgevoerd om te "ondervangen dat een verweer gebaseerd op een mogelijke onduidelijkheid over de vraag tussen wie de overeenkomst van opdracht is gesloten enige kans van slagen zou hebben" - en heeft [verweerder] c.s. hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan [eiseres] van een schadevergoeding ten bedrage van € 660.710,35 in hoofdsom. Van dit bedrag heeft € 6.223,60 betrekking op de redelijke vergoeding als bedoeld in art. 43A ROW (1910) die [eiseres] over de periode van 14 december 1991 tot 2 november 1992 van Mogema had kunnen vorderen. 3.3. In hoger beroep heeft het hof - na in zijn tussenarrest van 18 mei 2006 geoordeeld te hebben 1) dat [betrokkene 1] en Inter-Raps niet-ontvankelijk waren in hun incidenteel beroep nu alleen [eiseres] door [verweerder] c.s. in hoger beroep was gedagvaard, en 2) dat [verweerder 1] een beroepsfout heeft gemaakt door geen desbewustheidsexploot aan Mogema te doen uitbrengen, voor welke fout [verweerder] c.s. aansprakelijk zijn - bij zijn eindarrest het vonnis van 8 oktober 2003 vernietigd, [verweerder] c.s. hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan [eiseres] van het hiervoor aan het slot van 3.2 genoemde bedrag van € 6.223,60 en het meer of anders gevorderde afgewezen. Hetgeen het hof met betrekking tot die afwijzing - de gemiste redelijke vergoeding ten bedrage van € 6.223,60 is in cassatie niet meer aan de orde - heeft overwogen kan als volgt worden samengevat. Het door [eiseres] opgegeven bedrag van de door haar als gevolg van de beroepsfout van [verweerder 1] - bestaande in het niet doen uitbrengen van een desbewustheidsexploot aan Mogema - gemiste schadevergoeding lijkt grotendeels te zijn opgebouwd uit de door Inter-Raps gemiste schadevergoeding. Jegens Inter-Raps hebben [verweerder] c.s. evenwel geen wanprestatie gepleegd, nu de opdracht aan [verweerder] c.s. niet mede door Inter-Raps is verstrekt. [Eiseres] heeft niet (mede) als haar lasthebber gecontracteerd met [verweerder] c.s., zodat Inter-Raps ook niet uit hoofde van art. 7:419 BW een vorderingsrecht jegens [verweerder] c.s. heeft verkregen. Met betrekking tot mogelijk onrechtmatig handelen van [verweerder] c.s. jegens Inter-Raps is niets, althans onvoldoende gesteld. [eiseres] heeft in eerste aanleg niet gesteld en in hoger beroep uitdrukkelijk ontkend namens Inter-Raps schadevergoeding te vorderen. Zij spreekt van een eigen vordering en stelt hiertoe dat de schade die zij door de wanprestatie heeft geleden ingevolge art. 43 lid 4 ROW (1910) tevens de schade omvat die Inter-Raps heeft geleden door de inbreuk van Mogema. In dit standpunt kan zij niet worden gevolgd: art. 43 lid 4 maakt het mogelijk dat de octrooihouder een vordering tot schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk ook of mede namens licentienemers instelt, maar regelt niets met betrekking tot een vordering uit wanprestatie of een vordering uit onrechtmatige daad anders dan wegens octrooi-inbreuk (tussenarrest van 18 mei 2006, rov. 10 en 11). Met het eerder door [eiseres] ingenomen standpunt verdraagt zich niet dat zij na dit tussenarrest het standpunt is gaan huldigen dat zij namens Inter-Raps de door deze geleden schade vordert. Het meer subsidiaire standpunt van [eiseres] dat zij en Inter-Raps in deze zaak vereenzelvigd moeten worden, kan niet worden aanvaard. Vereenzelviging van rechtspersonen kan slechts onder zeer bijzondere omstandigheden worden aangenomen; de door [eiseres] gestelde omstandigheden volstaan daartoe niet (tussenarrest van 12 juli 2007, rov. 7 en 8). Het hof ziet geen reden terug te komen van zijn in de tussenarresten gegeven oordeel dat [eiseres] in deze procedure slechts de "eigen" schade kan vorderen, dat wil zeggen de schade die zij heeft geleden doordat geen desbewustheidsexploot aan Mogema is uitgebracht (eindarrest, rov. 3). [eiseres] heeft echter geen "eigen" schade geleden (eindarrest rov. 9). 4.1.1 Onderdeel 2 - onderdeel 1 behelst een inleiding - is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 11 van het tussenarrest van 18 mei 2006 dat [eiseres] niet kan worden gevolgd in haar stelling dat zij als octrooihouder een eigen vordering tot vergoeding van schade die haar licentienemer Inter-Raps heeft geleden geldend maakt. [Eiseres], aldus onderdeel 2, had in de procedure tegen Mogema mede ten behoeve van Inter-Raps vergoeding gevorderd van de door haar geleden schade als gevolg van octrooi-inbreuk in de periode vanaf 2 november 1992 tot 20 november 1995, en zij was ook de enige die deze vordering kon instellen. Inter-Raps heeft geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid om tussen te komen. Nu die vordering voor zover betreft de periode tot 20 juli 1995 bij onherroepelijk vonnis is afgewezen, heeft [eiseres] schade geleden gelijk aan het bedrag dat anders door Mogema verschuldigd zou zijn geweest. Aangezien deze afwijzing het gevolg is van de door [verweerder] c.s. gemaakte beroepsfout, kan [eiseres] die schade vorderen van [verweerder] c.s. 4.1.2 Het onderdeel faalt. Ingevolge art. 43 lid 4 in verbinding met art. 44 ROW (1910) kon de vordering tot vergoeding van de door de licentienemer, Inter-Raps, als gevolg van de octrooi-inbreuk van Mogema geleden schade inderdaad door de octrooihouder, [eiseres], worden ingesteld. De afwijzing van die vordering is het gevolg van de hiervoor in 3.3 vermelde beroepsfout van [verweerder] c.s. Dat feit biedt evenwel, anders dan het onderdeel ingang wil doen vinden, geen grond voor het oordeel dat [eiseres] in haar eigen vermogen schade heeft geleden gelijk aan de, destijds namens Inter-Raps gevorderde, schadevergoeding die zonder die beroepsfout door Mogema aan [eiseres] verschuldigd zou zijn geweest en dat zij dus gerechtigd is het desbetreffende bedrag in de onderhavige, op die beroepsfout gebaseerde procedure van [verweerder] c.s. te vorderen. Het bepaalde in art. 43 lid 4 ROW (1910) geeft weliswaar de bevoegdheid aan de octrooihouder om namens licentienemers vorderingen tot schadevergoeding of winstafdracht in te stellen tegen inbreukmakers, maar deze bepaling brengt niet mee dat het bij gebruikmaking van die bevoegdheid om eigen schade van de octrooihouder zou gaan of dat de vordering tot vergoeding van de schade van licentienemers tot het vermogen van de octrooihouder zou (gaan) behoren. Indien en voor zover de octrooihouder door het geldend maken van die vordering schadevergoeding van de inbreukmaker ontvangt, is hij gehouden de ontvangen vergoeding aan de desbetreffende licentienemer(s) af te dragen. Indien echter, zoals in het onderhavige geval, de vordering tegen de inbreukmaker tot vergoeding van de schade van licentienemers om enigerlei reden wordt afgewezen, is de octrooihouder niet gehouden tot een dergelijke afdracht. Derhalve heeft de omstandigheid dat de vordering tegen Mogema is afgewezen ten gevolge van een beroepsfout van [verweerder] c.s., niet tot schade aan de zijde van [eiseres] geleid. 4.2 Onderdeel 3 vormt deels een herhaling van onderdeel 2 en treft in zoverrre dus evenmin doel. Voor het overige berust het onderdeel, nu het hof in rov. 11 van zijn tussenarrest van 18 mei 2006 niet heeft geoordeeld dat [eiseres] enkel op basis van art. 7:419 of 7:424 BW vergoeding van de door Inter-Raps geleden schade had kunnen verkrijgen, op een verkeerde lezing van genoemd arrest en kan het dus wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. 4.3 Onderdeel 4 betoogt tevergeefs dat de onderdelen 2 en 3 "in elk geval" slagen indien bij de beoordeling daarvan in aanmerking wordt genomen dat [betrokkene 1] zowel bestuurder als enig aandeelhouder van [eiseres] en Inter-Raps is. Waarom dat "in elk geval" zo zou zijn, wordt in het onderdeel niet uiteengezet en valt ook niet zonder meer in te zien. 4.4 Onderdeel 5 faalt omdat het hof met juistheid heeft geoordeeld dat de door [eiseres] in haar Nadere memorie van 20 juli 2006 aangevoerde gronden a. tot en met f. niet kunnen leiden tot het oordeel dat Inter-Raps in deze zaak met [eiseres] vereenzelvigd moet worden. Nu het principale beroep geen doel treft, kunnen de in het incidentele beroep aangevoerde klachten, die uitsluitend gericht zijn tegen het oordeel van het hof dat [verweerder 1] een beroepsfout heeft gemaakt door geen desbewustheidsexploot aan Mogema uit te brengen, reeds wegens gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad: in het principale beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] c.s. begroot op € 6.052,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris; in het incidentele beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt [verweerder] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 9 juli 2010.