ECLI:NL:HR:2022:164

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN CIVIELE KAMER Nummer 20/01784 Datum 11 februari 2022 ARREST In de zaak van EARTH CONCEPTS B.V.,gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, hierna: Earth Concepts, advocaat: J.H.M. van Swaaij, tegen 1. UPSTREAM ADVERTISING B.V.,gevestigd te Amsterdam, 2. EARTH WATER INTERNATIONAL LTD,gevestigd te Edmonton, Alberta, Canada, 3. EARTH GROUP HOLDINGS LTD,gevestigd te Edmonton, Alberta, Canada, VERWEERSTERS in cassatie, hierna: Upstream, EWI en verweersters 2. en 3. tezamen EWI c.s., niet verschenen. Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar: het vonnis in de zaak C/13/625255 / HA ZA 17-270 van de rechtbank Amsterdam van 28 juni 2017; de arresten in de zaak 200.230.866/01 van het gerechtshof Amsterdam van 1 mei 2018 en 10 maart 2020, aangevuld bij arrest van 24 november 2020. Earth Concepts heeft tegen de arresten van het hof beroep in cassatie ingesteld. Tegen Upstream en EWI c.s. is verstek verleend. De zaak is voor Earth Concepts toegelicht door haar advocaat, en mede door J.M. Moorman. De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot niet-ontvankelijkheid van Earth Concepts in haar cassatieberoep tegen Upstream en tot vernietiging van het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 10 maart 2020 en verwijzing. De advocaat van Earth Concepts heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd. 2Uitgangspunten en feiten 2.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) EWI is een non-profit organisatie die op ideële gronden flessen water, koffie en thee verkoopt. Sinds 2004 gebruikt EWI de naam ‘Earth Water’ als handelsnaam voor haar onderneming en als merk voor door haar verkocht drinkwater. EWI is houdster van het Canadese merkrecht op het woord- en beeldmerk ‘Earth Water’. (ii) Op 3 juni 2008 heeft Upstream, een reclamebureau, bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) het woordmerk ‘Earth Water’ gedeponeerd, voor waren in de klassen 32 (bier en – samengevat – mineraalwater en frisdrank), klasse 35 (reclame en promotie) en klasse 36 (fondsenwerving). Op 3 augustus 2009 heeft Upstream bij het BBIE ook een beeldmerk gedeponeerd, bestaande uit de woorden EARTH in grote letters (horizontaal) en WATER in kleine letters (verticaal) voor waren in de klassen 32, 35 en 36. Deze merken, die zijn ingeschreven onder nummers 0846223 en 0867238, worden hierna gezamenlijk aangeduid als de Benelux-merken Earth Water. (iii) Op 1 juli 2010 is Earth Concepts opgericht. Zij houdt zich onder meer bezig met de productie van mineraalwater en overig gebotteld water. (iv) Earth Concepts heeft een licentieovereenkomst overgelegd met als datum van ondertekening 1 november 2010, waarbij Upstream aan Earth Concepts een licentie verleent voor het gebruik van de Benelux-merken Earth Water (hierna: de licentieovereenkomst). De licentieovereenkomst vermeldt, voor zover van belang: “4.1. Het is Upstream niet toegestaan het Merk en product over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van EARTH Concepts. 4.2. EARTH Concepts is vanaf de aanvang van deze overeenkomst gerechtigd om op eerste verzoek overdracht van de inschrijving en eigendom van het merk en product te vorderen van Upstream tegen een nader overeen te komen vergoeding die echter niet meer zal bedragen dan € 5.000,-. 4.3. Indien EARTH Concepts niet overgaat tot het in artikel 4.2. beschreven verzoek tot eigendomsoverdracht van het Merk en Product zal deze eigendomsoverdracht in ieder geval van rechtswege plaatsvinden vanaf 1 November 2013 tegen betaling van een vergoeding die echter niet meer zal bedragen dan € 5.000,-. 4.4 Upstream zal na het verzoek van EARTH Concepts tot overdracht van het Merk danwel na ommekomst van de termijn in artikel 4 3. zonder voorbehoud alle medewerking verlenen aan de overdracht van het Merk en Product aan EARTH Concepts.” (v) Earth Concepts heeft op 6 juni 2014 bij het BBIE ten laste van Upstream conservatoir beslag tot levering gelegd op de Benelux-merken Earth Water. (vi) In een vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 heeft Upstream onder meer de Benelux-merken Earth Water om niet aan EWI c.s. overgedragen. (vii) Op 13 juni 2014 en 4 juli 2014 heeft Earth Concepts ten laste van Upstream conservatoire verhaalsbeslagen gelegd op diverse woord- en beeldmerken. (viii) Bij brief van 21 juli 2014 heeft het BBIE het volgende aan onder meer de advocaat van Upstream meegedeeld: “Betreft: betwisting aantekening licentie - EARTH WATER (846223); EARTH WATER (867238) (…) Wij ontvingen op 5 juni 2014 (…) een verzoek tot aantekening van licentie op voornoemde merken. De aantekening (...) werd verzocht ten behoeve van: Earth Concepts B.V. (…) Op 6 juni 2014 (...) en 4 juli 2014 (...) werd beslag gelegd op de beide merken door Earth Concepts B.V. Op 20 juni 2014 werd (…) een aantekening tot overdracht (...) ingediend namens Upstream Advertising B.V. voor (onder meer) beide merken aan: EARTH GROUP HOLDINGS LTD (…) Op 11 juli 2014 ontvingen wij een verzoek (...) namens merkhouder Upstream Advertising B.V., waarin de aantekening van licentie (voornoemd) wordt betwist, waarbij wordt gevraagd om intrekking van dit verzoek. Wij stellen vast dat er kennelijk tussen partijen een verschil van mening bestaat over de geldigheid van de licentieovereenkomst. Het BBIE kan dit geschil niet beslechten en is daar ook niet toe bevoegd. Partijen zullen dit onderling moeten doen en indien zij daar niet in slagen hun conflict voor moeten leggen aan de rechter. Wij zullen alle verzoeken die betrekking hebben op dit merk dan ook aanhouden en nodigen u uit om, zoveel mogelijk eensluidend, uw standpunt terzake nader toe te lichten. (…)” (ix) Bij vonnis van 20 januari 2015 heeft de rechtbank Amsterdam Upstream in staat van faillissement verklaard. De curator en de rechter-commissaris in dat faillissement hebben zich op het standpunt gesteld dat de overdracht van de Benelux-merken in de vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en dat de merken niet langer tot de boedel behoren. Earth Concepts is daartegen tevergeefs opgekomen. Het faillissement is bij beschikking van 29 augustus 2017 wegens de toestand van de boedel opgeheven. 2.2 In deze, op 4 juli 2014 aangevangen procedure vordert Earth Concepts, voor zover in cassatie nog van belang, veroordeling van Upstream tot nakoming van haar uit de licentieovereenkomst voortvloeiende verplichting tot overdracht van de Benelux-merken Earth Water. De rechtbank heeft de vordering afgewezen. 2.3 In het door Earth Concepts ingestelde hoger beroep is tegen Upstream verstek verleend. Aan EWI c.s. is toegestaan zich aan de zijde van Upstream te voegen. 2.4 Het hof heeft het vonnis waarvan beroep bekrachtigd en Earth Concepts veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep van EWI c.s. Daartoe heeft het hof, voor zover van belang, als volgt overwogen: “3.5. (…) De basis van de door Earth Concepts gestelde rechten ligt in de licentieovereenkomst d.d. 1 november 2010, waarin het contractuele recht op levering van de merken door Upstream aan Earth Concepts is vastgelegd, en daarmee de mogelijkheid voor deze laatste van een beroep op art. 3:298 BW. Earth Concepts stelt zich echter in de toelichting op haar grieven ook op het standpunt dat Upstream door de registratie op haar naam van de merken in 2008 en 2009 te goeder trouw bezitter daarvan is geworden en derhalve bevoegd was om deze over te dragen. Niet in geschil is dat een zodanige overdracht door Upstream bij vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 aan EWI c.s. heeft plaatsgevonden, zoals ook door de curator en de rechter-commissaris in het faillissement van Upstream is erkend. Reeds in het licht hiervan valt niet in te zien hoe het door Earth Concepts jegens Upstream gevorderde, dat ertoe strekt dat de merken alsnog aan haar worden overgedragen, kan worden toegewezen. Door de overdracht aan EWI c.s. heeft Upstream daarover immers geen beschikkingsbevoegdheid meer. 3.1.1 Onderdeel 1 van middel I is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 3.5 dat op 6 juni 2014 geen rechtsgeldig beslag tot levering is gelegd omdat geen exploot aan Upstream is uitgebracht. 3.1.2 De slotzin van rov. 3.5, in het bijzonder de passage “ook indien dit anders is”, moet aldus worden begrepen dat het hof in het midden heeft gelaten of Earth Concepts op 6 juni 2014 rechtsgeldig beslag heeft gelegd op de Benelux-merken Earth Water. Dit betekent dat bij de beoordeling van de klachten die Earth Concepts heeft aangevoerd tegen het bestreden arrest, ervan moet worden uitgegaan dat dit beslag rechtsgeldig is gelegd. In het licht hiervan heeft Earth Concepts geen belang bij de klacht van dit onderdeel. 3.2.1 Onderdeel 2 van middel I bestrijdt het oordeel van het hof in rov. 3.5 dat in het licht van de overdracht door Upstream van de Benelux-merken Earth Water bij vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 aan EWI c.s., niet valt in te zien hoe het door Earth Concepts gevorderde, dat ertoe strekt dat de merken alsnog aan haar worden overgedragen, kan worden toegewezen. Volgens het onderdeel heeft het hof miskend dat art. 453a Rv meebrengt dat degene die op bepaalde goederen beslag tot levering heeft gelegd, een overdracht van de beslagen goederen aan een derde mag negeren omdat deze overdracht niet jegens hem kan worden ingeroepen. 3.2.2 Het gaat in deze zaak om een conservatoir beslag op merkrechten, tot levering daarvan. Een zodanig beslag kan worden gelegd op de voet van art. 730 Rv in verbinding met art. 474bb Rv. Op een dergelijk beslag is art. 453a Rv van overeenkomstige toepassing (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.29). Lid 1 van die bepaling houdt in dat een vervreemding van de zaak nadat daarop beslag is gelegd niet tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen. De beslaglegger kan de overdracht dus negeren. Daarvoor moet hij het beslag wel vervolgen, hetgeen bij een conservatoir beslag betekent dat hij binnen de daartoe gestelde termijn op de voet van art. 700 lid 3 Rv een eis in de hoofdzaak moet instellen, en dat die eis wordt toegewezen. 3.2.3 Nu in de hoofdzaak de gegrondheid van het door de beslaglegger ingeroepen vorderingsrecht dient te worden beoordeeld, dient de beslaglegger de eis in beginsel in te stellen tegen zijn schuldenaar. Dat geldt ook in een geval waarin het beslag strekt tot levering en de beslaglegger ermee bekend is dat de schuldenaar het beslagen goed in weerwil van het beslag aan een derde heeft vervreemd. De vordering kan in dat geval strekken tot vaststelling dat de beslaglegger jegens zijn schuldenaar een vordering tot levering van het beslagen goed heeft. Zo nodig dient de rechter de vordering aldus te verstaan. 3.2.4 De beslaglegger kan ervoor kiezen de derde-verkrijger in de procedure in de hoofdzaak te betrekken, al dan niet op de voet van art. 118 Rv. Bij gebreke daarvan kan de derde-verkrijger zich voegen of tussenkomen. Daarbij kan dan in hetzelfde geding tussen de beslaglegger en de derde-verkrijger worden uitgemaakt wiens recht op levering in hun onderlinge verhouding dient voor te gaan (art. 3:298 BW) en of de derde-verkrijger zich kan beroepen op het bepaalde in art. 453a lid 2 Rv. Voorts staat voor de derde-verkrijger de weg van een kort geding open en, indien hij niet in de procedure in de hoofdzaak betrokken is geweest, derdenverzet (art. 376 Rv). 3.2.5 Het voorgaande brengt mee dat Earth Concepts haar vordering met betrekking tot de Benelux-merken Earth Water kon instellen tegen Upstream, ook als zij ermee bekend was dat laatstgenoemde de merkrechten in weerwil van het beslag had vervreemd aan EWI c.s. Het andersluidende oordeel van het hof geeft in het licht van hetgeen hiervoor in 3.2.3 is overwogen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Die vordering strekte er immers toe te doen vaststellen of Earth Concepts jegens Upstream een recht op levering van de merkrechten had en het hof had de vordering dan ook aldus moeten verstaan. Het onderdeel slaagt dus. Hetzelfde geldt voor onderdeel 4 van het middel, dat is gericht tegen voortbouwende beslissingen. 3.2.6 Opmerking verdient nog dat Upstream tijdens de procedure op grond van art. 2:19 lid 1, onder c, en lid 4 BW in verbinding met art. 16 Fw heeft opgehouden te bestaan (zie hiervoor in 2.1 onder (ix)). Dat staat echter niet eraan in de weg dat de procedure tegen haar wordt voortgezet. In zoverre komt de Hoge Raad terug van de overweging in rov. 3.5.7 van zijn arrest van 13 november 2015 dat, indien een rechtspersoon ophoudt te bestaan terwijl de hoofdzaak aanhangig is, de beslaglegger de procedure dient voort te zetten tegen de verkrijger van het beslagen goed. 3.3 Onderdeel 3 van middel I, dat is gericht tegen de veroordeling van Earth Concepts als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van EWI c.s. als gevoegde partijen, behoeft gelet op de vernietiging van het eindarrest van het hof geen behandeling. 3.4 Middel II, dat is gericht tegen het tussenarrest van het hof, kan niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO). 3.5 EWI c.s. zullen, nu zij de in cassatie met succes bestreden beslissing in hoger beroep hebben uitgelokt, naast Upstream worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie. Het betoog van Earth Concepts dat zij aanspraak kan maken op vergoeding van haar kosten op de voet van art. 1019h Rv gaat niet op. Deze bepaling ziet op vorderingen gebaseerd op een intellectuele-eigendomsrecht die ten doel hebben een inbreuk op dat recht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen. Anders dan Earth Concepts betoogt, strekt haar vordering niet tot het voorkomen, doen staken of verhelpen van een inbreuk op de Benelux-merken Earth Water, maar tot verkrijging van die merkrechten. De Hoge Raad: - vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 10 maart 2020; - verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing; - veroordeelt Upstream in de kosten van het tegen haar gevoerde geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Earth Concepts begroot op € 502,39 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Upstream deze niet binnen veertien dagen na heden hebben voldaan; - veroordeelt EWI c.s. in de kosten van het tegen hen gevoerde geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Earth Concepts begroot op € 502,39 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien EWI c.s. deze niet binnen veertien dagen na heden hebben voldaan. Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren T.H. Tanja-van den Broek, H.M. Wattendorff, S.J. Schaafsma en F.R. Salomons, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer H.M. Wattendorff op 11 februari 2022. Gerechtshof Amsterdam 10 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:744, aangevuld bij arrest van 24 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3234. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3299, rov. 3.5.3. Zie voor een uitzondering HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3299, rov. 3.5.4-3.5.7. Vgl. HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX9762, rov. 3.3.4. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3299, rov. 3.5.7. HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:721, rov. 3.3.4.