ECLI:NL:OGEAA:2018:270

Vonnis van 9 mei 2018 Behorend bij A.R. 302 van 2017/AUA201700406. GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA VONNIS in de zaak van: de naamloze vennootschap GALERAS N.V. h.o.d.n. ‘MOPA MOPA’ gevestigd te Aruba, eiseres, hierna ook te noemen: Galeras, gemachtigde: de advocaat mr. David G. Kock, tegen: de naamloze vennootschap 1.AMALO Importaciones y Exportaciones N.V. h.o.d.n. THE MASK tevens h.o.d.n. ‘THE MASK MOPA MOPA EXPERIENCE’, 2. MANUFACTURA de los Andes N.V . h.o.d.n. ‘BEHIND THE MASK – THE MOPA MOPA EXPERICIENCE’ tevens h.o.d.n. ‘INTI’ gevestigd te Aruba, gedaagden, hierna ook te noemen: The Mask, gemachtigde: de advocaat mr. D.C. Lopez Paz.

in conventie en reconventie Het verloop van de procedure blijkt uit: - het verzoekschrift; - de conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie; - de conclusie van repliek in conventie, tevens van antwoord in reconventie; - de conclusie van dupliek in conventie; - de akte uitlating producties in reconventie. De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis. 2DE VASTSTAANDE FEITEN 2.1 Galeras, op 3 mei 1989 ingeschreven in de kamer van koophandel te Aruba, verkoopt kunstwerken die vervaardigd zijn met gebruikmaking van een speciale techniek genaamd ‘barniz de pasto’. Hierbij worden houten voorwerpen versierd met de hars, die geproduceerd wordt uit de knoppen van een boom/struik met de naam ‘mopa mopa’. Aan de hars worden mineralen toegevoegd, waardoor de hars verschillende kleuren krijgt. De hars wordt daarna opgerekt en als dun laagje over het houten voorwerp gelegd. 2.2 ‘ The Mask’ en ‘The Mask- Mopa Mopa experience’ zijn op 16 januari 1992 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Aruba. “Behind The Mask -The Mopa Mopa Experience’ alsmede ‘Inti’ zijn op 30 augustus 1994. The Mask verkoopt vergelijkbare kunstvoorwerpen als Galeras. 2.3. Sinds 2001 maakt The Mask gebruik van de website www.mopamopa.com om haar kunstvoorwerpen te verkopen. 2.4 Galeras heeft het woord ‘mopa mopa’ op 14 september 2007 als woordmerk laten registreren bij het Openbare Merkenregister te Aruba. Het woordmerk is geregistreerd onder nummer [registratienummer] en is geldig voor de klassen 20, 35 en 38. 2.5 Bij brief van 7 januari 2016 heeft Galeras The Mask erop gewezen dat zij het woord ‘mopa mopa’ als woordmerk heeft laten registeren en dat Galeras als enige gerechtigd is tot het gebruik van dit woord. 2.6 Medio december 2016 vernam Galeras dat The Mask een nieuwe vestiging had geopend in de Renaissance Mall te Aruba, met als handelsnaam The Mask- Mopa Mopa Experience. 2.7 Bij brief van 27 januari 2017 heeft Galeras The Mask gesommeerd om het direct of indirect gebruik van de naam ‘mopa mopa’, al dan niet als domeinnaam, handelsnaam of teken/merk te staken. 2.8 The Mask heeft hierop niet gereageerd. 3DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN in conventie en reconventie 3.1 Galeras vordert - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - The Mask te verbieden om direct dan wel indirect gebruik te maken van het woordmerk ‘mopa mopa’ als handelsnaam, onderdeel van een handelsnaam en/of domeinnaam, op straffe van een dwangsom van Afl. 10.000,00 per dag of gedeelte van een dag waarop The Mask dit verbod overtreden, met veroordeling van The Mask in de kosten van de procedure. 3.2 Aan deze vordering legt Galeras - kort weergegeven - het volgende ten grondslag. Galeras heeft het woordmerk gedeponeerd bij het openbare register voor intellectuele eigendom. Om deze reden dient Galeras als eerste gebruiker te worden aangemerkt en heeft zij het uitsluitende gebruik van het woordmerk ‘mopa mopa’. De door The Mask gehanteerde handelsnamen wekken verwarring bij consumenten. 3.3 The Mask voert hiertegen - samengevat - het volgende verweer. The Mask heeft sinds de opening van haar eerste winkel, Art &Tradition - Mopa Mopa and Tamo in 1991 steeds de naam Mopa Mopa onder haar handelsnaam op de ruiten van haar winkels geplaatst. Nadat The Mask bekend werd in Aruba besloot Galeras de naam ‘mopa mopa’ als merk te deponeren in de registers van het Openbare Merkenregister. The Mask was hiervan niet op de hoogte. Dit is eerst gebeurd op 7 januari 2016. Op dat moment gebruikte The Mask de naam ‘mopa mopa’ al 25 jaar. Galeras handelt in strijd met de redelijkheid en billijkheid om thans nog een beroep te doen op haar eigendomsrecht ten aanzien van het woordmerk. Daar komt bij dat het woord ‘mopa mopa’ ten onrechte is gedeponeerd en derhalve doorgehaald dient te worden omdat het geen onderscheidend vermogen heeft. Ook heeft Galeras haar rechten verwerkt, door sinds haar inschrijving, 9 jaar lang geen actie te ondernemen tegen de inbreuk. Het thans in rechte verzochte verbod is misbruik van recht. 3.4 The Mask vordert in reconventie een verklaring voor recht dat het woord ‘mopa mopa’ de naam van een kunstvorm betreft en geen onderscheidend vermogen heeft, althans voor inschrijving als merk niet geschikt is, het depot van inschrijving d.d. 14 september 2007 onder registratienummer [registrattienummer], indieningsnummerIM-[indieningsnummer] nietig te verklaren en Galeras te bevelen deze inschrijving door te halen, op straffe van een dwangsom van Afl. 750,00 voor elke dag dat de inschrijving voortduurt, een en ander met veroordeling van Galeras in de kosten van de procedure. 3.5 Aan deze vordering legt The Mask hetzelfde feitencomplex ten grondslag als in conventie. 3.6 Galeras voert verweer, dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

in conventie en reconventie 4.1 Ingevolge het bepaalde in artikel 2 lid 3 van de merkenverordening (AB 1989, no. GT 46, laatstelijk gewijzigd bij AB 1997, no. 31) wordt Galeras vanwege de inschrijving in het merkenregister geacht de eerste gebruiker te zijn van het woordmerk ‘mopa mopa’. Aldus heeft Galeras het eigendomsrecht op het uitsluitende gebruik van dit woordmerk gekregen. De inschrijving in het merkenregister beoogt de bescherming tegen inbreuk op het recht tot het uitsluitende gebruik van een bepaald (woord)merk. Zonder toestemming van de eigenaar, is het een derde dan ook niet toegestaan, het beschermde woordmerk te gebruiken. 4.2 Vast staat dat The Mask sinds 1992 gebruik maakt van het woord ‘mopa mopa’ in zijn handelsnamen, reclamemateriaal etc. Hoewel Galeras al vanaf 14 september 2007 het eigendomsrecht heeft van het woordmerk ‘mopa mopa’, heeft zij The Mask voor het eerst in januari 2016 gewezen op de door haar gepleegde inbreuk op haar eigendomsrecht. Zij heeft The Mask toen verzocht deze inbreuk te staken, doch heeft hier vervolgens geen consequenties aan verbonden. Pas nadat The Mask in haar nabijheid (in the Renaissance Mall) een galerie opende onder de handelsnaam ‘The Mask - Mopa Mopa Experience’, besloot Galeras nogmaals op te treden tegen deze inbreuk. 4.3 Anders dan The Mask is het gerecht van oordeel dat het beroep van Galeras anno 2017 op de beschermende werking van haar woordmerkregistratie, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Galeras en The Mask bedienen een bepaald segment van de (toeristen)markt in Aruba en zaten kennelijk gedurende vele jaren niet (echt) in elkaars vaarwater. Dit veranderde toen The Mask eind 2016 een galerie opende in The Renaissance Mall met de naam ‘The Mask - Mopa Mopa Experience’. Vanaf dat moment werden er binnen een straal van 1 kilometer door twee verschillende ondernemingen ‘mopa-mopa’ kunst verkocht. Galeras heeft onweersproken gesteld dat zij benaderd werd door toeristen met vragen over bestellingen, die niet bij Galeras waren geplaatst. Vanwege deze verwarring besloot Galeras op te komen voor haar eigendomsrecht. Het gerecht vermag niet te zien, waarom Galeras begin 2017 de bescherming van haar woordmerk niet zou mogen inroepen jegens The Mask. Het enkele feit dat Galeras zich hier niet eerder op heeft beroepen heeft, zonder nadere omstandigheden die niet zijn gesteld, niet tot gevolg dat haar de beschermende werking niet meer toekomt. Het lag op de weg van The Mask om feiten te stellen en zo nodig te bewijzen dat de gevolgen voor haar onevenredig groot zijn. Nu The Mask geen feiten heeft gesteld die deze conclusie zouden kunnen rechtvaardigen, wordt dit verweer verworpen. 4.4 The Mask beroept zich voorts op rechtsverwerking. Om rechtsverwerking te kunnen aannemen is nodig dat Galeras zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van haar recht. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad is enkel tijdsverloop daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij The Mask gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Galeras haar aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van The Mask onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht alsnog geldend wordt gemaakt (vgl. onder meer HR 24 april 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2635, NJ 1998/621 en HR 18 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY0543, NJ 2013/317). Gesteld noch gebleken is dat Galeras bij The Mask het vertrouwen heeft gewekt dat zij haar aanspraak op het uitsluitende gebruiksrecht niet geldend zou maken. Tot 2016 was The Mask niet op de hoogte van het feit dat Galeras het eigendomsrecht heeft van de naam ‘mopa mopa’. Voorts is het gerecht van oordeel dat evenmin is komen vast te staan dat The Mask onevenredig benadeeld wordt wanneer zij geen gebruik meer mag maken van de naam ‘mopa mopa’.The Mask heeft winkels op A-locaties waar veel toeristen komen. Ook indien op de etalageruiten het woord ‘mopa mopa’ niet meer vermeld wordt, blijven de winkels aantrekkelijk voor toeristen, die op zoek zijn naar souvenirs/cadeautjes. Het beroep op rechtsverwerking wordt derhalve afgewezen. 4.5 The Mask stelt tot slot dat het woordmerk ‘Mopa Mopa’ ten onrechte is gedeponeerd, omdat het geen onderscheidend vermogen heeft. Het wordt internationaal als soortnaam gehanteerd en is niet geschikt als merk. Ter onderbouwing van dit standpunt verwijst The Mask naar websites uit Colombia, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ecuador, Oostenrijk en Canada, waaruit volgt dat de naam ‘mopa mopa’ wordt gebruikt voor zowel de benaming van de kunsttechniek als de benaming van de boom, waaruit de hars wordt getapt. Het gerecht onderschrijft deze stelling niet. Hiertoe wordt als volgt overwogen. 4.6 Anders dan in de door The Mask genoemde voorbeelden zoals ‘ Aloe’ of ‘Kwihi’, komt de mopa mopa-boom/struik niet voor in Aruba. Research op internet (https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_handicrafts) leert dat de mopa-mopa-kunst oorspronkelijk uit het zuiden van Colombia en het noorden van Ecuador komt. Het is een zeer oude inheemse techniek, kenmerkend voor de stad San Juan de Pasto, in het zuiden van Colombia. Deze techniek wordt gebruikt voor het decoreren van objecten, die meestal van hout zijn gemaakt, met de hars verkregen van een wilde struik, de mopa mopa genaamd. De mopa mopa komt voor in de bossen van de Andes en in de jungle van Putumayo. Het gerecht ziet zich thans voor de vraag gesteld of de naam van deze boom/struik met de naam mopa mopa, zich leent voor het vestigen als woordmerk in Aruba. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Hiertoe strekt het volgende. 4.7 Galeras heeft in 1989 besloten om kunstobjecten uit Colombia te importeren en in Aruba te gaan verkopen onder de naam ‘mopa mopa’. Er worden in Aruba geen andere kunstobjecten en/of goederen te koop aangeboden onder deze naam. De naam heeft alleen al om deze reden een onderscheidend vermogen. Weliswaar gaat het om verschillende soorten kunstobjecten, maar het onderscheidende vermogen bestaat hierin dat deze kunstobjecten vervaardigd zijn met behulp van dezelfde techniek, waarbij de hars is gebruikt van de mopa mopa. Het gerecht is dan ook van oordeel dat woord ‘mopa mopa’ op 14 september 2007 als woordmerk is geregisteerd kon worden. 4.8 Vast staat Galeras The Mask in januari 2016 en januari 2017 heeft verzocht om het directe of indirecte gebruik van de naam ‘mopa mopa’ te staken. Voorts staat vast dat The Mask nimmer heeft gereageerd op deze sommaties. Nu Galeras een inbreuk niet langer hoeft te tolereren, wordt het verzochte toegewezen, op straffe van een dwangsom van Afl. 10.000,00 per dag na betekening van dit vonnis, met een maximum van Afl. 1.000.000,00. 4.9 Uit het voorgaande volgt dat de vordering in reconventie wordt afgewezen. 4.10 The Mask wordt nu zij in het ongelijk is gesteld in de kosten van conventie en reconventie veroordeeld. 5DE UITSPRAAK De rechter in dit gerecht: in conventie 5.1 verbiedt The Mask, direct of indirect het woordmerk ‘mopa mopa’ als handelsnaam, onderdeel van een handelsnaam en/of domeinnaam te gebruiken of te doen gebruiken, op straffe van een dwangsom van Afl. 10.000,00 per dag of dagdeel, dat The Mask na betekening van dit vonnis in gebreke blijft met een maximum van Afl. 1.000.000,-; 5.2 veroordeelt The Mask in de kosten van conventie, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Galeras worden begroot op Afl. 450,00 aan griffierecht, Afl. 375,90 aan explootkosten en Afl.