ECLI:NL:RBDHA:2018:93

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/542783 / KG ZA 17-1444 Vonnis in kort geding van 5 januari 2018 in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGITAL REVOLUTION B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAXPERIAN NL B.V., gevestigd te Amersfoort, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YORCOM COMPUTERS B.V., gevestigd te Hoogvliet, eiseressen, advocaat mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht, tegen de rechtspersoon naar vreemd recht SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, gevestigd te Suwon-si te Zuid-Korea, gedaagde, advocaat mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam. Partijen zullen hierna DR c.s. en Samsung genoemd worden en eiseressen afzonderlijk ook DR, Maxperian en Yorcom. Voor Samsung wordt de zaak mede behandeld door mr. ir. M.W. de Koning, advocaat te Amsterdam. 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 13 november 2017, met producties 1 tot en met 7; de brief van 1 december 2017 met producties 1 tot en met 3 van Samsung; het (aanvullend) proceskostenoverzicht van DR c.s. (productie 8); het (aanvullend) proceskostenoverzicht van Samsung; de mondelinge behandeling gehouden op 15 december 2017; de ter zitting door Samsung overgelegde e-mail van 7 november 2017; de pleitnota’s van DR c.s. en Samsung. 1.2. Vonnis is bepaald op heden. 2.1. DR, Maxperian en Yorcom exploiteren webwinkels waarmee zij printers en (toner)cartridges aanbieden en verkopen in onder meer Nederland. 2.2. Bij vonnis van 30 november 2016 (hierna ook wel: het Vonnis) heeft deze rechtbank (in twee gevoegde zaken) op vordering van Samsung aan DR en Maxperian een inbreukverbod (octrooien en Gemeenschapsmodellen) opgelegd met nevenvorderingen. Dit vonnis heeft betrekking op de Europese octrooien EP 1 975 744 (hierna: EP 744), EP 2 357 537 (hierna: EP 537) en de Gemeenschapsmodelrechten met de nummers 1200687-0001 (hierna: GM 687) en 853551-0001 (hierna: GM 551). Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Den Haag (hierna: het hof). 2.3. Bij exploten van 8 en 9 december 2016 heeft Samsung het Vonnis aan DR en Maxperian doen betekenen. 2.4. Tussen Samsung enerzijds en DR, Maxperian en Yorcom anderzijds zijn bij deze rechtbank drie gevoegde bodemprocedures aanhangig. In deze procedures vordert Samsung een inbreukverbod met nevenvorderingen met betrekking tot de Europese octrooien EP 2 037 327 (hierna: EP 327), EP 2 256 559 (hierna: EP 559) en EP 2 325 701 (hierna: EP 701). Bij het uitbrengen van de dagvaarding in dit kort geding stonden deze zaken op de rol voor 13 december 2017 voor vonnis. Zij staan thans op de rol van 24 januari 2018. Dit toekomstige vonnis wordt hierna ook het tweede vonnis genoemd. 2.5. In september 2016 is in diverse media – onder meer in het Financieele Dagblad van 13 september 2016 – gepubliceerd dat Hewlett Packard (hierna: HP) de (gehele) printerdivisie van Samsung zal overnemen. 2.6. In een akte van 4 november 2016 getiteld Deed of Assignment opgemaakt tussen Samsung – als “Assignor” – en de vennootschap S-Printing Solution Co., Ltd. (hierna: S-Printing) – als “Assignee” – staat met betrekking tot onder meer alle hiervoor vermelde octrooien (hierna ook wel: de Octrooirechten) het volgende vermeld: “The Assignor herewith assigns unto the Assignee the Assignor’s right, title and interest in and to the said registrations in The Netherlands. The Assignee confirms the acceptance of this assignment.” 2.7. Op 20 januari 2017 is in het daartoe bestemde register van het EUIPO ingeschreven dat S-Printing de nieuwe rechthebbende is van GM 687 en GM 551. 2.8. Op 8 november 2017 stond in het Nederlands octrooiregister vermeld dat S-Printing rechthebbende is van EP 537. Voor EP 744, EP 327, EP 559 en EP 701 was op die datum Samsung (nog) als rechthebbende geregistreerd. 2.9. Per 1 november 2017 zijn alle aandelen in S-Printing overgedragen aan HP. 2.10. In een ongedateerde verklaring verklaart [A] (hierna: [A] ) namens HP Inc. met betrekking tot de in 2.2 en 2.4 vermelde rechtszaken – voor zover hier van belang – het volgende: “HP hereby notifies all relevant parties in Dutch Proceedings that the IP that is relevant to these Dutch Proceedings is now (indirectly) owned by HP, and that as result, insofar as legally possible, HP assumes all rights and obligations following from the legal service (betekening) of the judgement d.d. 30 November 2016. Further, this judgement remains necessary to protect what is now HP’s IP and HP’s commercial interests. Insofar as claims, interests and rights relating to the Dutch Proceedings remain with Samsung, HP hereby notifies the parties involved that it herewith authorized and requested Samsung to continue to act in its own name as far as the enforcement and execution of the judgement d.d. 30 November 2016 and any other decision resulting from the Dutch Proceedings are concerned.” [A] wordt in die verklaring aangeduid als HP Inc. litigation attorney. 2.11. In reactie op een verzoek van DR c.s. heeft de advocaat van DR c.s. bij e-mail van 7 november 2017 – zakelijk weergegeven – aan de advocaat van DR c.s. meegedeeld dat Samsung de octrooi- en modelrechten heeft overgedragen aan S-Printing en dat een en ander kenbaar is uit de registers. Voorts schrijft de advocaat van Samsung dat S-Printing zich in de appelprocedure zal stellen als procespartij en dat hij en zijn kantoorgenoten ook S-Printing zullen bijstaan in alle procedures. Met betrekking tot de in 2.4 vermelde rechtbankprocedures en het in 2.2 vermelde vonnis heeft de advocaat van Samsung en S-Printing achtereenvolgens het volgende meegedeeld in die e-mail: “De lopende procedures (...) staan voor vonnis. Schorsing van de procedure is zoals u weet niet aan de orde gezien het bepaalde in artikel 225 lid 4 Rv. Cliënten zien dan ook geen reden voor verder uitstel. Mocht de rechtbank het in die procedures gevorderde toewijzen dan zal Samsung, of S-Printing voor wat betreft de vorderingen die aan S-Printing zijn overgedragen na mededeling van die overdracht, eventueel executiemaatregelen treffen indien blijkt dat uw cliënten niet vrijwillig voldoen. Voor wat betreft het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde gedeelte van het dictum van het vonnis van 30 november 2016 geldt uiteraard dat uw cliënten onverkort aan de opgelegde verboden/geboden dienen te voldoen op straffe van verbeurte van dwangsommen.” 2.12. Daags voor de zitting, bij exploot van 14 december 2017 heeft S-Printing aan DR en Maxperian het Vonnis betekend met daarbij de in 2.6 vermelde Deed of Assignment en met verwijzing naar artikel 431a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) onder meer hun aangezegd de inbreuken op de Nederlandse delen van EP 537 en EP 744 alsmede op GM 551 en GM 687 te staken en gestaakt te houden. 3.1. DR c.s. vordert, zakelijk weergegeven: Samsung te bevelen de tenuitvoerlegging van het Vonnis alsmede van het (nog te wijzen) tweede vonnis te staken en haar te verbieden nadere executiemaatregelen te nemen ter zake van het verbeuren van dwangsommen wegens vermeende gehele of gedeeltelijke overtreding van het Vonnis alsmede haar te verbieden het tweede vonnis aan DR c.s. te betekenen; Samsung te bevelen om in te stemmen met indiening van een verzoek tot uitstel van het tweede vonnis teneinde in die procedure de in de dagvaarding vermelde proceshandelingen te verrichten; Samsung te gebieden kopieën van de in de dagvaarding vermelde bescheiden aan DR c.s. te verstrekken; althans in goede justitie te treffen voorzieningen; een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Samsung in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. 3.2. Aan deze vordering legt DR c.s. het volgende ten grondslag. Aangezien de in de media vermelde overdracht van de octrooien van Samsung kennelijk heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het wijzen van het Vonnis en voorafgaand aan het pleidooi in de tweede serie gevoegde bodemprocedures, heeft Samsung dit in die procedures in strijd met artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) niet naar voren gebracht. Gelet op de overdracht van de octrooirechten en de modelrechten is Samsung niet langer gerechtigd tot de executie van het Vonnis alsmede het nog te wijzen (tweede) vonnis. Nu Samsung heeft geweigerd toe te zeggen dat zij zal instemmen met aanhouding van de tweede serie bodemprocedures en/of dat zij zal afzien van tenuitvoerlegging van het nog te wijzen tweede vonnis, heeft DR c.s. een spoedeisend belang bij oplegging van de ter zake gevorderde voorzieningen. Het verlies van hoedanigheid dient voorts gevolgen te hebben voor de proceskostenveroordeling in beide zaken. Anders dan Samsung kennelijk meent is de bevoegdheid tot executie van vonnissen op grond van artikel 3:83 lid 3 en/of lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) niet overdraagbaar. Teneinde haar rechtspositie met betrekking tot de beide vonnissen te kunnen beoordelen heeft DR c.s. een rechtmatig belang bij inzage in voor de gestelde overdracht relevante bescheiden. 3.3. Samsung voert gemotiveerd verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. Bevoegdheid 4.1. Ambtshalve overweegt de voorzieningenrechter dat hij bevoegd is tot kennisname van de onderhavige zaak, reeds omdat Samsung daartegen geen verweer heeft gevoerd. Het Vonnis 4.2. Aangenomen moet worden dat het de bedoeling van Samsung en S-Printing was (en is) dat de in deze zaak bedoelde intellectuele eigendomsrechten aan S-Printing worden overgedragen. Dit volgt onder meer uit de in 2.6 vermelde “Deed of Assignment”, de registratie van S-Printing als houdster van EP 537, de in 2.7 bedoelde inschrijving in het register van het EUIPO en uit de in 2.11 weergegeven passages uit de e-mail van de advocaat van Samsung. Voorshands bestaat geen reden om eraan te twijfelen dat overdracht van (de Nederlandse delen) van de octrooien op grond van 3:84 BW in verbinding met artikel 65 Rijksoctrooiwet (ROW) heeft plaatsgevonden. Dat S-Printing in het Nederlands Octrooiregister bij EP 537 wel en bij EP 744 (nog) niet als rechthebbende is ingeschreven, maakt dit niet anders, aangezien inschrijving voor overdracht geen vereiste is. 4.3. DR c.s. voert aan dat de (executie)rechten uit het Vonnis ten aanzien van de octrooien en modelrechten door Samsung evenwel niet aan S-Printing zijn overgedragen. De voorzieningenrechter overweegt dat in het midden kan blijven of de executiebevoegdheid met betrekking tot het vonnis van rechtswege meegaat met de overdracht van de betreffende octrooien en modelrechten, of dat deze rechten separaat dienen te worden overgedragen. Het is voldoende aannemelijk dat Samsung en S-Printing bedoeld hebben ook die executierechten – voor zover nodig – over te dragen. Dit blijkt uit de verklaring van de advocaat van zowel Samsung als S-Printing ter zitting dat alle aan de intellectuele eigendomsrechten verbonden rechten, waaronder de rechten die voortvloeien uit het Vonnis, aan S-Printing zijn of worden overgedragen. Deze bedoeling wordt onderstreept door het in 2.12 vermelde exploot, waaruit volgt dat S-Printing ervan uitgaat dat de executiebevoegdheid met betrekking tot het Vonnis op haar is overgegaan. Uit niets blijkt dat Samsung, in weerwil van de door haar gestelde overdracht en haar verklaring dat de betreffende rechten zijn overgegaan op S-Printing, tot executie van het Vonnis zal overgaan. Ter zitting heeft de advocaat van Samsung en S-Printing toegelicht dat het slot van de verklaring van [A] (zie 2.10) zodanig dient te worden gelezen dat partijen ervan uitgaan dat alle rechten zijn overgegaan op S-Printing en dat er geen enkele bevoegdheid bij Samsung is achtergebleven. Ter zitting heeft de advocaat van Samsung voorts aangegeven op dit punt te beschikken over een nadere verklaring van [A] alsmede een verklaring van S-Printing. 4.4. Het standpunt van DR c.s. dat de executiebevoegdheid van het Vonnis niet voor overgang vatbaar zou zijn, moet worden verworpen. Naar voorlopig oordeel dienen de in het Vonnis vervatte rechten te worden beschouwd als vorderingsrechten als bedoeld in artikel 3:83 lid 1 BW. Het betreffen immers rechten die zijn uit te oefenen tegen de betreffende gedaagden. Niet valt in te zien dat deze rechten naar hun aard niet overdraagbaar zijn, zeker niet indien dit geschiedt in samenhang met de intellectuele eigendomsrechten waaraan zij verbonden zijn. Indien met DR c.s. zou worden aangenomen dat deze rechten niet overdraagbaar zijn, zelfs niet in samenhang met de intellectuele eigendomsrechten, zou dat leiden tot het onwenselijke gevolg dat na elke overdracht van intellectuele eigendomsrechten ten aanzien waarvan een inbreukverbod is opgelegd met andere bevelen, nieuwe procedures dienen te volgen. Die procedures kunnen bovendien ongelijke uitkomsten hebben, hetgeen in strijd is met de rechtszekerheid. Tevens is het standpunt van DR c.s. niet goed te verenigen met artikel 431a Rv waarbij uitgangspunt is dat de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een executoriale titel kan overgaan. Het standpunt staat evenzeer op gespannen voet met artikel 6:142 BW, waarin is bepaald dat bij overgang van een vordering de daarbij behorende nevenrechten mee overgaan, waaronder het recht om bestaande executoriale titels ten uitvoer te leggen. 4.5. Dit betekent dat de vordering onder A moet worden afgewezen. Schorsing lopende bodemprocedures 4.6. Op grond van artikel 225 lid 1 Rv kan een lopende procedure worden geschorst indien, zoals hier, een partij die procedeert in haar hoedanigheid van octrooihouder die hoedanigheid verliest. Op grond van het vierde lid van voormelde bepaling kan schorsing evenwel niet meer plaatsvinden nadat de vonnisdatum is bepaald. Reeds hierom moet de vordering onder B, die ziet op het bewerkstelligen van schorsing in een zaak waarin reeds vonnis is bepaald, worden afgewezen. Exhibitie 4.7. Voor toewijzing van de door DR c.s. gevorderde afgifte van bescheiden is onder meer vereist dat DR c.s. hierbij een rechtmatig en voldoende (spoedeisend) belang heeft. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter ontbreekt dit belang, aangezien het, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, voldoende aannemelijk is dat Samsung alle relevante intellectuele eigendomsrechten, inclusief de executiebevoegdheden te ontlenen aan het Vonnis en het nog te wijzen (tweede) vonnis, aan S-Printing heeft overgedragen of nog zal overdragen. DR c.s. heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat er gegronde redenen zijn om aan (de geldigheid van) die overdracht te twijfelen of dat sprake is van een dreigende tenuitvoerlegging door een daartoe onbevoegde partij. Hierbij zij voorts opgemerkt dat DR c.s. na voormelde mededelingen door de advocaat van beide bij de overdracht betrokken partijen beschermd wordt door 6:34 BW voor zover zij thans betaling zou doen aan S-Printing (en Samsung daartegen, ondanks de mededelingen van haar advocaat, bij nader inzien alsnog bezwaren zou maken). De voorzieningenrechter: 5.1. wijst het gevorderde af; 5.2. veroordeelt DR, Maxperian en Yorcom, hoofdelijk, in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Samsung begroot op € 15.618,-; Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 5 januari 2018. Zie onder meer BIE 1999, 45: Rb. 's-Gravenhage (pres.), 04-11-1998: De Boer/Ametrac en HR 15 december 1950, BIE 1951/4. Denkbaar is dat sommige executiebevoegdheden uit het vonnis, zoals die ter zake het verbod, automatisch met het intellectuele eigendomsrecht mee overgaan terwijl die bevoegdheden ter zake de schade, winstafdracht of proceskosten separaat kunnen overgaan dan wel in beginsel bij de vorige rechthebbende blijven omdat die de schade heeft geleden (Parl. Gesch. Boek 6, p. 528). Omdat partijen over dit onderscheid niet hebben gedebatteerd zal de voorzieningenrechter het verder laten rusten. HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), rov. 6.2.1. Proceskosten 4.9. DR c.s. zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Samsung heeft gevorderd dat DR c.s. (hoofdelijk) wordt veroordeeld in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv en zij heeft haar kosten, (inclusief aanvulling) begroot op € 32.963,50 (exclusief BTW). DR c.s. heeft tegen deze kosten geen bezwaar gemaakt. 4.10. De voorzieningenrechter heeft tot taak om ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Hoewel in deze zaak octrooirechten aan de orde zijn gesteld, is van een (technische) discussie over geldigheid en/of inbreuk geen sprake. De voorzieningenrechter zoekt daarom aansluiting bij de indicatietarieven die voor andere intellectuele eigendomsrechten zijn vastgesteld. Gelet op alle omstandigheden is deze zaak als een normaal kort geding te beschouwen in de zin van die regeling. De voorzieningenrechter acht de door Samsung opgegeven kosten daarom niet redelijk en evenredig voor zover deze een bedrag van € 15.000,- (inclusief kantoorkosten en exclusief BTW) te boven gaan. De voorzieningenrechter zal de kosten aan de zijde van Samsung daarom begroten op € 15.000,-, te vermeerderen met € 618,- aan griffierecht en daarmee op € 15.618,- in totaal.