ECLI:NL:RBDHA:2021:6053

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 16 juni 2021 in zaak C/09/437955 / HA ZA 2013-210 van 1FKP SOJUZPLODOIMPORT, te Moskou, Russische Federatie, 2. FGUP VO SOJUZPLODOIMPORT, te Moskou, Russische Federatie, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, advocaat: mr. J.C.H. van Manen, tegen 1SPIRITS INTERNATIONAL B.V., voorheen te Rotterdam, thans te Luxemburg, 2. SPIRITS PRODUCT INTELLECTUAL PROPERTY B.V., voorheen te Delft, thans te Luxemburg, 3. S.P.I. SPIRITS (CYPRUS) LIMITED, te Limassol, Cyprus, 4. ZAO SOJUZPLODIMPORT, te Moskou, Russische Federatie gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat: mr. B.J. Berghuis van Woortman, Partijen blijven aangeduid als FKP cs, FKP en FGUP enerzijds en anderzijds als Spirits cs (alle gedaagden in conventie/eiseressen in reconventie tezamen), Spirits IntPro (gedaagden in conventie/eiseressen in reconventie 1 en 2 tezamen), Spirits ProCy (gedaagden in conventie/eiseressen in reconventie 2 en 3 tezamen), Spirits International, Spirits Product, Spirits Cyprus en ZAO. De zaak is inhoudelijk behandeld door mrs. J.C.H. van Manen, L.E. Fresco, E. Meyer van Gelderen en S. Fest (FKP cs) en door mrs. B.J. Berghuis van Woortman, P.L. Tjiam, J. Bakker en D. Buskens (Spirits cs), allen advocaat te Amsterdam. 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 17 mei 2017 (het tussenvonnis) en de daarin genoemde stukken; het tussenvonnis van 30 augustus 2017, waarin het verzoek van Spirits cs om tussentijds appèl open te stellen, is afgewezen; de akte uitlating, tevens verzoek heroverweging, tevens wijziging (grondslag van) eis, tevens overlegging aanvullende producties van FKP cs d.d. 4 oktober 2017, met EP262 tot en met EP276; de akte uitlaten, tevens incidentele vordering ex artikel 843a Rv, tevens houdende overleggen producties en verzoek om heroverweging van Spirits cs d.d. 28 februari 2018, met producties 282 tot en met 326; het vonnis van 8 mei 2019 in het door Spirits cs opgeworpen exhibitie-incident en de daarin genoemde stukken; de akte uitlating van FKP cs van 12 juni 2019, tevens overlegging producties EP296 tot en met EP308; het vonnis van 9 oktober 2019 waarbij het verzoek tot het openstellen van tussentijds hoger beroep tegen het vonnis in het exhibitieincident is afgewezen; de akte overlegging producties van FKP cs van 18 mei 2020 met producties EP322 tot en met EP334; de akte houdende overlegging producties van Spirits cs van 18 mei 2020 met producties GP340 tot en met GP466; de akte overlegging aanvullende producties van FKP cs van 2 juni 2020 met producties EP335 tot en met EP339. De producties EP335A en B, EP336-1, EP337, EP338 zijn geweigerd, zoals bericht aan partijen in het e-mail bericht van de rechtbank aan partijen van 12 juni 2020; de akte overlegging nadere producties betrekking hebbende op de vragen van de rechtbank over het buitenlands recht van Spirits cs van 2 juni 2020 met producties GP467 tot en met GP497; het e-mail bericht van de rechtbank aan partijen van 12 juni 2020, waarin partijen is bericht dat de op 9 juni 2020 door FKP cs aan de rechtbank toegezonden Akte overlegging aanvullende producties met producties EP340 tot en met EP343 is geweigerd; het vonnis van 22 juli 2020 in het door FKP cs opgeworpen incident ex artikel 223 Rv en de daarin genoemde stukken; de akte overlegging aanvullende producties van FKP cs van 29 juli 2020 waarbij met (bij voormeld vonnis van 22 juli 2020 verleende) toestemming van de rechtbank de producties EP361.1 en EP341 opnieuw zijn overgelegd. 1.2. Partijen hebben hun standpunten mondeling bepleit tijdens de mondelinge behandeling op 15, 17, 19, 22 en 24 juni 2020. De Nederlandse advocaten van partijen waren daarbij in de zittingszaal aanwezig, de informanten en deskundigen van partijen via beeldverbindingen. De pleitnotities behoren tot de processtukken. De processen-verbaal van deze mondelinge behandeling zijn met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Deze processen-verbaal en de opmerkingen daarover zijdens Spirits cs van 11 december 2020 met betrekking tot het proces-verbaal van de zitting van 15 juni 2020 behoren tot de processtukken. 1.3. Tot slot is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald. 2De verdere beoordeling 2.1. Deze zaak gaat over nationale merkregistraties van de wodkamerken Stolichnaya, Moskovskaya en SPI in dertien landen (hierna: ‘de merken’): Italië, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Spanje, Portugal, Tsjechië, Polen, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus (hierna tezamen: de betrokken landen). De merken zijn gedeponeerd door de USSR staatsonderneming VO en zijn nu geregistreerd op naam van Spirits International of Spirits Product. Daarnaast gaat deze procedure over Beneluxmerkregistraties op naam van Spirits Product (hierna: de jongere Beneluxmerken). 2.2. De geldigheid van de merken in de betrokken landen staat niet ter discussie; partijen aan beide zijden wensen dat de door hen gestelde rechtstoestand als de werkelijke rechtstoestand wordt vastgesteld. FKP cs vorderen primair dat Spirits IntPro worden bevolen alle noodzakelijke handelingen te (doen) verrichten om de merkregistraties op naam te doen stellen van, althans over te dragen aan, FKP, met de bepaling dat het vonnis onder toepassing van artikel 3:300 BW (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits IntPro aan de merkenbureaus van de betrokken landen om de tenaamstelling te wijzigen. Subsidiair vorderen FKP cs een verklaring voor recht dat FKP rechthebbende op deze merkregistraties is, althans dat deze aan FKP toebehoren. FKP cs vorderen een inbreukverbod en verder hebben partijen over en weer schadevorderingen ingesteld. Tot slot hebben FKP cs ten aanzien van de jongere Beneluxmerken nietigverklaring en het gelasten van doorhaling gevorderd. 2.3. FKP cs hebben hun primaire vordering sub I en II gewijzigd door aan ‘met de bepaling dat het vonnis (onder toepassing van artikel 3:300 BW’)’ toe te voegen ‘danwel corresponderende bepalingen naar het recht van de betrokken landen) (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits’. De rechtbank beoordeelt de vorderingen met inachtneming van deze eiswijziging, waar Spirits cs geen bezwaar tegen maken. 2.4. Hierna volgt (onder 3.) een nadere feitenvaststelling. Bij de verdere beoordeling komen achtereenvolgens aan de orde (onder 4.) de verzoeken om terug te komen op bindende eindbeslissingen in het tussenvonnis, (onder 5.) algemene overwegingen die gelden voor alle betrokken landen, (onder 6.) de beoordeling van de resterende geschilpunten per land, (onder 7.) de nietigheid van de jongere Beneluxmerken en tot slot (onder 8.) de slotsom en de proceskosten. 3Nadere feitenvaststelling In aanvulling op de in het tussenvonnis onder 2. vastgestelde feiten, stelt de rechtbank de volgende feiten vast. Bij de beoordeling van de resterende geschilpunten per land (onder 6.) worden per land nadere feiten vastgesteld over de registratie van de merken. Vanwege de omvang van het dossier zal de rechtbank (anders dan gebruikelijk) ten behoeve van partijen in voetnoten verwijzen naar de producties of processtukken waaraan feiten en gegevens zijn ontleend. De nadere feitenvaststelling is als volgt ingedeeld: 3.1 3.4.12. In een procedure in Australië in 1993 van Inchcape (voorheen Caldbeck) tegen Gouldburn, met VAO als second cross respondent, heeft Gouldburn de geldigheid van de transformatie ter discussie gesteld. 3.5. Herstel van de Russische merken 3.5.1. Op 13 juli 1993 heeft het Russische ministerie van buitenlandse economische betrekkingen aan de Russische regering geschreven: “The decision of the former USSR Gospatent taken in 1991 on the annulment of the registration of the world known Russian vodkas "Stolichnaya","Moskovskaya'' and others deprived them of their legal protection on the territory of Russia as a result of which the famous trade marks were used for the export deliveries of low-quality vodkas (in particular to former Czechoslovakia). Export deliveries of low-quality vodka undermine the prestige of the said trade marks and may cause Russia to lose the already developed foreign markets. In view of the above the MFER of Russia finds it advisable to restore the said registrations of trade marks in the name of VAO "Sojuzplodoimport".” 3.5.2. Vervolgens hebben het Russische ministerie van buitenlandse economische betrekkingen en VAO gezamenlijk beroep ingesteld tegen het vernietigingsbesluit van Gospatent d.d. 7 augustus 1991 met betrekking tot de Russische merken. 3.5.3. Op 23 juli 1993 heeft de Russische regering Rospatent opdracht gegeven al het nodige te doen om de Russische merkinschrijvingen te herstellen op naam van VAO, waarop het Russische ministerie van buitenlandse economische zaken op 11 augustus 1993 aan VAO heeft laten weten dat het herstel van de Russische merken op naam van VAO ter hand was genomen en op 16 september 1993 hebben de Russische onderminister van buitenlandse zaken en de Russische onderminister van buitenlandse economische betrekkingen aan de Russische premier een ontwerpdecreet gestuurd, waarin staat dat herregistratie van de Russische merken dient plaats te vinden op naam van VAO, als rechtsopvolger onder algemene titel van VVO. 3.5.4. Op 9 november 1993 heeft een vergadering plaatsgehad bij het Russische ministerie van buitenlandse economische betrekkingen ‘on the matter of use of the trademarks for Russian vodkas “Moskovskaya” and “Stolichnaya” in the territory of Russia. De notulen vermelden onder meer: “Based on the need to protect the economic interests of the Russian Federation in the use of trademarks for vodka “Stolichnaya” and “Moskovskaya”, registered in 1969 in the USSR in the name of the All-Union Association “Sojuzplodoimport”, to consider appropriate: 1. Annulment of a decision made by a former State Patent of the USSR No. 10/30-314-50 of 07.08.91. 2. Restoration of VAO “Sojuzplodoimport” in the rights of the owner of trademarks for vodkas “Stolichnaya” and “Moskovskaya” and granting by it a license for the production and sale of vodka on the territory of Russia under the indicated trademarks to exporting plants and other profucers [producers – corr Rb]. Licenses should be issued only to the distilleries included in the state register, and in agreement with the State Inspectorate for ensuring the state monopoly on alcoholic production.” 3.5.5. De op 8 april 1994 gegeven opdracht van de Russische president Jeltsin aan de Russische premier tot herstel van (de registratie van) de Russische merken op naam van VAO, is op 16 april 1994 doorgegeven aan Rospatent, die op 6 mei 1994 is overgegaan tot herroeping van de doorhaling van de Russische merken en registratie op naam van VAO, met een moratorium van drie jaren op handhaving van de merken (tot 7 mei 1997). 3.6. Verzoeken om nationalisatie van of een speciaal regime voor de merken op naam van VAO/VZAO 3.6.1. Op 28 juni 1996 heeft de Russische onderminister van economische zaken een verzoek van een distilleerderij om de Russische wodkamerken te nationaliseren afgewezen.In deze brief staat onder meer: “One cannot take away the rights of one party in favor of another. (…) According to Rospatent, under the current conditions the issue may solved, if VAO "Sojuzplodoimport" grants the license to use the common trademarks to Russian plantsproducers of alcoholic beverages.” 3.6.2. Een op 11 november 1996 door een wodkadistilleerderij gedaan verzoek aan de Russische premier om speciale bescherming van de Russische wodkamerken, is besproken tijdens een vergadering waaraan onder meer vertegenwoordigers van Rospatent, Russian alcohol monopoly, de State Committee for Antimonopoly Policy of Russia, de Russische ministeries van landbouw en buitenlandse economische betrekkingen deelnamen. Het verslag van 24 november 1996 van die vergadering vermeldt onder meer: “ [H] (from Rospatent) stated the lack of legal lawful means for nationalization of the trademarks and their transfer for management to any state body. (…) [I] (from State Committee for Antimonopoly Policy of Russia) (…) stated that the source of the issue was the wrongful privatization of the former VO Souzplodoimport without the consideration of the real value of its non-materials assets (considered by the exports to be several billions in USD).” 3.6.3. Op 31 december 1996 heeft Rospatent aan de Russische Federatie laten weten dat er geen wettelijke basis was voor toewijzing van het verzoek om speciale bescherming van de Russische wodkamerken. Deze brief vermeldt onder meer over de onder 3.6.2 bedoelde vergadering: “During the meeting it was proposed to reconsider the decision on privatization of the former VO “Souzplodoimport” [sic]- the state organization, which was transformed as a result of such privatization into the closed joint stock company. Such decision, taking into account of the expiration of the three year period, could have been made only in accordance with order specified by the legislation.” 3.7. Handhaving van de Russische merken door VZAO en ZAO 3.7.1. ZAO heeft in civiele handhavingsprocedures, waarin zij in een aantal gevallen werd ondersteund door Russische instanties, veroordelingen verkregen tegen inbreukmakers op haar Russische wodkamerk Russkaya op 16 april 1999, 22 april 1999, 18 oktober 1999 en 21 juli 2000, voor de Russische wodkamerken Russkaya en Stolichnaya op 22 september 1999, en voor de Russische wodkamerken Stolichnaya, Moskovskaya en Russkaya op 11 oktober 1999. Ook heeft het Russische openbaar ministerie verdachten vervolgd die zonder toestemming van ZAO zelfgestookte wodka onder het merk Stolichnaya verkochten. Dit heeft onder meer geleid tot veroordelingen van 1 april 1998 en 6 augustus 1999. 3.8. De brieven van [A] 3.8.1. Op 28 september 1996 heeft [A] van Vangeria Limited te Singapore (hierna: [A] ) aan United Distillers geschreven: “Sooner or later the question of the brand ownership will be disputed by the Government. 5.7. Toepasselijk recht en toepassing van buitenlands recht 5.7.1. In het tussenvonnis is geoordeeld dat de resterende geschilpunten over de merken worden beheerst door het recht van de betrokken landen. De rechtbank stelt dat oordeel bij in de zin dat de in deze procedure ingestelde rechtsvorderingen worden beheerst door Nederlands recht. De rechtbank doelt daarmee op de rechtsvordering als processueel middel om een aanspraak af te dwingen of te handhaven. Dit processueel middel moet worden onderscheiden van het materiële recht van de schuldeiser (de vordering of de aanspraak als zodanig) en ook van de bevoegdheid om dat recht geldend te maken (het vorderingsrecht). De rechtsvordering als processueel middel valt naar het oordeel van de rechtbank binnen de reikwijdte van de in artikel 10:3 BW bedoelde ‘wijze van procederen’ waarop Nederlands recht van toepassing is. De daarvan te onderscheiden materiële aanspraak van FKP en de bevoegdheid om dat recht geldend te maken, worden beheerst door het recht van de betrokken landen. 5.7.2. Voor de hierna volgende beoordeling van de geschilpunten naar buitenlands recht geldt, in aanvulling op het tussenvonnis, het volgende. De rechtbank moet de inhoud van het buitenlands recht ambtshalve vaststellen. Zij dient zelf de inhoud van het buitenlandse recht te onderzoeken en mag het buitenlandse recht niet als ‘feit’ door partijen, getuigen of deskundigen laten bewijzen. Anders dan in sommige andere rechtsstelsels, hebben de verklaringen van partijen over de inhoud van het buitenlands recht geen andere procesrechtelijke status dan stellingen. Het buitenlandse recht moet zo veel mogelijk worden toegepast en uitgelegd op de manier waarop dit in het betrokken land gebeurt, met inbegrip van bijvoorbeeld rechtspraak en literatuur en van aldaar geldende opvattingen omtrent vraagstukken als de wijze van wetsinterpretatie. Het is niet aan de Nederlandse rechter om een geheel nieuwe rechtsontwikkeling in te luiden in de rechtsstelsels van de betrokken landen. Daarvan zou sprake zijn indien een nieuwe rechtsvormende richting wordt ingeslagen. Een nieuwe rechtsontwikkeling is echter niet aan de orde, als een beslissing, die past binnen het toepasselijke stelsel en de wijze waarop dit wordt toegepast, nog niet eerder precies zo is genomen in het betrokken land. 5.7.3. De instructies in het tussenvonnis over de uitlatingen over het toepasselijk buitenlands recht sloten aan op de partijdiscussie, zoals die tot dan toe was gevoerd, waarbij FKP cs hun vorderingen primair baseerden op Nederlands recht en Spirits cs hun verweren voerden in de sleutel van de Nederlandse rechtsfiguren verkrijging te goede trouw, rechtsverwerking en verjaring. Het toepasselijke buitenlandse recht kent echter andere rechtsfiguren. De rechtbank laat de aan het Nederlands recht ontleende terminologie los en zal de geschilpunten beoordelen aan de hand van de rechtsfiguren uit het toepasselijk recht. 5.7.4. Partijen hebben de rechtbank in de processtukken en tijdens de zittingen, onderbouwd met opinies van door hen ingeschakelde deskundigen, geïnformeerd over de volgens hen relevante inhoud van het recht van de betrokken landen. Voor zover de tektsen niet in de Engelse, Franse of Duitse taal waren opgesteld, hebben partijen Engelse vertalingen van relevante wetteksten, (delen van) jurisprudentie en literatuur overgelegd. De hierna geciteerde Engelse vertalingen, zijn de door partijen overgelegde vertalingen. Ter vervulling van haar taak de inhoud van het buitenlands recht ambtshalve vast te stellen, heeft de rechtbank voorts eigen onderzoek gedaan naar de inhoud van het relevante recht in de betrokken landen. 5.7.5. In het licht van het voorgaande geldt dat voor toewijzing van het door FKP onder I en II primair gevorderde bevel op grond van artikel 3:296 BW vereist is dat Spirits IntPro op grond van het recht van het betrokken land jegens FKP verplicht zijn alle noodzakelijke handelingen te (doen) verrichten om de merkregistraties voor de merken op naam te doen stellen van, althans over te dragen aan, FKP. Als het gevorderde bevel kan worden toegewezen, kan ook de onder I en II gevorderde in de plaatsstelling worden toegewezen. De subsidiair gevorderde verklaring voor recht kan worden toegewezen als komt vast te staan dat het betere recht op de merken nog steeds bij FKP berust. 5.7.6. Bij toewijzing van vordering I en II, moeten de inbreuk- en schadevorderingen van FKP worden beoordeeld naar het recht van de betrokken landen. Bij afwijzing van vordering I en II (primair en subsidiair) blijven de desbetreffende merken op naam van Spirits IntPro geregistreerd en wordt niet toegekomen aan beoordeling van de inbreuk- en schadevorderingen van FKP. 5.7.7. De voorwaarde voor de reconventionele vorderingen – namelijk dat wordt geoordeeld dat FKP en/of FGUP vorderingsgerechtigd zijn en de vorderingen ter zake de gestelde gebreken in de privatisering van de VVO tot VAO niet zijn verjaard – is vervuld, zodat de reconventionele vorderingen van Spirits IntPro moeten worden beoordeeld. 5.8. Artikel 1 EP, artikel 17 EU-Handvest, extraterritoriale confiscatie 5.8.1. De rechtbank gaat voorbij aan het beroep van FKP op en de algemene verwijzingen van de deskundigen van beide partijen naar het in artikel 1 EP en artikel 17 lid 1 EU-Handvest neergelegde recht op eigendom en de in het tweede lid van artikel 17 EU-Handvest neergelegde bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Deze grondrechten gelden niet rechtstreeks in de verhouding tussen partijen. Los van de vraag of en zo ja hoe dat in die rechtsstelsels zou moeten worden bewerkstelligd, kan met deze niet nader uitgewerkte verwijzingen naar deze grondrechten, niet worden bewerkstelligd dat de rechtbank daaraan horizontale werking toekent bij beoordeling van de resterende geschilpunten naar het recht van de betrokken landen. 5.8.2. Het betoog van Spirits cs dat de bevelen tot medewerking aan opnaamstelling van FKP neerkomen op niet toegestane extraterritoriale confiscatie door de Russische Federatie, gaat niet op. FKP heeft de vorderingen in deze procedure ingesteld op grond van het door haar ingenomen standpunt dat tot aan de overdracht van de merken aan FKP, de Russische Federatie altijd rechthebbende is gebleven van de merken, die achtereenvolgens bij de staatsondernemingen VO, VVO, FGUP en FKP in beheer waren. Als dat standpunt van FKP juist is, hetgeen de rechtbank hierna beoordeelt, is geen sprake van onteigening, confiscatie of nationalisatie. Evenmin is sprake van erkenning van een Russische nationalisatiemaatregel, nu de beslissing het resultaat is van een eigenstandige beoordeling van de rechtbank van de standpunten van partijen aan de hand van het op de geschilpunten toepasselijk recht. Once we get the transfer of the trade marks to UD we can sleep restfully for 4 years. If your plans for Russian vodka are beyond this period you have to develop “a long-term strategy”." 3.8.2. Op 23 december 1996 heeft [A] aan United Distillers geschreven: “As the Government is now trying to reassert its former monopoly position on spirits and cigarettes, [G] has become subjected to a pressure through the plants he represents either to perform or to surrender the brands. It is unclear at this juncture of time as to which organisation could become the suitable successor.” 3.8.3. Op 28 oktober 1999 heeft [A] aan United Distillers geschreven: “Obviously the new structure had to be moved out of Russia for the reasons explained by the new leadership as in consideration of the current instability in Russia.. There were rumours that the new structure has been under investigation by the Russian Federal Prosecutor's Office. (…) My personal concerns that were later substantiated by the Russian media and discussions with official (…) involved in nationalising the Russian liquor industry are the Trade Marks themselves. If these concerns are real and SPI would be aware of them, it is a natural conclusion that SPI is to benefit from a quick sale of these brands to the highest bidder. (…) My further concerns are with the possible (delayed) Russian Government reaction to SPI moving the brands to offshore. Legally the Government is not in a position to forcebly retrieve the brands (The Paris Convention) but any Russian liquor trading association is likely to appeal to the Government for making it illegal to move the Russian strategically important commodity offshore. This would cause a reaction and its results notwithstanding make the potential buyers of the brand consious of these developments and reluctant to commit large amounts before this issue is cleared. This in my estimates would happen not later than June 2000.” 3.9. Russische (strafrechtelijke) onderzoeken naar de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO en de rechten op de merken 3.9.1. De op 28 mei 1999 ingestelde strafvervolging tegen [J] betrof de verdenking dat ZAO in november en december 1998 ‘exercised his business activity without any special permit (licence), namely, without a licence to buy, store and export alcoholic products.’[J] is hierover in zijn hoedanigheid van bestuurder van ZAO als verdachte gehoord. 3.9.2. Op 30 juni 1999 is op verzoek van de Deputy Chief of the Head Department of Struggle against Economic Offences van het Russische ministerie van binnenlandse zaken, het lopende onderzoek tegen [J] uitgebreid met onderzoek naar ‘the lawfulness of the acquisition and use by ZAO «Sojuzplodimport» of the exclusive right of ownership to the trade marks for the most popular Russian vodkas and bitter liqueurs (49 trade marks among which (…) «Stolichnaya», «Moskovskaya», (…) etc) that had been owned before by the state organization VVO «Sojuzplodoimport»’. 3.9.3. Op 26 november 1999 is een Order on the discontinuance of criminal proceedings against [J] en een Decree to terminate the criminal proceedings afgegeven ten aanzien van de in eerste instantie tegen [J] gerezen verdenkingen. Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de verkrijging van de merken door ZAO werd voortgezet. 3.9.4. Bij brief van 19 februari 2000 heeft de minister van binnenlandse zaken van de Russische Federatie aan de Russische president Poetin gevraagd maatregelen te nemen tegen VZAO en ZAO, aangezien het transformatieproces gebrekkig was verlopen. Daarnaast heeft hij voorgesteld een nieuwe staatsentiteit op te richten die de merken zou houden.De brief vermeldt onder meer: “Therefore currently the management of ZAO “Sojuzplodimport” following their personal interests dictates to the Russian producing distilleries the conditions and volumes of export supplies of alcohol products and on the valuable consideration basisi give licences for the use of trademarks. As a result one of the most significant income flows into consolidated budget of Russia which has annually a few billion rubles, has been lost.” 3.9.5. In augustus en september 2000 heeft de Russische Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de vraag of de transformatie van VVO naar VAO was uitgevoerd in overeenstemming met de regels. Het onderzoek richtte zich tegen OAO (voorheen ZAO). In de rapporten van 8 september 2000 en 17 november 2000 concludeerde de Russische Algemene Rekenkamer dat geen geldige transformatie van VVO naar VAO of geldige privatisering van VVO had plaatsgehad. 3.9.6. Op 14 augustus 2001 is een ‘order on the qualification and termination of a criminal case’ gegeven in het strafrechtelijk onderzoek tegen [G] over ‘the seizure and unlawful use of trademarks previously belonging to VVO Soyuzplodoimport by VAO Soyuzplodoimport’.Daarin wordt geconcludeerd dat geen sprake is van toeëigening van de Russische merken door VAO, aangezien deze sinds 1991 vrij waren, wat is herhaald in de op 29 september 2004 afgegeven Order on termination of a criminal case voor de vervolging van het bestuur van VVO en VAO. In de beslissing over het onderzoek naar [G] staat onder meer: “The criminal case materials show that state enterprise Soyuzplodoimport actually ceased to exist as of the registration of VAO Soyuzplodoimport. However, a resolution as not adopted to liquidate or transform it. (…) As the chairman of VVO Soyuzplodoimport, [G] did not duly perform his duties as a result of an unconscientious attitude to his work, and contrary to the RF Law on Privatization of State and Municipal Enterprises in the Russian Federation did not conduct the privatization of VVO Soyuzplodoimport, but transformed it in accordance with the Regulations on Joint Stock Companies and Limited Liability Companies approved by USSR Council of Ministers resolution No. 590 dated 19 June 190, which resulted in significant impairment of the interests of the state protected by law.” 3.9.7. Op 17 april 2003 heeft de Russissche openbaar aanklager aan FKP geschreven: “The investigation has determined that for the purpose of removing the trade marks from the assets of the enterprise which illegally acquired the rights to the trade marks (…) a new enterprise (AO Soyuzplodimport) was established. (…) 3. The cession of rights to trade marks to ZAO Soyuzplodimport was just another stage of the plan worked out to take possession of the rights. It is proved by the fact that the trade marks just shortly remained in ZAO Soyuzplodimport’s possession. (…) Therefor, as the result of a number of illegal transactions, the trade marks earlier owned by the Russian Federation came to the possession of a juridical person probably founded by the persons who used to perform the functions of executive bodies of VZAO Soyuzplodoimport’s founders or executive bodies of VZAO Soyuzplodoimport itself and arranged the removal of trade marks first from VZAO Soyuzplodoimport’s and further from ZAO Soyuzplodimport’s assets.” 3.9.8. Op 29 september 2004 is een Order on termination of a criminal case afgegeven voor de vervolging van het bestuur van VVO en VAO (zie ook 3.9.6).Daarin staat: “In the period of 07 August 1991 to the establishment of VAO SPI, the trademarks were not under the legal protection of the state, in connection with which any enterprise could have used them for commercial purposes. At the establishment of VAO SPI, VVO SPI could not have transferred rights to use the trademarks to VAO SPI by legal succession since it did not hold such rights, and therefore the registration of the trademarks to the VAO in 1994 could not have been on the basis of legal succession.” 3.9.9. Een rapport d.d. 15 januari 2010 van [K] , Deputy Chief of SO TsAO Moscow SU SK of the RF Prosecutor’s Office Moscow Department of Investigations Investigative Committee of the RF Prosecutor’s Office aan [L] , Head of the Department of Procedural Supervision in Corruption Prevention, vermeldt onder meer: “FGUP Soyuzplodoimport is not the successor of VVO Soyuzplodoimport, in connection with which it cannot act as victim in the case, notwithstanding that the case file contains an order recognizing FGUP Soyuzplodoimport as the victim.” 3.10. Vragen over de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO, nietigverklaring van de statuten van VAO en de overdracht van de merken van VZAO naar ZAO 3.10.1. Op 28 juni 1999 heeft de Russische onderminister van binnenlandse zaken aan de Russische onderminister van landbouw gevraagd ‘to consider the matter about viability of restitution of state’s ownership rights on traditional Russian vodkas’, aangezien: “At present we have the situation when the state has lost its ownership rights on traditional Russian vodkas and all the profit from its use by alcohol products is going to profit of private joint-stock company (ZAO “Sojusplodoimport”) (…) Therefore it is viable to prepare and to introduce to the Government of the Russian Federation the well-grounded proposals to restitute state’s ownership right on traditional Russian vodkas which in future will serve as one of the sources to refill profit part of the budget.” 3.10.2. Op 31 oktober 2000 heeft de Russische procureur generaal aan de Russische premier onder meer het volgende geschreven over de uitvoering van het decreet van president Poetin van 13 maart 2000: “Furthermore, actions have been filed in court seeking to invalidate the provision in the charter of OAO "Plodovaya Kompaniya" (previously VAO "Sojuzplodoimport) about succeeding to the rights of VVO "Sojuzplodoimport," and seeking to enforce the invalidation of the voided transactions that transferred the trademark rights to a third party in the form of unilateral restitution. The Office of the Attorney General will ask the court to reinstate the rights of VVO "Sojuzplodoimport’s government determined successor to the trademarks. However, to date, no such successor has been determined, therefore I ask you to consider the possibility of transferring the rights of VVO "Sojuzplodoimport," including the trademark rights, to the federal state unitary enterprise "Rosspirtprom" and to instruct the Russian Patent Office to reinstate the registration of the trademarks rights, (…).” 3.10.3. Op 21 december 2000 heeft de economische rechtbank te Moskou (Moscow Arbitrazh Court) op een in november 2000 ingestelde vordering van de Russische openbaar aanklager in een procedure tegen OAO Plodovaya Kompaniya (hierna: OAO) en de Kamer van Koophandel te Moskou artikel 2 van de statuten van VAO nietig verklaard. OAO heeft verweer gevoerd tegen de vordering, onder meer met een beroep op verjaring, dat is verworpen. Inhoudelijke toetsing van de vordering resulteerde in de conclusie dat geen geldige transformatie van VVO naar VAO had plaatsgevonden. Nadat het vonnis in hoger beroep was vernietigd op een procedureel punt, heeft de Russische Hoge Raad op 16 oktober 2001 het vonnis in eerste aanleg bekrachtigd.Daarbij is over het verjaringsverweer overwogen: “In accordance with Article 10 of the Federal Law of the Russian Federation "On Putting into Effect Part One of the Civil Code of the Russian Federation” the periods of limitation fixed by Part One of the Code shall be applicable to those actions the time limits for bringing of which provided by the legislation previously in effect have not expired by 01.01.95. The charter of VAO "Soyuzplodoimport" was filed with the state registrar on 20.01.92. The authorised state agency could not known of violation of the right prior to that date. Hence, on 01.01.92 the common t(h)ree year period of limitation prescribed by Article 78 of the Civil Code of the RSFSR was not defaulted to hold invalid the provisions on legal succession contained in the foundation agreement dated 05.09.91 and in the charter adopted in compliance therewith. So the claim for declaring invalid the charter provision on legal succession based on the agreement of 05.09.91 being ineffective in that respect could be filed with the court within the time limit established by Article 181, Paragraph 1 of the Civil Code of the Russian Federation, i.e. within a 10-year limitation period starting from 20.01.92. An action was brought by the Public Prosecutor's Office in November 2000.” 3.10.4. Op 31 maart 2001 heeft de Head of the Legal department van het ministerie van landbouw aan de Department of food, processing industry and baby food, ter attentie van [M] , geschreven: “Based on the received materials, State Enterprise VVO “Soyuzplodoimport” was excluded from the register of legal entities due to its liquidation or reorganization. (…) On the basis of the above, the Legal Department concludes that the restoration of the legal entity, in this case – State Enterprise VVO “Soyuzplodoimport” in the state register of legal entities, i.e. restoration of its rights and obligations, is not possible.” 3.10.5. Op 30 januari 2002 heeft de economische rechtbank te Moskou de overeenkomst tussen VZAO en ZAO van 26 december 1997 en de bijlage nietig verklaard. Dit vonnis is in hoger beroep bekrachtigd. De door ZAO en OAO ingediende herzieningsverzoeken zijn in maart en april 2003 afgewezen. 3.11. Handhaving door Spirits IntPro en opeising van de merken door FKP 3.11.1. Op 21 februari 2003 hebben FKP en FGUP de dagvaarding in de Rotterdamse procedure uitgebracht. 3.11.2. Op 23 april 2003 hebben Spirits International en Spirits Cyprus onder meer FKP en FGUP gedagvaard in een procedure voor deze rechtbank en een grensoverschrijdend verbod gevorderd jegens onder meer FKP om wereldwijd de merken in bezit te nemen. De dagvaarding vermeldt onder meer: “11. In geding is een onrechtmatige (poging tot) het in bezit nemen van de wodkamerken STOLICHNAYA en MOSKOVSKAYA door FKP aan de orde, in samenwerking met de overige gedaagden. Dit gebeurt door het onrechtmatig registreren van deze merken door FKP. Bovendien stelt FKP, alsmede de overige gedaagden, openlijk en ten onrechte dat FKP de rechtmatige eigenaresse is van de Merken in persberichten en in mondelinge en schriftelijke communicaties aan distributeurs van SPI Spirits. 12. Daarnaast gaat het in dit geding om onrechtmatige uitingen door FKP, alsmede door de overige gedaagden, in persberichten dat Spirits c.q. de SPI Groep niet de rechtmatige eigenaresse zou zijn van de Merken. Bovendien worden mededelingen met dezelfde inhoud, zowel mondeling als schriftelijk, door de verschillende gedaagden aan distributeurs van SPI Spirits medegedeeld.” 3.11.3. In april-juni 2003 hebben Spirits cs waarschuwingsbrieven gestuurd aan de merkenbureaus in de betrokken landen.Daarin staat onder meer: "It has come to the knowledge of our clients that parts of the Russian Government (Federation) dispute the ownership of the trademarks of our clients mentioned above. The Russian Government, or organizations controlled by them, such as Russian companies FKP Soyuzplodoimport and/or FGUP VVO Soyuzplodoimport, seems to be marketing this subject matter by applying for trademarks with identical signs STOLICHNAYA and MOSKOVSKAYA, forcing our clients to seek the invalidation of such applications. In addition, the Russian Government has publicly announced that it will take any action it deems necessary to obtain the assignment of ownership of the trademarks of our clients, or organizations controlled by them." 3.11.4. Bij brieven van 5 april 2004 hebben FKP en de Russische Federatie Spirits IntPro gesommeerd wereldwijd alle registraties van de merken aan haar over te dragen en de inbreuk op deze merken te staken. 3.12. Overeenkomst van 15 mei 2015 3.12.1. Op 15 mei 2015 hebben de “Federal Agency for State Property Management, hereinafter referred to as "Party 1 ", (…) acting under Order of the Government of the Russian Federation no. 1127-r dated June 29, 2012 (…) and Decree of the Government of the Russian Federation no. 432 dated June 5, 2008 (…), on behalf of the Russian Federation” en FKP (Party 2) een overeenkomst gesloten, die – voor zover van belang – inhoudt: 1. "Party 1" transfers its entire exclusive and other rights to the assigned property to the extent such assigned property would not already lie with "Party 2", to "Party 2", and "Party 2" accepts this property which includes: 1. all rights to the trademarks originally registered in the name of the All-Union Association for import and export of food and agricultural products of vegetable origin "Sojuzplodoimport" and/or its legal successors anywhere in the world, except in the Russian Federation and in the United States of America, including but not limited to (…) Cyprus, (…) Czech Republic, Denmark, (…) Ireland, Italy, (…) Norway, Portugal, (…) Switzerland, Spain, (…) Sweden, (…) the United Kingdom, (…) as well as international registrations of the trademarks for which the basic registrations were Russian (Soviet) trademarks registered earlier in the name of All-Union Association for import and export of food and agricultural products of vegetable origin "Sojuzplodoimport" and/or its legal successors including the following verbal elements both in Cyrillic and Latin (hereinafter the "Trademarks"): - Stolichnaya - Moskovskaya - SPI” 3.13. De verhandeling van wodka onder de merken door Spirits cs 3.13.1. In de betrokken landen wordt wodka verhandeld door Spirits cs met (bij wijze van voorbeeld) het volgende uiterlijk: (Zweden) (Tsjechië) (Zwitserland) (Noorwegen) (Tsjechië) 3.13.2. De in 3.12.1 weergegeven Stolichnaya-fles heeft in detail het volgende uiterlijk: 3.13.3. Op de website www.stoli.com en via andere reclamekanalen gericht op de betrokken landen, wordt als volgt reclame gemaakt voor de wodka van Spirits cs: 4. De verzoeken om heroverweging van bindende eindbeslissingen uit het tussenvonnis 4.1. FKP cs en Spirits cs verzoeken om heroverweging van een aantal beslissingen in het tussenvonnis. Het gaat om bindende eindbeslissingen, waarvoor als uitgangspunt geldt dat de besliste geschilpunten voor deze instantie zijn afgedaan en dienen te worden bestreden in hoger beroep. Dit uitgangspunt berust op de goede procesorde en heeft een op beperking van het debat gerichte functie: er is geen plaats voor heropening van het debat over afgedane geschilpunten. Dit uitgangspunt gaat echter niet zo ver, dat de feitenrechter wordt gedwongen een einduitspraak te doen waarvan hij weet dat deze ondeugdelijk is. De eisen van een goede procesorde brengen evenzeer mee dat de rechter aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak vervatte eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is om over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing. Vorderingsgerechtigdheid FKP 4.2. FKP cs heeft de rechtbank gevraagd terug te komen op het oordeel dat FKP niet vorderingsgerechtigd is ten aanzien van de primaire vorderingen I en II sub (ii) (r.o. 4.38 en 4.106 van het tussenvonnis). Spirits cs heeft de rechtbank daarop verzocht de beslissingen te heroverwegen en te oordelen dat noch FGUP, noch FKP vorderingsgerechtigd is in deze procedure. In het tussenvonnis is geoordeeld dat (a) VVO na januari 1992 is blijven voortbestaan, (b) in 2001 is omgezet naar FGUP, (c) met als gevolg dat FGUP de aan VVO verleende rechten tot beheer van Russische staatseigendommen (de merken) verkreeg. Vervolgens (d) heeft de Russische Federatie de merken op verzoek van FGUP teruggenomen en ondergebracht in FKP, die (e) als Russische staatsonderneming het beheer over de merken is gaan voeren en gerechtigd was de vorderingen in te stellen. 4.3. De rechtbank volgt Spirits cs niet in hun betoog dat uit de onder 3.9.9 geciteerde passage uit het daar beschreven rapport volgt, dat FGUP niet de nieuwe rechtsvorm is van VVO. De door Spirits cs aangehaalde conclusie ziet kennelijk op de situatie rechtens ten aanzien van de Russische merken, die opnieuw zijn geregistreerd op naam van VAO. In de aangehaalde passage wordt tot uitdrukking gebracht dat rechtsopvolging niet aan de orde was ten aanzien van deze merken. In het rapport waarin deze passage is opgenomen, staat niets over de rechtspersoonlijkheid/oprichting van FGUP en hoe – als deze passage meer algemeen bedoeld zou zijn – tot deze conclusie is gekomen. 4.4. De onder 3.10.2 bedoelde brief kan Spirits cs ook niet baten. Daaruit volgt dat ten tijde van het schrijven van die brief (31 oktober 2000) nog niet duidelijk was wie als rechtsopvolger van VVO zou worden aangewezen. Uit deze brief kan alleen worden afgeleid dat op enig moment is voorgesteld om ‘FGUP Rosspirtprom’ aan te merken als rechtsopvolger van VVO. Dit voorstel, waar kennelijk geen gevolg aan is gegeven, leidt niet tot de conclusie dat FGUP niet de rechtsopvolger was van VVO. 4.4.1. In aanvulling op het tussenvonnis overweegt de rechtbank het volgende over de verhouding tussen de USSR en de Russische Federatie enerzijds en VVO en FKP anderzijds. In de USSR waren vermogensbestanddelen zoals de merken staatseigendom. Staatsondernemingen, zoals VVO, hadden staatseigendom in operatief beheer. Zij konden optreden als ware zij eigenaar van het hen toegewezen staatseigendom. De figuur naar Sovjet- en Russisch recht van operationeel beheer, verschafte VVO het uitsluitend recht de merken te gebruiken, te exploiteren, in eigen naam te registreren en in eigen naam in rechte te handhaven. Dat maakt VVO zélf, uit eigen naam rechthebbende van die merken. De rechtbank komt daarom terug van haar vaststelling in het tussenvonnis onder 4.19 dat de USSR (ook) de rechthebbende (eigenaar) van de merken was. 4.4.2. De USSR was eigenaar van VVO, die de vruchten van de exploitatie van de merken afdroeg aan de USSR. Zonder transformatie bleef dat zo, met dien verstande dat de Russische Federatie de plaats van de USSR had ingenomen. Zoals in het tussenvonnis is vastgesteld, is VVO omgezet in FGUP, die daarmee de aan VVO verleende rechten tot beheer van staatseigendommen verkreeg. De Russische Federatie heeft vervolgens op verzoek van FGUP gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om staatseigendom terug te nemen en deze in een andere staatsonderneming (te weten FKP) onder te brengen. FKP verkreeg daarmee het eerder aan VVO toekomende uitsluitend recht de merken te gebruiken, te exploiteren, in eigen naam te registreren en in eigen naam in rechte te handhaven. De vorderingsgerechtigdheid van FKP in deze procedure is hierop gestoeld. 4.4.3. Gelet op het voorgaande, komt de rechtbank terug van haar onder 4.38 van het tussenvonnis vervatte oordeel dat de Russische Federatie – zonder rechtsgeldige transformatie – eigenaar is gebleven van de merken. De USSR en de Russische Federatie zijn nooit rechthebbende van de merken geweest. De vaststelling in het tussenvonnis dat FKP als staatsonderneming mede de belangen behartigt van de Russische Federatie, blijft overeind, nu de Russische Federatie eigenaar is gebleven van VVO, eigenaar is van FKP en recht had/heeft op afdracht van de vruchten van exploitatie van de merken door VVO en FKP. Zoals in het tussenvonnis onder 4.40 is overwogen, moet de Russische Federatie geacht worden gebonden te zijn aan de uitkomst van deze procedure en kunnen Spirits cs zich beroepen op verweren die zij jegens de Russische Federatie kan voeren. Dit betekent dat Spirits cs gedragingen van de Russische Federatie kunnen tegenwerpen aan FKP. Tot slot kunnen de standpunten van partijen over de onder 3.12 bedoelde overeenkomst van 15 mei 2015 onbesproken blijven; of FKP een beter recht geldend kan maken op de merken, moet worden beoordeeld naar het recht van de betrokken landen. Transformatie van VVO naar VAO 4.5. Spirits cs verwijzen naar documenten uit het ‘ [G] dossier’, die zij– na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld – ter onderbouwing van hun standpunten over de resterende geschilpunten in het geding hebben gebracht. De rechtbank verwerpt daarom het verweer van FKP dat Spirits cs deze stukken eerder in het geding had kunnen en moeten brengen. De rechtbank bespreekt nu de op deze stukken gebaseerde verzoeken om heroverweging van Spirits cs. 4.6. In het tussenvonnis is vastgesteld dat onmiskenbaar de intentie bestond om VVO te transformeren naar een private onderneming en dat deze intentie kenbaar is gemaakt aan de relevante Russische functionarissen en overheidsinstanties. De stukken waarop Spirits cs zich beroepen, vormen een verdere bevestiging van de in het tussenvonnis reeds vastgestelde betrokkenheid van de Russische overheidsinstanties. Deze stukken bevestigen ook dat VVO Russische overheidsinstanties, zowel die van de USSR als de RSFSR, op de hoogte hield van de door haar gezette transformatiestappen. Uit de onder 3.1.2 bedoelde brief volgt ook dat Russische overheidsinstanties de transformaties en privatiseringen van staatsondernemingen bijhielden en wisten dat VVO zou worden getransformeerd. De rechtbank stelt vast dat de Russische overheidsinstanties op de hoogte waren van de stappen die VVO zette en dat zij in de berichten van VVO kennelijk geen aanleiding hebben gezien VVO tegen te houden. De onmiskenbaar bestaande intentie van VVO om te transformeren naar een private onderneming is op zich echter onvoldoende om de transformatie vast te kunnen stellen. Dat geldt ook voor de nader vastgestelde betrokkenheid van de Russische overheidsinstanties. 4.7. Er is pas sprake van een geldige transformatie als alle daartoe vereiste stappen zijn doorlopen. Niet in geschil is dat de RSFSR-privatiseringsprocedure niet volledig is doorlopen. De rechtbank heeft in het tussenvonnis getoetst aan de veel minder uitgebreide USSR-transformatieregels. Omdat de conclusie luidde dat de USSR-transformatieprocedure niet volledig en juist was doorlopen, is niet onderzocht of de RSFSR-privatiseringsprocedure dan wel de USSR-transformatieregels destijds golden. De rechtbank heeft dus ook niet vastgesteld dat de USSR-transformatieprocedure het destijds geldend recht was. Dat kon – en kan – onbesproken blijven, omdat geen van beide procedures geheel en juist is doorlopen. 4.8. In het tussenvonnis is geoordeeld dat de stappen 1, 3 en 5 van de USSR-transformatieprocedure niet (juist) zijn gezet. De rechtbank voegt daaraan toe dat het de vraag is of, nu het USSR-Staatscomité – dat een belangrijke rol speelt in de USSR-transformatieprocedure – per 1 juli 1991 is opgeheven, de USSR-transformatieprocedure daarna nog wel (verder) kon worden doorlopen. 4.9. Met betrekking tot stap 1 is in het tussenvonnis vastgesteld dat het USSR-Staatscomité op 5 november 1990 als (nadere) voorwaarde aan transformatie van VVO naar een private onderneming heeft gesteld dat zou worden voldaan aan de aanstaande regelgeving voor transformaties en dat de statuten van het geprivatiseerde bedrijf daarmee in overeenstemming zouden zijn. Op 1 juli 1991 is nadere USSR-regelgeving afgekondigd, die – naar partijen allebei tot uitgangspunt nemen – nooit van kracht is geworden. De door het USSR-Staatscomité gestelde voorwaarde is dus niet vervuld. Dat geldt ook als deze voorwaarde (mede) zag op de RSFSR-regelgeving die vanaf 1990 is afgekondigd, nu niet in geschil is dat de RSFSR-transformatieprocedure nooit is doorlopen. Daarmee is stap 1, een gezamenlijk besluit van het bevoegde overheidsorgaan en de werknemers om het staatsbedrijf te transformeren, niet ongeclausuleerd genomen. Er moest immers aan een voorwaarde worden voldaan, die niet is vervuld. 4.10. Spirits cs verwijzen ook naar het verslag van het verhoor van [N] , waarin staat: “Besides, a written consent to a reorganization into a joint stock company was received from [O] , the Deputy Chairman of the State Commission at the USSR Council of Ministers on foodstuffs and procurement, the Head of the External Economic Relations Department of that Commission.” De rechtbank gaat voorbij aan deze verklaring, omdat [N] door de jaren heen wisselende en daarmee weinig betrouwbare verklaringen heeft afgelegd over de voor deze zaak relevante feiten. Daar komt bij dat onduidelijk is wat de door haar genoemde toestemming precies inhield en hoe die zich verhoudt tot de hiervoor besproken voorwaardelijke toestemming van 5 november 1990. Deze verklaring vormt dus geen grond om terug te komen op de beslissing over stap 1 van het transformatieproces. Wat Spirits cs verder daarover aanvoeren is een herhaling van zetten, waar de rechtbank aan voorbij gaat. 4.11. Stap 3 van de USSR-transformatieprocedure houdt in de uitgifte van aandelen (a) via openbare inschrijving of (b) aan personen en entiteiten die samen het arbeidscollectief en het bevoegde staatsorgaan vormden. In het tussenvonnis is geoordeeld dat geen van beide is gebeurd. Daarbij is overwogen dat het aanbieden van aandelen door uitnodigingen te verzenden aan andere Russische staatsbedrijven en mogelijk geïnteresseerde investeerders, niet kan gelden als een openbare inschrijving. De onder 3.1.3, 3.1.4 en 3.1.6 bedoelde uitnodigingen van VAO om aandelen te verwerven, waarop Spirits c.s wijzen, zien op een wijze van aanbieden van de aandelen die niet voldoet aan de eisen van stap 3 van de USSR-transformatieprocedure. Spirits cs wijzen ook op de onder 3.1.5 bedoelde notulen van de bestuursvergadering van VVO van 19 september 1991, waarin staat dat 47 organisaties en bedrijven hebben deelgenomen aan de oprichtingsvergadering. Ook daaruit volgt niet dat de aandelen overeenkomstig de eisen van stap 3 van de USSR-transformatieprocedure zijn aangeboden. 4.12. In het tussenvonnis heeft de rechtbank geconcludeerd dat met de (voorlopige) registratie van VAO na opheffing van de USSR, de laatste constitutieve stap (5) in het USSR-transformatieproces niet op de juiste wijze is uitgevoerd. Dit wordt niet weerlegd door de door Spirits cs in het geding gebrachte stukken. Spirits cs stellen dat ook niet. 4.13. Verder komt in de door Spirits cs overgelegde verslagen van de verhoren van [P] en van [D] aan de orde dat een waardebepaling heeft plaatsgehad (stap 2 van het USSR-transformatieproces). Stap 2 heeft echter geen enkele rol gespeeld in het oordeel in het tussenvonnis over de gebrekkige transformatie. Voor stap 4 van het USSR-transformatieproces geldt dat op basis van de notulen van VVO van 19 september 1991 waar Spirits cs op wijst (3.1.5), niet kan worden vastgesteld wat er tijdens de oprichtingsvergadering van 5 september 1991 is besloten. De daarop betrekking hebbende stukken die Spirits cs hebben overgelegd, kunnen dus geen grond zijn voor een ander oordeel over de transformatie van VVO naar VAO volgens de USSR-tranformatieprocedure. 4.14. Spirits cs wijzen voorts op schriftelijke verklaringen waaruit volgens hen volgt dat VVO is getransformeerd in VAO. De verklaring van [Q] gaat over de RSFSR-privatiseringsprocedure, waarvan vaststaat dat die niet volledig en juist is gevolgd. Bovendien is onduidelijk waarop deze verklaring is gebaseerd. Dat geldt ook voor de verklaring van [N], waarop Spirits cs wijzen. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is een reden temeer om deze verklaring ter zijde te leggen dat [N] door de jaren heen wisselende en daarmee onbetrouwbare verklaringen heeft afgelegd over de voor deze procedure relevante feiten. 4.15. In het tussenvonnis is uiteengezet dat opvattingen die destijds in de Russische Federatie werden uitgedragen over de rechtsopvolging van VVO door VAO, niet doorslaggevend zijn voor de vraag of alle stappen van de transformatie zijn doorlopen. De rechtbank gaat daarom voorbij aan de verwijzing van Spirits cs naar de conclusies die bij beëindiging van vervolging van [J] zijn getrokken over de transformatie van VVO naar VAO (zie 3.9.6 en 3.9.8). 4.16. Het voortbestaan van de VVO na 20 januari 1992 was in het tussenvonnis een bijkomende grond om te concluderen dat geen geldige transformatie van VVO naar VAO heeft plaatsgehad. Reeds daarom is wat Spirits cs daarover aanvoeren geen grond om terug te komen op de beslissing over de geldigheid van de transformatie. Herhaling van zetten 4.17. Wat Spirits cs verder aanvoeren ter onderbouwing van hun verzoeken om terug te komen op bindende eindbeslissingen in het tussenvonnis is een herhaling van zetten waar de rechtbank aan voorbij gaat. Het correctiemechanisme van het terugkomen op een bindende eindbeslissing is niet bedoeld om partijen de mogelijkheid te bieden het debat te heropenen over een afgedaan punt. Wat Spirits cs aanvoeren ter onderbouwing van hun verzoek om terug te komen op de beslissing dat de tot en met het tussenarrest van de Hoge Raad genomen beslissingen in de Rotterdamse procedure kracht van gewijsde hebben, is bovendien achterhaald met het arrest van de Hoge Raad van 24 januari 2020 in de Rotterdamse procedure. 5Algemene overwegingen voor alle betrokken landen 5.1. Goede en kwade trouw 5.1.1. De rechtbank volgt FKP cs niet in hun betoog dat de beslissing in de Rotterdamse procedure over (het ontbreken van) goede trouw en/of de aanwezigheid van kwade trouw bij ZAO en Spirits International leidend moet zijn in deze procedure. Alleen de kwade trouw bij aanvraag van merken (in de zin van artikel 4 lid 2 Mrl en artikel 2.4, aanhef en onder f, BVIE) is een geharmoniseerd begrip, dat eenvormig moet worden uitgelegd. De uitleg en toepassing van goede en kwade trouw zijn bij de andere geschilpunten niet geharmoniseerd. Het zijn ook geen universele begrippen. Evenmin zijn goede en kwade trouw in de betrokken Europese landen identieke civielrechtelijke begrippen. De goede en kwade trouw zal steeds moeten worden beoordeeld naar het recht van het betrokken stelsel. De rechtbank voegt daaraan toe dat de relevante feiten – bijvoorbeeld de registratiegeschiedenis – niet noodzakelijkerwijs dezelfde zijn voor alle landen. Verder heeft de partijdiscussie over de relevante feiten zich door de jaren heen ontwikkeld en zijn deze feiten nader onderbouwd met aanvullende producties, waardoor de feitelijke beoordeling in deze procedure anders kan uitvallen dan in de Rotterdamse procedure. 5.2. Gedragingen van de Russische Federatie 5.2.1. FKP betoogt dat de functionarissen van de Russische Federatie vanaf 1992 feitelijk in de greep verkeerden van Russische onderwereldfiguren en stellen dat staatseigendommen door middel van schijnprivatiseringen grootschalig zijn verduisterd; FKP spreekt hier van ‘de roof van de eeuw’. Voor zover FKP hiermee wenst te betogen dat voorbij gegaan moet worden aan de gedragingen van president Jeltsin en andere Russische overheidsfunctionarissen, verwerpt de rechtbank dit betoog. Ook als president Jeltsin en de Russische regering in de greep waren van oligarchen, die ten eigen bate het Russische overheidsbeleid dicteerden, zoals FKP cs betogen, moeten de door Spirits cs aangehaalde gedragingen van Russische functionarissen en andere overheidsorganen in beginsel worden toegerekend aan de Russische Federatie; zij gelden als gedragingen van de Russische Federatie. Deze toerekening volgt uit het internationaal publiekrechtelijk beginsel van eenheid van de staat en de omstandigheid dat staten abstracte rechtspersonen zijn, die handelen door middel van hun organen. 5.2.2. De USSR en de RSFSR-overheidsorganen werden door VVO op de hoogte gehouden en/of hielden de lopende transformaties en privatiseringen bij (zie onder 3.1.1 en 3.1.2 en onder 2.16, 2.17, 2.19, 2.21 en 2.24 in het tussenvonnis). Nu VVO niet was getransformeerd, bleef de Russische Federatie vanaf 1992 eigenaar van VVO. De Russische Federatie moet dus geacht worden te hebben geweten dat VVO niet was getransformeerd in VAO. De Russische Federatie wist ook dat VAO de activiteiten van VVO feitelijk had voortgezet en ondersteunde VAO daarin, door bijvoorbeeld aan VAO opdrachten te geven en bevoegdheden toe te kennen die eerder voor VVO waren (zie 3.2.1 t/m 3.2.3, 3.2.5 en 3.2.6 en 3.2.8), door mee te werken aan betaling door VAO van schulden van VVO (zie 2.41 tussenvonnis) en door in en buiten rechte VAO actief en volmondig te erkennen en ondersteunen als rechtsopvolger van VVO en rechthebbende van de merken, zowel in buitenlandse procedures (zie 3.3.1 t/m 3.3.3 en 3.3.6) als ten aanzien van de Russische merken (zie 3.5 en 3.7). De Russische Federatie heeft in de jaren na 1992 gedurende langere tijd klip en klaar te kennen gegeven dat de merken berustten bij VAO en niet van VAO konden worden afgenomen. De volgens FKP valse verklaringen van [B] (zie 3.3.4 en 3.3.5) en [E] (zie 3.3.3) zijn slechts enkele van de vele bewijsmiddelen waaruit deze opstelling van de Russische Federatie volgt. Ook als deze verklaringen vals zouden zijn, blijft de erkenning en volmondige steun van de Russische Federatie aan VAO overeind. Deze steun van de Russische Federatie aan VAO volgt ook uit de gang van zaken rond het herstel van de Russische merken (zie 3.5). 5.3. Kennis van VAO 5.3.1. VAO moet geacht worden ab initio haar eigen oprichtingsgeschiedenis als rechtspersoon te kennen. Dat betekent dat VAO geacht moet worden te weten dat niet alle stappen van het USSR-transformatieproces goed waren doorlopen. VAO wordt dus geacht te hebben geweten dat zij niet de rechtsopvolger onder algemene titel van VVO was. Die veronderstelde wetenschap van VAO is bij voortduring aanwezig geweest, ook toen haar bestuurders andere personen werden. VAO wist dat in de buitenlandse procedures vraagtekens werden gesteld bij de geldigheid van de transformatie (zie 3.4). VAO wist of had moeten weten dat zij met haar standpunt over haar rechtspositie in die procedures een onjuiste voorstelling van zaken gaf, ook al werd zij daarin actief gesteund door de Russische Federatie. 5.3.2. Hoewel alle betrokken merkenregisters de mogelijkheid bieden om een merk te laten overschrijven op basis van een wijziging van de rechtsvorm van de onderneming of een rechtsopvolging of een andere rechtsovergang, heeft VAO er in alle betrokken landen voor gekozen om aan de merkregisters door te geven dat een naamswijziging van V(V)O naar VAO had plaatsgehad. Daarmee heeft VAO een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Dat wordt niet anders door het betoog van Spirits cs dat het destijds naar Russisch recht niet ongebruikelijk en toelaatbaar was om een overdracht of een rechtsovergang als naamswijziging door te voeren in het Russische merkenregister. Wat mogelijk en toelaatbaar is in de betrokken landen wordt niet beheerst door Russisch recht. Dit argument van Spirits cs kan hoogstens verklaren dat VAO mogelijk dacht dat de overgang van de merken als naamswijziging kon worden doorgegeven. In het advies van 10 mei 1993 van Baker&McKenzie is VAO erop gewezen dat dit naar westerse maatstaven niet toelaatbaar was (zie 3.4.7). VAO wist daardoor of moest weten dat zij met het doorgeven van een naamswijziging van V(V)O naar VAO – en met de bij de verzoeken gevoegde verklaringen van [G] (zie hierna bij de bespreking van de vorderingen naar het recht van de dertien landen) – naar westerse maatstaven een verkeerde voorstelling van zaken gaf. Dat zij zich rekenschap heeft gegeven van het Baker&McKenzie advies, blijkt ook uit de overeenkomst die zij op 5 september 1994 sloot over de Australische merken (zie 3.4.10). 5.4. Het onderzoek van [R] en [J] bij verwerving van de aandelen in VZAO 5.4.1. Anders dan partijen in eerste instantie tot uitgangspunt namen en als vaststaand is aangenomen, is [R] niet eerst in dienst getreden van VAO/VZAO. Hij werd in mei 1997 bestuursvoorzitter van VZAO. [G] is toen ontslagen en [J] werd benoemd tot secretaris van de Raad van Bestuur van VZAO. [R] betrokkenheid bij VAO ving aan met een ontmoeting in 1996 met [S] , de directeur van een andere destilleerderij, die volgens Spirits cs zorgen uitte over VAO. [R] heeft in 1996 geïnvesteerd in een andere distilleerderij, namelijk Rosvestalko in Kalingrad, één van de toeleveranciers en ook één van de aandeelhouders van VAO. Vervolgens is [R] aandelen en aandeelhoudersvolmachten gaan verwerven in VAO. De rechtbank acht de aantijgingen van FKP over daarbij aangewende afpersing en geweld niet relevant en gaat daaraan voorbij. 5.4.2. Spirits cs stellen dat [R] , voordat hij overging tot de koop van de aandelen, voor zover mogelijk documenten betreffende de toestand van VZAO had beoordeeld. Niet ter discussie staat dat dit onderzoek niet gelijkgesteld kan worden met een due diligence naar westerse maatstaven. [R] en [J] hebben tijdens de comparitie van partijen als informant op vragen van de rechtbank verklaard over dit onderzoek. Zij zijn niet als getuige gehoord en zijn dus ook niet beëdigd. 5.4.3. In navolging van partijen gaat de rechtbank ervan uit dat de kennis van [R] en [J] kan worden toegerekend aan de door hen bestuurde ZAO en Spirits International. Hun kennis kan ook worden toegerekend aan de door hen bestuurde VZAO. Voor [J] geldt dat hij als jurist meer dan een gemiddelde persoon in staat moet zijn geweest juridische kwesties – zoals de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO – te onderzoeken en doorgronden. Bij dit alles dient bedacht te worden dat de rechtbank VAO bekend acht met de onvolkomen transformatie, zodat de kennis van [R] en [J] verkregen als bestuurders van VZAO met name van belang is voor de aan ZAO en Spirits International toe te rekenen kennis. 5.4.4. Uit de verklaringen van [R] en [J] volgt dat hun onderzoek uit twee delen bestond: in het eerste deel, van 1996 tot mei 1997, hadden zij geen toegang tot de administratie van VZAO. Zij moesten toen afgaan op mondelinge informatie, stukken die zij kregen en stukken uit openbare bronnen. In het tweede deel van het onderzoek, van mei 1997 tot de tweede helft van 1997, hadden [R] en [J] volledig toegang tot de interne stukken van VZAO. De rechtbank bespreekt beide delen van het onderzoek tezamen, eerst de gesprekken met [G] en daarna het door [J] uitgevoerde onderzoek naar de stukken. De kwalificatie van deze wetenschap en de beoordeling van de betekenis daarvan, komt, voor zover relevant, aan de orde bij de beoordeling van de verschillende geschilpunten naar het recht van de betrokken landen. Hetzelfde geldt voor de vraag of en in hoeverre [R] en [J] een onderzoeksplicht hadden. Gesprekken met [G] 5.4.5. Niet in geschil is dat [R] en [J] medio 1996 voor het eerst contact hadden met [G] . Hoewel [J] heeft verklaard dat VZAO niet met hem wilde praten, staat vast dat [R] en [J] in 1996 een paar keer hebben gesproken met [G] en andere medewerkers van VZAO, waaronder [N] . Onder verwijzing naar een ongedateerde schriftelijke verklaring van [N] , stelt FKP dat [G] bij één van die gelegenheden [R] en [J] heeft gewaarschuwd dat geen geldige transformatie had plaatsgehad, waarop [R] zou hebben gezegd dat hij dat wist en een plan had ‘to work around this’. De verklaring van [N] vermeldt: “In 1996 [R] and [J] appeared on the scene. [R] expressed a very keen interest in the organisation. He inquired about every little detail concerning trademark rights, sales figures, foreign distributors, the legal situation etc. I am sure that [R] and [J] (who was a lawyer) knew about the legal defects of the "legal succession" from VVO to VAO. It was in the presence of Mr [T] and myself that Mr [G] warned [R] that the transformation of VVO had not taken place and owing to this fact there were no legal grounds for succession. [R] replied that he knew about the legal defects, but that he had planned a way to work around this.” 5.4.6. [N] heeft dit op 13 november 2013 herhaald toen zij werd gehoord als getuige in de Griekse procedure. Een brief van [G] aan FKP (met een onleesbare datum) vertelt hetzelfde verhaal: “In November-December of 1996, the aforementioned group bought up the shares of VAO "Soyuzplodoimport". Several meetings and contacts with [R] and [J] and myself took place at that time. I tried to explain to them that buying the shares of VAO "Soyuzplodoimport" would not give them the opportunity to legally possess the trademark rights, as there were no legal grounds to consider VAO "Soyuzplodoimport" the legal successor of GP VVO "Soyuzplodoimport", that there were insufficient legal grounds for the trademark rights to be passed to VAO "Soyuzplodoimport", and that the state remained the actual holder of the trademark rights.(…) But [R] and [J] claimed that they had worked out an action plan that would enable them to escape legal claims from the state on the matter of the trademark rights.” 5.4.7. Zowel [N] als [G] hebben echter, zoals ook hiervoor is overwogen, wisselende verklaringen afgelegd. Zij hebben door de jaren heen – zowel voor als na hun hiervoor geciteerde verklaringen – ook herhaald verklaard dat VAO na een geldige transformatie de rechtsopvolger van VVO en rechthebbende van de merken was. Zo heeft [G] in zijn verhoor op 11 november 2009 in het Russische strafrechtelijk onderzoek tegen hem, ontkend dat hij wist van enig gebrek in de transformatie en heeft hij niets verklaard over een gesprek met [R] en [J]. [N] heeft bijvoorbeeld in 1996 in de Amerikaanse procedure tussen PepsiCo en Cristall verklaard, op de vraag of de juridische status van VVO op enig moment veranderde: “Yes, on February 20, 1992, we became the foreign economic joint stock company and we became the legal successor of the foreign trade association SPI. Correction, that was Januari 20.” Tegenover de verklaringen van [N] en [G] staat een andersluidende schriftelijke verklaring van [R] : “Neither in our in-person meetings, nor in the other meetings and contacts, did Mr. [G] ever express any doubts as to the legality of procedure of transformation of the state enterprise VVO "Sojuzplodoimport" into the private company VAO "Sojuzplodoimport." ·Indeed, Mr. [G] never warned me as an investor on the possible defects of VAO's title to the Russian vodka trademarks ("Stolichnaya", "Moskovskaya", etc.). (…) As mentioned, I also had some other contacts with Mr. [G] in 1997. Again, Mr. [G] never expressed any doubts as to the legality of procedure of transformation of the state enterprise VVO "Sojuzplodoimport" into the private company VAO "Sojuzplodoimport" and never warned me as the investor on the possible defects of VAO's title to the Russian vodka trademarks ("Stolichnaya", "Moskovskaya", etc.” 5.4.8. Niet kan dus als vaststaand worden aangenomen dat [G] [R] en [J] heeft gewezen op de gebrekkige transformatie. Ook overigens zijn er geen aanknopingspunten om aan te nemen dat [R] en [J] vóór mei 1997 kennis hadden van de gebrekkige transformatie. Dat volgt niet uit de onder 3.8 bedoelde brieven van [A] , waarop FKP wijst. Diens voorspelling dat ‘sooner or later the question of brand ownership will be disputed by the Government’ (zie onder 3.8.1) is niet meer dan een – achteraf juist gebleken – speculatie over wat de Russische Federatie zou gaan doen. Onderzoek naar de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO 5.4.9. Uit de verklaringen van [J] en [R] volgt dat [J] het onderzoek naar de geldigheid van de transformatie heeft gedaan en aan [R] rapporteerde. [R] is volgens deze verklaringen afgegaan op de conclusie van [J] dat de transformatie geldig was. De rechtbank concentreert zich daarom op wat [J] wist of moest weten. 5.4.10. [R] en [J] noemen in hun verklaringen een in 1995 door/voor PepsiCo uitgevoerde due diligence. [J] heeft verklaard dat hij mails daarover heeft gezien op de computer van iemand anders en gesprekken over deze due diligence heeft gevoerd. Hij heeft verklaard dat hij deze due diligence verder niet nauwkeurig heeft bestudeerd, omdat de bevindingen in lijn waren met zijn eigen onderzoek. De rechtbank gaat voorbij aan deze due diligence, die voor [J] kennelijk alleen van belang is geweest als bevestiging van zijn eerder getrokken conclusies. 5.4.11. Volgens Spirits cs gaven de volgende documenten aan [R] het vertrouwen dat VAO rechtsopvolger van VVO was: de onder 3.3.1 bedoelde verklaring van 8 mei 1992 van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin staat dat VAO rechtsopvolger van VVO is en rechthebbende van de merken; het onder 3.2.1 bedoelde verzoek van 6 augustus 1992 van VAO aan de minister van Buitenlandse Economische Betrekkingen om – net als VVO eerder – een vergunning te verkrijgen voor groente import uit Polen; de onder 3.3.2 bedoelde verklaring van 23 oktober 1992 van Rospatent, waarin staat dat VAO rechthebbende is van de buitenlandse merken en rechtsopvolger van VAO is; de onder 3.3.4 bedoelde verklaring van 29 december 1992 van de Russische onderminister van Landbouw, waarin staat dat VAO rechtsopvolger van VVO is; de onder 2.50 van het tussenvonnis en 3.3.3 bedoelde brieven van de Russische onderministers van landbouw en buitenlandse economische betrekkingen van 22 en 28 oktober 1992, waarin staat dat VAO rechtsopvolger van VVO is; de onder 2.45 en 2.54 van het tussenvonnis bedoelde certificaten van de Russische Kamer van Koophandel en Industrie van 7 augustus 1992 en 27 april 1993, waarin staat dat VAO rechtsopvolger van VVO is; het Baker&McKenzie rapport, waarin werd geconcludeerd dat VAO na transformatie rechtsopvolger van VVO was. 5.4.12. Deze stukken maken duidelijk dat de Russische Federatie en Russische instanties zoals de Kamer van Koophandel VAO erkenden en ondersteunden als rechtsopvolger van VVO. Alleen het advies van Baker&McKenzie gaat in op de USSR-transformatieprocedure. De conclusie van Baker&McKenzie dat de transformatie geldig is, leunt in belangrijke mate op de ‘validation’ daarvan door Russische overheidsinstanties, door de actieve en volmondige erkenning en ondersteuning van VAO als rechtsopvolger van VVO. Gelet daarop zijn de technical difficulties rond de transformatie waarop Baker&McKenzie wijst kennelijk geen beletsel om uit te gaan van de geldigheid van de transformatie. 5.4.13. [J] heeft verklaard dat hij zich, toen hij toegang verkreeg tot de interne stukken van VZAO, om inzicht te krijgen in eventuele financiële risico’s, in de eerste plaats richtte op de schulden van VZAO. Hij heeft toen vastgesteld dat VAO schulden van VVO heeft voldaan en is veroordeeld tot betaling van schulden van VVO (zie 3.2.4, 3.2.7 en 3.2.9). 5.4.14. Volgens zijn verklaring is [J] zijn onderzoek naar de transformatie aangevangen met de vraag welke wetgeving daarop van toepassing was. Hij heeft verklaard dat hij concludeerde dat dit de USSR-wetgeving was. Bij het bestuderen van de stukken moet het [J] echter duidelijk zijn geworden dat VVO zich op enig moment (mede) is gaan richten op de RSFSR-regelgeving (zie het onder 3.1.5 bedoelde verslag en de onder 3.1.6 bedoelde brief aan de stad Moskou). 5.4.15. [J] heeft volgens zijn verklaring gekeken of de stappen van de USSR-transformatieprocedure correct waren doorlopen door de documenten van het bedrijf te bestuderen, waaronder notulen, het transformatiebesluit en andere interne stukken, zoals correspondentie tussen VAO en verschillende staatsinstellingen en financiële stukken. [J] moet daarbij hebben opgemerkt dat de USSR-transformatieprocedure niet juist en volledig was doorlopen. Anders dan FKP betoogt, was dit niet al bij summier juridisch onderzoek aan het licht gekomen, omdat het een complex vraagstuk betreft, met betrekking tot gebeurtenissen in een chaotische periode met twee mogelijk toepasselijke wettelijke regimes. Bij het stap voor stap bestuderen van de documenten aan de hand van de USSR-transformatieprocedure moet hij echter hebben gezien dat de transformatie van VVO naar VAO gebrekkig was geweest. Vaststaat voorts dat [J] heeft gezien dat de Russische Federatie VAO na 1992 wel volmondig en actief erkende en ondersteunde als rechtsopvolger van VVO en rechthebbende van de merken (zie onder 5.2 en onder meer 3.3., 3.5 en 3.7). 5.4.16. [J] heeft verklaard dat hij de stukken uit de buitenlandse procedures heeft bezien. Door zijn bestudering daarvan, wist hij dat de geldigheid van de transformatie, privatisering dan wel rechtsopvolging van VVO naar VAO in rechte in twijfel werd getrokken, hoewel in de buitenlandse procedures ook opinies waren ingebracht waarin het tegenovergestelde werd betoogd. Nauwkeurige analyse van de buitenlandse uitspraken zou hebben geleerd dat in de Amerikaanse procedures geen oordeel is gegeven over de geldigheid van de transformatie (zie 3.4.3 t/m 3.4.5) en in de Australische procedure helemaal geen motivering is gegeven voor het bevel tot overdracht van de Australische merken door Inchcape aan VAO (zie 3.4.11). Die beslissingen waren dus niet kenbaar gebaseerd op het nauwkeurig stap voor stap beoordelen van de toepasselijke transformatie of privatiseringsprocedure. 5.4.17. [J] heeft verklaard dat hij tot de conclusie is gekomen dat de mogelijkheid om de transformatie in de Russische Federatie aan te tasten naar het volgens hem toepasselijke Russisch recht was verjaard. Deze door [J] getrokken conclusie neemt niet weg dat hij, zoals hiervoor is vastgesteld, op basis van het onderzoek dat hij volgens zijn verklaring heeft uitgevoerd naar de transformatie, wist of moest weten dat de USSR transformatieprocedure niet geheel en juist doorlopen was. Onderzoek naar de merken en de verzoeken tot naamswijziging 5.4.18. [J] heeft verklaard dat de merkrechten een belangrijk deel van zijn onderzoek vormden. Dat ligt ook voor de hand, want de wodkamerken waren het voornaamste actief van de onderneming. Bij het doornemen van de merkenportefeuille waarover [J] heeft verklaard, zal [J] hebben gezien dat waar de merken in de betrokken landen op naam van VAO waren geregistreerd, dit was bewerkstelligd door een verzoek tot naamswijziging van VVO naar VAO. [J] heeft verklaard dat hij destijds heeft kennisgenomen van het Baker&McKenzie rapport. Daardoor en door de onder 3.4.10 bedoelde vaststellingsovereenkomst, wist [J] of had hij moeten weten dat naar westerse maatstaven een verkeerde voorstelling van zaken was gegeven met het doorgeven van de naamswijziging. Bij het doornemen van de merkenportefeuille moet hij verder hebben gezien dat de aanvraag een naamswijziging door te voeren daadwerkelijk tot vragen had geleid in Noorwegen en Italië. [J] wist ook of moest weten dat VZAO met de na mei 1997 gedane verzoeken tot naamswijziging en de daarbij gevoegde verklaring van [J] , een onjuiste voorstelling van zaken werd gegeven. Als jurist moet hij hebben geweten dat VZAO – uitgaande van een geslaagde transformatie van VVO naar VAO – zou moeten verklaren dat VAO als rechtsopvolger van VVO de merken had verkregen van VVO. 3.2 Handelen door VAO als rechtsopvolger van VVO 3.3 Verklaringen van Russische functionarissen en Russische instanties over VAO 3.4 Discussie over de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO in buitenlandse procedures 3.5 Herstel van de Russische merken 3.6 Verzoeken om nationalisatie van of een speciaal regime voor de merken op naam van VAO/VZAO 3.7 Handhaving van de Russische merken door VZAO en ZAO 3.8 De brieven van [A] 3.9 Russische (strafrechtelijke) onderzoeken naar de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO en de rechten op de merken 3.10 Vragen over de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO nietigverklaring van de statuten van VAO en de overdracht van de merken van VZAO naar ZAO 3.11 Handhaving door Spirits IntPro en opeising van de merken door FKP 3.12 Overeenkomst van 15 mei 2015 3.13 De verhandeling van wodka onder de merken door Spirits cs 3.1. 3.1.1. In oktober 1990 heeft VVO aan de ministerraad van de RSFSR onder meer geschreven: “Preparatory work is currently underway to transform VVO Soyzuplodoimport [Soyuzplodoimport – corr Rb] into a joint stock company to work in the transition to the market on the basis of the 500 Days program passed by the RSFSR Supreme Soviet.” 3.1.2. Op 3 juli 1991 heeft het Russische ministerie van landbouw aan de USSR State Property Fund geschreven: “Further to the resolution of the USSR Cabinet of Ministers dated 11 June 1991 No. 596r, we are forwarding materials for the privatization of agribusiness enterprises, organisations and institutions in Union subordination: (…) V/O Soyuzplodoimport will be transformed into a joint stock company (…).” 3.1.3. Op 9 juli 1991 heeft VVO aan de Russische onderminister van landbouw, tevens bestuursvoorzitter van Rospischeprom, [B] , geschreven dat VVO de USSR-transformatieprocedure aan het doorlopen was en Rospischeprom uitgenodigd om aandeelhouder te worden in de VAO. 3.1.4. Op 4 september 1991 heeft VVO aan de Russische onderminister van landbouw, tevens president van Rossiyskie semena, [C] , geschreven dat VVO de USSR-transformatieprocedure aan het doorlopen was en Rossiyskie semena uitgenodigd om deel te nemen aan de oprichtingsvergadering van VAO en om haar aandelen vol te storten. 3.1.5. Het verslag van de bestuursvergadering van VVO van 19 september 1991, vermeldt onder de kop ‘On the results of the Foundation Conference and work conducted to register the Company’: “Com. [D] Noted that the first phase of the establishment of VAO Soyuzplodoimport ended 5 September this year, the Foundation Conference was conducted, in which 47 organizations and enterprises participated. (…) The second, no less important, phase has begun - registration of the company. We will receive foreign economic joint stock company status after completing the registration. At this stage we have encountered difficulties with determining the head organization (…). In connection with the ongoing transfer of Union organizations into the jurisdiction of republican authorities, and their property into the possession of the RSFSR State Property Committee and its territorial authorities, we will most likely need to approach the Moscow municipal authorities on this matter.” 3.1.6. Op 1 oktober 1991 heeft VVO aan het bestuur van de stad Moskou geschreven dat VVO de USSR-transformatieprocedure aan het doorlopen was en de stad Moskou uitgenodigd om aandeelhouder te worden in de VAO.In deze brief staat voorts: “Given that since 01.07.1991, the State Commission for Foodstuffs and Procurement of the USSR Council of Ministers, to which VVO Soyuzplodoimport was subordinated, has been liquidated, and given that at present Union organisations in the RSFSR have been given the right to transfer into the jurisdiction of the RSFSR, in the territory of which in accordance with RSFSR Presidential Order No. 96 they will ultimately pass into the ownership of municipal authorities, with consideration for the opinion of the work force we hereby propose you to become the owner of 920 shares worth 920,000 rubles in the newly established VAO Sojuzplodoimport, or to delegate the right to another organisation at your discretion.” 3.2. Handelen door VAO als rechtsopvolger van VVO 3.2.1. Op 6 augustus 1992 heeft VAO aan het Russische ministerie van buitenlandse economische betrekkingen onder verwijzing naar de eerdere vergunning daarvoor van VVO gevraagd om een vergunning voor het importeren van groenten uit Polen. 3.2.2. Op 13 november 1992 heeft de Russische onderminister van financiën VAO gevraagd een schuld van VVO aan Bristol Myers Squibb Products SA van NLG 1.541.599,65 te voldoen. 3.2.3. Op 6 april 1993 heeft de Chairman of the Committee[e] on food and processing industry of the Russian Federation aan VAO the functions of the centralized customer toegekend ten aanzien van een aantal etenswaren. 3.2.4. Op 13 mei 1993 is VAO door de arbitragerechtbank te Moskou veroordeeld tot betaling van een schuld van VVO aan Baltic Shipping Company. 3.2.5. Op 9 juni 1993 heeft het Russische ministerie van buitenlandse zaken aan VAO opdracht gegeven om 15.000 ton ruwe tabak uit India te kopen en in te voeren. 3.2.6. Op 14 juni 1993 heeft het Russische ministerie van buitenlandse zaken aan VAO opdracht gegeven groente en fruit uit Vietnam te kopen en in te voeren. 3.2.7. Op 19 januari 1994 heeft VAO het Russische ministerie van financiën steun gevraagd in verband met een veroordeling tot betaling van een schuld van VVO aan het Finse Kuivamaito Oy. 3.2.8. Op 30 november 1994 heeft het Russische ministerie van buitenlandse economische betrekkingen VAO opdracht gegeven om goederen te kopen in India en Vietnam en in te voeren en te leveren aan de ‘State Customers’, de ‘Administrations’ van de regio’s Primorsky en Sakhalin. 3.2.9. Op 14 december 1995 is VAO in Letland veroordeeld tot betaling van door VVO verschuldigde vracht aan de Latvian Shipping Company. VVO wordt in dit vonnis – als het gaat over de periode vóór 1992 – aangeduid als VAO. Op 12 september 1996 is een Russische exequatur verleend voor deze veroordeling. Het op 1 februari 1999 ingediend en op 4 juni 1999 afgewezen verzoek tot herroeping van deze exequatur van 1 februari 1999 van de Russische procureur-generaal vermeldt over de ‘defendant’: “Later the defendant became a juridical person of the Russian Federation and what is more a non-State enterprise.” 3.3. Verklaringen van Russische functionarissen en overheidsinstanties over VAO 3.3.1. Een verklaring van 8 mei 1992 ‘To Whom It May Concern’ van het Russische ministerie van buitenlandse zaken luidt als volgt: “This letter will confirm the company SOJUZPLODOIMPORT, Moscow, is a legal entity in the Russian Federation. SOJUZPLODOIMPORT holds the rights to the Russian trademarks for : STOLICHNAYA (…) In Russia, SOJUZPLODOIMPORT is responsible to fulfill all contracts entered into by its Soviet Union predecessor Company. 3.3.2. In een verklaring ‘to whom it may concern’ van 23 oktober 1992 (waarvan de datum in het tussenvonnis onder 2.49 onjuist is vastgesteld, wat hier wordt hersteld) van Rospatent staat: " This confirms that, with respect to registrations abroad for the trademarks for the Russian vodkas “STOLICHNAYA”, “MOSKOVKAYA”(…), in the name of (VVO), the full and rightful successor of which is (VAO), the exclusive right to them resides only in (VAO)". 3.3.3. Een verklaring van 28 oktober 1992 van de Russische onderminister van buitenlandse economische betrekkingen, [E] , vermeldt voor zover van belang: “VAO “Sojuzplodoimport”, Moscow, is a legal entity in the Russian Federation and is the successor to its Soviet predecessor VVO “Sojuzplodoimport”. VAO “Sojuzplodoimport” has the right to export Russion vodka to the United States under the following trade marks: STOLICHNAYA” 3.3.4. Een verklaring van 29 december 1992 van de Russische onderminister van landbouw, [B] , luidt als volgt: “1. The company V/O ‘Sojuzplodoimport was set up in 1966 (...) 2. On January 5, 1990, it was reorganized its name was amended from V/O ‘Sojuzplodoimport’ to VVO ‘Sojuzplodoimport’. 3. By meeting dated 5-09-1991 and according to the RF Law ‘About Enterprises and Undertakings’ as well as according to the Regulation of the Council of Ministers of RSFSR under Ref.No. (…) VVO ‘Sojuzplodoimport’ was reorganized, and now its name is: - foreign enonomic joint-stock company 'Sojuzplodoimport' (VAO 'Sojuzplodoimport’). Due to the above reorganization VAO 'Sojuzplodoimport' has become the sole and legitimate successor to VVO Sojuzplodoimport and therefore, it undertook all its rights on the trademarks.” 3.3.5. Een verklaring van de Russische onderminister van landbouw, [B] , van 19 oktober 1993 luidt – voor zover hier van belang – als volgt: “7. As a result of the Joint Decision of the Labor collective of VVO Sojuzplodoinport and the State Commission on Foodstuffs and Purchases of the Council, of Ministers of the USSR dated September 20, 1990, VVO Sojuzplodoimport was transformed into a different type of legal entity, namely a foreign economic joint stock company, with the name Vneshneekonomicheskoje Aktsionernoje Obshchestvo Sojuzplodoimport, which name is normally abbreviated to VAO Sojuzplodoimport. 8 . VAO Sojuzplodoimport is recognized under the laws of the Russian Federation as the legal successor to VVO Sojuzplodoimport.” 3.3.6. Op 27 september 1995 vond een presentatie plaats van Sojuzplodoimport in New York, die werd bijgewoond door onder meer [G] en de Russische minister van buitenlandse zaken, [F] . Een artikel hierover vermeldt: “In his speech Mr. [F] emphasized the historic importance of that event and mentioned the great contribution made by “Sojuzplodoimport” in the development of international ties and trade.” 3.4. Discussie over de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO in buitenlandse procedures Procedure over de Griekse merken 3.4.1. In juli 1992 is de transformatie van VVO naar VAO ter discussie gesteld in een procedure over de Griekse merken Stolichnaya en Moskovskaya. De Griekse distributeur APKA heeft op 3 juli 1992 onder meer het volgende aan Plodimex geschreven: “The documentation proving that VAO SOJUZPLODOIMPORT is the same legal entity as V/O or VV/O SOJUZPLODOIMPORT is very weak and many questions have been raised about what really is going on. The result of this weakness is that VAO SOJUZPLODOIMPORT cannot claim to be the same and unchanged·owner of the trademarks abroad. (…) In addition. the Trademark Office of Greece might cancel STOLICHNAYA and MOSKOVSKAYA trademarks because VAO SOJUZPLODOIMPORT cannot prove that it is the same company which deposited these trademarks in 1975! ” 3.4.2. Op 7 juli 1992 schrijft VAO aan APKA en Plodimex over de procedure in Griekenland: “We thank You for your fax of 3.07.92. In order to confirm status of VAO “Sojuzplodoimport” who is an assignee of VVO “Sojuzplodoimport”, we sent the following evidences: 1. Certificate, authenticated by the Chamber of Commerce & Industry on 18.06.92, testifying that VAO “Sojuzplodoimport” is the same organization that VVO “Sojuzplodoimport” only changed abbreviation. This documents having the text which was informed to us by an attorney from Greece. (…) 4. The main proof of VAO “Sojuzplodoimport” as an assignee from VVO “Sojuzplodoimport” is Articles of VAO “Sojuzplodoimport”, Clause 3 of which reads that VAO “Sojuzplodoimport” is a cessionary of VVO “Sojuzplodoimport”. Procedure Financial Matters/Pepsico in de Verenigde Staten 3.4.3. In een voor de United States District Court, Southern District of New York gevoerde procedure tussen Financial Matters en Pepsico over het Amerikaanse merk Stolichnaya (hierna: de Financial Matters/Pepsico-procedure) is de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO betwist door Financial Matters, onder verwijzing naar een opinie van prof. Maggs, waarin werd betoogd dat de RSFSR-privatiseringsprocedure niet volledig en juist was gevolgd. Pepsico stelde daar een opinie van prof. Berman tegenover, waarin werd betoogd dat transformatie conform de USSR-transformatieprocedure had plaatsgehad. 3.4.4. In het vonnis in een voorlopige voorziening van 17 november 1992 staat: “When the USSR collapsed in December 1991, SPI became a private joint stock company which succeeded to the same rights as its governmental predecessor; these rights were confirmed by the statements of various Russian government officials and trade representatives of the Russian Federation in the United States. PepsiCo, MHW and SPI have continued their business relationship virtually unchanged.” In de voetnoot [4] bij deze overweging staat: “In addition, PepsiCo's attorney argued before the Court that PepsiCo continues to do business with the same SPI staff in the same manner as they had done when the USSR was extant, and that the new SPI still operates out of the same physical facilities as the old state-run SPI. With respect to plaintiffs' claims that SPI did not undertake the requisite privatization procedures authorized by the Russian government, I note only that the situation in the former USSR is volatile. Nobody knows precisely what procedures were undertaken by SPI to privatize, but all the evidence seems to indicate that this new private joint-stock company is indeed carrying on the functions of the old SPI.” Verder vermeldt dit vonnis: “Indeed, PepsiCo has been using the mark continuously for over twenty years, and has built up a multimillion dollar business. PepsiCo has popularized the vodka through expenditures of over $100 million.” 3.4.5. In het vonnis in de hoofdzaak van 23 september 1993 staat: “When the U.S.S.R. collapsed in December 1991, SPI became a private joint stock company, VAO SPI. Statements submitted by various Russian government officials and trade representatives of the Russian Federation in the United States note that the private company VAO SPI succeeded to the same rights as its government predecessor.” In een voetnoot [4] staat: “(…) With respect to plaintiffs’ claims that SPI did not undertake the requisite privatization procedures authorized by the Russian government, I note only that the situation in the former USSR is volatile. Nobody knows precisely what procedures were undertaken by SPI to privatize, but all the evidence seems to indicate that this new private joint-stock company is indeed carrying on the functions of the old SPI. I do not address these issues of Russian law, as they are not necessary for dertermining ownership and infringement of the U.S. trademark rights. Procedure Caldbeck in Australië 3.4.6. In het kader van een procedure in Australië over de in 1992 door VVO en VAO verstrekte licenties aan de Australische distributeur Caldbeck Pty Ltd (Caldbeck), waarin Caldbeck de geldigheid van de transformatie ter dicussie heeft gesteld, heeft de Moskouse vestiging van het advocatenkantoor Baker&McKenzie op 10 mei 1993 advies uitgebracht aan VAO (hierna ook, tezamen met de onder 3.4.8 en 3.4.9 bedoelde vervolgadviezen: het Baker&McKenzie-advies).Daarin staat onder meer: “It is essential to view the events which transpired between VVO SPI, VAO SPI and Caldbeck Pty. Ltd. in the context of a country which was undergoing fundamental changes in its political structure. On December 25, 1991, the Union of Soviet Socialist Republics ("USSR") ceased to exist. Overnight, new governmental functions were thrust upon the Russian Federation. This restructuring was much more than a change in leadership and name; it was the spontaneous dismantling of an entire form of government that had prevailed for more than seventy years. The entrenched legal traditions that had previously existed were abandoned overnight and a new system was created. Laws were developed randomly in the form which addressed the problems of the moment, subject always to change at the whim of the leaders or through the necessity of events. Therefore, when determining the validity of the Deeds of Assignment, it is essential that the adjudicators look at more than just the form of the assignment. Rather the purpose which the parties intended to accomplish when making the assignment must be seen as underlying the documentary evidence. In addition, any analysis of the issues surrounding the assignments must be considered in the context of the environment in which they have evolved, without the rigid application of western legal biases and ideals. (…) Despite the fact that the VAO SPI did not become registered as a joint stock company until January 20, 1992, it had only to comply with the laws which existed at the time that the Joint Decision was made to reorganize in September 1990. However, even if technical difficulties existed in the manner in which the reorganization was undertaken by VVO SPI, in our opinion, reorganization was validated by the deeds and actions of the relevant government bodies, which evidences the fact that VVO SPI complied with the applicable law in carrying out its reorganization. (…) Once registered, however, the company becomes a legal entity in prima facie compliance with the laws as recognized by the Russian Federation. It is presumed that any omissions or errors of the founders merge on registration. Therefore, the fact that VAO SPI is registered with the Chamber is prima facie proof that the reorganization was done in compliance with the laws of the Russian Federation. If there had been an error, the documents should have been rejected by the Chamber and VAO SPI would have been forced to correct any omissions or errors in its documents.” De conclusie luidt onder meer: “Based on the above discussion of the facts we have concluded as follows. The reorganization of VVO SPI to VAO SPI was in compliance with the law in all respects. The collapse of the USSR did not revoke the authority of VVO SPI to reorganize and form the joint stock company VAO SPI which decision had been validly made on September 5, 1990. Furthermore, none of the subsequent laws of the USSR, RSFSR, or the Russian Federation revoked or invalidated this decision. Therefore in our opinion, after reviewing the facts as presented to us, as the reorganization was done in full compliance with the law, VAO SPI become the legal successor-in-interest to VVO SPI, inheriting all of its right title and interest in the property of VVO SPI. As VAO SPI was the legal owner of the New Trade Marks, it had the right to assign these New Trade Marks to Caldbeck Pty. Ltd. As such given that in our opinion all of the steps in the process were in compliance with the applicable laws of the former USSR and the Russian Federation and that at all times VVO SPI and subsequently VAO SPI was the legal owner of the Trade Marks, the assignment to Caldbeck Pty. Ltd. was done in compliance with the law.” 3.4.7. Onder het kopje ‘CHANGE OF NAME’ staat in dit advies: “It is incorrect to say that the name of the enterprise VVO SPI was simply changed to VAO SPI. The name VVO SPI was changed to VAO SPI by virtue of the process of reorganization which made VAO SPI into a legal entity separate and apart from VVO SPI. That said, it is possible in Russia law refer to the reorganized company as a company which "was formerly known as" as an indication of the historical background behind the formation of the reorganized company. However, it is not a reference as it would be in Western jurisdictions to an entity which has merely undergone a change of name.” 3.4.8. Een vervolgadvies van Baker&McKenzie van 21 mei 1993 vermeldt onder meer: “VVO SPI, by virtue of its reorganization into the joint-stock company VAO SPI, ceased to exist on January 20, 1992 and as such could not have assigned the trade marks to Calbeck Pty. Ltd. Sinces VVO SPI did not exist in February 1992, VVO SPI had no officers and employees, all of whom were employed by VAO SPI. 6.1. Verenigd Koninkrijk 6.1.1. In het Verenigd Koninkrijk gaat het om de volgende merken op naam van Spirits International (zie 2.95 van het tussenvonnis, hierna gezamenlijk: de VK merken): a. het hierna weergegeven woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 3 juni 1969 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 943498, voor waren en diensten in klasse 33:Het register bevat de volgende aantekeningen en beperkingen:The Trade Mark is limited to the colours green, white, gold, black and red as shown in the representation of the form of application. The transliteration of the Cyrillic characters appearing in the device in the upper half of the mark is "S.P.I.". The Russian words "Moskovskaya Osobaya Vodka" appearing in the mark mean "Moscow Special Vodka" en Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words "Moskovskaya Osobaya" and the Cyrillic characters of which the transliteration is "S.P.I”. het hierna weergegeven woord/beeldmerk (logo SPI) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 3 juni 1969 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 943496, voor waren en diensten in klasse 32:Het register bevat de volgende aantekeningen en beperkingen:Registration of this mark shall give no right XXXot he exclusive use of the Cyrillic characters and the letter “C”. het hierna weergegeven woord/beeldmerk (logo SPI) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 3 juni 1969 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 943497, voor waren en diensten in klasse 33 voor wines, brandy, spirits (beverages):Het register bevat de volgende aantekeningen en beperkingen:Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the Cyrillic characters and the letter “C”. het hierna weergegeven woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 11 september 1972 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 998200, voor waren en diensten in klasse 33 (hierna: het VK STOLICHNAYA merk):Het register bevat de volgende aantekeningen en beperkingen:Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the Cyrillic characters appearing in the mark. Met betrekking tot de registratie van deze merken, stelt de rechtbank aanvullend de volgende feiten vast. 6.1.1.1. Op 1 juli 1993 is een TM21-formulier (Request to enter change of name of registered proprietor or registered user (…) of a Trade Mark or Service Mark in the Register) d.d. 14 april 1993 ingediend bij het VK merkenbureau voor de VK merken. In de begeleidende brief staat onder meer: “The Registrar may consider in the light of the Declaration that the appropriate new name is VO “Sojuzplodoimport”(Foreign Joint Stock Company “Sojuzplodoimport”) (…).” 6.1.1.2. Het TM21-formulier vermeldt onder meer: “I declare that there has been no change in the actual proprietorship of the Registered Mark, or identity of the Registered User.” 6.1.1.3. Bij het TM21-formulier was de volgende verklaring d.d. 9 april 1993 gevoegd: “I, [W] , Senior Expert of Law & Treaty Department of the Chamber of Commerce and Industry of Russian Federation, hereby certify that V/O "Sojuzplodoimport” (Vsesojuznoe Objedinenie "Sojuzplodoimport'') amended its name to VAO "Sojuzplodoimport" (Foreign economic joint stock company "Sojuzplodoimport") as of 20th January, 1992. VAO “Sojuzplodoimport'' remained all rights on Trade marks for Russian vodkas registered earlier by V/O "Sojuzplodoimport''. The legal address remained unchanged.” 6.1.1.4. Op 20 juli 1993 is een wijziging van het Moskovskaya-merk met nummer 943498 aangevraagd, die is toegekend. Voor die datum had het merk het volgende uiterlijk (waar met potlood overheen is geschreven in het register): 6.1.1.5. Op 6 november 1998 is de overdracht (‘assignment’) van de merken van ‘Foreign Economic Closed Joint Stock Company "Sojuzplodoimport" also t/a VZAO Sojuzplodoimport’ naar ZAO geregistreerd.Op 14 september 2000 is de overdracht van de merken van ZAO aan Spirits International geregistreerd. 6.1.2. In het Verenigd Koninkrijk verhandelt Spirits cs wodka, met het volgende uiterlijk: in conventie De primaire vordering onder I 6.1.3. FKP grondt het gevorderde bevel tot medewerking door Spirits cs aan de tenaamstelling op haar naam van de merkinschrijvingen in het Verenigd Koninkrijk (VK) primair op artikel 64 lid 1 van de Trademark Act (TMA) van het Verenigd Koninkrijk. Artikel 64 TMA luidt als volgt: 64 Rectification or correction of the register. U.K. (1)Any person having a sufficient interest may apply for the rectification of an error or omission in the register: Provided that an application for rectification may not be made in respect of a matter affecting the validity of the registration of a trade mark. (2)An application for rectification may be made either to the registrar or to the court, except that— (a)if proceedings concerning the trade mark in question are pending in the court, the application must be made to the court; and (b)if in any other case the application is made to the registrar, he may at any stage of the proceedings refer the application to the court. (3)Except where the registrar or the court directs otherwise, the effect of rectification of the register is that the error or omission in question shall be deemed never to have been made. 6.1.4. Uit het oordeel van deze rechtbank dat de merken (en dus ook de VK merken) niet (rechtsgeldig) zijn overgegaan in het vermogen van VAO, volgt dat er sprake is geweest van een error bij de inschrijving van VAO als houder van de VK merken in het register. In zoverre is voldaan aan de materiële norm die artikel 64 TMA stelt. Partijen zijn het er echter over eens dat deze rechtbank niet bevoegd is een bevel als bedoeld in artikel 64 lid 2 TMA aan the registrar (het nationale merkenregister UKIPO) te verstrekken, omdat artikel 75 TMA bepaalt: In this Act, unless the context otherwise requires, "the court" means (a) in England and Wales and Northern Ireland, the High Court, and (b) in Scotland, the Court of Session. Aan de in artikel 64 lid 2 TMA opgenomen formele eis (application to the court) is dus niet voldaan. FKP stelt zich echter op het standpunt dat deze rechtbank op grond van artikel 3:296 BW jo. 64 lid 1 TMA wel een plicht tot medewerking aan overdracht van de VK merken aan Spirits cs kan opleggen. 6.1.5. Artikel 64 lid 1 TMA vormt een plicht die is geadresseerd aan the registrar, het merkenregister van het Verenigd Koninkrijk. The registrar dient in geval van een foutieve vermelding in het register op verzoek van een belanghebbende en eventueel op bevel van een rechter in het VK, over te gaan tot rectificatie. Deze bepaling bevat niet de materiële norm dat een (als merkhouder ingeschreven) partij een medewerkingsplicht heeft om een rectificatie te bewerkstelligen. Dat de bepaling zo ruim uitgelegd zou moeten worden volgt ook niet uit de door FKP overgelegde zaak Dasema Trading Ltd’s Trade Mark. In die zaak werd op verzoek van een curator door the registrar zelf beslist om het register te verbeteren. Aan artikel 64 TMA kan FKP derhalve geen grond ontlenen voor een rechtsplicht van Spirits cs tot medewerking aan een correctie van het register. De rechtbank kan dus ook geen daarmee corresponderend bevel geven. 6.1.6. FKP beroept zich subsidiair op het geheel van Common Law, dat bestaat uit door rechtspraak gevormd ‘rechtersrecht’. Dat de Nederlandse rechter op grond van haar (eerder in deze procedure vastgestelde) internationale rechtsmacht over Spirits csgrensoverschrijdende bevelen kan geven over de VK merken die Spirits cs dienen op te volgen, waarvoor FKP verwijst naar de Penn v Lord Baltimore case, staat – naar het toepasselijke Nederlandse procesrecht – niet ter discussie. Die grensoverschrijdende rechtsmacht volstaat echter niet. FKP dient de beginselen van Common Law te stellen waarop een verplichting tot medewerking kan worden gebaseerd. 6.1.7. Aanvankelijk heeft FKP zich beroepen op een tweetal torts, te weten de tort of conversion en de tort of unlawful interference. Nadat Spirits cs er op hebbben gewezen dat die torts niet van toepassing zijn op intellectuele eigendom blijkens de case law in OBG v Allan, heeft FKP de grondslagen voor haar vorderingen aangepast in de zin dat zij zich uitsluitend nog naar analogie op deze twee torts beroept. Ter toelichting betoogt FKP daarbij dat deze acties voor merken worden beheerst door de lex specialis van artikel 64 TMA. Nu FKP zelf stelt dat artikel 64 TMA een lex specialis is ten opzichte van deze twee torts, ziet de rechtbank geen grond voor analoge toepassing van die torts op het merkenrecht buiten het bereik artikel 64 TMA. Blijkbaar is er geen case law waarin deze torts zijn toegepast bij toeëigening van intellectuele eigendomsrechten. In feite verzoekt FKP de rechtbank dus om rechtsvormend, buiten het door Engelse rechters gevormde toepassingsbereik daarvan, de beginselen van deze torts analoog toe te passen. Zoals hiervoor overwogen beschouwt de rechtbank het niet als haar rol om buitenlands recht te vormen. De gevraagde analoge toepassing wordt dan ook van de hand gewezen. 6.1.8. De slotsom is dat de primaire vordering I niet toewijsbaar is, omdat deze rechtbank niet bevoegd is the registrar op de voet van artikel 64 TMA te bevelen het register te corrigeren en er naar Engels recht geen verplichting tot medewerking door Spirits cs aan rectificatie van het VK merkenregister bestaat. De subsidiaire vordering I 6.1.9. FKP vordert subsidiair een verklaring voor recht dat zij rechthebbende is op de VK merken. Zij betoogt dat zij met een dergelijk declaratoir vonnis aan the registrar kan verzoeken het register te verbeteren door de VK merken op haar naam te registreren. De rechtbank heeft in het tussenvonnis in r.o. 4.87 en in dit vonnis in r.o. 4.4.3 beslist dat de merken niet door middel van een rechtsgeldige transformatie door VAO zijn verkregen, maar in beginsel in het vermogen van VVO zijn gebleven en vervolgens in beheer zijn gegeven en later zijn overgedragen aan FKP. Daarom dient de rechtbank na te gaan in hoeverre de overige verweren van Spirits cs in de weg staan aan een declaratoir dat FKP de rechthebbende is op deze merken. Estoppel 6.1.10. Spirits cs beroepen zich in de eerste plaats op het leerstuk estoppel. Dit leerstuk, onderdeel van het Engelse equity recht, kan weer worden onderscheiden in proprietory estoppel, estoppel by representation en commom law estoppel by representation. Voor toepassing in deze zaak leidt dat echter niet tot verschillende normen, zodat dit onderscheid onbesproken kan blijven. Kort gezegd komt het verweer er op neer dat iemand zijn recht verspeelt om aanspraak te maken op (eigendom van) een goed, als (i) hij door zijn gedragingen bij de bezitter de indruk heeft gewekt dat hij zijn recht niet zou gaan uitoefenen en (ii) de bezitter door die uitoefening wordt benadeeld omdat (iii) hij heeft vertrouwd op de gewekte indruk (detrimental reliance). Uit de [X] case volgt dat een beroep op estoppel ook gedaan kan worden als verweer tegen opeising van een intellectueel eigendomsrecht. 6.1.11. In de zaak [X] oordeelde de House of Lords over de vordering van een bandlid van de band Procol Harum, die na 38 jaar als mede-maker een aandeel opeiste in het gemeenschappelijk auteursrecht op het succesvolle nummer ‘A whiter shade of pale’ en de toekomstige revenuen daarvan. De andere auteurs beriepen zich op estoppel. De House of Lords achtte dat leerstuk in zijn beslissing van toepassing op deze auteursrechtelijke opeisingsactie. Vervolgens oordeelde de House of Lords dat [X1] nog tot opeising kon overgaan, ondanks het feit dat hij daarmee 38 jaar had gewacht. Voor het in die zaak gevorderde declaratoir bestond geen verjaringstermijn. Het beroep op estoppel werd verworpen op de grond dat er geen detrimental reliance was van de gedaagde mede-auteurs op de door [X1] door zijn stilzitten gewekte indruk. In de loop van bijna 40 jaren hadden de andere auteursrechthebbenden immers alle revenuen ontvangen, zonder die te hoeven delen met [X1] . Van benadeling was daardoor geen sprake. 6.1.12. In de onderhavige zaak dient het beroep van Spirits cs op estoppel om dezelfde reden te worden afgewezen. Ook als aangenomen wordt dat de gedragingen van de Russische Federatie voor een beroep op estoppel aan FKP kunnen worden toegerekend en de Russische Federatie met haar in 3.3 beschreven verklaringen en gedragingen de indruk heeft gewekt dat hij niet langer aanspraak zou maken op de VK Merken, hebben Spirits cs onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij benadeeld zijn door het gestelde vertrouwen daarop. Daarvoor is het volgende redengevend. 6.1.13. Uit de door Spirits cs overgelegde literatuur volgt dat de detrimental reliance moet hebben plaatsgevonden in de periode dat de onjuiste indruk bestond. Met andere woorden, nadat voor Spirits cs duidelijk was geworden dat zij ten onrechte de indruk had dat FKP haar rechten niet zou uitoefenen, kon zij niet meer vertrouwen op die eerder bestaande indruk. Voor zover toewijzing van de vordering van FKP tot nadeel bij Spirits cs zou leiden ten gevolge van handelingen verricht toen dat vertrouwen niet langer gerechtvaardigd was, kan dat nadeel niet als detrimental reliance aan het estoppel verweer ten grondslag worden gelegd. Uit hetgeen is overwogen in 5.6.3 volgt dat Spirits cs na november 1999 niet langer gerechtvaardigd het vertrouwen konden hebben gehad dat FKP haar rechten niet zou gaan uitoefenen. Het door Spirits cs gestelde nadeel moet derhalve het gevolg zijn van handelen in de periode tussen begin 1992 en november 1999. 6.1.14. Spirits cs voeren aan dat zij grote investeringen in de merken hebben gedaan, waardoor de advertising function van de merken aanzienlijk is toegenomen. Hoe groot hun investeringen zijn geweest en welk deel daarvan nog niet is terugverdiend, hebben zij niet nader gespecificeerd. Welke investeringen V(Z)AO zou hebben gedaan in de periode juli 1993 – december 1997 in de VK merken, is gesteld noch gebleken. Ten aanzien van V(Z)AO komt daar bij dat zij het VK merkenregister onjuist heeft voorgelicht door in juli 1993 te vragen om registratie van een naamswijziging, terwijl zij én door het BakerMcKenzie rapport én door het formulier gebruikt door dat register (zie 6.1.1.1 en 6.1.1.2), had behoren te begrijpen dat zij een verzoek tot registratie van een rechtsopvolger diende te doen. Van gerechtvaardigd vertrouwen was derhalve ook geen sprake. Dat er voor eind december 1997 al sprake was van bescherming van V(Z)AO als bezitter omdat tijdens haar bezit aan de hiervoor opgesomde vereisten voor estoppel was voldaan, kan dan ook niet worden gevolgd. 6.1.15. ZAO is op 26 december 1997 of 12 januari 1998 (zie r.o. 2.65 van het tussenvonnis) met VZAO overeengekomen dat zij de VK merken overgedragen kreeg, als onderdeel van een overdracht van alle Russische en alle buitenlandse merken van VZAO en alle licentie- en productie-overeenkomsten van VZAO, waarbij voor al die rechten samen een totaalprijs van (omgerekend) circa 300.000 USD is overeengekomen. Op 12 april 1999 is ZAO met Spirits overeengekomen dat zij de VK merken overdroeg aan Spirits International tegen een prijs (voor alle overgedragen merken waaronder de VK merken) van 800.000 USD. Dat ZAO nadeel zou hebben ondervonden, valt reeds daarom niet in te zien. Spirits International wordt derhalve niet als rechtsopvolger van V(Z)AO en ZAO beschermd. 6.1.16. Ten aanzien van Spirits International geldt dat het, zonder nadere motivering, volstrekt onaannemelijk is dat zij investeringen gedaan in de periode tussen april 1999 en november 1999 in de VK merken, nog altijd niet zou hebben terugverdiend. Voor zover Spirits International na november 1999 investeringen in de VK merken heeft gedaan, die niet zijn terugverdiend, vormt dat geen nadeel dat relevant is voor het beroep op estoppel, omdat Spirits International daarbij niet meer is afgegaan op een door FKP gewekte onjuiste indruk (zie 5.6.3). Die investeringen heeft zij gedaan terwijl zij zich bewust moet zijn geweest van het daarmee gemoeide risico. Daardoor kan het beroep van Spirits International op estoppel niet slagen. Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat Spirits International ook niet heeft onderbouwd welke investeringen zij na november 1999 heeft gedaan die nog niet zijn terugverdiend. Het beroep van Spirits ProCy op estoppel kan evenmin slagen, al omdat niet is gesteld hoe zij benadeeld zouden zijn terwijl de VK merken niet op hun naam staan, noch hebben gestaan. Goodwill 6.1.17. Spirits cs betogen vervolgens dat de goodwill in de VK merken naar Engels recht een afzonderlijke property vormt, dat beschermd wordt door de tort van passing off. De vereisten voor een succesvol beroep op deze tort zijn dat de eiser aantoont: ( a) dat hij goodwill heeft in (onder andere) een merk; ( b) dat de gedaagde een valse voorstelling geeft dat zijn merk dat van de eiser is; ( c) waardoor de eiser schade leidt. Spirits cs gaat, bij monde van haar deskundige, uitgebreid in op de case law over passing off. Zij maakt echter niet duidelijk waarom die actie, die zij niet aan haar vorderingen in deze zaak ten grondslag heeft gelegd, noch in een procedure in het VK, ook een verweer kan zijn in een geval als het onderhavige. De enkele stelling dat het Engelse recht blijkens de tort of passing off rechten verbindt aan goodwill en dat het dus niet zo kan zijn dat de goodwill die Spirits International heeft opgebouwd in de VK merken zomaar van haar wordt afgenomen bij een wijziging van het register, leidt niet tot een ander oordeel. Spirits International voert naast het beroep op passing off geen argumenten aan waarom dat niet zo kan zijn. De hiervoor besproken rechtsfiguur estoppel biedt bescherming voor een bezitter die in goed vertrouwen investeringen heeft gedaan (die hebben geleid tot goodwill). Nu het beroep daarop niet slaagt, ziet de rechtbank niet in op welke andere juridische grond bescherming geboden zou moeten worden aan het belang van Spirits International bij de goodwill in de VK merken. 6.1.18. De slotsom van het voorgaande is dat de verweren van Spirits cs tegen de gevorderde verklaring voor recht niet slagen, zodat die toewijsbaar is voor de VK merken. Inbreukverbod vordering 6.1.19. Spirits cs betwist dat een inbreukverbod toegewezen kan worden voor de VK merken, zolang de VK merken niet op naam van FKP staan. Dat is op dit moment nog het geval, uit het voorgaande volgt dat FKP een verzoek zal moeten doen aan the registrar tot correctie van het register. Artikel 9 TMA bepaalt: The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent. Artikel 14 lid 1 TMA bepaalt: An infringement of a registered trade mark is actionable by the proprietor of the trade mark. De vraag is derhalve wie van partijen als ‘proprietor’ aangemerkt kan worden zolang het register niet is gecorrigeerd. De rechtbank is van oordeel dat dat FKP is. Uit de Dasema Trading Ltd zaak volgt dat rectificatie van de ingeschreven merkhouder in het register terugwerkende kracht zal hebben. De juiste rechthebbende wordt geacht altijd als merkhouder geregistreerd te zijn gebleven: “The effect of my decision is that the recordal of the change of ownership to Dasema Trading Ltd shall be deemed never to have been made.” Materieel is FKP derhalve bij voortduring rechthebbende gebleven. Dat maakt haar de beschikkingsbevoegde tot de VK merken en dus de proprietor, zodat een – op dat materiële recht gebaseerde – verbodsvordering toewijsbaar is. Dit wordt bevestigd door het bepaalde in artikel 25 lid 4 TMA: Where a person becomes the proprietor or a licensee of a registered trade mark by virtue of a registrable transaction and the mark is infringed before the prescribed particulars of the transaction are registered, in proceedings for such an infringement, the court shall not award him costs unless— (a)an application for registration of the prescribed particulars of the transaction is made before the end of the period of six months beginning with its date, or (b)the court is satisfied that it was not practicable for such an application to be made before the end of that period and that an application was made as soon as practicable thereafter. Deze bepaling gaat er van uit dat de proprietor die nog niet in het register is vermeld, al wel (onder voorwaarden) zijn recht kan uitoefenen. Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus kunnen zich in deze zaak ook niet beroepen op bescherming als derde die is afgegaan op de juistheid van het register. Zij zijn immers geen derde. Dat de VK merken nog niet op naam van FKP staan ingeschreven staat er dan ook niet aan in de weg dat nu reeds een verbod kan worden opgelegd als er sprake is van inbreuk op de VK merken. 6.1.20. De rechtbank brengt in herinnering dat in de incidentele vonnissen van 14 mei 2014 en 8 oktober 2014 al is geoordeeld dat zij niet bevoegd is kennis te nemen van deze vordering (en de schadevergoedingsvordering en winstafdracht voorzover gebaseerd op merkinbreuk), ten aanzien van ZAO. De beoordeling van de merkinbreuken betreft derhalve alleen Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus. 6.1.21. In geschil is de vraag of Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus zelf handelingen hebben verricht in het Verenigd Koninkrijk, die zijn voorbehouden aan FKP als rechtmatige merkhouder en dus inbreukmakende handelingen kunnen zijn. Ten aanzien van Spirits Cyprus geldt dat zij als distributeur staat vermeld op de onder de merken Stolichnaya en Moskovskaya verhandelde producten in de betrokken landen. Zij betoogt dat zij met distributeurs werkt in de betrokken landen en zelf de producten niet daadwerkelijk verhandelt. Zij bestrijdt echter niet dat zij door het verkopen van de producten aan distributeurs in de betrokken landen, de producten onder de merken aanbiedt aan de groothandel in die landen. Ook dat is gebruik in het economisch verkeer in de zin van het (geharmoniseerde) merkenrecht in de betrokken landen. Spirits Cyprus verricht in het Verenigd Koninkrijk derhalve aan de merkhouder voorbehouden handelingen. 6.1.22. Spirits International verleent licenties aan, onder andere, Spirits Cyprus voor alle merken waarvoor zij als merkhouder in het register is ingeschreven. Vast staat dat Spirits International daarnaast de houder en beheerder is van de promotie-websites www.stoli.com en www.spi-group.com en dat die websites zijn gericht op consumenten in alle betrokken landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Voorts heeft zij niet weersproken dat zij adverteert via Facebook en Instagram voor haar producten en dat die advertenties zijn gericht op (onder andere) het publiek in het Verenigd Koninkrijk. Voor zover het verstrekken van licenties aan derden al niet aangemerkt zou kunnen worden als gebruik in het economisch verkeer, geldt dat in ieder geval wel voor de genoemde promotie-activiteiten via de websites van Spirits International en social media- kanalen. Ook Spirits International maakt derhalve gebruik van de merken in het economisch verkeer in de zin van de Trademark Act. 6.1.23. Spirits Product is de houder van de website www.stolichnaya.com. Die website is ook gericht op consumenten in alle betrokken landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Via die website wordt reclame gemaakt voor wodka onder de merken. Daardoor maakt ook Spirits Product gebruik van de VK merken. 6.1.24. Tussen partijen is niet in geschil dat de door Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus in het VK onder de Moskovskaya of Stolichnaya Russian Wodka labels aangeboden producten, voorzien zijn van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmend met de VK merken en gebruikt worden voor aan die producten identieke waren. Dat daardoor verwarring te duchten is tussen merk en teken, is ook niet in geschil. Het gaat daarbij om de producten weergegeven in 6.1.2 en andere wodka producten voorzien van de tekens Moskovskaya of Stolichnaya, bijvoorbeeld met een andere inhoudsmaat of andere smaaktoevoeging dan de in 6.1.2 afgebeelde producten. Met dat gebruik maken Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus derhalve inbreuk op de VK merken van FKP. 6.1.25. Wel in geschil is of het gebruik van het teken ‘Stoli’ voor wodka van Spirits cs (zie 2.3 van het tussenvonnis, 3.13.2 en 3.13.3, hierna: het Stoli-teken) ook een inbreuk vormt op de merken, met name op het VK STOLICHNAYA merk (zie 6.1.1). De rechtbank overweegt daarover als volgt. 6.1.26. Zoals al is overwogen in 4.14 van het tussenvonnis, heeft de Rotterdamse procedure geen gezag van gewijsde ten aanzien van dit geschilpunt. In die zaak werd de inbreuk beoordeeld volgens het Benelux merkenrecht, in deze zaak volgens het recht van de betrokken landen waarin FKP de rechthebbende op de merken is. De door FKP gestelde inbreuken zullen voor het Verenigd Koninkrijk dus beoordeeld worden aan de hand van artikel 10 lid 2 TMA. De Merkenrichtlijn (Mrl) heeft de beschermingsomvang van nationale merkrechten echter vergaand geharmoniseerd. Ook artikel 10 lid 2 TMA schrijft derhalve de in artikel 10 lid 2 sub b van de Merkenrichtlijn neergelegde toets voor. 6.1.27. Die toets luidt naar vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie als volgt. Van verwarringsgevaar is sprake als het Stoli-teken en het VK STOLICHNAYA merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden. 6.1.28. Deze jurisprudentie is na de uittreding van het VK uit de EU op 1 januari jl. onverminderd van toepassing op artikel 10 lid 2 TMA, op grond van artikel 6(3)(a) van de (gewijzigde) European Union (Withdrawal) Act 2018. 6.1.29. In het FKP/Spirits arrest van Gerechtshof Den Haag van 9 januari 2018 heeft het Gerechtshof geoordeeld dat het gebruik van het teken ‘Stoli’ door Spirits cs inbreuk maakt op het Beneluxmerk voor het Stolichnaya Russian Wodka Label. Dit oordeel is in cassatie in stand gelaten. Het Gerechtshof overweegt in dat verband (samengevat): Er is sprake van gebruik voor identieke waren. Het woord STOLICHNAYA bepaalt de totaalindruk van het merk. Dit woord is het meest dominante en onderscheidende element van het Stolichnaya woord-/beeldmerk omdat woordelementen in zijn algemeen meer bepalend zijn voor de totaalindruk, de beeldelementen vaag of eenvoudig zijn, het woord STOLICHNAYA twee keer in het merk voorkomt en de overige woorden veel kleiner zijn weergegeven en/of beschrijvend zijn. Het Stoli-teken stemt auditief en visueel overeen met het STOLICHNAYA woord/beeldmerk. Het woord Stoli is gelijk aan het eerste deel van het woordelement STOLICHNAYA. Voor het Benelux-publiek is dat een fantasiewoord, waardoor het eerste deel van dit woord bepalend is voor de totaalindruk. Het gebruik van dezelfde kleur rood en hetzelfde lettertype draagt bij aan de visuele overeenstemming. Ook als de minder bepalende beeldelementen van het merk bij de beoordeling worden betrokken is de totaalindruk visueel redelijk overeenstemmend. Het Benelux-publiek zal bij beide tekens de klemtoon op de eerste lettergreep leggen, zoat ook de auditieve overeenstemming aanzienlijk is. Het relevante Benelux-publiek spreekt geen Russisch, dus er is geen begripsmatige overeenstemming. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar weegt de wijze van gebruik mee. Daarbij moet worden gekeken naar het gebruik voor het publiek dat in het algemeen afnemer is van wodka en alle manieren van gebruik, niet naar bijzondere doelgroepen als de LHBT-doelgroep. Het STOLICHNAYA merk is een bekend merk en heeft dus een ruim onderscheidend vermogen. Het relevante publiek heeft een normaal, niet verhoogd, aandachtsniveau. Sterke drank is immers een consumptieproduct dat ‘of the shelf’ verkocht wordt. Gelet op de mate van visuele en auditieve overeenstemming, de identieke waren en de bekendheid van het merk, is er sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek met een normaal aandachtsniveau. Dat geldt temeer als rekening wordt gehouden met het feitelijk gebruik van de Benelux Stoli-merken door Spirits cs als afkorting voor het STOLICHNAYA merk. 6.1.30. Het Benelux STOLICHNAYA merk en het VK STOLICHNAYA merk zijn vrijwel identiek: het enige verschil is dat het Benelux STOLICHNAYA merk in kleur is gedeponeerd en het VK STOLICHNAYA merk niet. Het in de Rotterdamse procedure beoordeelde Stoli-teken is ook identiek aan het in deze zaak aan de orde zijnde Stoli-teken. De rechtbank sluit zich grotendeels aan bij de beoordeling door het Haagse Hof en maakt die tot de hare voorzover het gaat om de onder 1, 2, 4, 5 en 6 beschreven beoordeling, in de zin dat haar beoordeling op die punten voor het Verenigd Koninkrijk geluikluidend is aan de beoordeling van het Haagse Hof voor de Benelux. 6.1.31. Ten aanzien van de onder 3 beschreven beoordeling van de mate van overeenstemming geldt het volgende. De rechtbank gaat uit van een met het Benelux publiek vergelijkbaar relevant publiek in het Verenigd Koninkrijk. Beide hebben geen bijzondere kennis van de Russische taal. Ook het Britse publiek zal bij het teken Stoli de klemtoon op de eerste lettergreep leggen, terwijl voor het teken STOLICHNAYA allerlei uitspraken gebezigd zullen worden, gelet op de onbekendheid van het relevante publiek met de Russische uitspraak. Wat er ook zij van de bij de uitspraak toegepaste klemtoon, de auditieve overeenstemming is groot doordat het Stoli-teken in zijn geheel het eerste deel van het woord ‘Stolichnaya’ vormt en dat woord het meest prominente woord in het VK STOLICHNAYA merk is. Door partijen zijn ook geen bijzondere kenmerken van het publiek in het Verenigd Koninkrijk gesteld, waardoor dit publiek zou afwijken van het publiek van de betreffende waren in de Benelux. 6.1.32. In tegenstelling tot het Beneluxmerk, is het VK STOLICHNAYA merk zonder kleurelementen ingeschreven. Dat doet echter niet af aan de auditieve overeenstemming en maakt de visuele overeenstemming slechts in beperkte mate kleiner. 6.1.33. Uitgaande van de hiervoor overwogen feiten die gelden voor het Verenigd Koninkrijk, is er sprake van een redelijke mate van overeenstemming tussen met VK STOLICHNAYA merk en het Stoli-teken. 6.1.34. De rechtbank is van oordeel dat het gebruik van het Stoli-teken in het Verenigd Koninkrijk door Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus gelet op de mate van visuele en auditieve overeenstemming, de identieke waren en de bekendheid van het VK STOLICHNAYA merk, leidt tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Daarbij speelt mee dat VVO het STOLICHNAYA merk ook in het Verenigd Koninkrijk sinds de jaren ’70 in de kleur rood gebruikte, en dat zij het ook met de afkorting Stoli aanduidde. In hun reclame-uitingen haken Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus daarbij aan, door te verwijzen naar de lange traditie van STOLICHNAYA en door de boodschap te brengen dat STOLI hetzelfde is als STOLICHNAYA. 6.1.35. De slotsom is dat zowel het gebruik van de tekens Stolichnaya en Moskovskaya zoals beschreven in 6.1.2 en 6.1.24, als het gebruik van het Stoli-teken voor wodka tot verwarringsgevaar (likelihood of confusion) in de zin van artikel 10 lid2 TMA leidt. 6.1.36. Spirits cs hebben ten aanzien van de verbodsvordering ook een beroep gedaan op estoppel. Op dezelfde gronden als hiervoor overwogen kan dat beroep niet slagen. 6.1.37. Dat brengt de rechtbank tot het oordeel dat een verbod toewijsbaar is voor inbreuk door Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus op de VK merken, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik voor wodka van de tekens weergegeven in 6.1.2 en het gebruik van het Stoli-teken in het economisch verkeer in het VK. De daarbij gevorderde dwangsom is eveneens toewijsbaar als in het dictum nader bepaald. Schadevergoeding 6.1.38. Op grond van artikel 14 lid 2 TMA heeft FKP ook recht op vergoeding van haar schade door de vastgestelde merkinbreuk. 6.1.39. Ook met betrekking tot de schadevergoedingsvordering hebben Spirits cs zich beroepen op estoppel, en ook met betrekking tot die vordering kan dat beroep niet slagen op de hiervoor genoemde gronden. Partijen zijn het er wel over eens dat section 2 van de Limitation Act 1980 geldt voor deze vordering: An action founded on tort shall not be brought after the expiration of six years from the date on which the cause of action accrued. Op de schadevergoedingsvordering is derhalve een verjaringstermijn van zes jaar van toepassing, ingaand op het moment dat de vordering ingesteld had kunnen worden. Dientengevolge is deze vordering verjaard voorzover zij betrekking heeft op schade geleden langer dan zes jaar voor de datum van dagvaarding, dus voor 20 november 2006. 6.1.40. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat FKP mogelijk schade heeft geleden na 20 november 2006 doordat niet zij maar Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus de VK merken hebben gebruikt, zodat schadevergoeding op te maken bij staat toegewezen kan worden. 6.1.41. De vordering tot winstafdracht als alternatief voor schadevergoeding wordt afgewezen. FKP heeft niet gesteld wat de grondslag is van deze vordering naar Engels recht. De Engelse Trademark Act biedt daarvoor in ieder geval geen (directe) grondslag. In artikel 14 lid 2 TMA wordt slechts verwezen naar de handhavingsmogelijkheden in het commune recht. Dat dat naar Engels recht een recht op winstafdracht omvat, is niet door FKP gesteld. in reconventie 6.1.42. Uit de beoordeling in conventie volgt dat de vorderingen van Spirits cs in reconventie voor een verklaring voor recht, wapperverbod en inbreukverbod (vorderingen I, II en III) niet voor toewijzing in aanmerking komen. 6.1.43. Spirits cs vorderen voorts (vordering IV) een vergoeding van FKP uit hoofde van schadevergoeding, ongerechtvaardigde verrijking of andere grondslag, indien zij de VK merken moeten overdragen aan FKP. Spirits cs hebben echter niet gesteld welke gronden naar Engels recht aan deze vordering ten grondslag kunnen worden gelegd. Zij hebben daarmee niet voldaan aan hun stelplicht. Deze vordering zal worden afgewezen. 6.2. Ierland 6.2.1. In Ierland gaat het om de de hierna afgebeelde merken op naam van Spirits International (zie 2.95 van het tussenvonnis, hierna: ‘de Ierse merken’): a. het Ierse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 13 juli 1976 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 100087, voor waren en diensten in klasse 33: Het register bevat de volgende aantekening en beperkingen: The translation of the Russian word "STOLICHNAYA" appearing in the Mark is METROPOLIS. It is a condition of Registration that the blank space(s) in the Mark shall, when the Mark is in use be occupied only by matter of a purely descriptive and non-Trade Mark character. The transliteration of the Cyrillic characters appearing in the device in the upper half of the Mark is S.P.I. It is a condition of registration that the Mark shall be used only in relation to Russian vodka. het Ierse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 13 juli 1976 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 100086, voor waren en diensten in klasse 33: Het register bevat de volgende aantekeningen en beperkingen: It is a condition of Registration that the blank space(s) in the Mark shall, when the Mark is in use be occupied only by matter of a purely descriptive and non-Trade Mark character. The use of the Mark will be limited to the colours green, white, gold, black and red which are represented in accordance with the Heraldic Convention - Representation of Colours - as set out in the third Schedule to the Trade Mark Rules, 1963. The translation of the Russian words "MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA" appearing in the Mark is "MOSCOW SPECIAL VODKA". Met betrekking tot de registratie van de Ierse merken, stelt de rechtbank aanvullend de volgende feiten vast. 6.2.1.1. Op 18 augustus 1994 is verzocht om een naamswijzigiging van ‘Vsesojuznoe Objedinenje SOJUZPLODOIMPORT’ naar “SOJUZPLODOIMPORT (also known as VAO ‘SOJUZPLODOIMPORT’)”. Op 1 september 1994 is deze naamswijziging doorgevoerd. 6.2.1.2. Op 1 april 1998 is de naamswijziging van VAO naar VZAO geregistreerd. Daarna is op 2 november 1998 de overdracht van VZAO naar ZAO geregistreerd, gevolgd door de registratie op 14 september 2000 van de overdrecht van ZAO naar Spirits International. 6.2.2. In Ierland verhandelt Spirits cs wodka voorzien van het Stolichnaya Russian Wodka label op de volgende wijze: 6.2.3. De import en export van Moskovskaya wodka in Ierland blijkt volgens FKP uit het hieronder weergegeven zoekresultaat voor ‘Moskovskaya vodka’ in Ierland: Nadat FKP dit zoekresultaat had overgelegd, heeft Spirits cs niet meer betwist dat Spirits cs wodka voorzien van het Moskovskaya Russian Wodka label verhandelt in Ierland. De rechtbank stelt daarom vast dat dit zoekresultaat wodka onder het Moskovskaya Russian Wodka label betreft. in conventie 6.2.4. Het Iers recht is een systeem van Common Law dat haar basis vindt in het recht van het Verenigd Koninkrijk. De rechtbank verwijst hierna naar de beoordeling naar het recht van het Verenigd Koninkrijk daar waar het Ierse recht hetzelfde is als dat van het Verenigd Koninkrijk. in conventie De primaire vordering I 6.2.5. FKP stelt na het tussenvonnis dat artikel 67 van de Ierse Trademark Act uit 1996 (de Ierse TMA) de grondslag voor deze vordering vormt en dat daarnaast artikel 29 Ierse TMA een mogelijke grondslag is. De rechtbank beoordeelt eerst artikel 67 Ierse TMA, dat als volgt luidt: (1) Any person having a sufficient interest may apply for the rectification of an error or omission in the register: Provided that an application for rectification may not be made in respect of a matter affecting the validity of the registration of a trade mark. (2) An application for rectification may be made either to the Controller or to the Court, except that- (a) if proceedings concerning the trade mark in question are pending in the Court, the application must be made to the Court; and (b) if in any other case the application is made to the Controller, he may at any stage of the proceedings refer the application to the Court. (3) Unless the Controller or the Court otherwise directs, the effect of rectification of the register is that the error or omission in question shall be deemed never to have been made. (4) The Controller may (of his own motion) correct any error made by him in any entry in the Register but, before doing so, he shall give notice of the proposed correction to any person who appears to him to be concerned. (5) The Controller may, on request made in the prescribed manner by the proprietor of a registered trade mark- (a) enter any change in the proprietor's name or address as recorded in the register; (b) amend the specification of the goods in respect of which a trade mark is registered, provided that the amendment does not in any way extend the rights given by the existing registration of the trade mark; or (c) enter a disclaimer or memorandum relating to a trade mark which does not in any way extend the rights given by the existing registration of the trade mark. (6) The Controller may, on request made in the prescribed manner by the licensee of a registered trade mark, enter any change in the licensee's name or address as recorded in the register. (7) The Controller may remove from the register matter appearing to him to have ceased to have effect. 6.2.6. Deze bepaling is materieel gelijk aan artikel 64 VK TMA, waarop FKP haar primair gevorderde bevel tot medewerking door Spirits cs aan de tenaamstelling op haar naam van de merkinschrijvingen in het VK grondt. Ook ten aanzien van de Ierse merken geldt dat uit het oordeel van deze rechtbank dat de Ierse merken niet (rechtsgeldig) zijn overgegaan in het vermogen van VAO, volgt dat sprake is geweest van een ‘error’ bij de inschrijving van VAO als houder van de Ierse merken in het register. In zoverre is voldaan aan de materiële norm van artikel 67 Ierse TMA. Ook hier staat niet ter discussie dat deze rechtbank niet bevoegd is een bevel als bedoeld in artikel 67 lid 2 Ierse TMA aan the Controller (het Ierse nationale merkenregister) te verstrekken, omdat artikel 2 lid 1 Ierse TMA bepaalt: In this Act, except where the context otherwise requires - (…) “the Court” means the High Court; Aan de in artikel 67 lid 2 Ierse TMA gestelde formele eis (application to the court) is dus niet voldaan. FKP stelt zich echter op het standpunt dat deze rechtbank op grond van artikel 3:296 BW jo. 67 lid 2 Ierse TMA wel een plicht tot medewerking aan overdracht van de Ierse merken aan Spirits cs kan opleggen. Dit standpunt deelt het lot van het gelijkluidende betoog ten aanzien van de VK merken (zie r.o. 6.1.5), nu artikel 67 lid 2 Ierse TMA niet de materiële norm bevat dat een (als merkhouder ingeschreven) partij een medewerkingsplicht heeft om een rectificatie te bewerkstelligen. De rechtbank kan dus ook geen daarmee corresponderend bevel geven ten aanzien van de Ierse merken. 6.2.7. De tweede door FKP genoemde grondslag voor het primair onder I gevorderde bevel tot medewerking, artikel 29 Ierse TMA, luidt – voor zover van belang – als volgt: (1) On application being made to the Controller in the prescribed manner by (a) A person claiming to be entitled to an interest in or under a registered Trade Mark by virtue of a registrable transaction, or (b) Any other person claiming to be affected by such a transaction, particulars of the transaction shall be entered on the Register in the prescribed manner. (2) The following are registrable transactions for the purposes of this Act: (…) (e) An order of a court or other competent authority transferring a registered Trade Mark or any right in or under it. 6.2.8. Artikel 29 lid 2 sub e Ierse TMA spreekt niet van ‘the Court’, maar van ‘a Court’. Artikel 29 Ierse TMA bevat echter ook niet de materiële norm dat een (als merkhouder ingeschreven) partij een medewerkingsplicht heeft om een rectificatie te bewerkstelligen. De primair onder I gevorderde plicht tot medewerking aan wijziging van de registratie van de Ierse merken kan daarom niet op dit artikel worden gebaseerd. Om deze reden kan de rechtbank ook niet, zoals FKP betoogt, op grond van artikel 3:296 BW jo. 29 lid 2 Ierse TMA een plicht tot medewerking aan overdracht van de Ierse merken aan Spirits cs opleggen. 6.2.9. Ook ten aanzien van de Ierse merken beroept FKP zich subsidiair op het geheel van Common Law. Net als in het VK volstaat de grensoverschrijdende rechtsmacht van de Nederlandse rechter niet en moet Spirits de beginselen van Common Law stellen waarop een verplichting tot medewerking kan worden gebaseerd. FKP beroept zich ten aanzien van de Ierse merken uiteindelijk naar analogie op de tort of conversion en/of de tort of detinue. De rechtbank wijst op de in r.o. 6.1.7 genoemde gronden, de door FKP gevraagde toepassing naar analogie van deze torts van de hand; dat er mogelijk sterke argumenten voor analoge toepassing bestaan, zoals de expert van FKP stelt, neemt niet weg dat de Nederlandse rechter geen rechtsvormende taak heeft ten aanzien van Iers recht. 6.2.10. De primaire vordering I is dus niet toewijsbaar, omdat deze rechtbank niet bevoegd is the Controller op de voet van de door FKP ingeroepen bepalingen te bevelen het register te corrigeren en er naar Iers recht geen verplichting tot medewerking door Spirits cs aan rectificatie van het Ierse merkenregister bestaat. De subsidiaire vordering I 6.2.11. FKP vordert subsidiair een verklaring voor recht dat zij rechthebbende is op de Ierse merken. Zij betoogt dat zij met een dergelijk declaratoir vonnis aan the Controller kan verzoeken het register te verbeteren door de Ierse merken op haar naam te registreren. Nu de merken niet door middel van een rechtsgeldige transformatie door VAO zijn verkregen, maar in beginsel in het vermogen van VVO zijn gebleven en vervolgens in beheer zijn gegeven en later zijn overgedragen aan FKP (zie r.o. 4.87 in het tussenvonnis en r.o. 4.4.3 in dit vonnis), dient te worden beoordeeld in hoeverre de verweren van Spirits cs in de weg staan aan een declaratoir dat FKP de rechthebbende is op de Ierse merken. Estoppel 6.2.12. Spirits cs beroepen zich op het Commen law leerstuk estoppel, meer in het bijzonder de figuren estoppel by representation en/of estoppel by asquiscence. Voor beide figuren geldt de eis dat de bezitter wordt benadeeld omdat hij heeft vertrouwd op de gewekte indruk (detrimental reliance). Aan deze eis is niet voldaan. De overwegingen daarover ten aanzien van de VK merken (in r.o. 6.1.10 t/m 6.1.16) gelden ook voor de Ierse merken. 6.2.13. De slotsom van het voorgaande is dat de verweren van Spirits cs tegen de gevorderde verklaring voor recht niet slagen, zodat die toewijsbaar is voor de Ierse merken. Inbreukverbod vordering 6.2.14. Nu is geoordeeld dat FKP een beter recht heeft op de Ierse merken, moet FKP worden beschouwd als de proprietor, zodat de inbreukvordering in geval van inbreuk op de nu nog op naam van Spirits International geregistreerde Ierse merken kan worden toegewezen en niet pas na de daadwerkelijke aanpassing van de registratie. De rechtbank verwijst hier naar hetgeen zij heeft overwogen ten aanzien van het recht van het Verenigd Koninkrijk in r.o. 6.1.19. 6.2.15. De door FKP gestelde inbreuken zullen voor Ierland moeten worden beoordeeld aan de hand van artikel 14 Ierse TMA. De Merkenrichtlijn heeft de beschermingsomvang van nationale merkrechten echter vergaand geharmoniseerd. Ook artikel 14 lid 2 sub b Ierse TMA schrijft derhalve de in artikel 10 lid 2 sub b Merkenrichtlijn neergelegde toets voor. Wat de rechtbank in r.o. 6.1.19. t/m 6.1.25. heeft overwogen over het gebruik door Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus van de VK merken, geldt ook ten aanzien van de Ierse merken. Verder is niet in geschil dat het in 6.2.2 en 6.2.3 vastgestelde gebruik neerkomt op gebruik van een met het Ierse merk overeenstemmend teken voor dezelfde producten dat verwarringsgevaar oplevert als bedoeld in artikel 14 lid 2 sub b Ierse TMA. Wat hiervoor in r.o. 6.1.26 t/m r.o. 6.1.35 is overwogen over de inbreuk (in de zin van artikel 10 lid 2 VK TMA) door het gebruik van het teken ‘Stoli’ geldt ook ten aanzien van de Ierse merken. De slotsom is dat zowel het gebruik van de tekens Stolichnaya en Moskovskaya beschreven in 6.2.2 en 6.2.3 als het gebruik van het Stoli-teken tot verwarringsgevaar (likelihood of confusion) in de zin van artikel 14 lid 2 Ierse TMA leidt. 6.2.16. Spirits cs hebben ten aanzien van de verbodsvordering ook een beroep gedaan op estoppel. Op dezelfde gronden als hiervoor overwogen kan dat beroep niet slagen. 6.2.17. Dat brengt de rechtbank tot de slotsom dat een verbod toewijsbaar is voor inbreuk door Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus op de Ierse merken, waaronder in ieder geval begrepen het in 6.2.2 en 6.2.3 beschreven gebruik van het Stolichnaya label en het Moskovskaya label en het gebruik van het Stoli-teken in het economisch verkeer in Ierland. De daarbij gevorderde dwangsom is eveneens toewijsbaar. Deze zal op dezelfde manier worden gematigd als de dwangsom verbonden aan het verbod van de VK merken. Schadevergoeding 6.2.18. Op grond van artikel 18 lid 2 Ierse TMA heeft FKP recht op vergoeding van haar schade door de vastgestelde merkinbreuk. Het met betrekking tot deze vordering gedane beroep van Spirits cs op estoppel, slaagt niet op de hiervoor genoemde gronden. Spirits cs beroepen zich ook op verjaring. Niet ter discussie staat dat verjaring niet aan de orde is voor zover de schadevordering betrekking heeft op schade geleden vanaf zes jaar voor de datum van dagvaarding, dus vanaf 20 november 2006. FKP beroept zich op artikel 71 van de Ierse Statutes of Limitations Act, waarin is bepaald: Where, in the case of an action for which a period of limitation is fixed by this Act, either (..a) The action is based on the fraud of the defendant or his agent or of any person through whom he claims or his agent, or (b) The right of action is concealed by the fraud of any such person, The periode of limitation shall nog begin to run until the plaintiff has discovered the fraud or could with reasonable diligence have discovered it. Het beroep van FKP op deze bepaling gaat niet op. VVO wist dat zij niet was getransformeerd. Uit hetgeen onder 5.3 is overwogen, volgt dat de Russische Federatie ook wist of moet hebben geweten dat geen geldige transformatie had plaatsgehad van VVO naar VAO. De door FKP gestelde frauduleuze en verhullende handelingen zijn de naamswijzigingen die op verzoek van VAO, VZAO en ZAO zijn doorgevoerd in de merkregistraties van de betrokken landen. Dit zijn geen verhullingshandelingen in relatie tot VVO en haar rechtsopvolgers of de Russische Federatie, maar ten aanzien van de merkenbureaus in de betrokken landen. De verzoeken tot wijziging van de registraties zijn ook gepubliceerd in het register. Het beroep op verjaring van Spirits cs slaagt dus ten aanzien van de schadevordering slechts voor zover deze de periode voor 20 november 2006 bestrijkt. 6.2.19. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat FKP mogelijk schade heeft geleden na 20 november 2006 doordat niet zij maar Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus de Ierse merken hebben gebruikt, zodat schadevergoeding op te maken bij staat toegewezen kan worden. 6.2.20. De vordering tot winstafdracht als alternatief voor schadevergoeding wordt afgewezen, nu FKP niet heeft gesteld wat de grondslag is van deze vordering naar Iers recht en de Ierse TMA daarvoor geen (directe) grondslag geeft. Artikel 18 lid 2 Ierse TMA vermeldt alleen dat ‘all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise shall be available to the proprietor as is available in respect of the infringement of any other property right’. in reconventie 6.2.21. Uit de beoordeling in conventie volgt dat de vorderingen van Spirits cs in reconventie voor een verklaring voor recht, wapperverbod en inbreukverbod (vorderingen I, II en III) niet voor toewijzing in aanmerking komen. 6.2.22. Spirits cs gronden vordering IV op de figuur van ongerechtvaardigde verrijking. FKP stelt dat niet is voldaan aan de eis dat sprake is van een tegenover een verarming van Spirits cs staande verrijking van FKP, nu Spirits cs jarenlang met veel succes de Ierse merken hebben geëxploiteerd en FKP maar beperkt schade kan vorderen, zeker nu het verjaringsberoep van Spirits cs doel treft. Spirits cs, op wiens weg dat ligt, hebben naar aanleiding van deze betwisting van FKP niet nader toegelicht dat aan deze eis is voldaan. Dat kan dus niet worden aangenomen. 6.2.23. Daarnaast staat volgens FKP het gebrek aan goede trouw bij Spirits cs en de rechtsvoorgangers van Spirits International in de weg aan toewijzing van een op ongerechtvaardigde verrijking gebaseerde vordering. FKP betoogt dat, nu geen sprake is van een vergissing of gerede twijfel ten aanzien van het ontbreken van een geldige titel voor de overdrachten van de Ierse merken, niet voldaan is aan het vereiste dat de verrijking ongerechtvaardigd (unjust) is. Gezien de onder 5.3 vastgestelde kennis van VAO over de ongeldigheid van de transformatie en hetgeen onder 5.5 is overwogen over de niet reëele koopprijzen bij de overdrachten van de merken aan ZAO en vervolgens aan Spirits International, heeft FKP hier het gelijk aan haar zijde. 6.2.24. De slotsom is dat de vorderingen in reconventie worden afgewezen. 6.3. Cyprus 6.3.1. In Cyprus gaat het om het Cypriotische woord/beeldmerk Stolichnaya op naam van Spirits International. Dit merk is op 25 november 1983 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 24353, voor waren en diensten in klasse 33 (zie onder 2.95 van het tussenvonnis, hierna: ‘het Cypriotische merk’) Het register bevat de volgende aantekeningen en beperkingen: With the registration of this trademark no right of exclusive use of the words "VODKA" "RUSSIA VODKA", "COOL BEFORE DRINKING" and "IMPORTED FROM THE USSR" will be given. The trademark will only be used for vodka with description 40 % (70ᵒ BR PROOF) 50cl made in Russia. The medals on the trademark label are honours from exhibitions in Brussels in 1958 and Leipzig 1963. The building on the trademark label is the classic governmental hotel MOSKVA where applicants have their office. Met betrekking tot de registratie van dit merk stelt de rechtbank aanvullend de volgende feiten vast. 6.3.1.1. Op 17 maart 1999 is het volgende verzoek tot naamswijziging van V/O naar VAO gedaan namens VAO: “We (a) VAO SOJUZPLOPOIMPORT (…) We are the Registered Proprietor (of the aforementioned Trade Marks) No change has been effected in the true proprietorship (of the said Trade Marks) (d) the name changed as a result of a change effected in the old USSR as is certified by the Certificate of the Russian Chamber of Commerce and Industry daed 15/7/92 which is attached herewith. 6.3.1.2. Op 22 maart 2000 volgt een bevestiging van het Cypriotische merkenbureau, waarin te lezen valt: "I wish to refer to your application on form T.M. No. 21, dated 17.3.1999 and to inform you that the change of name of the proprietors of the above trade marks from V/O "Sojuzplodoimport" to VAO Sojuzplodoimport has been recorded in the Register of Trade Marks and will be published shortly in the Official Gazette of the Republic." 6.3.2. In Cyprus verhandelt Spirits cs wodka voorzien van het Cypriotische merk, met het volgende uiterlijk: in conventie 6.3.3. Alvorens de vorderingen naar Cypriotisch recht inhoudelijk te beoordelen, overweegt de rechtbank dat Cypriotisch recht een systeem kent van Common Law en haar basis vindt in het recht van het Verenigd Koninkrijk. Op bepaalde punten volgt het Cypriotische recht dan ook het recht van het Verenigd Koninkrijk zodat de rechtbank daarnaar verwijst wanneer de beoordeling hetzelfde is. 6.3.4. Volgens FKP kan zij voor bescherming van haar eigendom een beroep doen op het algemene rechtsbeginsel “nemo dat” en hoeft de eiser slechts aan te tonen dat hij de rechthebbende is. Zoals voortvloeit uit hetgeen in het tussenvonnis is overwogen, is ook het Cypriotische merkrecht niet onder algemene titel of anderszins overgegaan van V(V)O naar VAO (zie r.o. 4.88 van het tussenvonnis). VAO heeft derhalve zonder grond in september 1999 om wijziging van de tenaamstelling van het merk verzocht. In beginsel is het Cypriotische merk in het vermogen van VVO gebleven en overgedragen aan FKP. Derhalve dienen eerst de verweren van Spirits cs tegen het gestelde betere recht van FKP te worden beoordeeld. 6.3.5. Spirits cs voeren ten verwere achtereenvolgens aan dat - Spirits International in april 1999 te goeder trouw heeft verkregen (bona fide purchase) van ZAO; - de revindicatievordering is verjaard na een periode van 5 jaar, naar analogie van artikel 14C van de Cypriotische Trade Marks Law (TML); - zij mocht afgaan op het gedrag van de Russische Federatie (estoppel by conduct/representation). Bona fide purchase 6.3.6. Zoals de deskundige van Spirits cs verklaart, zijn de vereisten voor een succesvol beroep op het bona fide purchase-verweer dat er is betaald, goede trouw van de verkrijger en onbekendheid met het titelgebrek. Het Cypriotische Supreme Court heeft de laatste twee vereisten in samenhang met elkaar aldus uitgelegd: “In order to be considered as a bona fide buyer, one must pay reasonable care and carry out the necessary investigation.” Voorts geldt dat “a significantly low price may raise shadows that would call for further investigation”. 6.3.7. De rechtbank heeft hiervoor vastgesteld dat [J] , op grond van zijn onderzoek wist of moest weten dat geen geldige transformatie had plaatsgehad. Spirits International wist dat daarmee ook, of moest dat weten. Zij wist dus of moest weten dat het Cypriotische merk niet was overgegaan van VVO naar VAO. [J] – en daarmee Spirits International – wist verder door het Baker&McKenzie rapport dat met het doorgeven van een naamswijziging naar westerse maatstaven een verkeerde voorstelling van zaken werd gegeven, of hij/zij moest dat weten. Het verzoek om naamswijziging (van VVO naar VAO) is ten aanzien van het Cypriotische merk gedaan pas kort voordat Spirits International de merken ‘verkreeg’, op 17 maart 1999. Spirits International kon uit deze wijziging in de tenaamstelling niet afleiden dat ZAO beschikkingsbevoegd was. Dat geldt temeer nu het Cypriotische merk toen Spirits International de merken van ZAO kocht nog op naam van VO stond en de aangevraagde – maar nog niet geregistreerde – naamswijziging zag op VAO en niet ZAO. Tot slot is hiervoor vastgesteld dat ZAO en Spirits International geen reële koopprijs hebben betaald voor de merken. Dit een en ander leidt tot het oordeel van de rechtbank dat Spirits International geen beroep toekomt op het bona fide purchase-verweer. Verjaring 6.3.8. Spirits cs hebben hun aanvankelijke verjaringsberoep, gebaseerd op artikel 15 TML, na het tussenvonnis niet meer herhaald. Gelet op hetgeen hun eigen deskundige hierover opmerkt – namelijk dat die bepaling alleen van toepassing is op een oorspronkelijke registratie en niet op een wijziging daarin ten gevolge van een overdracht, gaat de rechtbank ervan uit dat zij het beroep daarop hebben opgegeven. 6.3.9. Spirits cs beroepen zich op artikel 14C van de TML dat luidt als volgt: “If the proprietor of an earlier trade mark knowingly tolerated the use of a subsequent registered trademark for a continuous period of five years, he is no longer entitled under the earlier trade mark to seek its annulment or to oppose the use of the subsequent registered trademark for the goods or the services for which the later trade mark was used, unless the application for registration of the subsequent registered trademark was in bad faith: Provided that the owner of a subsequent trade mark is not entitled to oppose to the usage of the earlier mark, even if that right can no longer be invoked against the earlier trade mark.” 6.3.10. Dit artikel ziet op de situatie waarin de houder van een jonger merk dat merk te goeder trouw heeft gebruikt en een oudere merkhouder dat gebruik vijf jaar of langer heeft gedoogd. Die oudere merkhouder kan dan niet meer tegen dat gebruik door de jongere merkhouder opkomen. Volgens Spirits cs is het doel van die bepaling to protect the use of a trade mark after five years of continuous use in good faith as form of adverse possession rule. 6.3.11. De rechtbank is van oordeel dat het beroep van Spirits op de bescherming van de jongere merkhouder niet kan slagen omdat er een fundamenteel verschil zit tussen de situatie waarop artikel 14C TML ziet en de onderhavige zaak. Immers, in de situatie van artikel 14C TML is er na verloop van vijf jaar sprake van twee merkhouders die naast elkaar hun gelijkende geregistreerde merken kunnen gebruiken en jegens derden handhaven, en die dus over en weer geen inbreuk maken. Daarmee kan die bepaling niet worden ingeroepen als verweer in een zaak waar het gaat om de vraag wie van de twee een beter recht heeft op één bepaald geregistreerd merk. Dat is waar het in deze zaak om gaat en degene die daarbij aan het kortste eind trekt, verliest daarmee in beginsel het recht het merk te gebruiken. Estoppel by conduct (representation) 6.3.12. De voorwaarden voor een succesvol beroep op dit leerstuk zijn naar Cypriotisch recht: (i) the existence of a clear and unambiguous representation in relation to a fact, (ii) the existence of the intention of behaviour that leads to the presumption that the person to whom the representation was made would act by considering the representation to be true, (iii) reliance on the representation by the person to whom the representation was directed, (iv) the inaccurate statements or negligence to be the direct cause of the loss or the error that caused damage. 6.3.13. In dit kader geldt net als voor het beroep op estoppel beoordeeld naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat niet is gebleken dat Spirits cs door het bedoelde vertrouwen op het gedrag van de Russische Federatie schade heeft geleden die zij nog altijd niet zou hebben terugverdiend. De rechtbank verwijst naar hetgeen zij daartoe im r.o. 6.1.13 en verder met betrekking tot de VK merken heeft overwogen. Ook dit verweer faalt derhalve. Tussenconclusie 6.3.14. Nu de materiële verweren van Spirits cs falen, moet geoordeeld worden dat naar Cypriotisch recht FKP een beter recht heeft op het Cypriotische beeldmerk dan Spirits International. Vervolgens dient beoordeeld te worden in hoeverre de vorderingen in conventie toewijsbaar zijn. De primaire vordering I: meewerken aan wijziging 6.3.15. FKP baseert deze primaire vorderingen op section 33 TML. Deze bepaling luidt als volgt: General power to rectify entries in register. (I) Any person aggrieved by the non-insertion in or omission from the register of any entry, or by any entry made in the register without sufficient cause, or by any entry wrongly remaining on the register, or by any error or defect in any entry in the register, may apply in the prescribed manner to the Court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section 49, to the Registrar, and the Court or the Registrar, as the case may be, may make such order for making, expunging or varying the entry as they may think fit. (2) The Court or the Registrar, as the case may be, may in any proceeding under this section decide any question that it may be necessary or expedient to decide in connection with the rectification of the register. (3) In case of fraud in the registration, assignment or transmission of a registered trade mark, the Registrar may himself apply to the Court under the provisions of this section. ( 4) Any order of the Court rectifying the register shall direct that notice of the rectification shall be served in the prescribed manner on the Registrar, and the Registrar shall on receipt of the notice rectify the register accordingly. 6.3.16. De rechtbank stelt voorop dat artikel 2 TML bepaalt: “the Court means the competent District Court (…)”. Anders dan ten aanzien van de vorderingen betreffende de VK merken en de Ierse merken, hebben Spirits cs niet betoogd dat deze rechtbank niet bevoegd zou zijn. De rechtbank ziet in artikel 2 TML ook geen aanleiding daarover anders te oordelen. Spirits cs bestrijden dat artikel 33 TML een grondslag kan vormen voor de vorderingen onder I omdat een materiële bepaling waarop deze gebaseerd kan worden ontbreekt. Zij verwijzen naar een uitspraak van de Cypriotische Hoge Raad waarin is geoordeeld “(…) reliance on article 33 without simultaneously stipulating the reason or reasons which, pursuant to any of the provisions(s) of the Law, would reveal that the registration was carried out without sufficient cause or that mistakenly remained in the trademark registry is not possible.” De rechtbank heeft hiervoor echter geoordeeld dat het betere recht op de Cypriotische merken bij FKP ligt. Dat het recht op eigendom ook in het Cypriotische recht is vastgelegd, namelijk in artikel 23 van de Cypriotische grondwet, is niet in geschil en vormt daarmee de grondslag voor het beroep op artikel 33 TML. Artikel 33 TML geeft de rechter een ruimere bevoegdheid dan het Britse equivalent. Dat de rechtbank in principe op grond van deze bepaling een partij kan gelasten mee te werken aan de wijziging van het register, is als zodanig ook niet betwist. De rechtbank wijst daarom het onder I primair gevorderde bevel toe. Vorderingen IV en VI: inbreukverbod en schadevergoeding 6.3.17. FKP baseert de inbreukvordering op artikel 6 TML. Dat artikel bepaalt – kort gezegd – dat het recht op het exclusieve gebruik van een merk berust bij de persoon die geregistreerd staat als de proprietor. Spirits cs bestrijden dat een beroep op die bepaling mogelijk is met het verweer dat FKP geen geregistreerd merkhouder is. 6.3.18. De rechtbank is van oordeel dat nu zij in dit vonnis oordeelt dat het betere recht op de Cypriotische merken bij FKP berust en Spirits International dient mee te werken aan de wijziging van het registratie, FKP beschouwd moet worden als de proprietor, zodat de inbreukvordering kan worden toegewezen en niet pas na de daadwerkelijke aanpassing van de registratie. De rechtbank verwijst in dit kader naar hetgeen zij heeft overwogen ten aanzien van het recht van het Verenigd Koninkrijk in r.o. 6.1.19. 6.3.19. Dat het onder 6.3.2 bedoelde gebruik neerkomt op gebruik van een met het Cypriotische merk overeenstemmend teken voor dezelfde producten dat verwarringsgevaar oplevert als bedoeld in artikel 6 TML (use likely to deceive or cause confusion), is niet in geschil. Wat hiervoor in r.o. 6.1.26 t/m r.o. 6.1.35 is overwogen over de inbreuk (in de zin van artikel 6 TML) door het gebruik van het teken ‘Stoli’ geldt ook ten aanzien van het Cypriotische merk. De slotsom is dat zowel het gebruik van de tekens die identiek zijn aan het Cypriotische merk als het gebruik van het Stoli-teken tot verwarringsgevaar in de zin van artikel 6 TML leidt. Nu het beroep van Spirits cs op verjaring, goede trouw en estoppel (by representation) falen op de hiervoor genoemde gronden, ligt de inbreukvordering voor toewijzing gereed. Wat betreft de gevorderde dwangsom wordt die toegewezen als hiervoor met betrekking tot de VK merken en de Ierse merken is overwogen. 6.3.20. Wat betreft de gevorderde schadevergoeding beroepen FKP cs zich op een established principle in common law. Spirits cs betwisten dat recht op schadevergoeding niet indien de rechtbank zou oordelen dat sprake is van inbreuk, maar voeren aan dat het gedrag van de partij die de schade leidt van essentieel belang is voor de beoordeling van de hoogte van de schade die vergoed moet worden. Nu in deze procedure slechts schadevergoeding op te maken bij staat is gevorderd en de rechtbank dus niet hoeft te oordelen over de hoogte van de schadevergoeding, gaat de rechtbank aan dat verweer voorbij en wordt de vordering toegewezen. 6.3.21. De vordering tot winstafdracht wordt afgewezen. FKP beroept zich ook in dit kader op het established principle in common law en verwijst voorts naar artikel 10 Merkenrichtlijn en artikel 13 Handhavingsrichtlijn. FKP heeft echter onvoldoende onderbouwd dat ook naar huidig Cypriotisch recht geoordeeld moet worden dat Spirits International had moeten weten dat zij inbreuk maakte. Dat de rechtbank hiervoor heeft geoordeeld dat Spirits International de Cypriotische merken destijds niet te goeder trouw heeft verkregen, betekent niet zonder meer dat een vordering tot winstafdracht moet worden toegewezen. Verder bepaalt artikel 10 Merkenrichtlijn niets over winstafdracht. Artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn vormt een bepaling die de lidstaten kunnen implementeren, maar waartoe zijn niet verplicht zijn. Een richtlijnconforme interpretatie van het Cypriotische recht kan dan ook niet tot een ander oordeel leiden. in reconventie 6.3.22. Zoals hiervoor ook is overwogen met betrekking tot de VK merken, volgt uit de beoordeling in conventie dat de vorderingen I, II en III niet worden toegewezen. 6.3.23. Spirits cs vorderen voorts naar analogie van artikel 14 van de Cypriotische Sale of Goods Law (SGL) een vergoeding ter zake van de waardevermeerdering van de merken in de periode 1997 tot en met de dag van het vonnis. Artikel 14 SGL bepaalt dat een koopovereenkomst de voorwaarde in zich heeft dat de verkoper bevoegd is om over het over te dragen goed te beschikken en de garantie geeft dat de koper het ongestoorde genot van het goed zal hebben. In dat kader betogen Spirits cs dat de contractuele aansprakelijkheid van VVO ten opzichte van VAO is overgegaan op FKP. VAO nam in 1992 de bedrijfsactiviteiten van VVO over op een wijze die veel gemeen heeft met een koopovereenkomst. Doordat de Russische Federatie uiteindelijk de stelling innam dat VVO niet getransformeerd was in VAO is aan de kant van VVO als seller niet voldaan aan de voorwaarde dat zij rechtens de merken mocht overdragen aan VAO, hetgeen in strijd is met artikel 14 SGA, aldus Spirits cs. 6.3.24. De rechtbank is van oordeel dat geen plaats is voor analoge toepassing van artikel 14 SGA. Een koopovereenkomst heeft een geheel andere aard dan een transfomatie die, bij het volledig doorlopen ervan, overgang onder algemene titel tot gevolg heeft. Spirits cs hebben in dit kader ook niet gewezen op eerdere toepassing naar analogie van dit artikel op andere rechtsovergangen dan die het gevolg zijn van een koopovereenkomst. Bovendien was de wederpartij van VVO in 1992 VAO en gaat het in deze zaak om de overeenkomsten tussen VZAO en ZAO en ZAO en Spirits International. Hoe daaruit aansprakelijkheid door VVO moet voortvloeien is door Spirits cs ook niet nader uiteengezet hetgeen een reden te meer is de vordering af te wijzen. 6.4. Zwitserland 6.4.1. In Zwitserland gaat het om de hierna afgebeelde merken op naam van Spirits International (zie onder 2.95 van het tussenvonnis, hierna: ‘de Zwitserse merken’): a. het Zwitserse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 17 juli 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 2P-271373, voor waren en diensten in klasse 33; het Zwitserse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 17 juli 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer P-271372, voor waren en diensten in klasse 33; Met betrekking tot de registratie van deze merken, stelt de rechtbank aanvullend de volgende feiten vast. 6.4.1.1. Op 11 maart 1994 is verzocht om registratie van de naamswijziging van VVO naar VAO. Op 31 mei 1994 heeft het Zwitserse merkenbureau laten weten dat de naamswijziging per 29 april 1994 is geregistreerd voor beide merken. Vervolgens zijn de Zwitserse merken in 1998 op naam van eerst VZAO en vervolgens ZAO geregistreerd. 6.4.1.2. Op 13 maart 2000 is namens Spirits International verzocht om registratie van de overdracht van ZAO naar Spirits International. Op 10 mei 2000 heeft het Zwitserse merkenbureau bevestigd dat de overdracht van ZAO naar Spirits International op 24 maart 2000 is geregistreerd. Het Zwitserse merkenbureau heeft deze wijziging gepubliceerd op 8 mei 2000. 6.4.2. In Zwitserland verhandelt Spirits cs wodka met het volgende uiterlijk: in conventie De primaire vordering I 6.4.3. FKP legt aan haar primaire vordering I (bevel tot medewerking door Spirits aan wijziging tenaamstelling van de Zwitserse merken), het volgende ten grondslag. Zoals in het tussenvonnis is geoordeeld, heeft VAO de merken niet verkregen van VVO. Op grond van artikel 52 van de Zwitserse Merkenwet kan de rechtbank de primaire vordering I toewijzen, aldus FKP. 6.4.4. Artikel 52 Markenschutzgesetz (MSchG) bepaalt in de Duitstalige versie: Artikel 52 Feststellungsklage Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. 6.4.5. Anders dan Spirits cs betogen, vervult deze bepaling een zelfstandige functie. Dat het slechts in combinatie met een andere bepaling uit de Zwitserse merkenwet een grondslag zou kunnen vormen voor een vordering blijkt noch uit het artikel zelf, noch uit de door Spirits cs aangehaalde literatuur. Uiteraard moet een eiser wel met succes een ‘Recht’ of ‘Rechtsverhältnis’ stellen. 6.4.6. FKP beroept zich op dit artikel in combinatie met artikel 30 sub c van de uitvoeringswet van de Zwitserse Merkenwet (Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV)). Die bepaling luidt als volgt: Aufgrund einer entsprechenden Erklärung des Markeninhabers oder einer anderen genügenden Urkunde werden eingetragen: a. die Nutzniessung an der Marke und die Verpfändung der Marke; b. Verfügungsbeschränkungen von Gerichten und Vollstreckungsbehörden; c. Änderungen, die eingetragene Angaben betreffen. 6.4.7. Deze bepaling vormt echter slechts een aan het Zwitserse Merkenbureau geadresseerde norm, op grond waarvan dat bureau bevoegd is wijzigingen in het register uit te voeren. Het is aan deze rechtbank om te bepalen of een verklaring voor recht als bedoeld in artikel 52 MSchG gegeven kan worden, maar artikel 52 MSchG bevat geen mogelijkheid voor het geven van een bevel aan het Zwitserse Merkenbureau tot wijziging van het register. Het hierna te bespreken, op artikel 52 MSchG volgende, artikel 53 lid1 MSchG bepaalt in welke gevallen een rechthebbende een rechterlijk bevel tot overdracht kan vorderen. Of een verklaring voor recht ex artikel 52 MSchG een ‘Genügenden Urkunde’ is in de zin van artikel 30 MSchV, is aan het Zwitserse Merkenbureau om te bepalen. 6.4.8. Op basis van artikel 52 MSchG kan FKP dus niet het primair gevorderde bevel tot medewerking aan overdracht van de Zwitserse Merken verkrijgen. 6.4.9. Subsidiair beroept FKP zich op artikel 53lid 1 MSchG, dat de mogelijkheid biedt een vordering in te stellen tot overdracht van een merk in geval van toeëigening (‘Anmassung’) door een derde. In artikel 53 lid 1 en 2 MSchG is bepaald: Artikel 53 Klage auf Übertragung der Marke 1 Der Kläger kann anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. 2 Der Anspruch erlischt zwei Jahre nach Veröffentlichung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers gemäss Artikel 4. 6.4.10. In het midden kan blijven of er is voldaan aan de vereisten voor toeëigening in de zin van artikel 53 lid 1 MSchG. Als de rechtbank met FKP uitgaat van een toeëigening in de zin van die bepaling, slaagt het beroep van Spirits cs op verjaring van de opeisingsvordering op grond van artikel 53 lid 2 MSchG. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. 6.4.11. Artikel 53 lid 2 MSchG zelf stelt niet de voorwaarde dat daarop slechts een beroep gedaan kan worden door een houder te goeder trouw, althans door een houder waarvan de kwade trouw niet is bewezen. Naar de letter van de wet kan in alle gevallen waarin een beroep op artikel 53 lid 1 MSchG wordt gedaan, een beroep op verjaring ex artikel 53 lid 2 MSchG worden gedaan, ook door een gedaagde die te kwader trouw is over het betere recht op het merk van de opeiser. 6.4.12. FKP betoogt dat die bepaling wel beperkt tot geregistreerden te goeder trouw gelezen dient te worden, omdat er sprake is van een omissie van de wetgever. Bij de introductie van het wetsvoorstel waarvan artikel 53 lid 2 MSchG onderdeel was in 1988, heeft de Zwitserse wetgever vermeld dat met dat wetsvoorstel een harmonisatie met andere intellectuele eigendomswetgeving werd beoogd. Ten aanzien van artikel 53 lid 2 MSchG is verwezen naar de vergelijkbare regeling voor opeising van een octrooirecht. Die regeling bepaalt uitdrukkelijk dat een gedaagde te kwader trouw geen beroep op verjaring kan doen. Ook in de Zwitserse modellenwet en het kwekersrecht is die voorwaarde opgenomen, telkens met een verjaringstermijn van twee jaar. Als de wetgever van zijn bestendige lijn had willen afwijken, had het in de rede gelegen dat hij dat uitdrukkelijk had vermeld in voorbereidende stukken voor deze wetgeving, maar dat heeft hij niet gedaan, aldus FKP. 6.4.13. Deze redenering is echter onvoldoende om een bepaling die geen uitzondering voor kwade trouw kent, aldus beperkend te interpreteren. Dit was anders geweest als uit de voorbereidende stukken duidelijk zou blijken dat de Zwitserse wetgever beoogde het beroep op verjaring niet te bieden aan houders te kwader trouw. Dat blijkt echter helemaal niet uit die wetgeschiedenis. Een algemene wens tot harmonisatie van intellectuele eigendomsrechten en een algemene verwijzing naar de octrooirechtelijke regeling voor verjaring zijn onvoldoende voor de door FKP bepleitte uitleg. Als er sprake zou zijn van een beoogde maar vergeten beperking, had de Zwitserse wetgever, die deze bepaling in 1990 heeft ingevoerd, inmiddels zeker een correctie kunnen doorvoeren. 6.4.14. De uitleg die FKP bepleit vindt ook geen steun in de Zwitserse jurisprudentie. Blijkens het Go Fast Sports II arrest van het Bundesgericht, de Zwitserse hoogste rechter, is er sprake van toeëigening in de zin van artikel 53 lid 1 MSchG als het betreffende merk in strijd met de goede trouw (Treu und Glauben) gedeponeerd is. Daarbij wordt verondersteld dat degene die als merkhouder is geregistreerd, wist of behoorde te weten dat een ander een beter recht had toen hij het merk in Zwitserland deponeerde. Toeëigening kan ook plaatsvinden na deponering, op het moment dat een aanvankelijke toestemming daarvoor wegvalt en de deposant weigert het merk over te dragen aan de eigenlijke rechthebbende. Deze uitleg van artikel 53 lid 1 MSchG is weliswaar een obiter dictum in het Go Fast Sports II arrest, maar brengt niettemin tot uitdrukking hoe de hoogste Zwitserse rechter aankijkt tegen de eisen voor toeëigening in de zin van dit artikel. Daarvoor is of reeds bij deponering van het merk, of op een later moment een handelen in strijd met de goede trouw vereist. Uitgaande van deze uitleg van artikel 53 lid 1MSchG zou een beperkt bereik van artikel 53 lid 2 MSchG tot gevallen waarin er geen sprake is van kwade trouw, een dode letter zijn. Die situatie doet zich in dat geval immers nooit voor. 6.4.15. Jurisprudentie die specifiek ingaat op het toepassingsbereik van artikel 53 lid 2 MSchG is door geen van partijen naar voren gebracht. Tot slot wijzen beide partijen op literatuur die hun standpunt ondersteunt. De meest recente literatuur biedt daarbij steun voor een letterlijke (onbeperkte) uitleg van artikel 53 lid 2 MSchG. 6.4.16. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, gaat de rechtbank er van uit dat artikel 53 lid 2 MSchG ook ingeroepen kan worden door een merkhouder te kwader trouw tegenover een opeiser. 6.4.17. Niet in geschil is dat op de datum van dagvaarding de termijn van twee jaar was verstreken sinds de publicatie in het Zwitserse merkenregister van de registratie van Spirits International als houder van de Zwitserse merken op 8 mei 2000. Er is in dit geval geen sprake van registratie door een agent voor zijn principaal (in welk geval de verjaringstermijn later zou intreden). Derhalve slaagt het beroep van Spirits cs op verjaring. De subsidiaire vordering I 6.4.18. Dat brengt de rechtbank bij de vraag of de subsidiaire vordering I toewijsbaar is. Zoals hiervoor is overwogen, kan FKP op grond van artikel 52 MSchG een verklaring voor recht verkrijgen indien zij de rechthebbende is op de Zwitserse Merken. Zij is echter niet langer de rechthebbende. Dat is Spirits International, die als merkhouder in het register is ingeschreven en uit dien hoofde (op grond van artikel 13 MSchG) de merkrechten jegens derden kan uitoefenen. Het recht van FKP tot opeising van de Zwitserse merken, waarbij zij wederom wordt ingeschreven als rechthebbende, is immers verjaard. Indien het materiële recht waarop FKP zich beroept en waarover zij een verklaring voor recht wenst, door verjaring is verkregen door Spirits International, staat die onderliggende rechtsverhouding in de weg aan de gevorderde verklaring voor recht. Dat wordt niet anders doordat artikel 52 MSchG, dat niet ziet op de onderliggende rechtsverhouding, zelf geen verjaringstermijn kent. Een verklaring voor recht dat FKP rechthebbende is op de Zwitserse merken is derhalve niet toewijsbaar. Hetzelfde geldt voor een verklaring voor recht dat de Zwitserse merkregistraties aan FKP toebehoren. Overige vorderingen 6.4.19. Uit het voorgaande volgt ook dat FKP niet langer een inbreukverbod van Spirits cs kan vorderen. 6.4.20. De schadevergoedingsvordering van FKP is eveneens verjaard. Niet in geschil is dat een schadevergoedingsvordering voor een onrechtmatige daad naar Zwitsers recht verjaart een jaar nadat de gelaedeerde bekend is geworden met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon en in ieder geval tien jaar na de onrechtmatige daad. Het gestelde onrechtmatig registreren van het houderschap van de Zwitserse merken heeft plaatsgevonden in de periode 11 maart 1994 tot en met 13 maart 2000. FKP is met dat handelen bekend geraakt (ruimschoots) voor 20 november 2011. Die verjaringstermijnen waren dus beide verstreken op de datum van dagvaarding, 20 november 2012. in reconventie 6.4.21. Nu de vorderingen in conventie worden afgewezen, hebben Spirits cs geen belang bij toewijzing van vordering I in reconventie. De vordering sub II wordt afgewezen nu onvoldoende is gebleken dat FKP onrechtmatig handelt jegens Spirits cs door haar van merkinbreuk te betichten. Het staat FKP vrij dit standpunt in rechte in te nemen en dat kan haar in beginsel ook niet worden verboden. Gesteld noch gebleken is dat FKP inbreuk maakt op de Zwitserse merken, zodat ook de reconventionele vordering sub III wordt afgewezen en nu Spirits International de Zwisterse merken behoudt, is evenmin grond voor schadevergoeding ter zake van waardevermeerdering van de merken. 6.5. Denemarken 6.5.1. In Denemarken gaat het om de hierna afgebeelde merken op naam van Spirits International (zie onder 2.95 van het tussenvonnis, hierna: ‘de Deense merken’): a. het Deense woord/beeldmerk (SPI logo), op 28 mei 1969 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer VR 1971 01522, voor waren en diensten in klassen 5, 29, 30, 31, 32 en 33; het Deense woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 9 april 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer VR 1974 00977, voor waren en diensten in klasse 33; het Deense woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 9 april 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer VR 1974 00979, voor waren en diensten in klasse 33; Met betrekking tot de registratie van deze merken, stelt de rechtbank aanvullend de volgende feiten vast. 6.5.1.1. Op 28 april 1994 is een verzoek om naamswijziging gedaan, waarbij namens de “holders of said trademark” VO Sojuzplodoimport “naamswijziging” van VO in VAO wordt verzocht.Daarbij was een verklaring van [G] gevoegd, die inhoudt: “I (…) hereby declare that as of 20th January 1992, the name of the organization V/O “Sojuzplodoimport” was amended for Foreign economic joint stock company “Sojuzplodoimport.” 6.5.1.2. Op 19 mei 1994 heeft het Deense merkenregister het doorvoeren van de naamswijziging bevestigd. De naamswijzging is op 15 juni 1994 gepubliceerd. 6.5.1.3. Op 16 februari 1996 is namens VO een verzoek tot naamswijzging van VO naar VAO gedaan voor onder meer het merk voor het SPI logo (zie tussenvonnis r.o. 2.95 onder a.). Bijgevoegd was een “Certificate of Name Change” d.d. 5 februari 1996”. 6.5.2. In Denemarken verhandelt Spirits cs wodka met het volgende uiterlijk: in conventie Grondslag voor de vorderingen I 6.5.3. Ten aanzien van de Deense merken beroept FKP zich op de algemene beginselen van Deens goederenrecht, neergelegd in de Danske Lov (Deense Wet) van 1683 (sic), in het bijzonder in artikel 6-17-5 van die wet. Artikel 6-17-5 bepaalt dat degene die een goed verliest door diefstal, het goed mag revindiceren, ook van een latere verkrijger te goeder trouw. 6.5.4. Bij conclusie van dupliek in conventie hebben Spirits cs betoogd dat deze algemene rechtsfiguur van revindicatie niet van toepassing is op de onderhavige zaak, omdat de Deense merkenwet in artikel 21 voorziet in een lex specialis voor een vordering uit hoofde van een aanspraak/eigendom op een merk. Spirits cs noemen geen bronnen in de literatuur voor die stelling en citeert het artikel zelf ook niet (zelfs niet in het Deens). Artikel 21 van de Deense merkenwet luidt (in de vertaling op de website van het Deense Octrooi- en Merkenbureau): Non-use as defence in opposition proceedings 21.-(1) In opposition proceedings where, at the filing date or date of priority of the later trade mark, the 5-year period, within which the earlier trade mark must have been put to genuine use as provided for in section 10c, had expired, at the request of the applicant, the proprietor of the earlier trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that the earlier trade mark has been put to genuine use during the 5-year period preceding the filing date or date of priority of the later trade mark, or that proper reasons for non-use existed. In the absence of proof to this effect, the claim for infringement of the earlier trade mark shall be rejected by the Danish Patent and Trademark Office. (2) If the earlier trade mark has been used in relation to only part of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the opposition as provided for in subsection 1, be deemed to be registered in respect of that part of the goods or services only. (3) Subsections 1 and 2 of this section shall also apply where the earlier trade mark is an EU trade mark. In such a case, the genuine use of the EU trade mark shall be determined in accordance with Article 18 of the Regulation on the EU trade mark. 6.5.5. Artikel 21 van de Deense merkenwet ziet derhalve op (het verweer van non usus in) oppositieprocedures over de geldigheid van een conflicterende jongere merkregistratie, zodat dat betoog van Spirits cs niet kan worden gevolgd. Overigens ondersteunen de deskundigen van Spirits cs hun beroep op artikel 21 van de Deense merkenwet niet en heeft Spirits cs in latere processtukken ook niet meer gereageerd op de betwisting door FKP dat die bepaling van toepassing is op het onderhavige geschil. 6.5.6. Uit Deense literatuur blijkt dat dat revindicatierecht van overeenkomstige toepassing is op andere rechtsgebieden, waarbij Mortensen dat ook voor het intellectuele eigendomsrecht aanneemt. Toepassing op andere deelgebieden van het burgerlijk recht is ook te zien in de toepassing in de Deense Debt Instruments Act. In de Minirisk zaak is het revindicatie recht door de Deense rechter impliciet van toepassing geacht op merkrechten. De Deense rechter overwoog daarin: “The fact that Henkel is registered as the owner and renewer [of] the Danish (...) registration cannot imply that Coop has lost its right to the trademark as Danish law does not attribute special rights to the registration. As Henkel Norden cannot obtain a better right than Nordtend AB no extinguishment has taken place.” Anders zou de Deense rechter in die zaak vervolgens ook niet aan het (hierna te bespreken) passivitet verweer van de gedaagde zijn toegekomen. De rechtbank acht het beginsel dan ook van overeenkomstige toepassing op merkrechten. FKP kan derhalve een revindicatie vordering instellen voor de Deense merken, nu die zonder rechtsgrond op naam van (eerst) VAO en (vervolgens) ZAO en Spirits International zijn geregistreerd in het register. Passivitet 6.5.7. Spirits cs beroepen zich bij wijze van verweren op haevd (verkrijgende verjaring) en passivitet (verwant aan de rechtsfiguren rechtsverwerking en estoppel). Voor de toepasselijkheid van haevd geldt een termijn van 20 jaar. De rechtbank zal daarom eerst nagaan of het verweer van passivitet slaagt. 6.5.8. Partijen zijn het er in wezen over eens dat het verweer van passivitet in het geval dat een rechthebbende lang heeft gewacht met het instellen van zijn vordering, ingeroepen kan worden bij revindicatie van een merkrecht; dat volgt indirect uit de Minirisk zaak, waarin een beroep op passivitet inhoudelijk werd beoordeeld en afgewezen. 6.5.9. Partijen aan beide kanten verwijzen naar het handboek van Bo von Eyben. Hij beschrijft de vereisten voor een geslaagd beroep op passivitet als volgt (in Engelse vertaling): "The central point of the principle of estoppel is the combination of the debtor's good faith and the creditor's bad faith, i.e. that the debtor is either in good faith as to the existence of the claim (lack of knowledge and ought-to-know-knowledge that the claim exists or a reasonable assumption that it has ceased to exist) or has an expectation that the claim is not going to be enforced which is based on the inaction of the creditor, at the same time as the creditor is in bad faith as to the existence of the claim and of the delusion, i.e. that the creditor knows or should know that the debtor expects that the claim does not exist or is not going to be asserted.” 6.5.10. Partijen zijn het er ook over eens dat de vraag hoe lang een rechthebbende moet hebben stilgezeten voordat zijn wederpartij een beroep op passivitet kan doen als hij alsnog overgaat tot het uitoefenen van zijn recht, samenhangt met de overige omstandigheden van het geval, wat leidt tot casuïstische rechtspraak over de duur die vereist is voor een geslaagd beroep op passivitet. Spirits cs wijzen er op dat er in zaken waarin een merkrechthebbende heeft stilgezeten door niet handhavend op te treden tegen merkinbreuk termijnen van anderhalfjaar tot vijf jaar nodig waren voor een succesvol beroep op passivitet. Zij stellen dat die termijn ook in deze zaak toegepast dient te worden. FKP wijst er met recht op (en de deskundigen van Spirits cs erkennen dat eigenlijk ook), dat langer stilzitten vereist is voordat het recht op revindicatie van een IE recht is verwerkt, dan voor het verwerken van het recht om een merk te handhaven tegenover een inbreukmaker. Van belang is dat haevd een termijn kent van twintig jaar. Omdat de overige vereisten voor passivitet strenger zijn, kan daarom aangenomen worden dat de termijn voor passivitet korter is. 6.5.11. Gelet op deze criteria, overweegt de rechtbank als volgt. VAO heeft op 28 april 1994 een verzoek gedaan aan het Deense Merkenbureau voor een naamswijziging van VO in VAO voor de Deense merken (zie 6.5.11). Deze wijziging is op 15 juni 1994 gepubliceerd. Op 16 februari 1996 is eenzelfde verzoek gedaan voor het Deens SPI logo merk. Vanaf juni 1994, respectievelijk in of omstreeks februari 1996 is het bezit van de Deense merken door VAO, ZAO en Spirits International ontstaan. VAO was die merken in 1992 echter al feitelijk gaan gebruiken voor haar producten. Hiervoor is vastgesteld dat de Russische Federatie wist van het gebruik van de merken door VAO en ook wist of moest weten dat geen geldige transformatie had plaatsgehad en ook bekend was met het gebruik van de merken door VAO. Desalniettemin heeft de Russische Federatie vanaf 1992 tot november 1999 uitgedragen dat VAO en ZAO de rechtmatige merkhouders waren. De Russische Federatie erkende en ondersteunde hun positie als merkhouder actief en zonder enig voorbehoud; op geen enkele manier werd naar buiten toe de indruk gewekt dat de Russische Federatie de merken zou willen terugnemen en/of onderbrengen bij een andere entiteit. VAO en ZAO mochten op deze consistent zonder voorbehoud uitgedragen erkenning door en steun van de Russische Federatie vertrouwen, ook al wisten zij of moesten zij weten dat de transformatie niet rechtsgeldig was. 6.5.12. Nadat het in november 1999 voor ZAO en Spirits International duidelijk was geworden dat de Russische Federatie zijn eerdere standpunt niet langer huldigde, zijn de Deense Merken nog jaren ongemoeid gelaten, tot de sommatiebrief van FKP in 2004 (zie 3.4.11) en vervolgens tot het instellen van deze procedure in november 2012. Al die tijd dreef Spirits cs een uitgebreide onderneming in de productie en verkoop van wodka onder de merken, zodat er volgens (de huidige stellingen van) FKP jarenlang grootschalige inbreuk plaatsvond. Anders dan FKP stelt, kan het na 1992 niet optreden tegen VAO niet worden toegeschreven aan de ‘chaotische situatie’ na het uiteenvallen van de USSR. De steun en erkenning van de Russische Federatie kan niet aan de chaotische situatie worden toegeschreven, temeer daar deze steun en erkenning bijna acht jaar na de val van de USSR heeft voortgeduurd. De Russische Federatie moet zich ervan bewust zijn geweest dat zijn steun aan en erkenning van VAO en ZAO tot het vertrouwen zou leiden dat de Russische Federatie ook zonder voltooide transformatie ermee instemde dat de merken waren overgegaan naar VAO en deze niet, of (later) zou willen terugnemen en/of onderbrengen bij een andere entiteit. Zoals hiervoor is overwogen, kunnen Spirits cs deze gedragingen van de Russische Federatie tegenwerpen aan FKP. Gelet op deze omstandigheden kan Spirits cs zich met succes tegenover FKP beroepen op passivitet, waardoor FKP niet langer een revindicatierecht op de Deense merken kan uitoefenen. 6.5.13. Dat brengt de rechtbank voor de Deense merken tot de slotsom dat zowel de primaire als de subsidiaire vorderingen I van FKP afgewezen zullen worden. In het verlengde daarvan moeten ook de inbreukvordering en de schadevordering worden afgewezen. in reconventie 6.5.14. Nu de vorderingen in conventie worden afgewezen, hebben Spirits cs geen belang bij toewijzing van vordering I in reconventie. Vordering II tot en met IV moeten eveneens worden afgewezen, op de in r.o. 6.4.21 genoemde gronden die ook gelden ten aanzien van de Deense merken. 6.6. Noorwegen 6.6.1. In Noorwegen gaat het om de volgende hieronder afgebeelde merken op naam van Spirits International (zie onder 2.95 van het tussenvonnis, hierna: ‘de Noorse merken’): a. het Noorse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 6 april 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 91028, voor waren en diensten in klasse 33; het Noorse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 6 april 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 95508, voor waren en diensten in klasse 33; Met betrekking tot de registratie van deze merken, stelt de rechtbank aanvullend de volgende feiten vast. 6.6.1.1. In de registratie van het merk Stolichnaya is de legal status gewijzigd op 3 juli 1995. Uit de overgelegde stukken kan niet worden afgeleid wat daar precies de aanleiding voor was. Nu nadere informatie hierover ontbreekt, houdt de rechtbank het erop dat het merk met ingang van die datum is geregistreerd op naam van VAO. 6.6.1.2. Op 1 december 1995 is een verzoek voor naamswijziging van de houder van Moskovskaya ingediend. Het Noorse merkenbureau heeft op 16 augustus 1996 gevraagd om documentatie waaruit de naamswijziging blijkt. Nadat de merkgemachtigde op 25 februari 1997 heeft gevraagd of de naamswijziging, die op 1 december 1995 is aangevraagd, inmiddels is geregistreerd, heeft het Noorse merkenbureau bij brief van 14 april 1997 bevestigd dat VO geregistreerd staat als merkhouder en dat nieuw bewijs van de naamswijziging moet worden overgelegd. Daarop stuurt de merkgemachtigde bij brief van 14 juli 1997 een brief met de mededeling dat nieuw bewijs van naamswijziging is bijgevoegd. Bijgevoegd is een certificaat d.d. 4 juli 1994, dat als volgt luidt: “It is hereby certified that the company called VSESOJUZNOE OBJEDINENIJE “SOZUSPLODOIMPORT” Russia, 121200 Moscow, Smolenskaya-Sennaya, 32/24 has changed its name into FOREIGN ECONOMIC JOINT-STOCK COMPANY “SOJUZPLODOIMPORT” (ALSO TRADING AS “VAO “SPI”) also known als VAO “SOJUZPLODOIMPORT”, Russian Federation, 121200 Moscow, Smolenskaya-Sennaya, 32/24 (date) On the 20th of January 1992 and that said company is de juridical person organized and existing under the law of Russian Federation.” 6.6.1.3. In een ongedateerde brief heeft het Noorse merkenbureau laten weten dat de naamswijziging is geregistreerd. Op de daarbij gevoegde stukken staat een stempel met datum 25 september 1997. In de registratie van het merk Moskovskaya is de legal status gewijzigd op 25 september 1997. Nu nadere informatie ontbreekt, gaat de rechtbank er vanuit dat op die datum de ‘naamswijziging’ ook bij dat merk in het register is doorgevoerd. 6.6.2. In Noorwegen verhandelt Spirits cs wodka met het volgende uiterlijk: in conventie De vorderingen I 6.6.3. Tussen partijen is niet in geschil dat de primaire vordering I kan worden gebaseerd op Noors ongeschreven recht, in die zin dat de geregistreerd houder van een merk bevolen kan worden om mee te werken aan de wijziging van het merkenregister indien die registratie ten onrechte is geschied. In Noorwegen wordt dit zo vanzelfsprekend geacht, dat codificatie van deze algemene regel niet nodig is geacht. De National Reports on the Transfer of Movables in Europe vermeldt bij de behandeling van Noorwegen: “The availability of a substantive claim for having the object returned, be it from a thief or someone else, is seen as being so obvious that it is not even expressed in legislation.” 6.6.4. Zoals voortvloeit uit het tussenvonnis, zijn ook de Noorse merkrechten niet onder algemene titel of anderszins overgegaan van V(V)O naar VAO (r.o. 4.88). VAO heeft derhalve zonder grond in 1995 om wijziging van de tenaamstelling van de merken verzocht. Dat betekent dat FKP in beginsel een beter recht heeft op de merken. Spirits cs hebben echter aangevoerd dat FKP het recht op de merken dan in ieder geval is kwijtgeraakt aan Spirits International en dat niet meer uit kan uitoefenen op grond van dispostive conduct and passivity (hierna: passiviteit) aan de zijde van de Russische Federatie en de rechtsopvolgers van VVO. 6.6.5. Hoewel de deskundigen van FKP aangeven niet bekend te zijn met rechtspraak waarin eigendom van merkrechten door passiviteit verloren ging, is niet in geschil dat het verweer naar Noors recht kan worden opgeworpen. Evenmin is in geschil wat de criteria voor een beroep erop zijn. Het komt aan op een belangenafweging waarbij moet worden betrokken of degene die stelt een beter recht te hebben op de hoogte was van de situatie en de gelegenheid had eerder te reageren, of de geregistreerd merkhouder te goeder trouw en met gepaste zorgvuldigheid heeft gehandeld, de legitieme verwachtingen van beide partijen, de periode die voorbij is gegaan, de vraag of investeringen zijn gedaan in het vertrouwen op de status quo en de gevolgen voor beide partijen. Daarmee is ook de periode van passiviteit afhankelijk van de overige omstandigheden. Voorts wordt meegewogen in hoeverre sprake is van actief of passief gedrag dat de ander aanleiding geeft om ervan uit te mogen gaan dat een bepaalde vordering (niet langer) bestaat. In de zaak over het merk BUD oordeelde het Noorse Supreme Court dat de vijf jaar tussen registratie van het merk Bud door Budvar en het aanbrengen van de rechtszaak door Anheuser waarbij die registratie werd bestreden, onvoldoende was voor een geslaagd beroep op passiviteit. Daartoe werd onder meer overwogen dat Budvar bekend was met het gebruik van het merk door Anheuser in het buitenland, de bezwaren van Anheuser al tijdens de aanvraagprocedure bekend werden en tijdens de procedure bij het merkenbureau partijen onderhandeld hadden hetgeen had geleid tot een moratorium. In de Tandberg-zaak werd een periode van vier jaar tussen het bekend raken met de eigendomsclaim en het instellen van de vordering onvoldoende geacht voor een beroep op passiviteit. 6.6.6. FKP wijst er nog op dat de houder van de registratie van een ouder merk, zijn recht zich te verzetten tegen de registratie van een jonger merk verliest, indien hij niet binnen vijf jaar na bekendheid met die laatste registratie opkomt. Dat zou er volgens FKP toe moeten leiden dat de periode voor een geslaagd beroep op passiviteit in ieder geval langer is dan vijf jaar. Voorts wijzen de deskundigen van FKP erop dat de termijn voor de verkrijger te goeder trouw van onroerend goed twintig jaar bedraagt en voor de verkrijger te goeder trouw van roerende zaken tien jaar; de termijn voor een geslaagd beroep op passiviteit zou in die buurt moeten liggen, met dien verstande dat nu de eigendom van een registergoed niet zichtbaar is op dezelfde wijze bij fysieke goederen en merkrechten, de drempel zelfs hoger zou moeten liggen. 6.6.7. Toen de tenaamstelling van de Noorse merken omstreeks september 1997 werd gewijzigd van VVO naar VAO, gebruikte VAO deze merken al jaren met steun en erkenning van de Russische Federatie, die – net als VAO – wist of moest weten dat geen geldige transformatie had plaatsgehad. Wat hiervoor onder 6.5.11 en 6.5.12 is overwogen ten aanzien van de Deense merken, geldt ook ten aanzien van de Noorse merken. De rechtbank verwijst daarnaar. Gelet op de daarin genoemde omstandigheden kunnen Spirits cs zich met succes tegenover FKP beroepen op passiviteit, waardoor niet langer FKP maar Spirits cs een beter recht hebben op de Noorse Merken. Dat brengt de rechtbank voor de Noorse merken tot de slotsom dat zowel de primaire als de subsidiaire vorderingen sub I van FKP afgewezen zullen worden. In het verlengde daarvan moeten ook de inbreukvordering en de schadevordering worden afgewezen. in reconventie 6.6.8. Nu de vorderingen in conventie worden afgewezen, hebben Spirits cs geen belang bij toewijzing van vordering I in reconventie. Vordering II tot en met IV moeten eveneens worden afgewezen, op de in r.o. 6.4.21 genoemde gronden die ook gelden ten aanzien van de Noorse merken. 6.7. Zweden 6.7.1. In Zweden gaat het om de volgende hierna afgebeelde merken op naam van Spirits International (zie 2.95 van het tussenvonnis, hierna ‘de Zweedse merken’): a. het Zweedse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 27 maart 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 144 734, voor waren en diensten in klasse 33; het Zweedse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op27 maart 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 145 360, voor waren en diensten in klasse 33; De rechtbank stelt de volgende aanvullende feiten vast met betrekking tot de registratie van deze merken. 6.7.1.1. Op 27 mei 1994 is een verzoek gedaan tot “Firmaändring” (naamswijziging) van VO naar VAO, voorzien van een ongedateerde verklaring van [G] , waarin staat: “I (…) declare that the name of the organization V/O Sojuzplodoimport was amended for Foreign joint stock company “Sojuzplodoimport”. 6.7.1.2. In het publicatieblad van het merkenbureau van 8 juli 1994 is "Sojuzplodoimport" als houder aangemerkt van de merken. Nadat op 12 augustus 1994 een rectificatieverzoek is gestuurd, omdat het merkenbureau als nieuwe houder slechts "Sojuzplodoimport" had genoteerd, zonder Foreign Economic Joint Stock Company, wordt VAO op 2 september 1994 in het Zweedse merkenregister aangetekend als houder van de merken. 6.7.1.3. Het Zweedse register bevat een verklaring van [J] van 26 november 1997: “I (…) de hereby declare that as from January 20, 1992 Vsesojuznoe Objedinenije “Sojuzplodoimport” changed its name to Foreign economic joint stock company “Sojuzplodoimport” (closed type) that as of April 16 1996 changed its name to closed joint stock company “Sojuzplodoimport” and became an enterprise of the Russian Federation due to the dissolution of the USSR in 1991.” 6.7.1.4. Op 27 maart 1998 is een verzoek tot naamswijziging gedaan van VAO naar VZAO. Daarbij is een certificaat d.d. 26 juni 1996 gevoegd met een vertaling in het Engels, waaruit blijkt dat de rechstvorm-wijziging van VAO in VZAO (zie 2.61 van het tussenvonnis) is geregistreerd in het handelsregister van Moskou. 6.7.2. In Zweden verhandelt Spirits cs wodka met het volgende uiterlijk: in conventie De primaire vordering I 6.7.3. FKP grondt haar primaire vordering I op het algemene ongeschreven beginsel van Zweeds goederenrecht, dat inhoudt dat de rechtmatige eigenaar goederen kan opvorderen die zich onrechtmatig in het bezit van een derde bevinden. Net als in Noorwegen en Denemarken wordt dit zo vanzelfsprekend geacht, dat codificatie van deze algemene regel niet nodig is geacht of (in Denemarken) eeuwen oud is. Algemeen aanvaard is dat dit algemene ongeschreven rechtsbeginsel ook geldt ten aanzien van merkrechten. Als FKP een beter recht heeft op de Zweedse merken, kan zij deze dus naar Zweeds recht opeisen. De houder van het beter recht heeft geen verplichting om bij opeising een vergoeding te betalen aan de bezitter van het goed ten aanzien van wie het opeisingsrecht wordt uitgeoefend. 6.7.4. Op grond van hoofdstuk 6 onder 3 van de Zweedse IE-wet wordt Spirits International als de in het merkenregister vermelde merkhouder vermoed rechthebbende van de Zweedse merken te zijn. Dit is een weerlegbaar vermoeden. Niet ter discussie staat dat dit vermoeden in beginsel wordt weerlegd door het ontbreken van een rechtsovergang onder algemene titel van VVO naar VAO. Spirits cs stellen echter dat zij een beter recht hebben op de Zweedse merken, omdat zij de Zweedse merken hebben verkregen door middel van hävd, eigendomsverkrijging door verkrijgende verjaring in geval van bezit te goede trouw gedurende tien jaar. 6.7.5. Onder verwijzing naar een monografie over hävd van de huidige president van het Zweedse hooggerechtshof, Dr. Stefan Lindskog, stellen Spirits cs dat verkrijgende verjaring, als ongeschreven rechtsbeginsel, naar Zweeds recht kan worden toegepast op merkrechten. Deze monografie vermeldt: “Theoretically, the number of types of rights that can be acquired through hävd is unlimited. Thus, it may be assumed that a claim for movable property or an intellectual property right can be acquired through hävd.” Spirits cs bepleiten dat aansluiting wordt gezocht bij de wettelijk geregelde verkrijgende verjaring van roerende goederen in artikel 4 van de Zweedse Lag (1986:796) om godtroijárvarp an lásáre, de Good Faith Acquisition of Personal Property Act.Dit artikel bepaalt: “If a person with a proprietary claim has been in possession of a tangible movable property for ten years after having acquired the property by a transfer from someone who was neither the owner of it nor authorized to dispose of it in the manner that has been done, he will acquire ownership of the property on account of acquisitive prescription. However, he is not entitled to ownership if he, at the time of the acquisition or during the possession, should have suspected that the transferor had no right to dispose of the property. The same rules apply if the property after such a transfer for ten years with ownership rights claims, was held by several consecutive persons due to transfer or inheritance, will, estate division or other similar acquisitions. The condition of good faith applies to all holders.” 6.7.6. FKP betwist dat verkrijgende verjaring van merken naar Zweeds recht mogelijk is. Het geschil daarover kan onbesproken blijven. Het beroep van Spirits cs op toepassing naar analogie van artikel 4 van de Zweedse Good Faith Acquisition of Personal Property Act gaat namelijk reeds niet op, omdat niet is voldaan aan het vereiste van bezit te goeder trouw. De rechtbank licht dat als volgt toe. 6.7.7. Voor een geslaagd beroep op artikel 4 van de Zweedse Good Faith Acquisition of Personal Property Act is tien jaar bezit te goeder trouw vereist, waarbij bezit door opvolgende verkrijgers kan meetellen. Goede trouw ontbreekt volgens deze bepaling als de bezitter ten tijde van de verkrijging of gedurende de periode van het bezit ‘should have suspected that the transferor had no right to dispose of the property’. In de memorie van toelichting bij artikel 4 van de Zweedse Good Faith Acquisition of Personal Property Act staat hierover: “Based on the proven circumstances, an assessment must then be made of what the holder should have suspected. Should the holder have suspected that the transferor had no right to dispose of the property, the acquirer will not receive ownership rights due to acquisitive prescription.” Verder is van belang dat artikel 2 van de Zweedse Good Faith Acquisition of Personal Property Act in de tweede volzin bepaalt: “An acquirer shall be deemed to have been in good faith only if it is likely that the nature of the property, the conditions under which it was offered, and other circumstances were such that he should not have suspected that the transferor had no right to dispose of the property.” Op de verkrijger rust een onderzoeksplicht, te weten “a “reasonable degree of diligence” regarding the transferor’s right to dispose” die wordt ingevuld aan de hand van de relevante omstandigheden van het geval, waaronder de aard van het verkregen goed en de omstandigheden van verkrijging. Daarbij geldt: “A higher standard of care should be imposed on a professional businessman than on an ordinary person. Even if it is not stated explicitly, the rules should be similar to Norwegian law with an objective standard downwards, and a subjective standard upwards: the naïve or trustful belief of the acquirer is irrelevant, but if the transferee has actual knowledge regarding the movable or any surrounding circumstances, one can demand a higher standard of care in the acquisition.” 6.7.8. Goede trouw in de hiervoor bedoelde zin ontbreekt bij VAO, die wist of moest weten dat geen geldige transformatie had plaatsgehad en dat zij dus geen rechtsopvolger onder algemene titel was van VVO. Deze, voor de goede trouw in de zin van artikel 4 van de Zweedse Good Faith Acquisition of Personal Property Act, bepalende wetenschap over het ontbreken van een titel voor overdracht van de Zweedse merken, wordt niet weggenomen door de steun en erkenning die VAO verkreeg van de Russische Federatie bij de uitoefening van de Zweedse merkrechten. Daaruit kon en mocht VAO alleen afleiden dat de Russische Federatie, ondanks het ontbreken van een titel voor verkrijging, ermee instemde dat VAO de Zweedse merkrechten uitoefende door deze merken te exploiteren en op haar naam te laten registreren. Na kennisname van het Baker&McKenzie rapport wist VAO of moest zij weten dat zij met het laten registreren van een naamswijziging van VVO naar VAO naar Westerse maatstaven een verkeerde voorstelling van zaken gaf. De registratie, op grond waarvan VAO werd vermoed rechthebbende van de Zweedse merken te zijn, is dus – naar VAO wist of moest weten – op onjuiste gronden geschied. 6.7.9. De hiervoor vastgestelde wetenschap van VAO en de aan ZAO en Spirits International toe te rekenen wetenschap van [J] over de ongeldigheid van de transformatie, staat eveneens in de weg aan het aannemen van goede trouw in de zin van artikel 4 van de Zweedse Good Faith Acquisition of Personal Property Act. Ook hier betekent de actieve steun van de Russische Federatie aan VAO alleen dat de Russische Federatie ook zonder geldige transformatie kennelijk ermee instemde dat VAO zich feitelijk gedroeg als rechtsopvolger van VVO. Deze steun van de Russische Federatie neemt de kennis van het ontbreken van een geldige titel niet weg. Op grond van het advies van Baker&McKenzie wist [J] of moest hij weten dat met het laten registreren van een naamswijziging van VVO naar VAO naar westerse maatstaven een verkeerde voorstelling van zaken was gegeven. De registratie, op grond waarvan VAO werd vermoed rechthebbende van de Zweedse merken te zijn, is dus – naar ook ZAO en Spirits International wisten of moesten weten – op onjuiste gronden geschied. Bovendien zijn geen reële koopprijzen betaald bij de overdrachten van onder meer de Zweedse merken. Nu deze prijzen niet in de buurt komen van de indicaties van de waarde van de overgedragen merken, moet worden aangenomen dat ZAO en Spirits International wisten of moesten weten dat geen reële koopprijzen waren voldaan. Dit is een reden temeer om aan te nemen dat zij niet te goeder trouw waren in de zin van artikel 4 van de Zweedse Good Faith Acquisition of Personal Property Act. 6.7.10. De slotsom luidt dat FKP een beter recht heeft op de Zweedse merken, dat het op de merkenregistratie gebaseerde vermoeden dat Spirits Internationalrechthebbende is op de Zweedse merken opzij zet. Dat leidt tot toewijzing van het primair onder I gevorderde bevel tot medewerking en de daar gevorderde indeplaatstelling. De inbreuk- en schadevorderingen 6.7.11. Spirits cs beroepen zich ter afwering van de inbreuk- en schadevordering vervolgens op het in artikel 15 van de Zweedse IE-wet neergelegde leerstuk van co-existentie. Artikel 15 van de Zweedse IE-wet luidt als volgt: “The rights in a trade symbol which has been established on the market shall coexist with earlier rights in a trade symbol which is identical or similar in the way provided for in Article 10, if the proprietor of the earlier rights has not within a reasonable time taken action to prevent the use of the later symbol.” 6.7.12. Deze bepaling, die ziet op de situatie van gebruik van tekens die identiek of soortgelijk zijn aan de Zweedse merken, kan niet worden toegepast op de hier aan de orde zijnde situatie, waarin de Zweedse merken eerst zijn uitgeoefend door VAO en vervolgens op naam van VAO zijn geregistreerd. Dit verweer gaat dus niet op. 6.7.13. De door FKP gestelde inbreuken zullen voor Zweden moeten worden beoordeeld aan de hand van artikel 10 hoofdstuk 1 van de Zweedse IE-wet. De Mrl heeft de beschermingsomvang van nationale merkrechten echter vergaand geharmoniseerd. Ook artikel 10 hoofdstuk 1 van de Zweedse IE-wet schrijft derhalve de in artikel 10 lid 2 sub b Mrl neergelegde toets voor. Wat de rechtbank in r.o. 6.1.19. t/m 6.1.25 heeft overwogen over het gebruik door Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus van de VK -merken, geldt ook ten aanzien van de Zweedse merken. Verder is niet in geschil dat dit gebruik neerkomt op gebruik van een met de Zweedse merken overeenstemmend teken voor dezelfde producten dat verwarringsgevaar oplevert als bedoeld in artikel 10 hoofdstuk 1 van de Zweedse IE-wet. Dit rechtvaardigt toewijzing van het stakingsbevel, dat nu al kan worden toegewezen. FKP is nog geen merkhouder, maar wordt dat wel als gevolg van toewijzing van vordering I, welke toewijzing is gebaseerd op het oordeel dat FKP een beter recht heeft op de Zweedse merken dan Spirits International. Dat rechtvaardigt dat Spirits cs het gebruik van de Zweedse merken staken, ook gedurende de periode dat Spirits International hangende de executie van vordering I nog ingeschreven staat als houder van deze merken. 6.7.14. Wat hiervoor in r.o. 6.1.26 t/m r.o. 6.1.35. ten aanzien van de VK merken is overwogen over de inbreuk (in de zin van artikel 10 lid 2 TMA) door het gebruik van het teken ‘Stoli’ geldt ook ten aanzien van de Zweedse merken. De slotsom is dat zowel het gebruik van de tekens weergegeven in 6.7.2 als het gebruik van het Stoli-teken tot verwarringsgevaar (likelihood of confusion) leidt in de zin van artikel 10 hoofdstuk 1 van de Zweedse IE-wet. 6.7.15. In het verlengde van de inbreukvordering, is de schadevordering op grond van artikel 4 hoofdstuk 8 van de Zweedse IE-wet toewijsbaar, met dien verstande dat de periode waarover Spirits cs schadeplichtig zijn is beperkt omdat niet langer in geschil is dat de schadevordering is verjaard voor de periode vóór 20 november 2007. in reconventie 6.7.16. Gelet op de beoordeling in conventie, is er geen grond voor toewijzing van vordering I tot en met III. Onder IV vorderen Spirits cs schadevergoeding in de vorm van de waardevermeerdering van de Zweedse rechten. Zij gronden deze vordering op ongerechtvaardigde verrijking. De in Zweden wettelijk geregelde gevallen van ongerechtvaardigde verrijking en de wettelijke bepalingen waarin dit beginsel tot uitgangspunt wordt gebracht, zien niet op de hier aan de orde zijnde situatie van opeising van merkrechten door degene die een beter recht daarop heeft. 6.7.17. Spirits cs stellen dat ongerechtvaardigde verrijking naar Zweeds recht een algemeen toepasbaar ongeschreven rechtsbeginsel is. In 2011 was dit echter niet algemeen aanvaard. Het in dat jaar verschreven National Reports on the Transfer of Movables in Europe vermeldt: “The conclusion is that unjustified enrichment has an insignificant role in Swedish law with no independent legal institute of unjustified enrichment. Traces can be found in some statutory provisions and the concept is discussed by legal scholars and considered by courts. The claim is, however, usually unsuccessful. Rules on damages are often a way to solve the same kind of problems. It should however also be mentioned that in recent years there has been an increase in the interest of the concept of unjustified enrichment in the Swedish legal discussions. Some researchers now claim that it is useful also in Scandinavian legal thinking. At the Nordic lawyers’ convention in Copenhagen 2008 it was concluded that research was necessary to establish to what extent it might be useful and to outline how to better communicate with other legal cultures when discussing these questions internationally” Het door Spirits cs bepleite algemene rechtsbeginsel is nog altijd niet algemeen aanvaard. In 2019 heeft het Zweedse Hooggerechtshof overwogen: “Unjust enrichment can be used in different meanings. It may be a question of unauthorized profit as a general principle (metanorm) that lies behind and can explain different rules in the legal system and which can affect the application of law in different ways, e.g. as a factor of importance when interpreting rules. However, the term unjust enrichment can also refer to an autonomous rule. It is above all in the last-mentioned regard that, in Swedish law, a dismissive, or at least skeptical, attitude to unjust enrichment has been adopted. Whether this attitude has been justified can be debated.” Spirits cs voeren aan dat uit de dissenting opinions bij dit arrest zou volgen dat een positieve kijk op het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking gewenst is en dat dit ook in de literatuur wordt bepleit. Dat betekent dat dit leerstuk in ontwikkeling is, zoals ook het Zweedse hooggerechtshof signaleert. Dit is onvoldoende om te kunnen aannemen dat dit leerstuk naar Zweeds recht aanvaard is als algemeen toepasbaar rechtsbeginsel. Het is bovendien de vraag of dit leerstuk – indien algemeen aanvaard – ook toepasbaar zal zijn op de hier aan de orde zijnde opeising van de Zweedse merken door FKP, waarvoor als utigangspunt geldt dat de houder van het beter recht geen vergoeding verschuldigd is aan de bezitter ten aanzien van wie het opeisingsrecht wordt uitgeoefend. 6.7.18. De slotsom luidt dat de vordering in reconventie met betrekking tot de Zweedse merken moet worden afgewezen. 6.8. Tsjechië 6.8.1. In Tsjechië gaat het om het hieronder afgebeelde woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 17 april 1991 in Tsjechië ingeschreven via een internationale registratie met nummer IR571311, voor waren en diensten in klasse 33 (zie 2.96 van het tussenvonnis, hierna ‘het Tsjechische merk’). In 2007 is het Tsjechische gedeelte van de IR afgesplitst en op naam van Spirits International geregistreerd als 571311D. 6.8.2. FKP merkt op dat het Tsjechische merk niet – zoals vermeld in r.o. 2.96 sub y en 4.160 t/m 4.162 van het tussenvonnis – momenteel is geregistreerd op naam van Spirits Product, maar op naam van Spirits International. FKP verzoekt de rechtbank daar in deze procedure van uit te gaan. De rechtbank zal dat doen. 6.8.3. De rechtbank stelt de volgende nadere feiten en omstandigheden vast ten aanzien van de merkregistratie in Tsjechië. 6.8.3.1. IR 571311 was gebaseeerd op het Russische merk Stolichnaya uit 1969, en is in 1991 aangevraagd voor onder andere Tsjechië. Op 20 juni 1994 is door WIPO een naamswijziging doorgevoerd van VVO naar VAO. Op 13 november 1997 is vervolgens een naamswijziging doorgevoerd van VAO naar VZAO. Op 31 maart 1988 is de overdracht van VZAO naar ZAO geregistreerd, waarna op 3 februari 2000 de overdracht van ZAO aan Spirits International is geregistreerd. 6.8.3.2. Nadat het Russische Hooggerechtshof had geoordeeld dat VAO niet de rechtsopvolger van VVO was, is de Russische merkregistratie waarop IR 571311 was gebaseerd, in 2002 op naam van FKP gezet. Vervolgens heeft het WIPO op 11 juni 2003 IR 571311 op naam van FKP geregistreerd voor alle landen waar deze IR voor gold, waaronder Tsjechië. 6.8.3.3. In 2004 heeft Spirits International bij het Tsjechische merkenbureau bezwaar gemaakt tegen de beslissing van het WIPO om IR 571311 op naam van FKP te registreren en verzocht om nietigverklaring van de wijziging in die registratie. Dat bezwaar is afgewezen op 20 juli 2004. De afwijzing is op 8 november 2004 bekrachtigd. Vervolgens is deze beslissing met ingang van 21 december 2004 herroepen. Het Tsjechische merkenbureau heeft de wijziging van de registratie toen teruggedraaid op procedurele gronden. Het daartegen ingestelde beroep van FKP is in 2006 afgewezen, met – voor zover van belang – als motivering, in de door FKP overgelegde Nederlandse vertaling: “Het is dus evident dat vanaf de datum van de internationale inschrijving van het betreffende handelsmerk een termijn van meer dan vijf jaar verstreken is. Dientengevolge is de internationale inschrijving onafhankelijk geworden van de nationale.[bedoeld zal hier zijn de Russische basisinschrijving, toevoeging rechtbank] De beroepsinstantie heeft verder betreffende de door de rekwestrant voorgelegde bewijsstukken vastgesteld, dat deze grotendeels betrekking hebben op de omstandigheden van het ontstaan en de rechtspositie van FKP SOJUZPLODOIMPORT. Slechts uit de kopie van het vonnis van het Moskouse arbitragecollege van 28-03-2002 blijkt dat de overdracht van in totaal 17 handelsmerken van 26-12-1997 van VZAO SOJUZPLODOIMPORT (vervolgens OAO “Plodovaya Kompania”) op ZAO SOJUZPLODOIMPORT ongeldig werd verklaard. Een van de genoemde handelsmerken was weliswaar ook het handelsmerk „Stolichnaya“, maar het ging om het Russisch nationaal handelsmerk nr. 38388. Er dient dus geconstateerd te worden dat geen van de voorgelegde kopieën uitdrukkelijk betrekking heeft op het betreffende gecombineerde internationale handelsmerk nr. 571311, hoewel sommige van de voorgelegde documenten inhoudelijk de aard van bewijsstukken hebben die van de overgang van rechten op de genoemde handelsmerken op grond van een gerechtelijk besluit zouden kunnen getuigen. De beroepsinstantie is daarom tot de conclusie gekomen dat er aan de voorwaarden conform artikel 15, lid 3 van de wet nr. 441/2003 Sb., respectievelijk artikel 6, lid 2 van het uitvoeringsbesluit van de geciteerde wet niet voldaan werd, omdat aan het Bureau geen akte van overdracht, eventueel een uittreksel ervan, en evenmin een ander document voorgelegd werd, dat de eigenaarswijziging van het betrokken handelsmerk zou aantonen. In dit geval diende ook op het feit gelet te worden dat het ongebruikelijk is dat een internationaal handelsmerk alleen voor bepaalde producten, respectievelijk diensten overgedragen zou worden, dan wel dat de overdracht slechts bepaalde landen zou betreffen, terwijl voor de overige producten, resp. diensten of voor de overige landen het handelsmerk voor de oorspronkelijke eigenaar ingeschreven en beschermd zou blijven. Om bovengenoemde redenen is het Bureau overgegaan tot de toepassing van het instituut van de nietigverklaring van de eigenaarswijziging van een internationaal handelsmerk, dat door regel 27, lid 4 van het reglement van uitvoering geregeld wordt. Deze bepaling geeft de overheden van de partijen van de overeenkomst de mogelijkheid om op grond van relevante redenen een door het Internationaal Bureau aan de overheid medegedeelde wijziging van eigenaar van een internationaal handelsmerk nietig te verklaren.” 6.8.3.4. Op 14 juni 2007 is het Tsjechische deel van IR 571311 afgesplitst en op naam van Spirits International geregistreerd onder nummer 571311D. Deze inschrijving vermeldt het volgende: 6.8.4. In Tsjechië verhandelen Spirits cs wodka voorzien van het Tsjechische merk, met het volgende uiterlijk: in conventie De primaire vordering I 6.8.5. Per 1 januari 2014 is in Tsjechië een nieuw burgerlijk wetboek (TBW (nieuw)) in werking getreden. Op grond van het in artikel 3028 TBW (nieuw) neergelegde overgangsrecht is het voordien geldende recht van toepassing op (geschillen over) voor die tijd bestaande rechtsverhoudingen. Wel worden die rechtsverhoudingen op grond van artikel 3030 TBW (nieuw) beheerst door de fundamentele beginselen van hoofdstuk I TBW (nieuw). FKP grondt haar vordering I op artikel 1042 TBW (nieuw) dat – voor zover van belang – luidt: “The owner is entitled to seek protection against any third party that illegally interferes with his ownership (...)” 6.8.6. Spirits cs wijzen op artikel 16 van de Tsjechische merkenwet, dat het volgende bepaalt: “The proprietor of a trademark which is registered in a Convention country of the Paris Convention may apply to the court for a declaration of his right to have the Register rectified so as to substitute his name as the proprietor of the trademark, if the trademark has been registered in the name of the agent. The court shall refuse the application if the agent justifies his actions properly and presents evidence for the reasons. On the basis of the final judgement the Industrial Property Office shall record the change of the proprietor of the trademark in the Register and the Industrial Property Office shall publish this fact in the Official Journal of the Czech Industrial Property Office.” Deze bepaling ziet op de hier niet aan de orde zijnde actie van de rechthebbende tegen zijn agent, die het merk heeft geregistreerd. Volgens Spirits cs is dit de enige situatie waarin overdracht van een merk kan worden gevorderd. De rechtbank volgt Spirits cs niet in dit betoog, omdat er geen enkele aanwijzing bestaat dat de Tsjechische merkenwet een uitputtende regeling geeft van de regels voor Tsjechische merken. Er is dus plaats voor de door FKP bepleite toepasselijkheid van de algemene regels van het TBW op merkrechten. 6.8.7. Spirits cs gaan daar zelf ook van uit, met hun beroep op verkrijgende verjaring (usucapio) van het Tsjechische merk in de zin van artikel 1089 lid 1 TBW (nieuw). Dit artikel luidt als volgt: “If an honest possessor of a property right holds such a right for a specified period of time, then the possessor shall usucapt the thing and acquire the ownership of the thing.” Uit het toepasselijk overgangsrecht volgt dat usupacio voor de relevante periode is geregeld in art 134 lid 1 TBW (oud). Deze bepaling luidt als volgt: “A lawful possessor shall become the owner of a thing if he holds the thing uninterruptedly for at least three years as for movable things (…).” 6.8.8. Het komt dus erop aan of Spirits International de ‘lawful possessor’ is in de zin van artikel 134 TBW (oud). Artikel 130 lid 1 TBW (oud) definieert de ‘lawful possessor’ als volgt: ‘a possessor who is, with regard to all circumstances, in good faith that he is the owner of the thing or the right. In case of doubts, the possession must be presumed lawful.’ Het ook toepasselijke artikel 7 TBW (nieuw) bepaalt: ‘a person who acted in a certain way is presumed to have acted honestly and in good faith.’ 6.8.9. Spirits cs leggen aan hun beroep op usucapio ten grondslag dat VAO het Tsjechische merk op 20 juni 1994 in bezit heeft gekregen door inschrijving van het merk. Zij stellen dat, toen het Tsjechische merk op 31 maart 1998 werd overgeschreven op naam van ZAO, de termijn van drie jaar al verlopen was, waardoor VAO het Tsjechische merk al door usucapio had verkregen. 6.8.10. Het beroep van Spirits op verkrijgende verjaring stuit af op het ontbreken van de daarvoor vereiste goede trouw bij VAO. Zoals hiervoor in r.o. 5.3.1. is overwogen, moet VAO namelijk geacht worden ab initio haar eigen oprichtingsgeschiedenis als rechtspersoon te kennen, wat betekent dat VAO geacht moet worden te weten dat niet alle stappen van het transformatieproces goed waren doorlopen en geacht wordt te hebben geweten dat zij niet de rechtsopvolger onder algemene titel van VVO was. Die veronderstelde wetenschap van VAO is bij voortduring aanwezig geweest, ook toen haar bestuurders andere personen werden. 6.8.11. De rechtbank volgt Spirits cs niet in hun betoog dat vervolgens ZAO en Spirits International alsnog zelfstandig aan de voorwaarden voor usucapio hebben voldaan. Hiervoor onder 5.4.19 is vastgesteld dat [J] wist dat geen geldige transformatie had plaatsgehad of moest hij dat weten. Deze, aan ZAO en Spirits International toe te rekenen wetenschap betekent dat deze entiteiten niet te goeder trouw waren. Bovendien hebben zij geen reële koopprijs betaald voor de merken, waaronder het Tsjechsiche merk. Deze wetenschap – en in het geval van ZAO en Spirits International de omstandigheid dat zij geen reële koopprijs hebben betaald voor de merken – staat in de weg aan het honoreren van het beroep van Spirits cs op Tsjechische jurisprudentie die luidt dat partijen moeten kunnen vertrouwen op het handelen van de overheid en daar hun goede trouw aan kunnen ontlenen. 6.8.12. Om dezelfde redenen gaat ook het beroep van Spirits cs op het bestaan van een, door de Russische Federatie veroorzaakte ‘excusable error’, niet op. Naar Tsjechisch recht kan ingeval van een verontschuldigbare fout sprake zijn van bezit goede trouw. Het National Report on the Transfer of Movables in the Czech Republic vermeldt hierover: “Should possession be established on the basis of an error, the error must be excusable. (…) A mistake caused by a state authority, however is excusable, unless it is proven that the possessor must have been aware of it, since the mistake was based on the trust of citizens in the state and the bodies thereof.” Om de in 6.8.11 genoemde redenen is hier geen sprake van een door de Russische Federatie veroorzaakte verontschuldigbare fout van VAO, ZAO en Spirits International. 6.8.13. Spirits cs beroepen zich ook op eigendomsverkrijging op grond van artikel 446 van de Tsjechische Commercial Code, dat als volgt luidt: “The buyer shall aquire the ownership rights even in the event that the seller is not the owner of the sold goods, unless at the time when the buyer was to acquire the title to the goods the buyer knew that the seller was neither the owner, nor authorized to sell the goods.” Ook deze bepaling vereist de aanwezigheid van goede trouw, waarbij geldt: “(…) The question of good faith of the transferee is particularly necessary. It is therefor always necessary that in situations where the buyer has a good faith belief, the buyer has demonstrated that he has used all means available to make sure that the seller is actually entitled to transfer ownership of the item in question and that he has indeed good faith.” De vereiste goede trouw, die niet snel wordt aangenomen, ontbreekt bij VAO, ZAO en Spirits International, die allemaal wisten of moesten weten dat geen geldige transformatie van VVO naar VAO had plaatsgevonden, terwijl ZAO en Spirits International daarnaast geen reële koopprijs hebben betaald voor de merken, waaronder het Tsjechische merk. 6.8.14. De slotsom is dat vordering I primair wordt toegewezen voor het Tsjechische merk. De inbreuk- en schadevorderingen 6.8.15. Onder verwijzing naar hun hiervoor verworpen beroep op usucapio, voeren Spirits cs aan dat FKP geen inbreukvordering kan instellen omdat zij geen eigenaar/houder is van het Tsjechische merk. Dit verweer gaat niet op. Naar het oordeel van de rechtbank komt FKP, als degene die een beter recht heeft op het Tsjechische merk, in dit geval een inbreukvordering toe tegen Spirits cs, ook voordat dit merk is ingeschreven op naam van FKP. 6.8.16. Spirits cs hebben hun beroep op verjaring van de inbreukvordering niet herhaald nadat FKP gemotiveerd heeft onderbouwd dat inbreukvorderingen naar Tsjechisch recht niet aan verjaring onderhevig zijn. Voor zover zij dit verweer niet hebben verlaten, hebben Spirits cs dit verweer onvoldoende concreet onderbouwd. 6.8.17. De door FKP gestelde inbreuken moeten voor Tsjechië worden beoordeeld aan de hand van artikel 8 lid 2 van de Tjechische merkenwet. De Merkenrichtlijn heeft de beschermingsomvang van nationale merkrechten echter vergaand geharmoniseerd. Ook artikel 8 lid 2 van de Tjechische merkenwet schrijft derhalve de in artikel 10 lid 2 sub b Mrl neergelegde toets voor. Wat de rechtbank in r,o. 6.1.19. t/m 6.1.25 heeft overwogen over het gebruik door Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus van de VK -merken, geldt ook ten aanzien van het Tsjechische merk. Verder is niet in geschil dat dit gebruik neerkomt op gebruik van een met het Tsjechische merk overeenstemmend teken voor dezelfde producten dat verwarringsgevaar oplevert als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Tjechische merkenwet. Dit rechtvaardigt toewijzing van het stakingsbevel, dat nu al kan worden toegewezen. FKP is nog geen merkhouder, maar wordt dat wel als gevolg van toewijzing van vordering I, welke toewijzing is gebaseerd op het oordeel dat FKP een beter recht heeft op het Tsjechische merk dan Spirits International. Dat rechtvaardigt dat Spirits cs het gebruik van de Tsjechische merk staken, ook gedurende de periode dat Spirits International hangende de executie van vordering I nog ingeschreven staat als houder van deze merken. 6.8.18. Wat hiervoor in r.o. 6.1.26 t/m r.o. 6.1.35. ten aanzien van de VK merken is overwogen over de inbreuk (in de zin van artikel 10 lid 2 TMA) door het gebruik van het teken ‘Stoli’ geldt ook ten aanzien van het Tsjechische merk. De slotsom is dat zowel het gebruik van het teken weergegeven in 6.8.4 als het gebruik van het Stoli-teken tot verwarringsgevaar in de zin van artikel 8 lid 2 van de Tjechische merkenwet. 6.8.19. Spirits cs beroepen zich op verjaring van de schadevordering van FKP. Het in artikel 3036 TBW (nieuw) neergelegde overgangsrecht bepaalt: “All periods and time limits which commenced before the entry of this legal act into force and all periods and time limits for application of rights, which are governed by to date legal acts, even before the date of this legal act’s entry into force, shall until their expiration be governed by to date legal acts.” Niet in geschil is dat hieruit volgt dat de verjaring van de schadevordering van FKP is geregeld in artikel 106 TBW (oud), dat als volgt luidt: “The right to compensation becomes time-barred in 2 years after the day when the person entitled to such right finds out about damage and about who is liable therefor. 2. At the latest the right to compensation becomes time-barred in 3 years and as regards the intentional damage in 10 years from the event which gave rise to damage; this does not apply for damage of health.” 6.8.20. De rechtbank volgt FKP niet in haar betoog dat de voor aanvang van verjaring vereiste wetenschap pas aanwezig is als in dit vonnis is beslist dat het Tsjechische merk op haar naam moet worden gesteld. Uit de literatuur waar in de opinies van partijen naar wordt verwezen volgt dat naar Tsjechisch recht voldoende kennis moet bestaan om de schuldenaar aansprakelijk te stellen; absolute zekerheid over de schadeoorzaak en het bestaan van het recht op schadevergoeding is niet vereist. Nu de schade als gevolg van de inbreuk voortduurt gedurende de periode van inbreuk, volgt de rechtbank Spirits cs niet in hun betoog dat de verjaringstermijn van de schadevordering aanvangt op 20 juni 1994, toen het Tsjechische merk op naam van VAO werd gesteld. Iedere dag dat de inbreuk voortduurt, vangt een nieuwe verjaringstermijn aan. 6.8.21. De tweejarige verjaringstermijn leidt tot verjaring van de schadevordering voor de periode vóór 20 november 2010; de in 2004 verzonden sommatiebrief, die ook zag op het Tsjechische merk, is niet na twee jaar gevolgd door een stuitingshandeling. Evenmin heeft enige andere stuitingshandeling plaatsgehad voordat de dagvaarding in deze procedure werd uitgebracht op 20 november 2012. 6.8.22. De rechtbank volgt niet het betoog van de expert van FKP dat de tienjaarstermijn van artikel 106 lid 2 TBW (oud) van toepassing is, omdat Spirits cs niet te goeder trouw zijn en willens en wetens zijn doorgegaan met het inbreukmakend gebruik van het Tsjechische merk. De rechtbank ziet onvoldoende steun in het Tsjechisch recht om op grond daarvan aan te nemen dat hierdoor sprake is van de voor de tienjaars termijn vereiste ‘intentional damage’. In het bijzonder valt niet in te zien, hoe aan dit criterium kan zijn voldaan in de situatie dat VAO en ZAO weliswaar wisten dat geen geldige transformatie had plaatsgehad en dus het gebrek aan titel kenden, maar de uitoefening van de merkrechten werden erkend en ondersteund door de Russische Federatie. 6.8.23. Spirits cs hebben niet betwist dat zij – bij de hiervoor gegeven uitkomst van de beoordeling van de vorderingen van FKP – schadeplichtig zijn tegenover FKP voor zover de schadevordering niet is verjaard. De conclusie luidt dus dat de schadevordering van FKP toewijsbaar is voor de periode vanaf 20 november 2010. in reconventie 6.8.24. Gelet op de beoordeling in conventie, is er geen grond voor toewijzing van vordering I tot en met III. Onder IV vorderen Spirits cs schadevergoeding in de vorm van de waardevermeerdering die het Tsjechische merk heeft ondervonden als gevolg van de inspanningen van Spirits cs sinds 1997. Zij gronden deze vordering op artikel 2991 TBW (nieuw), dat het volgende bepaalt: “1. A person who enriches himself/herself/itself at the expense of other without a just cause has to make restitution to the extent of such enrichment to the impoverished party. 2. An unjustly enriched person is in particular such person who acquires pecuniary benefit from a performance without a legal cause, a performance from a legal cause which expired, an unlawful use of other’s value and/or by other’s performance of obligation which the unjustly enriched person was obliged to perform.” 6.8.25. De expert van FKP wijst onder meer op het in artikel 6 TBW (nieuw) opgenomen algemene beginsel, dat inhoudt: “1. Everyone is obliged to act fairly in legal transactions. 2. No one may benefit from acting unfairly or unlawfull. Furthermore, no one may benefit from any unlawful situation which the person caused or over which he has control.” Met FKP is de rechtbank van oordeel dat toewijzing van vordering IV leidt tot strijd met dit algemene beginsel. ZAO en Spirits International hebben de merken, waaronder het Tsjechische merk tegen een te lage prijs gekocht in intercompany overdrachten en zij wisten of moesten weten dat VAO niet de rechtsopvolger was van VVO. Zij hadden daarmee controle over de onrechtmatige situatie van registratie van het Tsjechische merk op naam van Spirits International in de zin van artikel 6 lid 2 TBW. Vordering IV moet daarom worden afgewezen. 6.9. Polen 6.9.1. Ten aanzien van de Poolse merkregistratie stelt de rechtbank de volgende nadere feiten en omstandigheden vast. Het hieronder afgebeelde merk Stolichnaya (Stolichnaya Russian Wodka label) is als internationale merkregistratie IR571311, door VVO op 17 april 1991 aangevraagd en vervolgens ingeschreven onder nummer 571311 voor waren en diensten in klasse 33 (zie hiervoor bij Tsjechië). In 1991 heeft VVO Polen niet gedesigneerd als land waarvoor IR571311 werd aangevraagd. 6.9.1.1. Op 20 juni 1994 is ten aanzien van IR571311 een naamswijziging geregistreerd waarbij VAO als merkhouder is geregistreerd. Nadat Polen op 4 maart 1997 partij was geworden bij het Protocol van Madrid, is op 19 september 1997 een extensie van de internationale registratie voor Polen aangevraagd door VZAO, die op 20 november 1997 is gepubliceerd (zie 2.96 van het tussenvonnis, hierna ‘het Poolse merk’). 6.9.1.2. De registratie van IR571311 is vervolgens op naam komen te staan van achtereenvolgens ZAO en Spirits International. Na uitspraken in de Russische Federatie met betrekking tot de transformatie is op 11 juni 2003 IR571311 op naam van FKP geregistreerd. Bij brief van 8 september 2004 berichtte het Poolse merkenbureau aan het WIPO haar beslissing van 19 februari 2004 dat de verandering van eigenaar geen effect heeft voor Polen en dat de registratie wat Polen betreft op naam van Spirits International blijft staan. Het Poolse merk is op 25 april 2005 in het register opgenomen met nummer 571311B. De registratie staat thans op naam van Spirits Product. 6.9.2. In Polen verhandelt Spirits cs wodka voorzien van het Poolse merk, met het volgende uiterlijk: De vorderingen van FKP 6.9.3. Partijen zijn het er over eens dat de vorderingen (vordering II primair en subsidiair) niet gegrond kunnen worden op het Poolse merkenrecht. FKP baseert haar vorderingen tot schadevergoeding, in de vorm van restitutio ad integrum, op onrechtmatig handelen naar Pools recht, meer specifiek artikel 415 jo. 363 PBW en oneerlijke mededinging (artt. 3 en 15 jo. artikel 18.1 POM). De rechtbank begrijpt FKP aldus dat het onrechtmatig handelen is gelegen in de verkrijging door Spirits cs van het merk terwijl zij wist/had moeten weten dat het merk niet op geldige wijze was verkregen door V(Z)AO die in strijd met de waarheid in 1994 de tenaamstelling van de internationale registratie heeft gewijzigd en vervolgens met de aanvraag van de Poolse extensie in 1997 de markt in Polen voor de rechtmatig eigenaar heeft geblokkeerd. 6.9.4. Spirits cs betwisten dat de vorderingen op grond van het Poolse civiele recht mogelijk zijn en dat als dat al mogelijk zou zijn, een dergelijke actie tot toewijzing zou leiden omdat geen sprake is van onrechtmatig handelen. Bovendien zijn de vorderingen volgens Spirits cs verjaard. Van onrechtmatige mededinging is evenmin sprake. Grondslag onrechtmatig handelen 6.9.5. Op grond van artikel 8 lid 1 Rome II is Pools recht van toepassing op de vraag of sprake is van onrechtmatig handelen. De volgende bepalingen zijn dan van toepassing: Artikel 363 lid 1 PBW: Harm must be remedied, at the choice of an aggrieved party, either by restitution of a previous status or payment of a relevant sum. If, however, restitution of the previous status is not possible or it results in excessive difficulties or costs for the obliged person, the aggrieved party’s claim is limited to monetary performance. Artikel 415 PBW: Anyone who through own fault causes harm to another must remedy the harm. 6.9.6. Fault in de zin van artikel 415 PBW behelst “any conduct contrary to the principles of social coexistence and good practices”. 6.9.7. De rechtbank stelt voorop dat het Poolse beeldmerk destijds is aangevraagd door VZAO die daarmee merkhouder is geworden. Niet in geschil is dat noch V(V)O noch FKP tot in ieder geval 11 juni 2003 ooit als merkhouder geregistreerd heeft gestaan. Toen Spirits International in april 1999 het Poolse merkrecht kreeg overgedragen door ZAO, verkreeg zij dan ook van een beschikkingsbevoegde. De situatie met betrekking tot het Poolse merk is op dat punt dan ook anders dan de situatie met betrekking tot merkrechten die destijds zijn verkregen door V(V)O en door de niet volledig doorlopen transformatie, niet onder algemene titel zijn overgegaan op VAO en haar rechtsopvolgers. De kennis die Spirits cs geacht werden te hebben omtrent de transformatie doet daarom in dit verband niets af aan haar rechten op het merk. Weliswaar heeft VAO in 1994 zonder grond de tenaamstelling van IR571311 gewijzigd, maar die wijziging zag niet op het Poolse beeldmerk dat toen nog niet bestond. 6.9.8. Toen in 1997 de extensie voor Polen werd aangevraagd door VZAO, had zij de actieve steun van de Russische Federatie bij het exploiteren van onder meer het Stolichnaya Russian Vodka-beeldmerk. Die registratie kan dan ook niet als onrechtmatig of als fault worden aangemerkt. Toen Spirits International het Poolse beeldmerk in april 1999 overgedragen kreeg, wist zij nog niet en behoefde zij ook nog niet te weten dat de Russische Federatie wenste dat de merken zouden worden teruggenomen. Zoals hiervoor is vastgesteld, werd dit pas in november 1999 duidelijk voor Spirits cs. Daarmee kan het aangaan van die overeenkomst niet worden aangemerkt als een fault, niet in de laatste plaats omdat het Poolse merk nooit heeft toebehoord aan VVO en daarmee niet behoorde tot de groep van merken waarvan deze rechtbank in het tussenvonnis heeft geoordeeld dat zij niet onder algemene titel zijn overgegaan van VVO naar VAO. 6.9.9. FKP heeft ter zitting nog betoogd dat “het wederom in bezit nemen” van het Poolse merk in februari 2004 eveneens onrechtmatig is. FKP cs doelt daarbij kennelijk op handelingen van Spirits cs die hebben geleid tot de beslissing van het Poolse merkenbureau dat de verandering van eigenaar van IR571311 geen effect heeft voor Polen. Deze stelling, waar overigens reeds aan voorbij kan worden gegaan omdat deze veel te laat in de procedure is betrokken waardoor Spirits cs in hun verdediging zijn geschaad, is onvoldoende gesubstantieerd. FKP heeft nagelaten aan te geven welke feitelijke handelingen Spirits cs in dat verband precies verweten kunnen worden en waarom die onrechtmatig zouden zijn. Ditzelfde geldt voor de eveneens eerst ter zitting ingenomen stelling dat het vernieuwen van het merk, laatstelijk op 21 juli 2011, onrechtmatig is. 6.9.10. Uit het vorengaande vloeit voort dat niet geoordeeld kan worden dat sprake is van onrechtmatig handelen in de zin van artikel 415 PBW. De vorderingen kunnen derhalve niet op die grond worden toegewezen en de overige verweren van Spirits cs kunnen onbesproken blijven. Grondslag: onrechtmatige mededinging 6.9.11. FKP doet subsidiair een beroep op artikel 3 jo 15 van de POM. Deze luiden, voor zover van belang, als volgt: Artikel 3 POM: 1. De rechtbank in conventie 9.1. beveelt Spirits International alle noodzakelijke handelingen te (doen) verrichten om de merkregistraties voor het onder 6.3.1 bedoelde Cypriotische merk, de onder 6.7.1 bedoelde Zweedse merken, het onder 6.8.1 bedoelde Tsjechische merk en de onder 6.11.1 bedoelde Italiaanse merken binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op naam te doen stellen van, althans over te dragen aan, FKP, met de bepaling dat het vonnis onder toepassing van artikel 3:300 BW (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits International aan de merkenbureaus van de betrokken landen om de tenaamstelling te wijzigen; 9.2. verbiedt Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus met ingang van twee maanden na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de VK merken, de Ierse merken, het Cypriotische merk, de Zweedse merken en het Tsjechische merk, waaronder in ieder geval begrepen het in 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2, 6.7.2 en 6.8.4 beschreven gebruik en het gebruik van het Stoli-teken in het economisch verkeer in het VK, Ierland, Cyprus, Zweden en Tsjechië voor waren waarvoor het betreffende merk is ingeschreven of soortgelijke waren; 9.3. verbindt aan overtreding van het onder 9.2 bedoelde verbod een dwangsom van € 100 per product of, ter keuze van FKP, € 20.000 per dag dat de overtreding voortduurt en gemaximeerd op € 2.000.000; 9.4. veroordeelt Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus hoofdelijk tot betaling aan FKP van bij staat op te maken vergoeding van schade die FKP heeft geleden als gevolg van de vastgestelde inbreuk op de VK merken (over de periode vanaf 20 november 2006), de Ierse merken (over de periode vanaf 20 november 2006), het Cypriotische merk (over de periode vanaf 1 januari 1992), de Zweedse merken (over de periode vanaf 20 november 2007) en het Tsjechische merk (over de periode vanaf 20 november 2010); 9.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 9.6. verklaart voor recht dat niet Spirits International maar FKP rechthebbende op de onder 6.1.1 bedoelde VK merken en de onder 6.2.1 bedoelde Ierse merken is, althans dat die merkregistraties aan FKP toebehoren; 9.7. verklaart de Beneluxmerkinschrijvingen met registratienummers 705064 en 709611 nietig en gelast de doorhaling van deze inschrijvingen in het register; 9.8. wijst het meer of anders gevorderde af; 9.9. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt; in voorwaardelijke reconventie 9.10. bepaalt dat de voorwaarden waaronder de vorderingen zijn ingesteld zich hebben voorgedaan; 9.11. wijst de vorderingen af; 9.12. veroordeelt Spirits cs in de proceskosten in reconventie, begroot op € 60.000; 9.13. verklaart de proceskostenveroordeling in reconventie uitvoerbaar bij voorraad; in de incidenten 9.14. compenseert de proceskosten in het bevoegdheidsincident; 9.15. veroordeelt Spirits IntPro in de proceskosten in het incident ex artikel 223 Rv waarin zij zijn bevolen de merken niet over te dragen, begroot op € 10.000; 9.16. veroordeelt FKP cs in de proceskosten in het incident ex artikel 223 Rv over de executie van het vonnis in het exhibitieincident, begroot op € 10.000; 9.17. verklaart de proceskostenveroordelingen in de incidenten uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin, mr. F.M. Bus en mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 16 juni 2021. ECLI:NL:RBDHA:2017:5223. Zie onder 2.95 t/m 2.97 van het tussenvonnis. Zie onder 2.98 van het tussenvonnis. GP291. GP290. GP302A. GP302B. GP295. GP302C. GP78. GP45. GP168. EP185. GP169. GP170. GP37. GP171 en 172. GP30. GP29. GP27. GP77. GP32. GP33 GP61. GP62. GP173. Zie onder 2.48 van het tussenvonnis. Een distributeur, die oorspronkelijk was opgericht als joint venture tussen VVO Sojuzplodoimport en Simex. EP324C1. EP324C2. EP323C. EP75. GP176. GP177. GP240. Zie onder 2.48 in het tussenvonnis. GP75. GP259. GP259. EP324E. Zie het tussenvonnis onder 2.42. Zie het tussenvonnis onder 2.47. GP178. EP324D. Zie ook het tussenvonnis onder 2.57 t/m 2.59 GP64. Het USSR bureau voor industriële eigendom heette ‘Gospatent’. Het bureau voor de industriële eigendom van de Russische Federatie heet ‘Rospatent’. Zie het tussenvonnis onder 2.25. GP65. GP66. GP306A. GP381. Zie het tussenvonnis onder 2.58. GP68. Zie het tussenvonnis onder 2.59. GP73. GP361. GP367. GP366. GP80. GP81. GP84. GP82. GP83. GP85. GP87. GP86. EP324F.1. EP324F.2. EP324F.3. Zie onder 2.72 van het tussenvonnis. GP59. GP59. GP59 en GP287. GP93. GP106. GP107. GP300. GP297. EP16. GP297. GP309. GP096. GP307. EP7. EP8. GP340. EP9. EP10, beslissing van 28 maart 2002 van het Hof van Arbitrage, EP61 beslissing van 25 november 2002 van het cassatiehof van arbitrage en EP123, arrest van 24 maart 2003 van het supreme court of arbitration dat heeft geweigerd de zaak voor herziening voor te dragen. EP123. EP 227A. Zie voor een voorbeeld: Annex 19A, p. 2 bij EP302. EP176. EP276 EP226 Verg. HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2800, HR 26 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8521, HR 8 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1224. r.o. 4.24 t/m 4.35 van het tussenvonnis. Zie r.o. 4.66 van het tussenvonnis. Zie het tussenvonnis onder 4.66. Deze zijn beschreven in r.o. 4.48 van het tussenvonnis. Zie r.o. 4.87 van het tussenvonnis. Zie de eerste zin uit het citaat onder 3.1.6 van het verslag d.d. 1 oktober 1991: “Given that since 01.07.1991, the State Commission for Foodstuffs and Procurement of the USSR Council of Ministers, to which VVO Soyuzplodoimport was subordinated, has been liquidated” GP301. Zie r.o. 4.75 van het tussenvonnis. Zie r.o. 4.77 t/m 4.79 van het tussenvonnis. GP292. GP294: verslag van verhoor van 23 augustus 2007. GP299. GP301, verslag van verhoor van 23 mei 2000. Zie r.o. 4.62-4.63 van het tussenvonnis. Verg. HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2800, HR 26 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8521, HR 8 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1224. ECLI:NL:HR:2020:112. Richtlijn 2015/2436 van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking). Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in de artikelnummering geldend tot 1 maart 2019. Het artikel is vernummerd naar artikelartikel 2.2bis lid 2 BVIE. De rechtbank zal in deze zaak verder de huidige artikelnummering van het BVIE vermelden, die op grond van artikel 6.2 BVIE per 1 maart 2019 van kracht is geworden. De bepalingen van het BVIE waarop partijen zich in deze zaak hebben beroepen, zijn door de wijziging van het BVIE op 1 maart 2019 niet inhoudelijk gewijzigd op voor deze zaak relevante punten en moeten – voor zover dat wel zo zou zijn – richtlijnconform worden uitgelegd. zie HvJEU 27 juni 2013, EU:C:2013:435 (Malaysia Dairy Industries), punten 34 en 35, en HvJ EU 29-01-2020, ECLI:EU:C:2020:45 (Sky e.a.), punt 73. Verg. ICTY, Prosecutor v. Blaskic, Case No. IT-95-14-AR108bus, Judgement on the Request of the Republic of Croatia for Review of the Decision of Trial Chamber II of 18 July 1997, Appeals Chamber, 29 Oktober 1997, par. 41: “Each sovereign State has the right to issue instructions to its organs, both those operating at the internal level and those operating in the field of international relations, and also to provide sanctions or other remedies in case of non-compliance with those instructions. The corollary of this exclusive power is that each State is entitled to claim that acts or transactions performed by one of its organs in its official capacity be attributed to the State, so that the individual organ may not be held accountable for these acts or transactions.” Verg. ook het – niet rechtstreeks toepasselijke – artikel 4 (1) van de Articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts van de International Law Commission (A/Res/56/83 (2002): “The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any other national law, whatever the position it holds in the organisation of the State, and whatever its character as an organ of the cental government or of a territorial unit of the State.” Zie 3.4.6. Zie onder 2.62 in het tussenvonnis. EP76; mogelijk dateert de verklaring van 16 maart 2005, zie de aanvullende verklaring van [N] van 26 januari 2011, overgelegd als EP104. GP262. EP17. GP298. GP58, p. 12. EP258: een niet getekende schriftelijke verklaring van [R] uit 2004. GP242, schriftelijke verklaring van 21 december 2014. GP310, schriftelijke verklaring van 25 februari 2010. Zie r.o. 4.63 van het tussenvonnis. EP258: een niet ondertekende schriftelike verklaring van [R] uit 2004. Vergelijk P. Vlas, IPR en BW (Monografieën BW), nr 28 en Gerechtshof Den Haag 18 december 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3586. Zie r.o. 4.3 en 4.4 van het tussenvonnis. Verg. artikel 10 lid 2 BW. Verg. MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32137, 3, p. 9. Eerste protocol bij het EVRM. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, PbEU Nr. C 364 van 18/12/2000. EP242J. EP165J. EP165J. EP226. United Kingdom Intellectual Property Office 21 June 2006, [2007] E.T.M.R. 15 (EP273-1) (1750) 1 Vesey Senior 444 House of Lords [2008] 1 AC 1 (zie GP 266). House of Lords [2009] 1 WLR 1764 (EP 306 - 1). [X] , Lord Neuberger, 68-70. Zie Halsbury blz. 25/26 (GP 322 – 2). Zie noot 140. Richtlijn 2015/2436 van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking). Zie bijvoorbeeld HvJ 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory). Vergelijk Court of Appeal (Sir Geoffrey Vos M.R., Rose and Arnold L.JJ) TuneIn Inc v Warner Music UK Ltd [2021] EWCA Civ 441, 26 maart 2021. ECLI:NL:GHDHA:2018:13, r.o. 68 tot en met 80. Deze en de hier verder opgenomen informatie met betrekking tot het Cypriotische merk zijn afkomstig uit EP165K en EP209K. EP226. 24 september 2010, Tsiartas cs v Alocay Holdings Ltd cs (2010) 1 C.P.R. 1523. Zie de als GP 324 overgelegde verklaring van de deskundige Synodinou, rn 13. Deskundige Synodinou, rn 22; Synodinou geeft ook aan dat een beroep op artikel 3 van de Cypriotische Prescription Law stuk loopt op het feit dat de daarin genoemde verjaringstermijn pas gaat lopen op 1 januari 2016. Spirits cs hebben zich daar ook niet op beroepen. Deskundige Synodinou, rn 23 13 maart 1994, GP485 EP275-II Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Artikel 14 SGL luidt als volgt: In a contract of sale, unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, there is A an implied condition on the part of the seller that, in the case of a sale, he has a right to sell the goods at the time when the property is to pass; B an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods; C an implied warranty that the goods are free from any charge or encumbrance in favour of any third party not declared or known to the buyer prior or at the time when the contract is made. Pleitnota Cyprus zijdens Spirits, p. 2. EP165I en EP209I. Bundesgericht 8 augustus 2011 (EP264-8). EP209A. EP325A-1. EP325A-2. EP209A, p5. EP325A-3. Zie Dahl et al. (2002) p. 229 en Mortensen (2009), p. 57, Annex I, resp. IV bij EP247. GP435, 10 februari 2011. Bo von Eyben et al., Foraeldelse (Appendix 2 bij EP300). Von Eyben p. 185, onbestreden vertaling door Prof. Jens Schovsbo, deskundige FKP. Zie hun verklaringen in GP318 onder 7.2.2. Zie EP165-E. Evenmin is duidelijk waarop Spirits cs baseren dat de naamswijziging van Stolichnaya heeft plaatsgevonden in 1994. FKPs maakt in dit verband geen onderscheid tussen Stolichnaya en Moskovskaya en gaat ervan uit dat hetgeen voor Moskovskaya geldt, ook geldt voor Stolichnaya; stukken die daarop duiden ontbreken echter. Zie eveneens EP165-E Dit is ook met zoveel woorden erkend door de deskundige zijdens Spirits R. Opdahl, laatste alinea van paragraaf 4. National Reports on the Transfer of Movables in Europe. (https://peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/333729579.pdf) (Denemarken en Noorwegen), par. 3.4.2. Zie de deskundigen zijdens FKP cs O.-A. Rognstad en I.B. Orstavik, paragraaf 5.2 en de deskundigen zijdens Spirits cs E. Royneberg en R. Opdahl, paragraaf 4. Rt-1998-1809, voor de vertaling zie de bijlagen bij het deskundigenrapport van T. Lunde, GP317 LB-2005-50393, aangehaald in de deskundigenverklaring van O.-A. Rognstad en I.B. Orstavik, paragraaf 5.2.2. EP209h, p6. EP242h, p1. Stefan Lindskog, Preskription, Orn civilrattsliga forpliktelsers upphorande efter viss tid, fourth edition, 2017, p 728. Door de expert van Spirits IntPro in de Engelse taal aangeduid als Good Faith Acquisition of Chattels Act. Dit is de vertaling uit de opinie van de expert van FKP. De vertaling in de opinie van de expert van Spirits IntPro is hetzelfde, alleen vermeldt deze ‘chattel’ waar in de geciteerde vertaling a tangible movable property staat. Cf prop. 2002/03:17 p. 38. National Reports on the Transfer of Movables in Europe (Sweden), p. 126. National Reports on the Transfer of Movables in Europe (Sweden), p. 127. National Reports on the Transfer of Movables in Europe (Sweden), p. 150. Arrest van 6 februari 2019, zaak T1634-18. EP165-M. EP209-M. GP304, Annex II. GP304, Annex II. EP21. EP223. EP 304, Annex IV. EP304, Annex V. EP304, Annex VI. GP304, Annex VII. Constitutioneel hof van Tsjechië 7 april 2020, IV. US 678/20. National Report on the Transfer of Movables ion the Czech Republic, p. 276. Tsjechische Hoge Raad, 28 november 2007 (Re) 32 Odo 1411/2005. Verg. Tsjechische Hoge Raad uit 1974 (no 2 CZ 17/74, R 38/1975 Sb. Rozh) en Tsjechische Hoge Raad uit 2016 (no. 25 Cdo 3795/2014 of 30. 3. 2016). EP305-1a, bijlage bij de tweede deskundigenverklaring van Nowinska. Pools Burgerlijk Wetboek. Poolse wet op de Oneerlijke Mededinging. Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II), PB EU 31-7-2007, L 199/40. Deskundige E. Nowinska, EP 272, p. 3. Akte FKP cs 4 oktober 2017, rn 65. Pleitnota FKP Polen, rn 31. Zie het ambtshalve geraadpleegde TMView, waarin wel het jaar maar de exacte datum van de eerste vernieuwing niet is vermeld, zodat de rechtbank aanneemt dat deze vernieuwing uiterlijk 10 jaar na het eerste depot heeft plaatsgevonden. Artikel L.712-1 van de CPI luidt – voor zover hier van belang – als volgt: La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. (…) Trader Com/PPDE, Cour d’Appèl de Paris, 21 mei 2003, RG 2001/18494, EP212B en de toelichting daarop bij de conclusie van repliek van FKP cs, rn 570. De eerste deskundige van FKP cs, Monégier du Sorbier, neemt zonder meer aan dat het artikel van toepassing is en ook de deskundige Passa zijdens FKP cs refereert hier in zijn eerste verklaring aan (zie para. 4). Code Civil. Deze wetswijziging is doorgevoerd bij wet van 11 maart 2014, no. 2014-315, artikelartikel 16; de bepaling waarin de verjaringstermijn 3 jaar betrof in plaats van 5 jaar, gold in de periode 3 juli 1992-13 maart 2014; met uitzondering van de verjaringstermijn luidde artikel L. 712-6 CPI identiek aan het huidige L. 712-6 CPI. Zie de tweede deskundigenverklaring van J. Passa, randnummer 7, met verwijzing naar onder meer Cour d’Appèl de Paris, 5-2, 4 maart 2016, no. 14/20417, en de pleitnota van FKP cs met betrekking tot Frankrijk, randnummer 16. HvJ EU 11 juni 2009, C-529/07 (Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli) en HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12 (Malaysia Dairy Industries). Zie hierover ook het tussenvonnis, rov. 4.130. EP336.1. EP209D, p 1-2. Voor 2005 artikel 4 lid 4 Italiaanse merkenwet (IMW), na 2005 artikel 15 lid 4 IWIE. Voor 2005 artikel 4 lid 4 jo lid 2 IMW, na 2005 artikel 15 lid 2 IWIE. Voor 2005 artikel 5 lid 3 IMW, na 2005 artikel 16 lid 2 IWIE. Voor 2005 artikel 4 lid 2 IMW, na 2005 artikel 15 lid 2 IWIE. Zie https://context.reverso.net/vertaling/italiaans-nederlands/accolta. Verg. artikel 196 lid 4 IWIE. Zie artikel 1 IWIE: 1. For the purposes of this Code, the expression “industrial property” includes trademarks and other distinctive marks, geographical indications, designations of origin, designs and models, inventions, utility models, topographies of semiconductor products, confidential business information and new plant varieties. If the registration has been granted in the name of a person other than the person entitled to it, the latter may, at his discretion: (a) obtain a court judgment, having retroactive effect, ordering the transfer to his name of the certificate of registration; (b) enforce the invalidity of the registration granted in the name of the person not entitled to it. Court of Appeal of Milan, 3 October 2003 (Judge Scuffi), II Diritto lndustriale n. 2/2004, p. 1373. Italiaanse Hoge Raad, 11 juli 2011, nr. 15199. Italiaanse Hoge Raad 25 juli 2011, nr. 16234. Zie bijvoorbeeld Italiaanse Hoge Raad, 3 January 2017 n. 39. EP242f. Spaanse Hoge Raad 30 december 2010, ECLl:ES:TS:2010:7666. EP269, p 5-6. GP320B, p. 24-25. Spaanse Hoge Raad 11 april 2011 (JUR 2011/164937), geciteerd in GP320B. EP209g, p1. EP209g, p7, 26 EP209g, p13, 31 EP209g, p38. EP242g. EP325G Onbestreden vertaling van de deskundige van FKP van: 1303 1. Os direitos de autor e a propriedade industrial estao sujeitos a legislacao especial. 2. Sao, todavia, subsidiariamente aplicaveis aos direitos de autor e a propriedade industrial as disposicöes deste código, quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e nao contrariem o regime para eles especialmente estabelecido. 1311 1. O proprietário pode exigir judicialmente de qualquer possuidor ou detentor da coisa o reconhecimento do seu direito de propriedade e a consequente restituição do que lhe pertence. 2. Havendo reconhecimento do direito de propriedade, a restituição só pode ser recusada nos casos previstos na lei. Código da Propriedade Industrial. Tribunal da Relação de Coimbra, 18 oktober 2005, 1769/05, EP326.8. Supremo Tribunal de Justiça, 18 november 1997, 97A804, EP326.8. Onbestreden vertaling van de deskundige van Spirits cs van: A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação: é o que se chama usucapião. Onbestreden vertaling van de deskundige van Spirits cs van: Os direitos reais sobre coisas móveis sujeitas a registo adquirem-se por usucapião, nos termos seguintes: a) Havendo título de aquisição e registo deste, quando a posse tiver durado dois anos, estando o possuidor de boa fé, ou quatro anos, se estiver de má fé. Durval Ferreira, Posse e Usucapião (2008), GP464. Supremo Tribunal de Justiça 9-10-2003 (03B1415), GP465. paragraaf 592 conclusie van repliek/antwoord, E011. in de onbestreden vertaling van FKP. zie E016 nr. 224 en 228 en E017 nr. 58. Zie het tussenvonnis, r.o. 2.8 en 4.211 ev. Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen. Versie april 2017. 5.4.19. Op basis van zijn onderzoek naar de geldigheid van de transformatie wist [J] of moest hij weten dat de volgens hem toepasselijke USSR transformatieprocedure niet volledig en juist doorlopen was. Hij wist ook dat de geldigheid van de transformatie ter discussie is gesteld in verschillende procedures en hij heeft volgens zijn verklaring geconcludeerd dat de mogelijkheid om de transformatie in de Russische Federatie aan te tasten was verjaard. [J] wist ook of moest weten dat naar westerse maatstaven een verkeerde voorstelling van zaken werd gegeven met de verzoeken tot naamswijziging en dat dit tot vragen had geleid in Noorwegen en Italië. 5.5. Overdrachten van de merken en de daarbij betaalde koopprijs 5.5.1. De overdrachten van de merken vonden plaats in het kader van een herstructurering die volgens FKP louter en alleen bedoeld was om de Russische Federatie te benadelen. Deze stelling wordt weerlegd door het met verklaringen van de betrokken adviseurs van PricewaterhouseCoopers (PwC) onderbouwde betoog van Spirits cs dat de herstructurering en de overdrachten van de merken om fiscale redenen waren geadviseerd door PwC en waren ingegeven door bedrijfseconomische motieven. Daarbij was een belangrijke overweging dat men vanwege het politieke en economische klimaat in die tijd liever zaken deed met niet-Russische dan met Russische ondernemingen. Dit wordt bevestigd door de schriftelijke verklaringen van de betrokken belastingadviseurs van PwC, [U] en [V]. Zo staat in de verklaring van [V] : “7. (…) I advised that from a fiscal point of view it would make more sense to have the foreign-registered trademarks owned by a corporate entity which was registered in a tax efficient location. In the global and economic climate at the time, it was common knowledge that it made better commercial sense for any foreign company to transact with a non-Russian entity. 8. I advised that it would be more tax-efficient for the ownership of the foreign vodka trademarks to be tranferred to a Dutch entity and to transfer the managing seat of this entity to the Dutch Antilles. This was a tested structure used in similar trademark related situations and a tax ruling could be obtained in the Antilles. The benefit of this system was that future income derived from the vodka trademarks would incur minimum tax liability. (…) 10. I also advised that the trading activities of the SPI Group be actively managed by a company based in the Republic of Cyprus. Given the nature of the business a favourable tax ruling could be obtained in Cyprus allowing the SPI Group to benefit from favourable corporate tax treatment in the Republic of Cyprus. (…)” 5.5.2. De rechtbank concludeert hieruit dat de herstructurering en de overdrachten van de merken in ieder geval mede waren ingegeven door de door Spirits cs genoemde bedrijfseconomische en fiscale motieven. De in de overeenkomsten genoemde koopprijzen (USD 300.000 en USD 800.000) zijn maar een fractie van de werkelijke waarde van de in 1999 en 2000 overgedragen merken – de Russische merken én alle buitenlandse merken – die toen eerder in de buurt van een miljard USD (of meer) of in ieder geval honderden miljoenen USD moet hebben gelegen. Zo is in de Financial Matters procedure vastgesteld dat de waarde van het mee verkochte Amerikaanse Stolichnaya-merk in 1992-1993 ruim 100 miljoen USD bedroeg en hadden de Russische merken, naar FKP onweersproken stelt, in 1995 een geschatte waarde van 400 miljoen USD. De door OAO in de procedure bij het EHRM genoemde schade als gevolg van de onder 3.10.3 bedoelde nietigverklaring van artikel 2 van de statuten van VAO door de Russische Hoge Raad op 16 oktober 2001 – te weten ruim 145 miljoen USD schade in de zes maanden na 16 oktober 2001 als gevolg van het verlies op de Russische merken – duidt ook op een veel hogere waarde van de overgedragen merken en licenties. Het in de onder 3.9.7 bedoelde brief van 19 februari 2000 genoemde verlies aan miljarden roebels aan inkomsten voor de Russische Federatie uit de Russische merken, wijst eveneens erop dat de koopprijs te laag was, ook voor intercompany overdrachten. Het betoog dat de koopprijs van USD 800.000 onder meer reëel was omdat de waarde van de Russische merken door de doorhaling op 7 augustus 1991 verloren was gegaan, is in tegenspraak met de claim in de EHRM-procedure over de waarde van de in 1999-2000 herstelde Russische merken en hetgeen Spirits cs in het kader van het betoog over het ‘national champions’ beleid van Poetin zelf aanvoeren over de enorme wodka-inkomsten waar de Russische Federatie van wilde profiteren. Gezien het enorme verschil tussen de indicaties van de werkelijke, zeer hoge, waarde van de merken die zijn overgedragen – de Russische merken én alle buitenlandse merken – hebben Spirits cs met hun niet gesubstianteerde betoog dat de koopprijs van USD 800.000 is gebaseerd op de door een deskundige vastgestelde boekwaarde en dat het gaat om door PwC aanbevolen waarderingen, het standpunt van FKP cs dat de koopprijzen niet reëel zijn onvoldoende gemotiveerd betwist. Daarom moet als vaststaand worden aangenomen dat de kooprijzen niet reëel waren. 5.6. Einde steun en erkenning door de Russische Federatie en opeising merken 5.6.1. Na afloop van het moratorium op 7 mei 1997 ten aanzien van de Russische merken, hebben VZAO en daarna ZAO deze merken met steun van de Russische Federatie gehandhaafd (zie 3.7). In het tussenvonnis is ervan uitgegaan dat deze actieve steun van de Russische Federatie tot 1999/2000 voortduurde. Wat partijen over en weer naar voren brengen over de reden van deze koerswijziging van de Russische Federatie, kan onbesproken blijven. Dat is niet relevant voor de feitelijke vaststelling dat de Russische Federatie in 1999 haar actieve steun aan VAO (en ZAO) heeft gestaakt en het standpunt heeft betrokken dat VAO geen rechthebbende van de merken was. 5.6.2. Volgens Spirits cs was het onder 2.67 van het tussenvonnis bedoelde verzoek aan ZAO van 11 januari 1999 – naar achteraf is gebleken, zo begrijpt de rechtbank de strekking van deze opmerking – het startschot voor de opeising van de merken door de Russische Federatie. De vragen in die brief zijn echter zeer algemeen gesteld en gingen niet over de geldigheid van de transformatie en de rechten op de merken. Het daarop volgende strafrechtelijk onderzoek, dat zich eerst richtte op vergunningen en fiscale kwesties (zie 3.9.1), is in juni 1999 uitgebreid naar de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO en de rechten op de merken. Gesteld noch gebleken is echter dat dit toen kenbaar was voor [R] , [J] en ZAO. [J] , die als verdachte is gehoord, moet wel hebben geweten dat een onderzoek tegen hem liep, net als ZAO waar beslagen zijn gelegd, maar er is geen reden om te veronderstellen dat zij de werkelijke strekking van dat onderzoek kenden. De rechtbank volgt FKP dus niet in haar betoog dat [R] , [J] en ZAO in mei 1999 door de beslagen die toen werden gelegd (zie het tussenvonnis onder 2.73) wisten of hadden moeten begrijpen dat de Russische Federatie (daarmee) de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO en de rechten op de merken ter discussie stelde. 5.6.3. In een schriftelijke verklaring van [R] staat dat hij tot november 2000 niet wist dat de transformatie van VVO naar VAO werd betwist: “I had no idea that the legal succession between VVO "Sojuzplodoimport" and VAO "Sojuzplodoimport" was contested by anybody until November 2000, when the Public Prosecutor filed suit against OAO "Plodovaya Kompaniya" and challenged the legal succession between VVV-"Sojuzplodoimport" and VAO ''Sojuzplodoimport".” 6.9.14. Uit het vorengaande vloeit voort dat geen grond bestaat om Spirits cs te bevelen om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling van het Poolse merk. Het merk staat thans op naam van Spirits Product die daarmee geacht wordt rechthebbende op het merk te zijn. Van een beter recht van FKP is met betrekking tot het Poolse merk niet gebleken zodat evenmin grond is voor een verklaring voor recht van die strekking. Daarmee is ook het lot gegeven van het gevorderde inbreukverbod en de gevorderde schadevergoeding: deze vorderingen worden eveneens afgewezen. in reconventie 6.9.15. Nu de vorderingen in conventie worden afgewezen, hebben Spirits cs geen belang bij toewijzing van vordering I in reconventie. Vordering II tot en met IV moeten eveneens worden afgewezen, op de in r.o. 6.4.21 genoemde gronden die ook gelden ten aanzien van de Poolse merken. 6.10. Frankrijk 6.10.1. In Frankrijk gaat het om de volgende hieronder afgebeelde merken op naam van Spirits International (zie 2.95 tussenvonnis, hierna: ‘de Franse merken’): a. het Franse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 11 februari 1985 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 1342790, voor waren en diensten in klasse 33; het Franse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 27 augustus 1986 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 1368767, voor waren en diensten in klasse 33; De rechtbank stelt aanvullend de volgende feiten vast met betrekking tot de registratie van deze merken. 6.10.2. In september 1994 is namens VAO een aanvraag voor een rectificatie (“Changement de nom ou de dénomination”) van het register ingediend. De naamswijziging is op 21 oktober 1994 aangetekend in het Franse merkenregister onder nummer 177836. De merken staan thans op naam van Spirits International. De inschrijvingen zijn iedere tien jaar vernieuwd, die voor Stolichnaya voor het eerst in 1995 en die voor Moskovskaya voor het eerst in 1996. 6.10.3. In Frankrijk verhandelt Spirits cs wodka met het volgende uiterlijk: De primaire vordering I 6.10.4. FKP baseert haar primaire vordering I niet op een bepaald wetsartikel maar op het uitgangspunt dat het register in overeenstemming moet worden gebracht met de juridische werkelijkheid waaraan Spirits cs moeten meewerken. Nu FKP de rechthebbende op de merken is terwijl Spirits International als zodanig in het register is vermeld, dienen Spirits cs te worden veroordeeld het Franse merkenregister te verzoeken de merken weer op naam van FKP te zetten. Subsidiair baseert FKP deze vorderingen op analoge toepassing van artikel L.712-6 van de Code de la propriété intellectuelle (hierna: CPI). Meer subsidiair is nog een beroep gedaan op (het Franse equivalent van de Nederlandse) onrechtmatige daad. 6.10.5. Spirits cs betwisten dat de vordering kan worden toegewezen nu daarvoor geen grondslag is. Volgens Spirits cs is de enige wettelijke bepaling waar de vordering van FKP op gebaseerd zou kunnen worden artikel L.712-6 CPI, maar die eventuele vordering is verjaard. Bovendien worden Spirits cs beschermd door de theorie van rechtsschijn: Spirits heeft gerechtvaardigd gehandeld en vertrouwd op basis van het gedrag en handelen van de Russische Federatie en worden daarom als opvolgende verkrijgers te goeder trouw beschermd. 6.10.6. Zoals voortvloeit uit hetgeen in het tussenvonnis is overwogen, zijn ook de Franse merkrechten niet onder algemene titel of anderszins overgegaan van V(V)O naar VAO. VAO heeft derhalve zonder grond in september 1994 om wijziging van de tenaamstelling van de merken verzocht. Inmiddels staan de merken geregistreerd op naam van Spirits International die op grond van die registratie overeenkomstig artikel L.712-1 CPI vermoed wordt eigenaar te zijn. 6.10.7. FKP stelt alleen dat zij een beter recht heeft op de Franse merken. Zij werkt niet nader uit op grond van welke geschreven of ongeschreven regel van Frans recht dit meebrengt dat het primair gevorderde bevel kan worden toegewezen. De rechtbank gaat daarom voorbij aan het primaire standpunt van FKP dat het door haar primair gevorderde bevel reeds moet worden toegewezen omdat zij als gevolg van de onvolledige transformatie een beter recht heeft op de Franse merken. Daarmee komt de rechtbank toe aan bespreking van de subsidiair aangevoerde grondslag, artikel L.712-6 CPI. 6.10.8. Artikel L.712-6 CPI luidt als volgt: Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. (hierna: het eerste lid) A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. (hierna: het tweede lid) 6.10.9. FKP heeft, gesteund door haar deskundigen, aanvankelijk terecht de toepasselijkheid van deze bepaling bepleit op grond van de uitspraak Trader Com/PPDE, maar is daar later in haar primaire standpunt op terug gekomen. De genoemde uitspraak betreft artikel L.714-7 CPI waarin is bepaald dat de overdracht van een merk pas aan een derde kan worden tegengeworpen na registratie. In de zaak die aan de uitspraak ten grondslag ligt, is de overdracht van een merk niet geregistreerd maar heeft de verkrijger het merk wel op zijn naam vernieuwd. Om te beoordelen of het overgedragen merk alsnog aan een derde kan worden tegengeworpen, wordt daarom aangenomen dat de vernieuwing van het merk (op naam van degene die het merk overgedragen heeft gekregen) wordt beschouwd als een eerste registratie. FKP heeft in dat kader aangevoerd dat de vernieuwing van de merken in Frankrijk op naam van VAO bij gebreke van een aangetekende overgang gelijkgesteld kan worden met een (eerste) registratie. De rechtbank komt deze redenering juist voor en ziet niet in waarom over de toepasselijkheid anders geoordeeld zou moeten worden. FKP heeft die wijziging van standpunt overigens ook niet nader toegelicht met verwijzing naar bijvoorbeeld relevante rechtspraak en baseert de vordering bovendien subsidiair wel op artikel L.712-6 CPI. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat artikel L.712-6 ook de grondslag vormt voor een revindicatievordering na een naamswijziging en dus niet uitsluitend na een eerste registratie. 6.10.10. Hoewel de huidige bepaling een verjaringstermijn van vijf jaar kent, moet op grond van artikel 2222 CCworden uitgegaan van een verjaringstermijn van drie jaar. Immers, ten tijde van de naamswijziging in 1994 was een eerdere versie van deze wetsbepaling van kracht, waarbij de verjaringstermijn drie jaar betrof. Dat betekent dat indien geen sprake is van de in het tweede lid bedoelde mauvaise foi zijdens V(Z)AO, de vordering is verjaard per februari 1998 (de registratie van Stolichnaya is vernieuwd in februari 1995) respectievelijk augustus 1999 (de registratie van Moskovskaya is vernieuwd in augustus 1996). 6.10.11. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat van kwade trouw in de zin van deze bepaling sprake is bij een – in de woorden van FKP en haar deskundige Passa – dishonest intention to adversely affect the rights and interests of a third party. 6.11.23. De slotsom luidt dat het primair onder I gevorderde bevel tot medewerking kan worden toegewezen, nu FKP een beter recht heeft op deze merken en de verweren van Spirits cs tegen toewijzing van deze vordering niet opgaan. De inbreuk en schadevorderingen 6.11.24. De door FKP gestelde inbreuken zullen voor Italië moeten worden beoordeeld aan de hand van artikel 20 lid 1 van de IWIE. De Merkenrichtlijn heeft de beschermingsomvang van nationale merkrechten echter vergaand geharmoniseerd. Ook artikel 20 lid 1 IWIE schrijft derhalve de in artikel 10 lid 2 Mrl neergelegde toets voor. Spirits cs verhandelen in Italië wodka met het onder 6.11.2 bedoelde uiterlijk. De Italiaanse merken hebben een ander uiterlijk dan de in de andere betrokken landen geregistreerde merken. Anders dan in de andere betrokken landen, stemmen de door Spirits cs gebruikte tekens niet sterk overeen met de in Italië geregistreerde merken. Er is geen sprake van gebruik van tekens die gelijk zijn aan de geregistreerde merken. FKP, op wiens weg dat ligt, heeft niet toegelicht waarom zij de tekens overeenstemmend vindt, noch op grond waarvan verwarringsgevaar valt te duchten bij het relevante Italiaanse publiek, dat het Cyrilisch schrift op de merken niet zal kunnen lezen. De door FKP gestelde verwarring als gevolg van het gebruik van het Stoli-teken, waarbij het gaat om verwarring met het in Cyrilisch schrift geschreven woord in het Italiaanse merk – waarvan onduidelijk is of het Italiaanse publiek weet wat daar staat – kan ook niet zonder meer op basis van de afbeeldingen worden aangenomen. FKP, op wiens weg dat ligt, heeft niet toegelicht dat en waarom er sprake is van overeenstemmende tekens en waarom er verwarring valt te duchten bij het relevante Italiaanse publiek. De inbreukvordering strandt hierop, net als de daarop voortbouwende schadevordering. in reconventie 6.11.25. Uit de beoordeling in conventie volgt dat de vorderingen van Spirits cs in reconventie voor een verklaring voor recht, wapperverbod en inbreukverbod (vorderingen I, II en III) niet voor toewijzing in aanmerking komen. 6.2.22. Spirits cs stellen dat zij op grond van 1150 lid 2 IBW aanspraak kunnen maken op compensatie van haar investeringen ingeval van toewijzing van de revindicatievordering van FKP. Dit artikel luidt als volgt: “1. The possessor, even when in bad faith, has a right to reimbursement of expenses for extraordinary repairs. 2. He also has the right to receive an indemnity for improvements made to the good, provided that the improvements subsist at the time of restituition. 3.- The indemnity shall be paid in an amount equal to the increase of value of the good as a result of the improvements, if the possessor is in good faith, the lesser amount between the expenses or the increase of value. 4.- If the possessor is bound to restore fruits, he is also entitled to reimbursement of expenses for ordinary repairs, limited to the time for which restitution is due. 5.- Article 936 of the Civil Code applies to additions made by the possessor to the thing. However, if the additions constitute improvements and the possessor is in good faith, an indemnity in the amount of the increase in value of the thing is due.” 6.2.22. Deze bepaling over vergoedingen waar de bezitter aanspraak op kan maken, hangt samen met de bepalingen over verkrijgende verjaring door onafgebroken bezit. Het beroep van Spirits cs op deze bepaling deelt daarom het lot van haar beroep op usucapio. Vordering IV moet ook worden afgewezen. 6.12. Spanje 6.12.1. In Spanje staat het hieronder afgebeelde over het Spaanse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label) op naam van Spirits International. Dit merk is op 19 juni 1974 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer M0757128, voor waren en diensten in klasse 33 (zie 2.95 van het tussenvonnis, hierna: ‘het Spaanse merk’). De rechtbank stelt de volgende aanvullende feiten vast met betrekking tot de registratie van dit merk. 6.12.1.1. Op 10 mei 1995 is een verzoek gedaan tot naamswijziging voor de houder van Moskovskaya. Daarbij is een document "certifying the change of name" gevoegd. Dat is een ongedateerde verklaring van [G] , die verklaart: “I (…) hereby declare that as of 20th January, 1992, the name of the organization “Sojuzplodoimport” was amended for Foreign economic joint stock company “Sojuzplodoimport”. Bijgevoegd is een verklaring van een notaris, waarin staat dat de handtekening inderdaad van [G] afkomstig is. 6.12.2. Het verzoek tot naamswijziging is op 2 augustus 1995 voor akkoord afgestempeld door het Spaanse merkenbureau. 6.12.3. In Spanje verhandelt Spirits cs wodka met het volgende uiterlijk: in conventie 6.12.4. FKP stelt dat haar vorderingen I primair en subsidiair een sui generis in personam actie vormen, zoals die aan de orde was in de Havana Club-zaak. Volgens FKP biedt de Spaanse IE Wet geen remedie voor geldig gedeponeerde, maar onrechtmatig in bezit genomen merken, zodat moet worden teruggevallen op het Spaanse burgerlijk recht (SBW). Zij betoogt dat vorderingen I gezien het persoonlijke en bijzondere karakter daarvan, moeten worden gekwalificeerd als sui generis in personam actie. 6.12.5. Spirits cs betwisten dat vordering I een in personam actie is; het Havana Club-arrest is volgens Spirits cs een niet in deze zaak toepasbaar, geïsoleerd oordeel. Volgens Spirits cs, die zich op verjaring beroepen, probeert FKP hiermee de verjaring van de vordering op andere gronden te omzeilen. 6.12.6. Niet in geschil is dat vordering I, indien dit een sui generis in personam actie is, niet is verjaard en dat deze vordering wel is verjaard als deze gegrond is op de andere door partijen en hun experts besproken mogelijke grondslagen. In tegenstelling tot een in rem actie, die voortvloeit uit de relatie tussen een persoon en een (on)roerende zaak, is bij een in personam actie de vordering gegrond op het bestaan van een verplichting tussen partijen. Die verplichting kan verschillende grondslagen hebben zoals de wet, overeenkomst of onrechtmatige daad. 6.12.7. Als de vorderingen kunnen worden gebaseerd op de Spaanse IE Wet, is geen plaats voor de door FKP voorgestane in personam-actie. De rechtbank zal dat eerst bespreken. 6.12.8. Het door Spirits cs genoemde artikel 2 lid 2 van de Spaanse IE Wet luidt als volgt: “Where a trademark registration had been applied for in fraud of the rights of a third party or in breach of a statutory or contractual obligation, the injured party will be entitled to claim ownership of the trademark at court, provided that he brings the appropriate vindicatory action prior to the date of registration, or within five years following the publication of the registration or from the time when the registered trademark had begun to be used in accordance with article 39. 8.1. De slotsom luidt dat het door FKP primair onder I gevorderde bevel tot medewerking en de indeplaatsstelling dient te worden toegewezen ten aanzien van de Cypriotische, Zweedse, Tsjechische en Italiaanse merken. De subsidiair onder I gevorderde verklaring voor recht zal worden toegewezen ten aanzien van de VK merken en de Ierse merken. 8.2. FKP’s inbreukvordering wordt op straffe van een dwangsom toegewezen ten aanzien van de VK merken, de Ierse merken, de Cypriotische merken, de Zweedse merken en het Tsjeschische merk. Onder deze stakingsbevelen valt in ieder geval het gebruik van de tekens die identiek zijn aan deze merken, het in dit vonnis bij de betreffende landen weergegeven gebruik en het gebruik van het Stoli-teken in het economisch verkeer in het VK, Ierland, Cyprus, Zweden en Tsjechië. Om executieproblemen te voorkomen wordt aan dit verbod een termijn van twee maanden na betekening van dit vonnis verbonden. De schadevorderingen van FKP worden – voor zover zij niet zijn verjaard – toegewezen ten aanzien van de VK merken, de Ierse merken, de Cypriotische merken, de Zweedse merken en het Tsjechische merk. De andere vorderingen van FKP worden afgewezen. De vorderingen in reconventie worden afgewezen. 8.3. Tot slot wordt de vordering tot nietigverklaring van de jongere Beneluxmerken toegewezen. 8.4. Spirits cs hebben ter zitting van 24 juni 2020 bezwaar gemaakt tegen de gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring. Zij wijzen erop dat deze procedure al heel lang loopt, dat de rechten ‘weg’ zijn bij uitvoerbaar bij voorraad verklaring en dat hen een beoordeling in twee instantie de facto wordt ontnomen als het vonnis nu uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. 8.5. Wat Spirits cs hier aanvoeren doet de belangenafweging die moet worden gemaakt als het gaat om het al dan niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren van het vonnis niet in hunr voordeel uitvallen. De belangen van FKP bij een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis wegen op tegen wat Spirits cs hier aanvoeren over hun belang om zo’n veroordeling achterwege te laten en de bestaande toestand te behouden totdat de uitspraak in deze procedure kracht van gewijsde heeft of in hoger beroep is beslist. De rechtbank tekent hier aan dat degene die een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis ten uitvoer legt hangende hoger beroep, zich blootstelt aan het risico van risicoaansprakelijkheid indien het oordeel in hoger beroep anders luidt. 8.6. Beide partijen zijn in conventie op niet-ondergeschikte punten in het ongelijk gesteld. De rechtbank zal daarom de proceskosten in conventie compenseren, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. 8.7. In reconventie gelden Spirits cs als de in het ongelijk gestelde partij. FKP cs hebben een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij stellen dat 10% van de totale proceskosten (van € 702.212,47 voor het algemene deel en € 480.145,28 voor de landen) zijn toe te schrijven aan de reconventie, derhalve een bedrag van € 1.118.235,78. 8.8. De onderhavige zaak is omvangrijk en complex, omdat de zaak ook in reconventie 13 jurisdicties bestrijkt, vanwege het omvangrijke feitencomplex en het aantal proceshandelingen. De omvang en complexiteit van de zaak in reconventie pleiten voor verdubbeling van het maximale tarief voor complexe zaken (categorie II.a) van de toepasselijke Indicatietarieven IE-zaken. De rechtbank neemt dat als uitgangspunt bij de begroting van de proceskosten in reconventie. Ten opzichte van dit uitgangspunt noopt de mate van samenhang met de zaak in conventie tot bijstelling naar beneden; er is een hoge mate van overlap, maar geen volledige samenhang tussen beide zaken. Dit een en ander leidt de rechtbank tot de conclusie dat € 60.000 een redelijke en evenredige vergoeding van de proceskosten in reconventie is. De rechtbank begroot de proceskosten in reconventie op dit bedrag. 8.9. Tijdens de zitting op 10 juni 2016 heeft FKP cs gevorderd de proceskostenveroordeling in reconventie uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Ook die vordering wordt toegewezen. 8.10. De rechtbank neemt tot slot de aangehouden beslissingen over de proceskosten in de incidenten. In het exhibitieincident is geoordeelddat de proceskosten gecompenseerd worden. In het bevoegdheidsincident zijn partijen over en weer op punten in het ongelijk gesteld. De rechtbank compenseert daarom de proceskosten ook in dit incident. In het incident ex artikel 223 Rv waarbij Sprits IntPro is bevolen de merken niet over te dragen, gelden Spirits IntPro als de in het ongelijk gestelde partijen. In het incident ex artikel 223 Rv over de executie van het vonnis in het exhibitieincident is FKP de in het ongelijk gestelde partij. 8.11. Beide incidenten ex artikel 223 Rv waren – vergeleken met wat te doen gebruikelijk is in dergelijke incidenten – zeer complex. De rechtbank ziet hierin grond om de proceskosten in deze incidenten te begroten op het dubbele van het maximale bedrag voor complexe incidenten (categorie IIb) in de Indicatietarieven IE-zaken. De rechtbank begroot deze proceskosten daarom op € 10.000 per incident, welk bedrag de rechtbank – hoewel het lager ligt dan de kosten zoals door partijen gespecificeerd – redelijk en evenredig acht. Nu het hier gaat om kwade trouw bij de (vernieuwing van de) registratie van een merk, moet bovendien rekening worden gehouden met de in r.o. 5.1.1 reeds genoemde rechtspraak van het Hof van Justitie EU. Daarin is beslist dat rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van de registratie. Het weten of behoren te weten volstaat op zich niet om kwade trouw vast te stellen is in de zin van deze bepaling. Bij de beoordeling van bestaan van kwade trouw moet tevens het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen. 6.10.12. De rechtbank heeft hiervoor onder meer vastgesteld dat VAO vanaf medio 1993 wist of moest weten dat met het doorgeven van een naamswijziging van VVO naar VAO naar westerse maatstaven een verkeerde voorstelling van zaken werd gegeven. Zij wist toen ook of moest weten dat de verklaringen daarover van [G] en anderen niet juist waren. Die wetenschap kan bij het vernieuwen van de registraties in 1995/1996 nog steeds aan V(Z)AO worden toegeschreven. De rechtbank kan echter niet vaststellen dat V(Z)AO bewust de Russische Federatie heeft willen benadelen. Zoals hiervoor is overwogen, droeg de Russische Federatie in en buiten rechte uit dat VAO rechtsopvolger was van VVO en rechthebbende van de merken, en ondersteunde de Russische Federatie bijvoorbeeld V(Z)AO in buitenlandse procedures. Daarmee komt de rechtbank tot het oordeel dat V(Z)AO ten tijde van de vernieuwing van de registraties niet te kwader trouw was als bedoeld in artikel L.712-6 tweede lid CPI zodat Spirits cs zich – als al sprake zou zijn van een wijziging in de registratie en fraude des droits d’un tiers, zoals het eerste lid van het artikel voorschrijft – kunnen beroepen op verjaring. 6.10.13. FKP beroept zich meer subsidiair op artikel 1240 CC (voorheen artikel 1382 CC) dat als volgt luidt: Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. FKP heeft in dit kader volstaan met een korte verwijzing naar haar deskundige die over die bepaling niet meer opmerkt dan dat het geen grond kan zijn voor een revindicatievordering, maar wel voor een vordering tot schadevergoeding. Revindicatie zou op die bepaling alleen kunnen worden gebaseerd bij afwezigheid van een specifieke bepaling, zoals bij domeinnamen. Met betrekking tot merkrechten bestaat echter wel een specifieke bepaling, namelijk het hier besproken artikel L.712-6 CPI. De rechtbank gaat aan deze grondslag voor de primaire vordering I derhalve voorbij. 6.10.14. Het vorengaande betekent dat het primair onder I gevorderde bevel en de indeplaatstelling ten aanzien van de Franse merken moet worden afgewezen. De subsidiaire vordering I: verklaring voor recht 6.10.15. De omstandigheid dat een beroep op de daarvoor naar Frans recht aangewezen revindicatiegrondslag faalt omdat deze is verjaard, brengt mee dat aangenomen moet worden dat het betere recht op de Franse merken – ondanks dat deze niet onder algemene titel of anderszins zijn overgegaan van V(V)O naar VAO en daarmee de wijziging van de tenaamstelling in 1994 zonder grond is verzocht – thans berust bij Spirits International die op grond van die registratie overeenkomstig artikel L.712-1 vermoed wordt eigenaar te zijn. De vordering strekkende tot een verklaring voor recht die anders luidt, kan derhalve niet worden toegewezen. in reconventie 6.10.16. Zoals hiervoor is overwogen, wordt naar Frans recht degene die in het register staat vermeld geacht de merkhouder te zijn. Nu deze registratie niet succesvol is bestreden, wordt Spirits International geacht dat te zijn. Daarmee hebben Spirits cs naar het oordeel van de rechtbank geen belang meer bij de vordering I in reconventie. Ook de andere vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen op de gronden genoemd in r.o. 6.4.21 die ook gelden ten aanzien van de Franse merken. 6.11. Italië 6.11.1. In Italië gaat het om de volgende merkregistraties op naam van Spirits International (zie ook 2.95 tussenvonnis, hierna: ‘de Italiaanse merken’): a. het Italiaanse woord/beeldmerk Moskovskaya, op 30 januari 1960 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 160208 op naam van V/O Prodintorg (de vroegere naam van V/O), verlengd onder nummer 0000386381 en 0000912291 en thans ingeschreven onder nummer 0001415594, voor waren en diensten in klasse 33; het Italiaanse woord/beeldmerk Stolichnaya, op 30 januari 1960 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 160206 op naam van V/O Prodintorg (vroegere naam van V/O), verlengd onder nummer 386379 en 905018 en thans geregistreerd onder nummer 0001415593, voor waren en diensten in klasse 33. De rechtbank stelt aanvullend de volgende feiten vast met betrekking tot de registratie van deze merken. 6.11.1.1. Op 5 oktober 1995 is namens VAO een verzoek tot naamswijziging ingediend voor de Italiaanse merken van V/O naar VAO. Bijgevoegd was onder meer de volgende verklaring van [G] van 6 juli 1995: “I (…) hereby declare that as of 20th January, 1992, Vsesojuznoe Objedinenije (V/O) “Sojuzplodoimport” changed its name to Foreign economic joint stock company (VAO) “Sojuzplodoimport” and became an enterprise of the Russian Federation due to the dissolution of the USSR in 1991.” Dit verzoek heeft het registratienummer 000498 gekregen. 6.11.1.2. Op 3 april 1998 is namens VZAO registratie van de naamswijziging van V/O naar VAO aangevraagd. Het verzoek vermeldt: “object: instance record the change of name from VSESOJUZNOE OESJEDINENIJE (V / O )" SOJUZPLODOIMPORT" on FOREIGN ECONOMIC JOINT STOCK COMPANY (VAO )" SOJUZPLODOIMPORT " based in Moscow, Russia, in relation to Trademarks: No.550364 " KVASS" No. 569990 "FIGURATIVE MARK and the change of name from FOREIGN ECONOMIC JOINT STOCK COMPANY " SOJUZPLODOIMPORT " on FOREIGN ECONOMIC CLOSED JOINT STOCK COMPANY " SOJUZPLODOIMPORT" relatively to the two brands mentioned above and the following. De navolgende opsomming vermeldt de Italiaanse merken. In dit verzoek wordt verwezen naar de onder 6.11.1.1 bedoelde aanvraag tot naamswijziging: "Please note that the original of that declaration was filed with the UPICA of Milan on 10.05.1995 with verbal No. BREV.MI F000498, relatively to record the change of name Trademark No. 386 381 and another.” Dit verzoek heeft het registratienummer 000173 gekregen. 6.11.1.3. Op 17 september 1999 is namens ZAO verzocht om de overdracht van de Italiaanse merken van VZAO naar ZAO te registeren. Op 20 januari 2000 is namens ZAO verzocht om de overdracht van de Italiaanse merken van ZAO naar Spirits International N.V. te registreren. 6.11.1.4. Op 16 juni 2000 heeft het Italiaanse merkenbureau laten weten dat zij het verzoek van 5 oktober 1995 niet kan uitvoeren, omdat de merken op naam van Vsesojuznoje Exportno-Importnoje Objedinenije “Prodintorg” staan geregistreerd en niet op naam van V/O “Sojuzplodoimport” die in de aanvraag genoemd staat. Het Italiaanse merkenbureau vroeg om een nadere toelichting. Once the claim has been filed, the relevant court shall give notification thereof to the Spanish Patent and Trademark Office for the purposes of entry in the Register of Trademarks and shall decree, where appropriate, that the trademark registration procedure be suspended.” De door FKP ingeschakelde experts betogen dat artikel 2 lid 2 van de Spaanse IE Wet niet als grondslag kan dienen voor de vordering I, omdat deze bepaling ziet op de initiële registratie van een merk. In de Havana Club-zaak, waar het ook niet ging om de initiële registratie, is in hoger beroep de voorganger van deze bepaling, artikel 3 lid 3 van de toen geldende Spaanse IE Wet, echter wel aangemerkt als grondslag. De omstandigheid dat actie (c) in de Havana Club-zaak (zie hierna 6.12.12, het gevorderde bevel om het merk op naam van de eiser te zetten) niet zag op de initiële registratie, wordt niet expliciet genoemd door de Spaanse Hoge Raad in de Havana Club-zaak in de overwegingen over het niet passend zijn van deze grondslag. Daarmee is echter niet gezegd dat artikel 2 lid 2 van de Spaanse IE Wet ook kan worden toegepast ten aanzien van latere registraties. De rechtbank ziet onvoldoende concrete aanknopingspunten om te concluderen dat dat naar Spaans recht is aanvaard. Artikel 2 lid 2 Spaanse IE Wet kan dus geen grondslag vormen voor de vordering I. 6.12.9. De expert van FKP, Marin, wijst op de artikelen 40 en 41 van de Spaanse IE Wet, die als volgt luiden – voor zover van belang: “40. The owner of a registered trademark may take at court pertinent civil or criminal actions against those who infringe their right and demand the necessary measures for its safeguarding, without any prejudice to submission of the case to arbitration, where possible. 41 (1) In particular, the owner whose trademark right is infringed will be entitled to claim in a civil suit: a. a) The cessation of the acts that infringe its right. b) The compensation for the damage suffered. (…)” Deze bepalingen vormen een grondslag voor de inbreuk- en schadevorderingen van FKP. Volgens de expert van FKP, Marin, kunnen ook de vorderingen I worden gebaseerd op de artikelen 40 en 41 van de Spaanse IE Wet. Hij betoogt: “Given the numerus apertus nature of the list of actions in Act 17/2001, whoever considers himself harmed by a third party's usurpation of a trademark that had been applied for and registered ab initio according to law, is entitled to bring an action consisting in that the disputed trademark be put in his name in the trademark register. It is not difficult to find in case law other examples of actions which are not provided for in Act 17/2001 that, however, could be brought by anyone who considers himself harmed.” Deze redenering gaat echter eraan voorbij dat de artikelen 40 en 41 van de Spaanse IE Wet vorderingen toekennen aan de geregistreerde merkhouder. Zoals de expert van Spirits cs met juistheid opmerkt, valt niet in te zien hoe deze bepalingen de grondslag kunnen vormen voor de tegen de geregistreerde merkhouder ingestelde vorderingen. 6.12.10. Vordering I primair en subsidiair moeten dus worden gebaseerd op het SBW, dat aanvullende werking heeft ten opzichte van de Spaanse IE Wet. Dit volgt uit artikel 4.3 SBW, dat bepaalt: ‘The provisions of this Code shall be of subsidiary application in matters governed bv other statutes’ 6.12.11. De rechtbank komt nu toe aan bespreking van het Havana Club arrest. Niet ter discussie staat dat het Havana Club-arrest geen bindende jurisprudentie is in de zin van artikel 1 lid 6 SBW en wel relevant kan zijn indien de onderhavige zaak op relevante onderdelen overeenstemt met de Havana Club-zaak. 6.12.12. De Havana Club-zaak ging over de Spaanse Havana Club-merken die na onteigening zonder betaling van een vergoeding door de Cubaanse Staat, verschillende malen waren overdragen, uiteindelijk aan de geregistreerde houder van de merken. De Cubaanse Staat en de opvolgende houders van de Spaanse Havana Club-merken waren in rechte betrokken door de oorspronkelijke, onteigende rechthebbende van deze merken en door de entiteiten aan wie diens rechten achtereenvolgens waren overgedragen. Gevorderd werd – voor zover van belang: "a judgment which: a. a) Declares the cancellation as a matter of law of "Havana Club" as regards the dual registration of the transfer of Spanish trademark number 99,789 "Havana Club" generated by decision of the lntellectual Property Registry of 13 September 1968, first to the State of Cuba and then to "Cubaexport;" b) Declares the cancellation of all the following and subsequent transfers, the invalidation of all the rights which may have been created over Spanish trademark number 99, 789 "Havana Club" and orders the annulment of all the ownership entries in the registry made after the entry made by my client José Arechabala, S.A (JASA) de oorspronkelijke rechthebbende, toevoeging rechtbank]; c) Orders the Trademark Registry of the Spanish Patent and Trademark Office to register ownership of Spanish trademark number 99,789 "Havana Club" to "Bacardi & Company Limited de entiteit aan wie de rechten van de oorspronkelijke rechthebbende uiteindelijk waren overgedragen];" d) Declares the cancellation of the Spanish trademark registrations for "Havana Club" numbers: 682,245, 1,000,370, 2,068,448, 2,068,449, 2,094,862 and 2,094,863, the invalidation of the rights which may have been created over them and orders the annulment of all the entries in the registry generated for those trademarks." 6.12.13. De Spaanse Hoge Raad heeft vastgesteld dat de eisers in de Havana Club-zaak niet een enkele registratie aanvochten, maar een opeenvolgende reeks, waarvan de ongeldigheid het gevolg was van de eerste gestelde nietige registratie na de onteigening, terwijl de oorspronkelijke rechthebbende zijn rechten inmiddels had overgedragen. Nadat de Spaanse Hoge Raad had vastgesteld dat deze vorderingen niet op de Spaanse IE Wet konden worden gebaseerd, overwoog de Spaanse Hoge Raad: “In addition, the determination, which as stated, takes us beyond the laws strictly relating to trademarks, cannot dispense with certain premises. 1) All the contested entries, and of course the first and main entry, refer to an intangible asset which, though as a result lacks any pre-judicial reality and is the result of a regulation that identifies and defines it, can be object both of a right of ownership, the most widely recognized dominion over the trademark: chapter III, title IV of Law 32/1988, and, in a certain sense, of possession, by means of use of the sign. Both are closely related to the registration. Therefore, the request for a change in ownership in the registry with respect to a trademark does not constitute a claim the effects of which are exhausted in the registry, not even as a mere assertion of a right of ownership. In antwoord op dit verzoek heeft de merkgemachtigde op 5 juli 2000 laten weten: “(…) The two marks in question were filed on 30.1.1960 and granted on 9.10.1962 with Registration No. 160208 and No. 160206, respectively, on behalf of VSESOJUZNOJE EXPORTNO-IMPORTNOJE OBJEDINENIJE "PRODINTORG". Both were renewed in 30.7.1980 by the attorney Dr. Giovanni d'Agostini of Udine on behalf of the same company and renewals were granted with Registration No. 386381 and No. 386379, respectively. On 20.7.1981 Studio Barzano & Zanardo Roma S.p.A. filed an application for the transcription of the transfer from VSESOJUZNOJE EXPORTNOIMPORTNOJE OBJEDINENIJE "PRODINTORG" in favor of VSESOJUZNOJE OBJEDJNENIJE "SOJUZPLODOIMPORT". Despite having been filed after the date of renewal of trademarks, the application for transcription still reported the registration numbers of the first deposit (ie 160208 and 160206) instead of the details of the renewal. Consequently, it is believed that the aforementioned assignment has been transcribed against the respective registrations No. 160208-e No. 160206, instead of with respect to the respective renewals (Le.of Registrations No. 386381 and No. 386379), although it had been request after the renewal.” 6.11.1.5. Op 28 september 2017 heeft het Italiaanse merkenbureau uittreksels afgegeven met betrekking tot de Italiaanse merken. Hieronder zijn de uittreksels van de registraties van de verlengingen van het Italiaanse woord/beeldmerk Moskoskaya weergegeven. De uittreksels van het Italiaanse woord/beeldmerk Stolichnaya hebben – voor zover relevant – dezelfde inhoud, aangezien de aanvragen en registraties op dezelfde data zijn geschied. ( a) Inschrijving nr. 00009122291 is de registratie van de eerste, in 1980 aangevraagde verlenging het Italiaanse woord-/beeldmerk Moskoskaya: (…) ( b) Inschrijving nr. 0000912291 betreft de tweede, in 2000 aangevraagde verlenging van het Italiaanse woord-/beeldmerk Moskovskaya: (…) ( c) Inschrijving nr. 0001415593 is de registratie van de derde, in 2010 aangevraagde verlenging van het Italiaanse woord-/beeldmerk Moskovskaya: 6.11.2. In Italië verhandelt Spirits cs wodka met het volgende uiterlijk: in conventie 6.11.3. De registratieduur van merkrechten in Italië was tot 1992 twintig jaar en is sindsdien tien jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanvraag. De eerste registratie heeft effect vanaf de datum van de eerste aanvraag, in het geval van de Italiaanse merken 30 juni 1960. Verlenging van de registratie geschiedt op aanvraag en voor de duur van twintig jaar (in de periode tot 1992) en tien jaar (sinds 1992, met eerbiedigende werking van registraties van voordien aangevraagde verlengingen). Verlengingen hebben effect vanaf de datum waarop de laatste registratie is verlopen. De Italiaanse merkinschrijvingen zijn verlengd op in 1980, 2000 en 2010 gedane aanvragen, eerst twee keer met een periode van twintig jaar en de derde keer met een periode van tien jaar. Bij verlenging wordt een nieuwe registratie met een nieuw registratienummer ingeschreven. 6.11.4. De rechtbank gaat uit van de registratiegeschiedenis zoals die volgt uit de onder 6.11.1.5 weergegeven uittreksels van de Italiaanse merkregistraties. De onder 6.11.1.1 bedoelde aanvraag tot naamswijziging wordt daar niet in vermeld. Onduidelijk is wat daarmee is gebeurd. Nu een bijpassende registratie ontbreekt, kan niet – zoals FKP wenst – worden geconcludeerd dat de beoogde naamswijziging van VAO naar VZAO pas in 2000 verder is behandeld. De registratie vermeldt namelijk wel de aanvraag tot registratie van de naamswijzing van VAO naar VZAO van 3 april 1998, met de toevoeging ‘accolta’ dat ‘ontvangen’ betekent en ook ‘ingewilligd’, ‘aanvaard’ of ‘toegekend’ . De rechtbank leidt hieruit af dat de naamswijziging (zonder toetsing) is aangetekend in het Italiaanse merkregister. De aanvraagdatum geldt als de registratiedatum. De rechtbank neemt daarom als vaststaand aan dat de naamswijziging van VAO naar VZAO op 3 april 1998 is geregistreerd. Vervolgens is de overdracht van de Italiaanse merken van VZAO naar ZAO geregistreerd op 17 september 1999, gevolgd door registratie van de overdracht van de Italiaanse merken van ZAO aan Spirits International op 27 juni 2000, vlak voor de verlenging van het merkrecht op 28 juni 2000 is aangevraagd. De primaire vordering I 6.11.5. FKP grondde haar primair gevorderde bevel tot medewerking door Spirits cs aan de tenaamstelling op haar naam van de Italiaanse merken aanvankelijk zowel op de merkenrechtelijke revindicatiebepaling, artikel 118 lid IWIE, als de goederenrechtelijke revindicatiebepaling, artikel 948 IBW. FKP heeft de goederenrechtelijke grondslag verlaten en grondt het onder I primair gevorderde bevel tot medewerking uiteindelijk uitsluitend op artikel 118 lid 3 IWIE, dat als volgt luidt: “If the patent had been granted or the registration made in the name of a person other than the entitled party, the latter may do one of the following: a. a) obtain the transfer of the patent or of the certificate of registration to his name by way of a judgment, starting on the date of the filing; b) claim the nullity of the patent or registration granted to the person who was not entitled to it.” FKP stelt dat zij de Italiaanse merken kan opvorderen op grond van deze bepaling, die volgens haar ook geldt voor de situatie dat het merk door de rechthebbende is geregistreerd en een derde de registratie op zijn naam doet stellen. De nieuwe registratie van de verlenging van de merkregistratie door een niet gerechtigde derde kwalificeert volgens FKP als ‘registration made in the name of a person other than the entitled party’ in de zin van artikel 118 lid 3 IWIE. 6.11.6. Spirits cs betwisten dat FKP het primair onder I gevorderde bevel tot medewerking kan gronden op artikel 118 lid 3 IWIE. Spirits cs wijzen in de eerste plaats op de vaststelling in r.o. 4.38 van het tussenvonnis, waarin is overwogen dat FKP niet gerechtigd is te vorderen dat de eigendom van de merken aan haar wordt overgedragen en om te vorderen dat de merken aan haar toebehoren. De rechtbank is echter hierop teruggekomen (zie r.o.4.4.3). Dit verweer gaat dus niet op. 6.11.7. Met haar standpunt dat artikel 118 lid 3 IWIE in dit geval toepassing mist omdat deze bepaling uitsluitend op octrooien (patents) ziet, gaan Spirits cs ten onrechte eraan voorbij dat artikel 118 lid 3 IWIE zowel gaat over ‘the patent’ als over ‘the registration’. Dit strookt met het gegeven dat de IWIE, waarin de voorheen bestaande afzonderlijke regelgeving voor industriële eigendomsrechten is samengebracht, ziet op alle Italiaanse industriële eigendomsrechten. In de IWIE opgenomen bepalingen die op een bepaald industrieel eigendomsrecht zijn toegespitst vermelden dat uitdrukkelijk. Dat is niet het geval bij artikel 118 lid 3 IWIE. However, the meaning that the registration has in the peaceful and exclusive use of the intangible asset leads to the understanding that it, at least for the purposes of prescription, which are those that are herein of interest, constitutes a claim to recover the possession, regardless of "sui generis." 2) The same vital facts can give life to the case of different legal rules that allow making different claims, which are incompatible on some occasions but not on others, since they can concur cumulatively or alternatively. This is what happens with the common action claiming ownership, which is not the only one that can be used by the owner to recover the asset that it has been stripped of, subject to weakening of the validity of the title of possession that the defendant possessing the asset may have invoked, as pointed out by the Regional Court, because the action declaring cancellation of the legal act that led to the stripping of said asset can also be used for the same purpose, where applicable, with the subsequent penalty being restitution.” 6.12.14. De Spaanse Hoge Raad kwalificeerde de vorderingen vervolgens als: a) the action for declaring the cancellation of the entry in the registry made in Spain to the State of Cuba, as a result of being based on the application in Cuba of Cuban Law 890 in terms that the plaintiffs consider incompatible with “lex fori”; b) the action for declaring the cancellation of the entries made successively in favor of Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varies (Cubaexport), Havana Rum and Liquors, SA and Havana Club Holding, SA, as a result of deriving, in a chain of title system, from an earlier null and void entry and therefore being an inaccurate record in the registry of invalid transfers of the right of ownership over the trademark, i.e., "nemo dat quod non habet," Digesto 50.17.54; c) the action for restoration of the status in the registry prior to the expropriation, though modified by a series of successive transfers produced outside the registry’; this action, for prescription purposes, must be considered personal, because it is initiated by the plaintiffs not as owners of trademark number 99,789, but rather as parties that have been injured, either directly or indirectly, by a foreign expropriation which, they assert, does not comply with the control of public order protected by our system relating to transfer, and furthermore, penalization as it seeks restitution of possession with respect to trademark number 99,789, in the aforesaid sense.”. 6.12.15. De Spaanse Hoge Raad heeft daar in het arrest op het ‘appeal for annulment’ tegen het Havana Club-arrest aan toegevoegd: “Said judgment does not contain an express statement that they all [the claims filed by the claimants] form a unit, but that this was the case is patently obvious, as determined by the interest and, ultimately, by the will of the claimants. The judgment took for granted that one of the actions, the last one cited [action for restitution], was the main action, whereas the others were precedents and their role was instrumental. (…) The classification of all of them [the actions brought by the claimants] were determined by this unity, so that in its absence, they would have been classified differently.” Hieruit volgt dat voor de kwalificatie van de vorderingen in het Havana Club-arrest de samenhang meewoog tussen de als hoofdactie aangewezen actie (c) en de daaraan voorafgaande acties, waarop de restitutieactie voortbouwde. 6.12.16. Niet ter discussie staat dat het aan de eisende partij is om te bepalen hoe hij zijn vorderingen insteekt, waarbij hij de keuze heeft tussen een in rem revindicatieactie of – zoals is gebeurd in de Havana Club-zaak – het voeren van een in personam actie, die uitmondt in revindicatie. De rechtbank stelt vast dat FKP heeft gekozen voor een vergelijkbare insteek als de eisers in de Havana Club-zaak, dus voor een in personam actie. Als haar vorderingen I en V in onderlinge samenhang worden bezien, kan de onder I gevorderde restitutie worden gezien als het gevolg van de ongeldigheid van de verkrijging door Spirits International, die is gegeven met de nietigheid van de overeenkomst met ZAO. Vordering V is al afgewezen. Daarmee is de weg van restitutie als gevolg van nietigheid van de overeenkomst tussen ZAO en Spirits International afgesloten. Daarmee is ook het lot van een in personam actie gegeven. Zoals hiervoor is overwogen, is niet in geschil dat de vordering op andere grondslagen verjaard is, zowel in de primaire als de subsidiaire variant. Nu vorderingen I primair en subsidiair verjaard zijn, moeten de daarop voortbouwende inbreuk- en schadevordering worden afgewezen. in reconventie 6.12.17. Nu de vorderingen in conventie worden afgewezen, hebben Spirits cs geen belang bij toewijzing van vordering I in reconventie. Vordering II tot en met IV moeten eveneens worden afgewezen, op de in r.o. 6.4.21 genoemde gronden die ook gelden ten aanzien van de Spaanse merken. 6.13. Portugal 6.13.1. In Portugal gaat het om de hieronder afgebeelde merken op naam van Spirits International (zie tussenvonnis r.o. 2.95 sub m en n, hierna: de Portugese merken): - het Portugeese woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 3 november 1977 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 196.493, voor waren en diensten in klasse 33; - het Portugese woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 3 november 1977 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 196.494, voor waren en diensten in klasse 33; De rechtbank stelt de volgende aanvullende feiten vast met betrekking tot de registratie van deze merken. 6.13.2. Op 10 juli 1995 zijn gelijktijdig de volgende wijzigingsformulieren ingediend voor de een wijziging (naamswijziging) van All-Union Corporation for Import and Export of Foodstuffs and Agricultural Products of Vegetable Nature "Sojuzplodoimport" (V/O) naar All Union Self-Supporting Foreign Economic Association "Sojuzplodoimport" (VHVO); ( i) een wijziging (naamswijziging) van VHVO naar All-Union Foreign Economic Association "Sojuzplodoimport" (VVO); ( ii) een wijziging (naamswijziging) van VVO naar VAO: 6.13.3. Bij de verzoeken is een verklaring van [G] gevoegd, die niet alleen ziet op de wijziging van VO naar VAO, maar ook alle eerdere wijzigingen. [G] verklaart: “I, (…) President of Foreign economic joint stock company "Sojuzplodoimport" (also known as VAO "Sojuzplodoimport" ) do hereby declare that in 1988 the name of All-Union association for import, and export of foodstuffs and agricultural products of vegetable nature (V/O) "Sojuzplodoimport" was changed to All-Union self-supporting foreign economic association (VHVO) "Sojuzplodoimport". In 1990 the above name was changed to All-Union Foreign economic association (VVO) "Sojuz-plodoimport". At the same time its status and juridical address were not changed. In 1992 VVO "Sojuzplodoimport" was reorganised and changed its name to Foreign ecconomic joint stock company (VAO) "Sojuzplodoimport", which is the legal successor to VVO ''Sojuzplodoimport". Deze bepaling stemt tot slot vrijwel overeen met het in 1992 ingevoerde artikel 25 lid 3 van de voor invoering van de IWIE in 2005 geldende Italiaanse merkenwet (IMW). Artikel 118 lid 3 IWIE kan dus worden toegepast ten aanzien van merkrechten. 6.11.8. Spirits cs betogen voorts dat artikel 118 lid 3 IWIE alleen ziet op de situatie dat de oorspronkelijke merkregistratie niet door de rechthebbende is gedaan. Ook dit verweer van Spirits cs gaat niet op. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. 6.11.9. Artikel 2 IWIE bepaalt – voor zover van belang: “1. Industrial property rights are acquired through patenting, registration or the other methods provided for by this Code. Patenting and registration give rise to industrial property titles. (…) 3. Trademarks (…) may be registered. (…) 5. The administrative activity of (…) registration represents a declaratory examination and makes the rights subject to a special regime of nullity and revocation based on the provisions contained in this Code.” Het aan artikel 118 IWIE voorafgaande artikel 117 IWIE bepaalt: “Registration and patenting do not affect the exercise of actions concerning the validity and ownership of industrial property rights.” Verder bepalen het eerste en het tweede lid van artikel 118 IWIE – voor zover van belang: “1. Whoever is entitled to do so under this Code may file an application for registration (…). 2. If by a final judgment it is determined that the right to registration (…) belongs to a person other than the one who filed the application, such person may, if the industrial property title has not yet been issued, and within three months of the judgment becoming final: a. a) take over the application for the (…) registration in his own name, assuming the capacity as the applicant for all purposes; b) file a new application for a (…) registration whose starting date, to the extent that its content does not exceed that of the first application or refers to an object that is essentially identical to that of the first application, dates back to the date of filing or priority of the initial application, which in any case ceases to have effect; in the case of a trademark, file a new application for registration, whose starting date, to the extent that the trademark contained in it is essentially identical to that of the first application, dates back to the date of filing or priority of the initial application, which in any case ceases to have effect; c) obtain the rejection of the application.” 6.11.10. Uit de in r.o. 6.11.8 bedoelde bepalingen volgt dat Italiaanse merkrechten worden verkregen door registratie en dat zij na registratie zijn onderworpen aan een speciaal regime voor nietigheid en herroeping. Registratie van een merk laat onverlet dat kan worden geprocedeerd over onder meer de vraag wie rechthebbende van de merkrechten is. Merkrechten kunnen worden geregistreerd op aanvraag van degene die daartoe bevoegd is. Artikel 118 IWIE geeft remedies voor het geval dat komt vast te staan dat de registratieaanvraag niet is gedaan door de rechthebbende, waarbij wordt onderscheiden tussen de situatie dat de aanvraag nog niet heeft geleid tot registratie (in lid 2) respectievelijk de situatie dat dit wel is gebeurd (in lid 3). 6.11.11. Artikel 118 lid 3 IWIE geeft dus een remedie voor de geregistreerde aanvraag die door een niet bevoegde derde is gedaan. Nu een aanvraag tot verlenging steeds tot een nieuwe registratie van het bestaande merkrecht, leidt kan deze ‘registration made in the name of a person other than the entitled party’ dus zowel de eerste registratie zijn als de registratie van de verlenging van het merkrecht. 6.11.12. Het gerechtshof in Milaan heeft het volgende overwogen over de merkenrechtelijke revindicatie van artikel 25 IMW, de voorganger van artikel 118 IWIE: “Moreover the revindication action governed by article 25 of the trademark is necessary when there is a conflict between who has the right to register a trademark and who abusively registered it in their own name. The action allows the true right holders - once their right has been assessed - to claim the invalidity of the registration made by the latter, or alternatively to obtain the transfer of the right in their name. Said rule applies to those situations where a trademark application was not made by the right holder. The provision grants the true right holder the possibility to register the trademark and determine once and for all that they had the right to register the same, instead of the applicant.” 6.11.13. Anders dan Spirits cs betogen, kan hier niet uit worden afgeleid dat artikel 118 lid 3 IWIE uitsluitend geldt voor de eerste aanvraag tot registratie van een merk. De vaststelling dat artikel 118 lid 3 IWIE kan worden toegepast ten aanzien van zo’n aanvraag, sluit niet uit dat deze bepaling ook kan worden toegepast ten aanzien van aanvragen voor verlenging, zoals volgt uit wetssystematische uitleg van deze bepaling. FKP heeft dus gelijk met haar standpunt dat artikel 118 lid 3 IWIE ook kan worden toegepast ten aanzien van verlengingsaanvragen. Onbesproken kan blijven of artikel 118 lid 3 IWIE ook kan worden toegepast ten aanzien van wijzigingen van bestaande merkregistraties (bijvoorbeeld de tenaamstelling en overdracht van het merkrecht), zoals FKP ook betoogt. Ook als dat zo zou zijn, leidt dat niet tot een andere uitkomst van de beoordeling van vordering I van FKP. Verval van recht 6.11.14. Spirits cs beroepen zich op verval van recht in de zin van artikel 118 lid 4 IWIE. Deze bepaling luidt als volgt: “Once a period of two years has passed from the date of publication of the granting of the patent for an invention, utility model, new plant variety, or from the publication of the granting of the registration of a topography of semiconductor products, without the entitled person having made use of one of the rights under paragraph 3, nullity may be claimed by whomever has an interest to do so.” 6.11.15. Artikel 118 lid 4 IWIE ziet niet op het hier aan de orde zijnde inroepen van nietigheid van de merkregistratie, maar op specifiek bepaalde andere industriële eigendomsrechten. Volgens Spirits cs ligt hierin echter een impliciete vervaltermijn van twee jaar besloten voor ieder beroep op artikel 118 lid 3 IWIE. Spirits heeft dit standpunt niet gestaafd met enige onderbouwing (wetgeschiedenis, literatuur en/of jurisprudentie). De rechtbank heeft ook geen aanknopingspunten gevonden voor de juistheid van dit standpunt. Niet kan dus worden aangenomen dat dit de Italiaanse heersende leer is. Daarmee is het lot van dit verweer gegeven. Verkrijgende verjaring (usucapio) 6.11.16. Spirits beroept zich vervolgens op de in artikel 1159 jo 1162 IBW geregelde verkrijgende verjaring (usucapio), met een termijn van drie jaar in geval van voortgezet en onafgebroken bezit te goeder trouw en een termijn van tien jaar voortgezet en onafgebroken bezit indien goede trouw ontbreekt. Spirits knoopt voor het aanvangsmoment van deze verjaringstermijn aan bij het door haar gestelde moment van registratie in het Italiaanse merkenregister van de overdracht van de Italiaanse merken van VAO aan ZAO, 17 september 1999. VAO "Sojuzplodoimport" has the same juridical address.” Daarbij is een aanvullende verklaring gevoegd van een notaris, die bevestigt dat het werkelijk [G] was, die de verklaring heeft afgegeven. 6.13.4. De aanvraagformulieren bevatten in hokje 7 "O funcionário" ("Official") een handtekening, ten getuige dat de naamswijziging is geaccordeerd. 6.14. Op 8 september 1998 is verzocht om registratie van de overdracht van de Portugese merken van VAO naar ZAO. 6.14.1. Bijgevoegd bij het verzoek van 8 september 1998 zijn een verklaring van [J] van 1 april 1998 en een verklaring van een notaris, waarin staat dat [J] de verklaring in haar aanwezigheid heeft getekend.De verklaring van [J] luidt als volgt: “I (…) do hereby declare that as from January 20, 1992 All-Union Association (Vsesojuznoe Objedinenije) “Sojuzplodoimport” (V/O “Sojuzplodoimport”) changed its name to Foreign economic joint stock company “Sojuzplodoimport” (closed type) (also known as VAO “Sojuzplodoimport”) which as from June 26, 1996 changed its name to Foreign economic closed joint stock company “Sojuzplodoimport”. 6.14.2. Op 28 maart 2000 heeft het Portugese merkenbureau de overdracht van de Portugese merken door ZAO aan Spirits International N.V. geregistreerd. 6.14.3. In Portugal verhandelt Spirits cs wodka met het volgende uiterlijk: Grondslag 6.14.4. FKP heeft zich aanvankelijk beroepen op (analoge) toepassing van de revindicatie bepaling in het Portugees BW. Ter zitting heeft zij echter gesteld dat de rechtbank ook zonder specifieke grondslag in het Portugese recht Spirits cs kan bevelen om het nodige te doen om de registratie op naam van Spirits International in het Portugese Merkenregister te corrigeren. Dit zou de rechtbank volgens FKP kunnen doen op grond van haar in personam jurisdictie. 6.14.5. Dit betoog is pas ter zitting gevoerd en daarmee tardief. FKP is door de rechtbank in het tussenvonnis uitgenodigd om per land uiteen te zetten wat de gronden voor haar vorderingen zijn, nadat partijen al tot en met dupliek en pleidooi hun standpunten hadden kunnen motiveren. In al die processtukken heeft FKP dit betoog niet ten aanzien van de Portugese merken gevoerd. Gelet op deze procesgang zou het in strijd met hoor en wederhoor zijn als de rechtbank dat betoog bij de beoordeling zou betrekken. De rechtbank laat deze stelling dan ook verder rusten. 6.14.6. Subsidiair heeft FKP zich beroepen op analoge toepassing van artikel 1311 CC (Código Civil; Portugees BW), via de schakelbepaling van artikel 1303 lid 2 CC. De artikelen 1302 en 1311 CC luiden in het Engels als volgt: Artikel 1303 – Intellectual Property 1. Copyright and industrial properly are subject to special legislation. 2. The provisions of this code, however, are subsidiarily applicable to copyright and industrial property, when they harmonize with the nature of those rights and are not contrary to the special established regime of these rights. en Artikel 1311 - Action for revindication 1. The owner may demand in a court of law that any possessor or holder of a thing recognise [the owner's] property right and its consequent restitution. 2. When the right is recognised, restitution may only be refused in those situations determined by law. 6.14.7. Artikel 1311 CC betreft revindicatie van een ding, in het Portugees ‘coisa’. Tussen partijen is in geschil of coisas beperkt zijn tot fysieke goederen of ook andere goederen kunnen omvatten. Dat geschilpunt kan in het midden blijven, nu FKP er op wijst dat artikel 1303 lid 2 CC een schakelbepaling vormt, waarmee het revindicatierecht van artikel 1311 CC overeenkomstige toepassing kan vinden op intellectuele eigendomsrechten, voor zover dat verenigbaar is met het wezen van die rechten. 6.14.8. Analoge toepassing van het revindicatie-leerstuk op een intellectueel eigendomsrecht kent geen precedent in de Portugese jurisprudentie. De rechtbank gaat desalniettemin uit van overeenkomstige toepassing van het recht op revindicatie zoals neergelegd in artikel 1311 CC. Naar het oordeel van de rechtbank verzet het wezen van een merkrecht zich daar niet tegen. Een merkrecht is immers ook een van rechtswege exclusief recht, al heeft het geen betrekking op een fysieke zaak. Niet voor niets wordt het in het Portugees (zoals in de meeste landen) ook propriedade industrial genoemd, industriële eigendom. Voor overeenkomstige toepassing pleit dat de Portugese intellectuele eigendomswet (CPI) geen bepaling kent voor revindicatie van een ten onrechte op een onjuiste naam geregistreerd (maar wel geldig) merkrecht. De Portugese jurisprudentie kent bovendien een voorbeeld van overeenkomstige toepassing van artikel 1311 CC op een banktegoed en een arrest van de Portugese hoogste rechter waarin een commercial establishment (onderneming) werd aangemerkt als een coisa in de zin van artikel 1302 CC, zodat daarop ook artikel 1311 CC van toepassing is. 6.14.9. Uitgaande van overeenkomstige toepassing van artikel 1311 CC zijn op een dergelijke revindicatie-vordering echter ook de beperkingen van en uitzonderingen op die bepaling van toepassing. Daartoe behoort ook het leerstuk van verkrijgende verjaring, usucapio. De rechtbank volgt FKP niet in haar stelling dat een beroep op verkrijgende verjaring geen toepassing zou kunnen vinden in dit geval, omdat intellectuele eigendomsrechten geen roerende registerzaken zijn (zoals Spirits cs stellen). Als analoge toepassing van het recht op revindicatie van een coisa kan wordt aangenomen, zoals de rechtbank doet, impliceert dat ook analoge toepassing van de regeling voor verkrijgende verjaring van coisas. Daarbij zal aansluiting gezocht moeten worden bij de verjaringstermijn voor het type coisa, dat de grootste analogie vertoont met een merkrecht. 6.14.10. De algemene bepaling over usucapio is neergelegd in artikel 1287 CC en luidt in de Engelse vertaling: Article 1287 – Acquisitive Prescription The possession of the right to property […] maintained for a certain period of time, provides the possessor […] with the acquisition of the right to which its actions correspond: it is what is called usucapio [acquisitive prescription]. 6.14.11. Spirits cs beroepen zich in het bijzonder op de verjaring voor roerende registergoederen, dat volgens hen meer verwantschap vertoont met merkrechten dan roerende niet-registergoederen of onroerende (register-)goederen. Voor roerende registergoederen geldt op grond van artikel 1298 CC een verjaringstermijn van twee jaar bij goede trouw en vier jaar bij kwade trouw: Article 1298 – Assets which are object of registry Property rights over moveable assets that are subject to registry are acquired under the following terms: a. a) If there is a title of acquisition and registry, when possession lasts two years, being the possessor in good faith; or four years, if the possessor is in bad faith. […] 6.14.12. Volgens FKP kan een merkrecht niet gelijk gesteld worden aan een roerend registergoed, waaronder naar Portugees recht bijvoorbeeld auto’s vallen. 6.11.17. FKP betoogt onder verwijzing naar door haar overgelegde literatuur en jurisprudentie dat verkrijgende verjaring van merken naar Italiaans recht niet mogelijk is en dat dit in ieder geval sinds 1992 een uitgemaakte zaak is. Volgens Spirits cs is een beroep op verkrijgende verjaring van merkrechten wel mogelijk. Als dat zo is, heeft zij de Italiaanse merken door middel van usucapio verkregen. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. 6.11.18. Spirits knoopt met haar beroep op usucapio aan bij 17 september 1999, de datum dat namens ZAO is verzocht om de overdracht van de Italiaanse merken van VZAO naar ZAO te registeren. In ieder geval vanaf november 1999, het moment dat het duidelijk was of moest zijn voor Spirits International dat de Russische Federatie de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO en het recht van ZAO op de merken ter discussie stelde, kan geen sprake zijn van bezit te goeder trouw van de Italiaanse merken bij ZAO en vervolgens Spirits International. Dat betekent dat voor een geslaagd beroep op verkrijgende verjaring onafgebroken bezit van de merken gedurende tien jaar vereist is. Uit artikel 1165 IBW volgt dat de algemene bepalingen over verlenging en stuiting van termijnen ook gelden voor de termijn van verkrijgende verjaring. Volgens deze algemene bepalingen kunnen termijnen onder meer worden gestuit door een sommatie of een dagvaarding. Het Italiaanse hooggerechtshof heeft echter beslist dat de usucapio termijn niet wordt gestuit door een sommatie, wel door een dagvaarding: “Cease and desist letters are capable to interrupt only the prescription term of obligation rights, but not the usucapion term, given it is possible to exercise possession also openly and blatantly against the will of the owner.” (…) With respect to usucapion given (…) that the acts capable to interrupt possession are specifically listed, such effect [de onderbreking van usucapion, toevoeging rechtbank] can be bestowed only upon acts that will entail, for the possessor, the loss of power on the good, or judicial acts aimed at obtaining ope iudicis the loss of the possession for the possessor who was acquiring through usucapion.” 6.11.19. De sommatie van FKP van 5 april 2004, die ook betrekking heeft op de Italiaanse merken (zie 3.11.4), heeft de termijn van verkrijgende verjaring dus niet gestuit. De dagvaarding in deze procedure van 20 november 2012 is uitgebracht nadat de termijn van tien jaar in 2009 was volgelopen. Deze uitkomst is hetzelfde als de registratie van de naamswijziging (per 3 april 1998) als beginpunt zou worden genomen; in dat geval is de tienjaars termijn van onafgebroken bezit eerder volgelopen. 6.11.20. Uit de partijdiscussie en de door partijen over en weer overgelegde opinies, literatuur en jurisprudentie volgt dat er geen eenstemmigheid bestaat in Italië over de vraag of merkrechten kunnen worden verkregen door usucapio. De jurisprundentie die partijen hebben overgelegd ziet op auteursrechten en handelsnamen. Gezien de verschillen met merkrechten, juist ook als het gaat om de manier waarop deze rechten ontstaan en kunnen worden verkregen, bestaat onvoldoende grond om deze uitspraken naar analogie toe te passen op merkrechten. In de door partijen overgelegde literatuur staan verschillende opvattingen. De rechtbank tekent daar bij aan dat in de meest recente literatuur (waarop FKP wijst) geen ruimte wordt gezien voor toepasselijkheid van usucapio op merkrechten. Die ruimte wordt wel door sommige schrijvers gezien in literatuur van voor 1992, toen de Italiaanse wetgeving voor industriële eigendom werd gewijzigd. Ook in die periode bestond geen eenstemmigheid over dit onderwerp. Spirits cs beroepen zich dus op een in Italië omstreden standpunt. Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen, is het niet haar taak om bij toepassing van buitenlands recht rechtsvormend te werk te gaan. Honorering van het beroep van Spirits cs zou de taak van de rechter dus te buiten gaan. 6.11.21. Daarbij komt dat de rechtbank meer aanknopingspunten ziet om aan te nemen dat het standpunt van FKP de heersende leer in Italië weergeeft. Naar Italiaans recht is een merkrecht een immaterieel recht en in recente jurisprundentie is geoordeeld dat usucapio niet geldt voor immateriële rechten. Verder wijst ook het systeem van het wettelijk stelsel voor merkrechten, zoals dat sinds 1992 is vormgegeven, op de juistheid van het standpunt van FKP. Immateriele rechten worden in aparte wetten geregeld. Voor merken is dat de IWIE, waarin in artikel 2 lid 1 is bepaald dat de voorwaarden voor het verkrijgen van IE-rechten daarin exclusief behandeld worden. (zie r.o. 6.11.9). Nu de verkrijging van merken exclusief is geregeld in de IWIE, is er geen ruimte voor toepassing van de algemene regels van het IBW op merkrechten. Het IWIE bevat geen regeling voor verkrijgende verjaring van merken. Uit dit wettelijk systeem volgt dus dat merkrechten niet door middel van usucapio kunnen worden verkregen. Berusting 6.11.22. Spirits betogen tot slot dat FKP haar rechten heeft verwerkt door de in artikel 28 IWIE geregelde berusting. Artikel 28 lid 1 IWIE luidt als volgt: “The owner of an earlier trademark pursuant to Article 12 and the owner of a right to previous use that is well known not merely at a local level, who during five consecutive years has been aware of and tolerated the use of an identical or similar later registered trademark, may not request a declaration of nullity of the later trademark or oppose the use of the same for the goods or services in relation to which that trademark was used based on his own earlier trademark or previous use, unless registration of the later trademark was applied for in bad faith. The owner of the later trademark may not oppose the use of the earlier trademark or the continuation of the previous use. Ook dit kan haar niet baten, aangezien deze bepaling die gaat over de situatie van co-existentie met en gedogen van een jonger merk geen betrekking heeft op de hier aan de orde situatie. In dit geval geldt volgens haar daarom de restbepaling van artikel 309 CC, waarin een extinctieve verjaringstermijn van 20 jaar is bepaald. Zij wijst er op dat er in de CPI, de Portugese industriële eigendomswet, geen verjaringstermijn geldt voor nietigverklaring van een te kwader trouw verricht merkdepot, wat er op duidt dat de Portugese wetgever groot belang toekent aan bescherming van een rechtmatig eigenaar tegenover toeëigening te kwader trouw door een derde. FKP wijst er daarnaast op dat artikel 1298 CC een titel van verkrijging bij de bezitter vereist, terwijl VAO die titel niet had, de titel van ZAO is vernietigd en de vernietiging van de titel van Spirits International in deze procedure is gevorderd. 6.14.13. De rechtssystematische argumenten die FKP aanvoert tegen de toepassing van usucapio op grond van artikel 1287 CC en verder, vormen evenzeer argumenten tegen analoge toepassing van het revindicatie beginsel uit artikel 1311 CC. Om dezelfde redenen waarom de rechtbank uitgaat van analoge toepassing van 1311 CC, dient ook te worden uitgegaan van toepassing van artikel 1287 CC en verder. Daarbij ligt analoge toepassing van artikel 1298 CC voor de hand. Roerende registergoederen vertonen meer analogie met merkrechten dan onroerende registergoederen, omdat voor vestiging en overdracht van een merkrecht niet de formele vereisten worden gesteld die gelden voor onroerende goederen. Omdat een merkrecht slechts door registratie in het merkenregister ontstaat, is er meer analogie met roerende registergoederen dan met roerende niet-registergoederen (wat voor de beoordeling in deze zaak overigens geen materieel verschil maakt). De rechtbank zal artikel 1298 CC daarom toepassen. 6.14.14. Voor verjaring op grond van artikel 1298 CC is een title of acquisition vereist. Uit de door Spirits cs overgelegde literatuur en jurisprudentie blijkt dat het daarbij gaat om een abstracte toets voor het bestaan van een titel: niet nodig is dat de betreffende titel materieel rechtsgevolg heeft, zolang het maar als een geldige titel aangemerkt zou kunnen worden en daaraan geen formele gebreken kleven. Een overeenkomst van overdracht die voldoet aan de formele vereisten, zoals een door partijen ondertekend op schrift gestelde overeenkomst, volstaat derhalve. De overeenkomst van overdracht tussen ZAO en Spirits International van 12 april 1999 voldoet aan dit vereiste, nu de vraag of ZAO beschikkingsbevoegd was geen formele maar een materiële geldigheidsvraag is. 6.14.15. Deze titel is door Spirits International ingeschreven in het Portugese Merkenregister op 28 maart 2000. Voor de beoordeling naar Portugees recht kan in het midden blijven of er sprake was van goede trouw bij Spirits International in de zin van artikel 1298 CC. Uitgaande van kwade trouw in de zin van dat artikel heeft verkrijgende verjaring plaatsgevonden vier jaar na de inschrijving in het register van Spirits International als houder van de Portugese merken, derhalve op 28 maart 2004. Die verjaring is niet gestuit door acties van FKP, haar rechtsvoorgangers en/of de Russische Federatie, omdat die acties de Russische merken en de Benelux merken betroffen, maar niet de Portugese merken. Pas op 5 april 2004 heeft FKP voor het eerst een sommatiebrief aan Spirits International verstuurd met de eis alle merkregistraties wereldwijd, en dus ook de Portugese merken, op haar naam te stellen. Vervolgens is pas op 20 november 2012 gedagvaard. Die handelingen konden de verjaring van het revindicatierecht derhalve niet meer stuiten. Daarop strandt het beroep van FKP op (analoge) toepassing van het revindicatierecht ex artikel 1311 CC. 6.14.16. FKP heeft zich bij conclusie van repliek in conventie nog beroepen op artikel 562 CC. In latere processtukken en in de opinies van haar deskundige is die grondslag niet (meer) genoemd. Artikel 562 CC bepaalt: Who is required to repair damage shall reconstruct the situation that would exist if there had been no event that requires repair. Zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, valt niet in te zien dat deze bepaling een zelfstandige grondslag biedt voor FKP’s vordering tot afgifte en/of schadevergoeding. Eerst zal de aansprakelijkheid voor schadevergoeding door “who is required to repair damage” vastgesteld moeten worden. Deze bepaling vormt derhalve geen zelfstandige subsidiaire grondslag voor de door FKP gevorderde afgifte en schadevergoeding. 6.14.17. Aanvankelijk heeft FKP zich nog beroepen op analoge toepassing van de artikelen 34 jo 226 van de Portugese Merkenwet, die voorzien in een opeisingsactie voor een ten onrechte door een agent gedeponeerd merk, conform artikel 6septies van het Unieverdrag van Parijs. Bij pleidooi op 10 juni 2016 heeft FKP deze grondslag uitdrukkelijk laten varen, zodat die geen bespreking meer behoeft. 6.14.18. FKP heeft tot slot nog gesteld dat de subsidiaire vordering I (de verklaring voor recht) toewijsbaar is, ook zonder specifieke grondslag in het Portugese recht. De rechtbank verwerpt dat betoog. Hetgeen hiervoor in 6.14.5 is overwogen, is ook hier van toepassing. De Portugese merken staan nu geregistreerd op naam van Spirits International. Omdat uit het voorgaande volgt dat FKP geen actie meer kan uitoefenen om die rechten weer terug te krijgen vanwege verjaring, dient te worden uitgegaan van de juistheid van die registratie. Voor de gevraagde verklaring voor recht is derhalve geen grond. Hetzelfde geldt voor de overige vorderingen in conventie. in reconventie 6.14.19. Nu de vorderingen in conventie worden afgewezen, hebben Spirits cs geen belang bij toewijzing van vordering I in reconventie. Vordering II tot en met IV moeten eveneens worden afgewezen, op de in r.o. 6.4.21 genoemde gronden die ook gelden ten aanzien van de Portugese merken. 7Nietigheid van de jongere Benelux-merken? 7.1. De kern van het geschil over deze vordering is gelegen in de vraag of – zoals Spirits cs betogen – Spirits International rechthebbende is van de VVO-Beneluxmerken omdat deze bij de gestelde transformatie zijn overgegaan van VVO naar VAO, die ze heeft overgedragen aan ZAO die ze vervolgens al dan niet beschikkingsbevoegd heeft overgedragen aan Spirits International die ze – indien ZAO niet beschikkingsbevoegd was – te goeder trouw heeft verkregen. Spirits cs hebben niet weersproken dat de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van de jongere Beneluxmerken voor toewijzing gereed ligt, in het geval dat Spirits International geen rechthebbende is van de VVO-Beneluxmerken. 7.2. In het tussenvonnis is overwogen dat het geschil is beperkt tot de door Spirits cs gestelde verkrijging te goeder trouw door Spirits International. Het daarover gegeven oordeel in de Rotterdamse procedure, die betrekking had op onder meer de VVO-Beneluxmerken, heeft geen gezag van gewijsde jegens Spirits Product. De rechtbank dient dit, door Nederlands recht beheerste, geschilpunt dus te beoordelen in de zaak tussen FKP en Spirits Product, op wiens naam de jongere Beneluxmerken thans staan geregistreerd. 7.3. FKP heeft gesteld dat de jongere Benelux-merken nietig zijn (a) omdat ze in rangorde komen na de Benelux VVO-merken Moskovskaya en Stolichnaya die aan FKP toebehoren en (b) omdat ze te kwader trouw zijn gedeponeerd. Het enige verweer dat Spirits cs hiertegen hebben gevoerd, is dat niet FKP maar Spirits Internationalde rechtmatige eigenaar is van de VVO-Beneluxmerken. Uit het arrest van het Hof Den Haag in de Rotterdamse procedure over de VO-Beneluxmerken volgt dat FKP gerechtigd is tot de VVO-Beneluxmerken. Die beslissing is door de Hoge Raad niet gecasseerd en het arrest heeft op dat punt dus kracht van gewijsde.