ECLI:NL:RBDHA:2022:1737

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/612759 / HA ZA 21-505

Vonnis van 2 maart 2022

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

FRIEDRICH OSSENBERG -SCHULE GMBH & CO. KG.,

te Altena (Duitsland),

eiseres,

advocaat mr. J.C.S. Pinckaers te Amsterdam,

tegen

1ROOF & TOOL PRODUCTS B.V.,

2. ESC DRONTEN B.V.,

beide te Biddinghuizen,

gedaagden,

advocaat mr. M.M. Truijens te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Ossenberg en ESC genoemd worden. Gedaagden worden afzonderlijk Roof & Tool en ESC Dronten genoemd.

Ossenberg is bijgestaan door de hiervoor genoemde advocaat en ir. C.H.W.F. Houben, octrooigemachtigde. ESC is bijgestaan door de hiervoor genoemde advocaat, dr. ir. H.W.P. van der Heijden, octrooigemachtigde, en dr. B.M. de Leeuw, octrooigemachtigde i.o.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

de beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 8 december 2020 waarbij het Ossenberg is toegestaan te procederen volgens het Versneld Regime in Octrooizaken;

de dagvaarding van 15 december 2020;

de akte houdende producties van Ossenberg , met producties EP01 tot en met EP12;

de conclusie van antwoord, met producties GP01 tot en met GP17;

de akte houdende antwoord op nietigheidsargumenten genoemd in conclusie van antwoord;

de akte houdende overlegging producties van ESC, met producties GP18 en GP19;

de akte houdende overlegging reactieve nadere producties en productie specificatie proceskosten van Ossenberg , met producties EP13 tot en met EP15;

de akte houdende overlegging producties van ESC, met productie GP20;

Het e-mail bericht van Ossenberg van 11 januari 2022 met een proceskostenoverzicht;

Het e-mail bericht van ESC van 11 januari 2022 met een proceskostenoverzicht, productie GP22;

- de in verband met de COVID-19 pandemie in aangepaste vorm gehouden zitting van 14 januari 2022 via videoverbinding (MCU) met de voorafgaand daaraan, op 12 januari 2022, schriftelijk ingediende pleitnota’s van partijen en een overzicht van visueel materiaal behorend bij de pleitnota van ESC en, op 13 januari 2022, de schriftelijke reactie van ESC op de pleitnota van Ossenberg .

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

Ossenberg en haar octrooi

2.1. Ossenberg is een fabrikant van klemmen ter bevestiging van dak- en gevelbekledingen. De door haar aangeboden klemmen voor dakpannen worden ook wel ‘stormklemmen’ of ‘panhaken’ genoemd.

2.2. Ossenberg is houdster van het Nederlands octrooi NL 1024003 voor een stormklem (hierna NL 003 of het octrooi). NL 003 is verleend op 13 juli 2004 op een aanvraag van 25 juli 2003. NL 003 roept de prioriteit in van DE 10300651, een Duitse octrooiaanvrage van 9 januari 2003 (hierna: DE 651).

2.3. NL 003 bevat de volgende conclusies:

1. Stormklem (1) voor het vastzetten van dakpannen aan een dakonderconstructie, waarbij de stormklem (1) uit één stuk uit draad is gevormd, een bevestigingseinddeel (2) voor het bevestigen aan de dakonderconstructie en een haakeinddeel (3) voor het vasthaken aan de dakpannen heeft, met het kenmerk, dat de stormklem (1) tweebenig is uitgevoerd, de beide benen (4, 5) voor de vorming van het bevestigingseinddeel (2) via een U-vormig brugdeel (6) uit één stuk verbonden zijn, waarbij het van het brugdeel (6) voorziene einde tot een lus (19) is gerold en de vrije einden van de benen (4, 5) telkens een haakvormig deel (7, 8) voor het vormen van twee haakdelen (3) hebben.

2. Stormklem volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de benen (4, 5) van de lus (19) over ten minste een deel van hun lengte zich evenwijdig aan elkaar uitstrekkend gericht zijn en de beide haakvormige delen (7, 8) zich van elkaar af gericht uitstrekken.

3. Stormklem volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de krommingsas (9, 10) van de haakvormige delen (7, 8) evenwijdig aan de krommingsas (11) van de lus (19) gericht zijn.

4. Stormklem volgens één van de conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de benen (4, 5) een ongelijke lengte hebben.

5. Stormklem volgens één van de conclusies 1-4, met het kenmerk, dat één van de benen (4) op afstand van de lus (19) ten opzicht van het andere been (5) divergerend is afgebogen.

6. Stormklem volgens 5, met het kenmerk, dat de buigingsas van de afbuiging (12) evenwijdig aan de krommingsas (11) van de lus (19) is gericht.

7. Stormklem volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de buigingsas van de afbuiging (12) zich evenwijdig aan de krommingsas van het brugdeel (6) uitstrekt.

8. Stormklem volgens één van de conclusies 1-7, met het kenmerk, dat de lus (19) van het bevestigingseinddeel (2) door een steel (13) van een bevestigingsdeel (14), in het bijzonder een spijker, is doorstoken, die evenwijdig aan de krommingsas (11) van de lus (19) is gericht in het bijzonder coaxiaal ten opzichte daarvan.

9. Stormklem volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de steel (13) van het bevestigingsdeel (14) krachtsluitend door de lus (19) wordt vastgehouden.

10. Stormklem volgens conclusie 8 of 9, met het kenmerk, dat de steel (13) van het bevestigingsdeel (14) is opgeruwd of van randen is voorzien.

11. Stormklem volgens één van de conclusies 1-10, met het kenmerk, dat de stormklem (1) uit verenstaaldraad is gevormd.

12. Stormklem volgens één van de conclusies 1-11, met het kenmerk, dat de stormklem (1) uit roestvrij edelstaal is gevormd.

2.4. De beschrijving van NL 003 bevat de volgende passages:

Op het voorblad:

Op bladzijde 1:

(…)

Op bladzijde 2:

(…)

Op bladzijde 3:

(…)

(...)

Op bladzijde 4:

(…)

2.5. NL 003 bevat onder meer de volgende figuren:

ESC en haar producten

2.6. Roof & Tool en ESC Dronten zijn zusterbedrijven. ESC Dronten houdt zich bezig met de groothandel in bouw- en bevestigingsmaterialen in het (groot-)zakelijke segment. Roof & Tool houdt zich bezig met de verkoop van materialen voor hellende daken aan particuliere en (klein-)zakelijke klanten via de webshop www.materialenvoordebouw.nl.

2.7. ESC biedt, onder andere via de webshop www.materialenvoordebouw.nl, de hieronder weergegeven panhaken te koop aan in Nederland (hierna: de ESC panhaken):

2.8. Op 16 maart 2020 heeft Ossenberg ESC voor het eerst gesommeerd de verhandeling van de ESC panhaken te staken omdat ESC daarmee volgens Ossenberg inbreuk maakt op NL 003.

Stand van de techniek

2.9. Op de prioriteitsdatum van NL 003 behoorden tot de stand van de techniek de volgende documenten.

2.9.1. CH 33 314 (hierna: CH 314) is een Zwitsers octrooi getiteld ‘Falzdachziegel’ over in elkaar grijpende dakpannen. De publicatiedatum van CH 314 is 22 maart 1905. CH 314 openbaart een stormklem in figuur 11, en in figuur 7 hoe die stormklem wordt gebruikt om een dakpan vast te zetten.

De beschrijving van CH 314 vermeldt op bladzijde 1, kolom 2:

2.9.2. US 2 025 983 (hierna: US 983) is een Amerikaans octrooi getiteld ‘Tile clip’ (panhaak). De publicatiedatum is 31 december 1935. US 983 bevat onder andere de volgende twee figuren:

2.9.3. US 2 149 818 (hierna: US 818) is een Amerikaans octrooi getiteld ‘Building construction’ (gebouwconstructie). De publicatiedatum van US 818 is 7 maart 1939. Dit document openbaart in kolom 1:

Volgens de beschrijving tonen de figuren 13 en 14 verschillende vormen van ‘clips for the shingle units’. Het document bevat onder meer de volgende figuren:

2.9.4. DE 195 29 494 A1 (hierna: DE 494) is een Duitse octrooiaanvrage getiteld ‘Sturmklammern zum sichern von Dachziegeln’ (stormklemmen voor het vastzetten van dakpannen). De publicatiedatum van DE 494 is 24 oktober 1996. DE 494 bevat onder andere de volgende figuur:

2.9.5. FR 1 027 356 (hierna: FR 356) is een Frans octrooi getiteld ‘Élément de couverture et son mode de fixation’ (bedekkingselement en methode om het te bevestigen). De publicatiedatum van FR 356 is 11 mei 1953. FR 356 bevat de volgende figuren:

2.9.6. DE 1 865 261 (hierna: DE 261) is een Duits Gebrauchsmuster getiteld ‘Drahtklammer für das Festhalten von Dachpfannen aus Beton an der dazugehörigen Dachlatte’ (draadklem voor het vasthouden van betonnen dakpannen aan de bijbehorende daklat). De publicatiedatum van DE 261 is 10 januari 1963.

In de beschrijving van DE 261 is op bladzijde 3 vermeld:

DE 261 bevat de volgende figuur 1:

2.9.7. DE 82 10 715 U1 (hierna: DE 715) is een Duits gebruiksmodel, getiteld ‘Seitenfalzklammer’ (zijnaadklem). DE 715 is gepubliceerd op 5 augustus 1982. DE 715 bevat de volgende figuur:

2.9.8. FR 2 502 219 (hierna: FR 219) is een Franse octrooiaanvraag voor een ‘Crochet pour tuiles mécaniques à emboîtement’, gepubliceerd op 24 september 1982. FR 219 bevat de volgende figuur:

2.9.9. In het Franse octrooi FR 2 592 673 (hierna: FR 673), gepubliceerd op 10 juli 1987, wordt de volgende stormklem getoond:

2.10. In Duitsland is de aanvraag waarvan NL 003 de prioriteit inroept, DE 651, getoetst in een verleningsprocedure bij het Duitse Patent- und Markenamt (DPMA). Daarbij heeft de onderzoeker DE 314 als dichtstbijzijnde stand van de techniek aangemerkt en (de aan conclusie 1 van NL 003 gelijkluidende) conclusie 1 van de aanvrage beoordeeld als niet nieuw ten opzichte van DE 314. Daarop heeft Ossenberg conclusie 1 beperkt, waarna in Duitsland octrooi is verleend.

3 De vorderingen

3.1. Ossenberg vordert dat de rechtbank:

3.1.1. bij provisioneel vonnis, voor de duur van het geding in de hoofdzaak, (samengevat) ESC verbiedt om inbreuk te maken op NL 003, op straffe van een dwangsom, en ESC veroordeelt in de proceskosten in het incident op de voet van artikel 1019h Rv;

3.1.2. bij vonnis in de hoofdzaak, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Verbod

I. ESC verbiedt met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis op enigerlei wijze betrokken te zijn bij directe dan wel indirecte inbreuk op NL 003, in het bijzonder door in of voor haar bedrijf producten die vallen onder de beschermingsomvang van NL 003 (Inbreukmakende Producten) te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben dan wel anderszins onrechtmatig te handelen;

Mededeling

II. Roof & Tool gebiedt binnen twee (2) dagen na betekening van het vonnis

( a) alle verwijzingen naar de Inbreukmakende Producten van haar website www.materialenvoordebouw.nl evenals eventuele andere websites waarop ESC Dronten of Roof & Tool deze verwijzingen hebben geplaatst of hebben laten plaatsen te verwijderen en verwijderd te houden en

( b) de bezoekers van www.materialenvoordebouw.nl te informeren over de inbreuk door ESC op NL 003, althans van het onrechtmatig handelen jegens Ossenberg , door het plaatsen van de volgende mededeling in het Nederlands (dan wel een andere inhoud die de rechtbank geraden voorkomt) op de homepagina (niet in een "pop-up venster") van deze websites, binnen een kader dat tenminste 20 cm breed en 10 cm hoog is (gemeten op een 17" scherm) zonder verdere opmerkingen of toevoegingen van welke soort dan ook, in een gebruikelijke opmaak, welke mededeling volledig zichtbaar is in het midden van het scherm zonder te hoeven scrollen, voor een periode van 90 dagen:

"Wij informeren u dat de Rechtbank te Den Haag bij vonnis van [datum invoegen] heeft beslist dat de volgende producten inbreuk maken op octrooi NL 003 ten name van Friedrich Ossenberg -Schule GmbH & Co. KG: RVS Wienerberger OH 451; RVS Monier OVH 206; RVS Wienerberger TDN 44 TDN 993; RVS Wienerberger OVH; RVS Wienerberger Sinus; RVS Monier OVH200; RVS Monier Oude Holle; RVS Monier Tuile du Nord; RVS Nelskamp H15. Ons is onder meer met onmiddellijke ingang verboden nog langer betrokken te zijn bij de productie, het aanbieden en de handel in deze inbreukmakende producten."

dan wel een mededeling van zodanige inhoud of vorm als de rechtbank in goede justitie zal bepalen;

Opgave

III. ESC gebiedt binnen twee weken na betekening van het vonnis aan Ossenberg schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers aan wie zij Inbreukmakende Producten heeft verkocht, verhuurd, afgeleverd en/of daartoe heeft aangeboden;

Recall

IV. ESC gebiedt binnen veertien (14) dagen na betekening van het vonnis alle professionele afnemers van de verkochte en/of geleverde Inbreukmakende Producten schriftelijk zowel per e-mail als per aangetekende post te verzoeken deze Inbreukmakende Producten binnen twee (2) weken te retourneren, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende tekst op het gebruikelijke briefpapier van ESC in zwart en lettergrootte 12, zonder verdere wijzigingen, toevoegingen of omissies van welke aard dan ook:

"Geachte […],

Bij vonnis van [

datum invoegen

] heeft de Rechtbank te Den Haag geoordeeld dat de door ESC Dronten en Roof & Tool aangeboden en geleverde dubbele panhaken inbreuk maken op octrooi NL 1024003 ten name van Friedrich Ossenberg -Schule GmbH & Co. KG. Ons is onder meer met onmiddellijke ingang verboden nog langer betrokken te zijn bij de productie, het aanbieden en de handel in deze inbreukmakende producten. Het betreft de volgende inbreukmakende producten: RVS Wienerberger OH 451; RVS Monier OVH 206; RVS Wienerberger TDN 44 TDN 993; RVS Wienerberger OVH; RVS Wienerberger Sinus; RVS Monier OVH200; RVS Monier Oude Holle; RVS Monier Tuile du Nord; RVS Nelskamp H15.

Wij verzoeken u alle betrokken inbreukmakende producten, voor zover u deze nog in voorraad heeft, binnen 14 dagen na de datum van deze brief aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij de door u betaalde prijs en transportkosten vergoeden.

Met vriendelijke groet,

[ondertekening door ESC Dronten en Roof & Tool]"

dan wel een e-mail/brief mededeling van zodanige inhoud of vorm als de rechtbank in goede justitie zal bepalen, een en ander onder de verplichting om gelijktijdig per post een kopie van ieder van die e-mails/brieven te sturen naar de advocaat van Ossenberg ;

Vernietiging Inbreukmakende Producten

V. ESC gebiedt binnen twee maanden na betekening van het vonnis Inbreukmakende Producten die nog in voorraad zijn, alsmede de teruggeroepen/teruggezonden Inbreukmakende Producten, en voorts alle brochures en andere promotiemiddelen voor die Inbreukmakende Producten te vernietigen en Ossenberg binnen twee weken na de vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen, dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaatsgevonden;

Rekening en verantwoording

VI. ESC gebiedt binnen dertig (30) dagen na betekening van het vonnis schriftelijk opgave te doen aan de advocaat van Ossenberg van:

1. een specificatie van het totale aantal vervaardigde Inbreukmakende Producten, gespecificeerd per type, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden;

2. een specificatie van het totale aantal ingekochte, bestelde, ontvangen of aan ESC geleverde Inbreukmakende Producten, gespecificeerd per leverancier en type, met opgave van alle inkoopprijzen en inkoopdata, gestaafd door alle relevante en goed leesbare documenten, waaronder afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere (ver)koopbescheiden;

3. een specificatie van de hoeveelheid en verkoopprijs van de verkochte Inbreukmakende Producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder alle facturen;

4. een specificatie van de hoeveelheid van de ten tijde van de betekening van het vonnis nog in voorraad zijnde Inbreukmakende Producten alsmede van de hoeveelheid retour ontvangen Inbreukmakende Producten, gestaafd, met alle desbetreffende bewijsstukken;

5. de totale hoeveelheid winst gemaakt als resultaat van het verhandelen van de Inbreukmakende Producten, gespecificeerd per type, gestaafd door goed leesbare afschriften van alle daarvoor relevante bescheiden, welke winst zal worden berekend door van de verkoopprijs alleen af te trekken de aftrekbare belastingen en kosten die rechtstreeks met de verkoop van de Inbreukmakende Producten samenhangen;

althans een opgave met vermelding van zodanige gegevens als de rechtbank, in afwijking van het eerder gevorderde, passend zal achten;

Winstafdracht en schadevergoeding

VII. ESC veroordeelt aan Ossenberg te vergoeden de volledige schade die Ossenberg heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden ten gevolge van inbreuken van ESC op NL 003 en/of onrechtmatig handelen, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorgeschreven in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 maart 2020, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen datum, tot aan de dag der algehele voldoening en/of zulks ter keuze van Ossenberg , de door ESC met de hier aan de orde zijnde handelingen genoten winsten aan Ossenberg af te dragen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 maart 2020, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

Dwangsommen

VIII. ESC beveelt aan Ossenberg per overtreding van het onder sub (I) bedoelde verbod en voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van de hiervoor onder II, III, IV, V, en/of VI bedoelde bevelen aan Ossenberg een dwangsom te betalen van € 50.000,- (vijftigduizend Euro) dan wel, ter keuze van Ossenberg , aan Ossenberg een dwangsom te betalen van € 100 (honderd Euro) per betrokken Inbreukmakend Product, of € 10.000 (tienduizend Euro) per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, waarop de inbreuk op NL 003 na de betekening van het vonnis zal voortduren of de hiervoor onder II, III, IV, V, en/of VI bedoelde bevelen na de betekening van het vonnis niet geheel en deugdelijk worden nagekomen, waarbij de dwangsommen verschuldigd zijn per niet (geheel en deugdelijk) nagekomen verbod of bevel;

Proceskosten

IX. ESC veroordeelt tot betaling van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Ossenberg heeft gemaakt, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien (14) dagen na betekening van het vonnis tot en met de dag der algehele voldoening.

3.2. Ossenberg legt aan haar vorderingen ten grondslag dat ESC met de verhandeling van de ESC panhaken inbreuk maakt op NL 003, omdat de ESC panhaken alle kenmerken van conclusies 1, 2, 4, 8, 9, 10 en 12 bezitten en een aantal panhaken ook voldoen aan alle kenmerken van conclusies 3, 5, 6 en/of 7 van NL 003.

3.3. ESC voert verweer. Zij betwist dat de ESC panhaken voldoen aan alle kenmerken van de in 3.2 genoemde conclusies van NL 003. Daarnaast betwist zij de inbreuk op de grond dat NL 003 geen geldig octrooi is, omdat het niet nieuw en/of niet inventief is ten opzichte van verschillende publicaties in de stand van de techniek.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid

4.1. Op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I bis-Vo is de rechtbank internationaal bevoegd van de vorderingen van Ossenberg kennis te nemen, omdat ESC in Nederland is gevestigd. De relatieve bevoegdheid volgt uit artikel 80 lid 2 ROW. ESC heeft de internationale en relatieve bevoegdheid overigens niet bestreden.

Uitleg van het octrooi

4.2. Voor de geschilpunten die de rechtbank moet beoordelen is van belang hoe een aantal kenmerken van conclusie 1 uitgelegd moet worden. Daarom zal de rechtbank eerst daarover oordelen.

4.3. In navolging van partijen verdeelt de rechtbank conclusie 1 in de volgende deelkenmerken:

1.1 Stormklem (1) voor het vastzetten van dakpannen aan een dakconstructie,

1.2 waarbij de stormklem (1) uit één stuk draad is gevormd,

1.3 een bevestigingseinddeel (2) voor het bevestigen aan de dakonderconstructie en

1.4 een haakeinddeel (3) voor het vasthaken aan de dakpannen heeft,met het kenmerk, dat

1.5 de stormklem (1) tweebenig is uitgevoerd,

1.6 de beide benen (4,5) voor de vorming van het bevestigingseinddeel (2) via een U-vormig brugdeel (6) uit één stuk verbonden zijn,

1.7 waarbij het van het brugdeel (6) voorziene einde tot een lus (19) is gerold en

1.8 de vrije einden van de benen (4,5) telkens een haakvormig deel (7,8) voor het vormen van twee haakdelen (3) hebben.

4.4. Partijen verschillen met name van mening over de wijze waarop de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum kenmerken 1.6 en 1.7 zou uitleggen.

4.5. Op grond van artikel 53 lid 2 ROW wordt, overeenkomstig artikel 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol, het uitsluitend recht van een octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Artikel 1 van het bij artikel 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luidt, in de Nederlandse vertaling:

Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

4.6. In overeenstemming met deze uitlegregel heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte”, bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden. De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding. Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek.

4.7. NL 003 is een octrooi op het gebied van metalen haken die dienen als stormklem voor dakpannen die worden gebruikt in de bouw. De rechtbank gaat daarom uit van een gemiddelde vakman die als ingenieur kennis heeft op het gebied van metaalbewerking en die bekend is met de problemen die er spelen voor dakdekkers bij de constructie van pannendaken en de toepassing van panhaken. Anders dan Ossenberg bepleit is een vakman die alleen bekend is met omvormtechnieken en met name met draadbuigen te beperkt. Anders dan ESC bepleit hoeft deze vakman niet zelf op daken te hebben gewerkt.

4.8. Deze vakman zal bij het lezen van het octrooi begrijpen dat het octrooi een uit één draad gevormde (kenmerk 1.2) tweebenige (kenmerk 1.5) stormklem onder bescherming wil stellen met twee einddelen, namelijk één einddeel dat aan de dakonderconstructie wordt bevestigd (kenmerk 1.3) en een ander einddeel dat aan dakpannen wordt gehaakt (kenmerk 1.4). In de deelkenmerken 1.6 en 1.7 leest hij wat de kenmerken van het einddeel zijn dat aan de dakonderconstructie wordt bevestigd, waarna hij in deelkenmerk 1.8 leest wat de kenmerken zijn van het haakeinddeel.

4.9. In deelkenmerk 1.6, dat kenmerken beschrijft van het einddeel dat bestemd is om de stormklem aan de dakonderconstructie te bevestigen, leest de vakman dat het bevestigingseinddeel een U-vormig brugdeel omvat en dat beide benen van de stormklem via dat brugdeel met elkaar zijn verbonden. De vakman heeft in deelkenmerk 1.5 al gelezen dat de stormklem is gevormd uit één stuk draad, dus hij zal begrijpen dat die draad via dat brugdeel de verbinding van het ene been met het andere been vormt. De vakman heeft geen enkele reden om conclusie 1 zo op te vatten dat het bevestigingseinddeel en het U-vormig brugdeel daarin, ook (een deel van) de benen 4 en 5 omvatten. De benen dienen immers niet om de panhaak aan de dakonderconstructie te bevestigen en zijn geen onderdeel van het bevestigingseinddeel. De vakman zal het U-vormig brugdeel daarom niet zo uitleggen als ESC voorstaat, te weten dat dat een brugdeel is dat tevens een deel van de benen (kan) omvat(ten) en dat de grens tussen het U-vormig brugdeel en de benen willekeurig is.

4.10. Anders dan ESC in de conclusie van antwoord veronderstelde, heeft Ossenberg zich niet op het standpunt gesteld dat ‘voor’ in deelkenmerk 1.6 (de beide benen (4,5) voor de vorming van het bevestigingseinddeel (2) via een U-vormig brugdeel (6) uit één stuk verbonden zijn) als ‘voordat’ uitgelegd moet worden. Beide partijen zijn het er dus over eens dat de vakman ‘voor’ in deelkenmerk 1.6 niet zal opvatten als een tijdsaanduiding in de zin van ‘voordat’. De rechtbank is van oordeel dat de vakman ‘voor’ in de context van de claim zal opvatten als ‘ten behoeve van’. In de context van de claim kan ‘voor’ namelijk ook niet uitgelegd worden als ‘geschikt voor’, zoals ESC betoogt. Uit deelkenmerk 1.3 blijkt dat de stormklem een bevestigingseinddeel heeft, zodat het niet voldoende is dat de verbinding van de beide benen via het U-vormig brugdeel geschikt is voor de vorming van het bevestigingseinddeel. Die verbinding via het U-vormige brugdeel moet daarvoor bestemd zijn.

4.11. Hoewel ESC over deelkenmerk 1.7 heeft betoogd dat niet duidelijk is of het woord ‘einde’ betrekking heeft op het bevestigingseinddeel, op een deel daarvan of op een ander deel van de stormklem, erkent zij wel dat het in de zin waar dat woord deel van uit maakt (waarbij het van het brugdeel (6) voorziene einde tot een lus (19) is gerold) gaat om een (verdere) eigenschap van het bevestigingseinddeel van de stormklem uit de deelkenmerken 1.3 en 1.6.

Tussen partijen is ook niet in geschil dat het octrooi een voortbrengsel (geen werkwijze) onder bescherming stelt en dat geen sprake is van een product-by-process claim. De vakman zal dat ook inzien. Het kan dan niet anders dan dat ‘einde’ voor de vakman gelijk staat aan bevestigingseinddeel. Zou met ‘einde’ namelijk op iets anders gedoeld worden dan op het bevestigingseinddeel dan beschrijft deelkenmerk 1.7 geen (verdere) fysieke eigenschap van het bevestigingseinddeel maar een processtap in het vormen van het bevestigingseinddeel (het ‘einde’ moet zijn gerold om het bevestigingseinddeel te verkrijgen). De conclusie zou dan in elk geval gedeeltelijk wel een product-by-process claim zijn. De vakman zal deelkenmerk 1.7 van de conclusie daarom zo uitleggen dat het van het (in deelkenmerk 1.6 beschreven) U-vormig brugdeel voorziene bevestigingseinddeel de vorm heeft van een rolvormige lus.

4.12. Volgens ESC sluiten de woorden ‘tot een lus is gerold’ een lus die is ontstaan door het metaal te buigen uit. Zij stelt dat de vakman ‘gerold’ anders opvat dan ‘gebogen’ en mogelijk zal denken aan ‘draadrollen’, omdat de stormhaak uit draad wordt gemaakt. Ossenberg stelt zich op het standpunt dat de conclusie ruimer uitgelegd moet worden en iedere rolvormige lus omvat. De rechtbank overweegt als volgt.

4.13. De vakman is bekend met de term ‘draadrollen’. Zoals uit de door Ossenberg overgelegde handboeken blijkt, weet de vakman echter ook dat ‘draadrollen’ een techniek is om een schroefdraad in een metalen staafvormig voorwerp aan te brengen met walsen en dat dat dus iets heel anders is dan een techniek voor het vormen van een lus in een metaaldraad. De vakman zal het deelkenmerk ‘tot een lus gerold’ daarom niet zo opvatten dat dit duidt op een vervorming door middel van ‘draadrollen’. Zoals hiervoor overwogen, zal de vakman zien dat er sprake is van een voortbrengsel conclusie, waarbij de wijze van vervaardiging van de rolvormige lus niet beperkt is. Vereist is slechts dat het bevestigingseinddeel de vorm heeft van een rolvormige lus, oftewel dat het metaal van dat einddeel om een as is gebogen, ongeacht de techniek waarmee dat is gebeurd. Daarom wordt ook de interpretatie van de directeur van ESC in zijn door ESC overgelegde verklaring, dat de lus gevormd wordt door het U-vormig brugdeel om iets te rollen, gepasseerd. Het standpunt in die verklaring kan ESC verder niet baten omdat het door hem aangevoerde rollen van draad tussen walsen de productie van het draad zelf betreft, niet het maken van een stormklem uit bestaand draad. Deelkenmerk 1.7 is dus niet beperkt tot een lus die is verkregen door een specifieke werkwijze, maar bestrijkt alle rolvormige lussen.

4.14. Uit de hiervoor gegeven uitleg van ‘voor de vorming van het bevestigingseinddeel (2) via een U-vormig brugdeel (6)’ in deelkenmerk 1.6 (zie 4.8 tot en met 4.10) en de uitleg van ‘tot een lus is gerold’ in kenmerk 1.7 (zie 4.12), volgt ook dat de vakman deze kenmerken in samenhang gelezen zo zal uitleggen dat de stormklem volgens conclusie 1 het kenmerk heeft dat een U-vormig brugdeel onderdeel uitmaakt van het tot een lus gerolde bevestigingseinddeel. Beide kenmerken moeten dus aanwezig en te onderscheiden zijn in het geoctrooieerde voortbrengsel. Immers, anders zou kenmerk 1.7 onbegrijpelijk worden: de gerolde lus moet immers zijn voorzien van het U-vormige brugdeel. De vakman vindt daarvoor bevestiging in de beschrijving, waarin op bladzijde 1, regel 37 – bladzijde 2, regel 2 is vermeld (onderstreping Rechtbank):

‘Voor het oplossen van dit probleem is erin voorzien dat de stormklem tweebenig is uitgevoerd, de beide benen voor de vorming van het bevestigingseinddeel via een U-vormig brugdeel uit één stuk verbonden zijn, waarbij het van het brugdeel voorziene einde tot een lus is gerold en de vrije einden van de benen telkens een haakvormig deel voor het vormen van twee haakdelen hebben.’

Ook leest de vakman in de beschrijving (bladzijde 2, regels 10-13) dat de lus dubbel gelaagd is. Hij zal begrijpen dat die dubbele laag ontstaat door de aanwezigheid van het U-vormig brugdeel in de gerolde lus. Deze passages sluiten daarom uit dat de vakman conclusie 1 zo zal lezen dat een stormklem waarvan het bevestigingseinddeel is gevormd door eerst de twee benen via een U-vormig brugdeel te verbinden, welke U-vorm vervolgens, in een volgende processtap, verdwijnt door de vorming van een rolvormige lus die dient voor de bevestiging van de stormklem, daar ook onder valt.

4.15. De vakman zal daarbij begrijpen dat de aanwezigheid van beide deelkenmerken in het bevestigingseinddeel impliceert dat het U-vormig brugdeel over een andere krommingsas moet zijn gebogen dan de rolvormige lus, en wel over de krommingsas die haaks staat op de beide benen van de U van het brugdeel. Zou de lus zijn gerold over dezelfde krommingsas als waarom het brugdeel is gebogen of zou de lus zijn gerold over de krommingsas parallel aan de benen van de U, dan zou het bevestigingseinddeel immers niet zijn voorzien van een U-vormig brugdeel (maar van een andere vorm) en/of zou geen sprake zijn van een rolvormige lus.

4.16. De vakman ziet deze uitleg bevestigd in de figuren 1 en 2, die een U-vormig brugdeel van een uitvoeringsvoorbeeld tonen, waarbij het brugdeel onderdeel is van een rolvormige lus met een andere krommingsas (de krommingsas die haaks staat op de beide benen van de U) dan die van het U-vormig brugdeel.

Nieuwheid

4.17. ESC stelt dat conclusie 1 van NL 003 niet nieuw is ten opzichte van de zes in 2.9.1 tot en met 2.9.6 beschreven publicaties, waardoor ook de afhankelijke conclusies niet nieuw of niet inventief zijn ten opzichte van die documenten. De rechtbank is van oordeel dat NL 003 wel nieuw is ten opzichte van die documenten. Per document zal de rechtbank uitleggen hoe zij tot dat oordeel komt. Voor een goed begrip van die uitleg maakt de rechtbank gebruik van de afbeeldingen die ESC heeft overgelegd bij pleidooi met figuren uit die publicaties, door ESC aangevuld met in rood weergegeven pijlen en teksten, waarmee zij conclusie kenmerken aanwijst die volgens haar worden geopenbaard in die figuren (hierna: de bewerkte afbeeldingen).

4.18. Volgens ESC openbaart CH 314 (zie 2.9.1) alle kenmerken van conclusie 1 van NL 003. In de onderstaande bewerkte afbeelding van figuur 11 van CH 314 heeft ESC kenmerken van conclusie 1 aangeduid:

4.19. Voor zover in figuur 11 van CH 314 al een U-vormig brugdeel is geopenbaard, het brugdeel heeft immers meer weg van een druppel-vorm, is er geen sprake van een rolvormige lus waarvan het (al dan niet) U-vormige brugdeel onderdeel uit maakt, in de zin van kenmerk 1.7. Anders dan het octrooi openbaart CH 314 een lus en een brugdeel die om dezelfde krommingsas zijn gevormd, waardoor lus en brugdeel samenvallen. Zoals hiervoor in 4.14 is overwogen, dienen deelkenmerken 1.6 en 1.7 zo uitgelegd te worden dat beide kenmerken in het bevestigingseinddeel van een stormklem volgens het octrooi te onderscheiden zijn. Een gerolde lus voorzien van een U-vormig brugdeel in de zin van deelkenmerk 1.7 wordt door CH 314 derhalve niet geopenbaard. NL 003 is daarmee nieuw ten opzichte van CH 314.

4.20. Dezelfde argumenten staan in de weg aan de nietigheidsaanval van ESC op grond van niet-nieuwheid ten opzichte van DE 261 (zie 2.9.6). Van figuur 1 van die publicatie heeft ESC de volgende bewerkte afbeelding overgelegd:

De beschrijving van DE 261 vermeldt dat de holte tussen de beide benen van deze klem een oog (Öse) vormt waar een spijker doorheen geslagen kan worden. Ook bij deze stormklem vallen U-vormig brugdeel en lus dan ook samen.

De lus is bovendien niet rolvormig en het gedeelte dat wel gebogen is om een krommingsas die haaks staat op de benen van de U (het gedeelte van de klem tussen de door ESC aangewezen lus en benen), maakt geen onderdeel uit van het bevestigingseinddeel.

4.21. US 818 (zie 2.9.3) is evenmin nieuwheidsschadelijk voor NL 003. De rechtbank verwijst naar de bewerkte afbeeldingen van figuren 13 en 14:

Figuur 14 openbaart geen U-vormig brugdeel en dus niet kenmerk 1.6. Dat de stormhaak volgens figuur 14 tijdens de vervaardiging op enig moment mogelijk wel een U-vormig brugdeel heeft gehad, betekent niet dat aan kenmerk 1.6 wordt voldaan. De rechtbank verwijst naar de uitleg van de conclusie en met name overweging 4.14. Als figuur 13 al een U-vormig brugdeel zou openbaren, dan geldt daarvoor hetzelfde als hiervoor in 4.19 ten aanzien van CH 314 is overwogen.

4.22. NL 003 is ook nieuw ten opzichte van FR 356 (zie 2.9.5), waarvan ESC de volgende bewerkte afbeelding in het geding heeft gebracht:

Hetgeen is overwogen ten aanzien van CH 314 staat ook bij dit document in de weg aan de stelling van ESC dat FR 356 kenmerken 1.6 én 1.7 openbaart. Daarnaast wijst ESC in dit document een U-vormig brugdeel aan dat geen onderdeel uitmaakt van het bevestigingseinddeel. FR 356 openbaart namelijk, zoals te zien is in figuur 9 van die publicatie, dat oog ‘K’ het oog is voor de spijker of schroef die de haak verbindt met de dakonderconstructie. Oog ‘K’ vormt dus het bevestigingsdeel van deze stormhaak. De lus rondom oog ‘L’ is daarom geen bevestigingseinddeel in de zin van conclusie 1. De benen tussen ‘K’ en ‘L’ en oog ‘L’ openbaren bovendien geen U-vorm.

4.23. Van US 983 (zie 2.9.2) heeft ESC de volgende bewerkte afbeelding overgelegd:

US 983 openbaart kenmerk 1.6 niet. Uit bovenstaande afbeelding komt naar voren dat ESC bevestigingsdeel 15 en de benen 17 tot bochten 18 samen aanmerkt als het U-vormig brugdeel. Zoals hiervoor overwogen is het U-vormig brugdeel in kenmerk 1.6 echter onderdeel van het bevestigingseinddeel dat dient om de haak aan de dakonderconstructie te bevestigen. Dat is in US 983 alleen lus 15, niet de benen 17. Daarnaast vormen lus 15 en benen 17 samen geen U-vorm maar een V-vorm. US 983 is daarom ook niet nieuwheidsschadelijk voor NL 003.

4.24. ESC beroept zich tot slot op DE 494 (zie 2.9.4), waarvan zij de volgende bewerkte afbeelding heeft overgelegd:

De in DE 494 weergegeven stormklem openbaart kenmerk 1.6 van NL 003 ook niet. Lus 53 en benen 52 (en de hoek met benen 54 en 56) zouden volgens ESC het U-vormig brugdeel vormen. Ook hier geldt dat alleen lus 53 een bevestigingseinddeel vormt en dat lus 53 en benen 52 samen geen U-vorm vertonen. Ook DE 494 is dus niet nieuwheidsschadelijk.

4.25. De slotsom is dat conclusie 1 van NL 003 nieuw is ten opzichte van alle door ESC aangedragen documenten. Daaruit volgt dat ook de afhankelijke conclusies nieuw zijn ten opzichte van deze documenten.

Inventiviteit

4.26. ESC heeft in haar stellingen alleen een uitgewerkte motivering gegeven van de niet-inventiviteit van NL 003 ten opzichte van CH 314, welk document zij als de meest nabije stand van de techniek aanwijst. De nietigheidsaanval op grond van CH 314 is niet compleet uitgewerkt volgens de problem solution approach, zodat de rechtbank die zelf voor conclusie 1 nader zal uitwerken. Gelet op het hiervoor weergegeven verschilkenmerk tussen CH 314 en conclusie 1 van NL 003 (in ieder geval deelkenmerk 1.7), beschikt de stormklem van NL 003 met de (van een U-vormig brugdeel voorziene) rolvormige lus over een dubbel gelaagd bevestigingseinddeel. Het octrooi beschrijft dat het voordeel hiervan is dat de klemhaak ‘extreem hoge vasthoudkrachten tegen windzuiging verschaft’ en ‘montage in zeer nauwe tussenruimten in het horizontale verschuifgebied van dakpannen mogelijk is’. Deze voordelen van de uitvinding zijn door ESC niet bestreden. ESC stelt zelf voor (subsidiair, uitgaande van deelkenmerk 1.7 als verschilkenmerk) dat het door de vakman op te lossen probleem, uitgaande van CH 314, is: hoe een klem te maken die in nauwe ruimtes tussen dakpannen past. Als met ESC wordt uitgegaan van deze probleemstelling (waarin dus niet is verwerkt dat de uitvinding verbeterde vasthoudkracht heeft ten opzichte van CH 314), leidt dat niet tot het oordeel dat NL 003 niet inventief is.

4.27. Volgens ESC zou de vakman zonder inventieve arbeid, uitgaande van CH 314 in combinatie met DE 715 (zie 2.9.7) of FR 219 (zie 2.9.8) of algemene vakkennis tot de uitvinding komen. Zij betoogt dat figuur 11 van CH 314 laat zien dat het zij-aanzicht van de stormklem van dat document duidelijk smaller is dan het vooraanzicht, zodat de vakman zal inzien dat hij de stormklem een kwartslag moet draaien om die vervolgens te combineren met de leer van DE 715 of FR 219 om te zorgen dat er, door toevoeging van een gerolde lus, weer een bevestigingseinddeel ontstaat.

4.28. De rechtbank wijst dit betoog van de hand. CH 314 betreft een stormklem maar adresseert niet het probleem van toepassing in nauwe ruimtes tussen dakpannen. Als de vakman CH 314 al als most promising springboard zou nemen, dan vormt de haak in figuur 11 het uitgangspunt. Die haak heeft al een oog dat dient voor de bevestiging van een spijker of schroef in de daklat. De vakman ziet in het enkele zij-aanzicht van die stormklem geen enkele aanwijzing voor de oplossing van het probleem, omdat hij zal inzien dat hij door uit te gaan van dat zij-aanzicht geen bevestigingseinddeel meer heeft in zijn haak en ook de haakeinddelen niet langer meer hun functie vervullen. Dat geldt temeer nu CH 314 een systeem openbaart waarin eerst de pannen worden gelegd, de panhaken daarna worden aangebracht in sleuven en daarna een kwartslag worden gedraaid zodat de haak-einden in holtes in de dakpannen grijpen en die vasthouden. Het inbrengen van de haak zou niet langer mogelijk zijn als de vakman uit zou gaan van de haak uit CH 314 en die een kwart slag draait. De vakman zou dan ook niet vanuit CH 314 zonder inventieve arbeid komen tot een haak waarin een dubbellaagse lus wordt gevormd voor de bevestiging van een spijker doordat een metaaldraad dubbelgevouwen wordt toegepast. Hij moet daarvoor bestaande functionele kenmerken van CH 314 wegdenken om ze vervolgens te vervangen door een andere constructie. De vakman heeft echter geen motivatie om dat te doen als hij op zoek is naar een stormklem die toegepast kan worden in nauwe tussenruimtes tussen dakpannen. De redenering van ESC is gebaseerd op hindsight.

4.29. Voor zover ESC nog heeft gesteld dat NL 003 niet inventief is ten opzichte van andere stand van de techniek, met name FR 356, US 983, US 818, DE 494 en DE 261 in combinatie met DE 715, FR 219 of FR 673, gaat de rechtbank daaraan voorbij omdat die stellingen niet voldoende zijn gemotiveerd.

4.30. Alle afhankelijke conclusies van NL 003 zijn dus ook inventief ten opzichte van de stand van de techniek. De nietigheidsargumenten van ESC slagen geen van alle.

Inbreuk op NL 003?

4.31. Dat brengt de rechtbank bij de vraag of de ESC panhaken inbreuk maken op conclusie 1. In dat kader heeft ESC aangevoerd dat haar panhaken zijn vervaardigd door het metaal te buigen en niet door metaal te rollen. Zoals hiervoor bij de uitleg van conclusie 1 in 4.12 is overwogen, zal de vakman deelkenmerk 1.7 uitleggen in de zin dat ieder bevestigingseinddeel dat een (van een U-vormig brugdeel voorziene) rolvormige lus vormt daaronder valt, ongeacht de vervaardigingswijze.

Niet in geschil is dat de ESC panhaken een bevestigingseinddeel hebben in de vorm van een (van een U-vormig brugdeel voorziene) rolvormige lus. Dat betekent dat dit verweer niet slaagt.

4.32. Dat de ESC panhaken beantwoorden aan alle andere kenmerken van conclusie 1 is niet betwist. Daarmee is de slotsom dat de ESC panhaken onder de beschermingsomvang van NL 003 vallen. Door het invoeren, verkopen en te koop aanbieden van die panhaken in Nederland maakt ESC inbreuk op het octrooi.

Vorderingen

4.33. Het gevorderde inbreukverbod is gelet op de vastgestelde inbreuk toewijsbaar. Ter voorkoming van executieproblemen zal een termijn van 24 uur na betekening van het vonnis worden bepaald voor ingang van het verbod. Het toe te wijzen verbod betreft de in 2.7 weergegeven ESC panhaken en andere panhaken die onder de beschermingsomvang van conclusie 1 vallen (hierna samen aangeduid als ‘Inbreukmakende Producten’). Met dit verbod wordt voorkomen dat ESC een aangepaste panhaak gaat aanbieden die eveneens onder de beschermingsomvang van NL 003 valt.

4.34. Gelet op het toe te wijzen inbreukverbod, dat een verbod op het aanbieden ter verhandeling van inbreukmakende panhaken omvat, is een apart gebod om verwijzingen naar de ESC panhaken van de websites te verwijderen (onderdeel (a) van vordering II) een doublure. Dat deel van deze vordering wordt daarom niet toegewezen. De als onderdeel (b) van vordering II gevorderde publicatie van een mededeling op de website van Roof & Tool zal wel worden toegewezen. De rechtbank vindt die maatregel niet te verstrekkend of disproportioneel. ESC heeft aangevoerd dat de ESC panhaken maar een klein onderdeel van het assortiment van ESC vormen. ESC heeft echter ook uitgelegd dat ze wel een belangrijk onderdeel van haar assortiment vormen, omdat haar klanten deze panhaken meestal in combinatie met andere bouwmaterialen bestellen. De door Ossenberg verzochte tekst is ook niet te verstrekkend, want die geeft feitelijk weer wat de beslissing van de rechtbank is. Dit gebod is alleen toewijsbaar ten aanzien van de ESC panhaken en wordt niet toegewezen voor overige Inbreukmakende Producten, omdat Ossenberg niet heeft gesteld dat ESC in het verleden andere panhaken heeft aangeboden die inbreuk maken op NL 003. Hetzelfde geldt hierna ten aanzien van de andere vorderingen die betrekking hebben op de in het verleden door ESC gemaakte inbreuk.

4.35. ESC heeft aangevoerd dat vordering III (opgave) te ruim is, omdat zij niet in tijd en territorium beperkt is. NL 003 is een Nederlands octrooi. Alleen de handelingen bedoeld in artikel 53 lid 1 ROW (zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’) die in Nederland zijn verricht met panhaken die onder de bescherming van het octrooi vallen, zijn dus op grond van de artikelen 70 lid 1 en 73 ROW lid 1 inbreukmakend. De gevorderde opgave van inbreukmakende verkoop, verhuur, aflevering en aanbieding van ESC panhaken is door deze definiëring beperkt tot inbreukmakend handelen van ESC in Nederland.

4.36. Het verweer van ESC dat de onder III gevorderde opgave in tijd moet worden beperkt, in die zin dat over de periode voor de eerste sommatiebrief (16 maart 2020) geen opgave behoeft te worden gedaan, slaagt niet. Ossenberg heeft ook recht op en belang bij een opgave van inbreuken die al voor de eerste sommatiebrief zijn gemaakt. Daarmee kan Ossenberg zonodig inbreuken door afnemers van ESC een halt toeroepen. Een beperking in tijd is slechts gerechtvaardigd voor zover de vorderingen verjaard zouden zijn, oftewel voor zover de handelingen eerder dan vijf jaar voor de eerste sommatiebrief hebben plaatsgevonden. Het is daarom gerechtvaardigd de gevorderde opgave in tijd te beperken tot het tijdvak vanaf 16 maart 2015 tot en met de datum van de opgave.

4.37. Ossenberg heeft ook recht op en belang bij een recall van de ESC panhaken, zoals gevorderd onder IV. Daarbij is hetgeen hiervoor in 4.35 en 4.36 ten aanzien van de opgave is overwogen van overeenkomstige toepassing.

4.38. Ossenberg heeft daarnaast recht op en belang bij vernietiging van de ESC panhaken. De door ESC gevraagde mogelijkheid om de panhaken om te kunnen smeden acht de rechtbank geen geschikt alternatief, omdat de kans aanwezig is dat de kenmerken daarbij in zo beperkte mate worden gewijzigd, dat de producten alsnog onder de beschermingsomvang van NL 003 vallen. Daarbij is van belang dat ESC de panhaken niet zelf vervaardigt en het ook niet evident is dat zij daarvoor wel de faciliteiten heeft, zodat van volledig omsmelten geen sprake zal zijn. Partijen kunnen vanzelfsprekend altijd onderling afwijkende afspraken maken, ter voorkoming van vernietiging.

4.39. Ossenberg heeft ook recht op en belang bij opgave van de gevraagde gegevens over inkoop, verkoop, voorraad en winst van/met de ESC panhaken. Opgave van geproduceerde ESC panhaken acht de rechtbank niet nodig, omdat niet in geschil is dat ESC de panhaken niet zelf maakt, maar importeert uit het Verre Oosten. Ook in dit geval is een beperking in tijd gerechtvaardigd tot de wettelijke verjaringstermijn, dus tot vijf jaar voorafgaand aan de eerste sommatiebrief. Een verdere beperking is niet gerechtvaardigd, op de hiervoor in 4.36 genoemde grond en hetgeen hierna ten aanzien van de schadevergoeding wordt overwogen.

4.40. Het is voldoende aannemelijk dat Ossenberg schade heeft geleden ten gevolge van de inbreukmakende handelingen door ESC. ESC is aansprakelijk voor de vergoeding daarvan. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar. Ossenberg heeft recht op schadevergoeding over de periode dat ESC wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat haar handelingen inbreuk maakten (artikel 70 lid 4 ROW). Ossenberg heeft onweersproken aangevoerd dat zij een prominente speler is op de markt voor panhaken, dat de panhaken die zij zelf onder het octrooi vervaardigt een groot commercieel succes zijn en dat de verschillende modellen ESC panhaken getrouwe kopieën zijn van de modellen van Ossenberg . Van ESC mocht verwacht worden dat zij als groothandel op de markt voor panhaken, bij inkoop van de ESC panhaken in het Verre Oosten, zou nagaan of zij daarmee inbreuk maakte op intellectuele eigendomsrechten van derden, of daartoe garanties van haar leverancier zou bedingen. Dat zij onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten op de panhaken heeft gedaan, is gesteld noch gebleken. Zij had in de gegeven omstandigheden echter redelijkerwijs behoren te weten dat de panhaken onder de beschermingsomvang vielen van NL 003, zodat zij daarop inbreuk maakte. De veroordeling tot schadevergoeding is derhalve toewijsbaar voor zover de schade het gevolg is van inbreuken vanaf 16 maart 2015. De daarover gevorderde wettelijke rente vanaf 16 maart 2020 is, bij gebreke van verweer daartegen, eveneens toewijsbaar en kan in de schadestaatprocedure worden begroot.

4.41. De vordering tot winstafdracht is ook toewijsbaar, met dien verstande dat schadevergoeding en winstafdracht niet cumulatief worden toegewezen. De daarover gevorderde wettelijke rente is eveneens toewijsbaar vanaf 16 maart 2020.

4.42. Aan de verschillende verboden en bevelen zal een dwangsom worden verbonden. De door Ossenberg gevorderde dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd.

4.43. ESC wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten van Ossenberg . Ossenberg heeft een veroordeling in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft opgegeven dat de totale kosten voor haar advocaat en gemachtigde € 102.168,- bedragen. Met partijen is de rechtbank van oordeel dat deze zaak aangemerkt kan worden als een ‘normale zaak’ in de zin van de Indicatietarieven in octrooizaken van deze rechtbank. Daarvoor geldt een maximumtarief van € 75.000,-.

De rechtbank

5.1. verbiedt ESC met ingang van 24 uur na betekening van dit vonnis op enigerlei wijze betrokken te zijn bij directe dan wel indirecte inbreuk op NL 003 in Nederland, in het bijzonder door in of voor haar bedrijf de in 2.7 weergegeven ESC panhaken en andere Inbreukmakende Producten te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

5.2. gebiedt Roof & Tool binnen twee (2) dagen na betekening van dit vonnis de bezoekers van www.materialenvoordebouw.nl te informeren over de inbreuk door ESC op NL 003, door het plaatsen van de volgende mededeling in het Nederlands op de homepagina (niet in een "pop-up venster") van deze website, binnen een kader dat tenminste 20 cm breed en 10 cm hoog is (gemeten op een 17" scherm) zonder verdere opmerkingen of toevoegingen van welke soort dan ook, in een gebruikelijke opmaak, welke mededeling volledig zichtbaar is in het midden van het scherm zonder te hoeven scrollen, voor een periode van 90 dagen:

"Wij informeren u dat de Rechtbank te Den Haag bij vonnis van 2 maart 2022 heeft beslist dat de volgende producten inbreuk maken op octrooi NL 003 ten name van Friedrich Ossenberg -Schule GmbH & Co. KG: RVS Wienerberger OH 451; RVS Monier OVH 206; RVS Wienerberger TDN 44 TDN 993; RVS Wienerberger OVH; RVS Wienerberger Sinus; RVS Monier OVH200; RVS Monier Oude Holle; RVS Monier Tuile du Nord; RVS Nelskamp H15. Ons is onder meer met onmiddellijke ingang verboden nog langer betrokken te zijn bij de productie, het aanbieden en de handel in deze inbreukmakende producten.";

5.3. gebiedt ESC binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan Ossenberg schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers aan wie zij ESC panhaken heeft verkocht, verhuurd, afgeleverd en/of daartoe heeft aangeboden vanaf 16 maart 2015;

5.4. gebiedt ESC om binnen twee (2) weken na betekening van dit vonnis alle professionele afnemers van de vanaf 16 maart 2015 verkochte en/of geleverde ESC panhaken schriftelijk zowel per e-mail als per aangetekende post te verzoeken deze panhaken binnen twee (2) weken te retourneren, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende tekst op het gebruikelijke briefpapier van ESC in zwart en lettergrootte 12, zonder verdere wijzigingen, toevoegingen of omissies van welke aard dan ook:

"Geachte […],

Bij vonnis van 2 maart 2022 heeft de Rechtbank te Den Haag geoordeeld dat de door ESC Dronten en Roof & Tool aangeboden en geleverde dubbele panhaken inbreuk maken op octrooi NL 1024003 ten name van Friedrich Ossenberg -Schule GmbH & Co. KG. Ons is onder meer met onmiddellijke ingang verboden nog langer betrokken te zijn bij de productie, het aanbieden en de handel in deze inbreukmakende producten. Het betreft de volgende inbreukmakende producten: RVS Wienerberger OH 451; RVS Monier OVH 206; RVS Wienerberger TDN 44 TDN 993; RVS Wienerberger OVH; RVS Wienerberger Sinus; RVS Monier OVH200; RVS Monier Oude Holle; RVS Monier Tuile du Nord; RVS Nelskamp H15.

Wij verzoeken u alle betrokken inbreukmakende producten, voor zover u deze nog in voorraad heeft, binnen 14 dagen na de datum van deze brief aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij de door u betaalde prijs en transportkosten vergoeden.

Met vriendelijke groet,

[ondertekening door ESC Dronten en Roof & Tool]"

met gelijktijdige verzending per post van een kopie van ieder van die e-mails/brieven aan de advocaat van Ossenberg ;

5.5. gebiedt ESC binnen twee maanden na betekening van dit vonnis ESC panhaken die nog in voorraad zijn, alsmede de teruggeroepen/teruggezonden ESC panhaken, en voorts alle brochures en andere promotiemiddelen voor die ESC panhaken te vernietigen en Ossenberg binnen twee weken na de vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen, dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaatsgevonden;

5.6. gebiedt ESC binnen dertig (30) dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk opgave te doen aan de advocaat van Ossenberg van:

1. een specificatie van het totale aantal vanaf 16 maart 2015 ingekochte, bestelde, ontvangen of aan ESC geleverde ESC panhaken, gespecificeerd per leverancier en type, met opgave van alle inkoopprijzen en inkoopdata, gestaafd door alle relevante en goed leesbare documenten, waaronder afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere (ver)koopbescheiden;

2. een specificatie van de hoeveelheid en verkoopprijs van de vanaf 16 maart 2015 verkochte ESC panhaken, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden, waaronder alle facturen;

3. een specificatie van de hoeveelheid van de ten tijde van de betekening van het vonnis nog in voorraad zijnde ESC panhaken alsmede van de hoeveelheid retour ontvangen ESC panhaken, gestaafd, met alle desbetreffende bewijsstukken;

4. de totale hoeveelheid winst gemaakt als resultaat van het verhandelen vanaf 16 maart 2015 van de ESC panhaken, gespecificeerd per type, gestaafd door goed leesbare afschriften van alle daarvoor relevante bescheiden, welke winst zal worden berekend door van de verkoopprijs alleen af te trekken de aftrekbare belastingen en kosten die rechtstreeks met de verkoop van de ESC panhaken samenhangen;

5.7. veroordeelt ESC aan Ossenberg te vergoeden de volledige schade die Ossenberg heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden ten gevolge van inbreuken van ESC op NL 003 met de ESC panhaken vanaf 16 maart 2015, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 maart 2020, tot aan de dag der algehele voldoening of, zulks ter keuze van Ossenberg , de door ESC met de inbreuk genoten winsten aan Ossenberg af te dragen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 maart 2020;

5.8. beveelt ESC aan Ossenberg per overtreding van het onder 5.1 bedoelde verbod en voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van de hiervoor onder 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en/of 5.6 bedoelde bevelen aan Ossenberg een dwangsom te betalen van € 30.000,- (dertigduizend Euro) dan wel, ter keuze van Ossenberg , aan Ossenberg een dwangsom te betalen van € 20,- (twintig Euro) per betrokken Inbreukmakend Product, of € 10.000 (tienduizend Euro) per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, waarop de inbreuk op NL 003 na de betekening van het vonnis zal voortduren of de hiervoor onder 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en/of 5.6 bedoelde bevelen na de betekening van het vonnis niet geheel en deugdelijk worden nagekomen, waarbij de dwangsommen verschuldigd zijn per niet (geheel en deugdelijk) nagekomen verbod of bevel, tot een maximum van € 200.000,- per gedaagde;

5.9. veroordeelt ESC in de proceskosten van Ossenberg in de hoofdzaak en het incident, tot op heden begroot op € 75.744,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis tot en met de dag der algehele voldoening;

5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff, mr. F.M. Bus en mr. ir. H.