ECLI:NL:RBOBR:2017:3508

vonnis RECHTBANK OOST-BRABANT Civiel Recht Zittingsplaats 's-Hertogenbosch zaaknummer / rolnummer: C/01/305314 / HA ZA 16-176 Vonnis van 5 juli 2017 in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht SERVICE-BUND GMBH & CO. KG, gevestigd te Lübeck (Duitsland), eiseres, advocaat mr. B. Sujecki te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RODEO NEDERLAND BEHEER B.V., gevestigd te Eindhoven, gedaagde, advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam. Partijen zullen hierna Service Bund en Rodeo genoemd worden. 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 1 juni 2016 het proces-verbaal van comparitie van 11 april 2017. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2.1. Service Bund is een verband van 30 middelgrote toeleveranciers van levensmiddelen voor de horeca. 2.2. Service Bund is houdster van het hieronder afgebeelde internationale woordmerk “Rodeo”. Dit merk is op 17 november 1981 geregistreerd onder het nummer 465144 voor de klassen 29 (vlees en worst en dergelijke), 30 (kruiden en sauzen) en 42 (restauratie) (thans klasse 43). Het merk van Service Bund is onder meer geregistreerd voor de Benelux. In de Benelux is de inschrijving voor klasse 42 (thans 43) niet geldig. 2.3. Rodeo exploiteert een franchiseformule voor restaurants in Nederland en België. 2.4. Rodeo heeft op 2 mei 2001 het hieronder afgebeelde Benelux woord- en beeldmerk “Saloon Restaurant Rodeo” gedeponeerd voor klasse 43 (hierna: het 1e Rodeomerk). Het registratienummer is 0986674. 2.5. Rodeo heeft op 27 april 2012 het hieronder afgebeelde Benelux woord- en beeldmerk “Rodeo Latin American Grill Restaurant” gedeponeerd voor klasse 43 (hierna: het 2e Rodeomerk). Het registratienummer is 1246719. 2.6. Rodeo biedt op haar menukaart brood aan onder de naam “Rodeo Bread”, een vleesgerecht onder de naam “Rodeo Creation” en een toetje onder de naam “Rodeo Dessert”. 2.7. Rodeo heeft een website met de naam www.restaurant-rodeo.nl. 3.1. Service Bund vordert samengevat – het door Rodeo geregistreerde Benelux woord/beeldmerk met registratienummer 1246719 voor diensten in de klasse 43 nietig te verklaren en de doorhaling hiervan uit te spreken, voor recht te verklaren dat Rodeo inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Service Bund ten aanzien van het woordmerk “Rodeo” in de Benelux, Rodeo te gebieden zich te onthouden van iedere inbreuk op de merkrechten van Service Bund, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van de tekens “Rodeo” voor vleesproducten in het economische verkeer te staken en gestaakt te houden, Rodeo te veroordelen in de proceskosten conform artikel 1019h Rv. Service Bund legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. Het door Rodeo op 27 april 2012 geregistreerde Benelux woord/beeldmerk is jonger dan het merk van Service Bund. In het merk van Rodeo is het teken “Rodeo” een dominerend bestanddeel. Hierdoor is er auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming van het merk van Rodeo met het merk van Service Bund. Beide merken worden gebruikt om uiteindelijk vleesproducten te verkopen. Service Bund gebruikt haar merk in het bijzonder voor Latijns-Amerikaanse steaks. Rodeo gebruikt haar merk voor de verkoop van vleesproducten, met name Latijns-Amerikaanse steaks, in haar restaurants. Er is daarom sprake van overeenstemming tussen de waren en diensten van Service en Rodeo. Hierdoor is sprake van verwarringsgevaar tussen beide merken. Op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a in verband met artikel 2.3 sub b Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) kan Service Bund de nietigheid van het merk van Rodeo inroepen. Rodeo gebruikt het teken “Rodeo” ook voor een van haar vleesproducten, met name “Rodeo Creation”. Rodeo gebruikt dit teken daarmee voor dezelfde waren als waarvoor Service Bund haar merk heeft geregistreerd. Hierdoor is sprake van gevaar van verwarring. De gemiddelde consument kan immers menen dat het door Rodeo aangeboden vlees afkomstig is van Service Bund dan wel dat Rodeo en Service Bund economisch verbonden zijn. Hierdoor is sprake van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Rodeo gebruikt het teken “Rodeo” ook als handelsnaam. Zij gebruikt het teken immers in combinatie met de woorden “Nederland Beheer B.V.”. Zij gebruikt het teken dus ter onderscheiding van haar onderneming. Dit gebruik valt te beschouwen als een inbreuk op het merkrecht van Service Bund, zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Door dit gebruik door Rodeo wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit dan wel afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk van Service Bund, terwijl Rodeo voor het gebruik van het teken “Rodeo” geen geldige reden heeft. Omdat het merkrecht van Service Bund ouder is dan de handelsnaam van Rodeo, handelt Rodeo tevens in strijd met artikel 5a Handelsnaamwet. Immers, door het gebruik van het teken “Rodeo” als handelsnaam kan verwarringsgevaar ontstaan met het merkrecht van Service Bund. Ook gebruikt Rodeo het teken “Rodeo” in haar domeinnaam. Dit gebruik is te kwalificeren als gebruik ter onderscheiding van haar diensten. Hierdoor ontstaat gevaar van verwarring met het merk van Service Bund. Er is sprake van inbreuk op het merkrecht van Service Bund als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 3.2. Rodeo voert verweer. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4.1. Deze rechtbank is op grond van artikel 4.6 lid 1 Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen, voor zover deze zijn gegrond op inbreuk op het voor de Benelux ingeschreven merk van Service Bund, aangezien Rodeo is gevestigd in dit arrondissement. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere gronden is deze rechtbank eveneens bevoegd. 4.2. De rechtbank stelt het volgende voorop. Service Bund verzet zich niet tegen het gebruik door Rodeo van het in 2001 ingeschreven 1e Rodeomerk in de Benelux en roept evenmin daarvan de nietigheid in. De rechtbank overweegt in dat kader dat Service Bund ook niet heeft aangetoond dat zij ten tijde van de registratie van het 1e Rodeomerk in 2001 en in de vijf daaraan voorafgaande jaren normaal gebruik heeft gemaakt van haar woordmerk “Rodeo” in de Benelux, zoals Rodeo terecht aanvoert. Service Bund heeft slechts een aantal facturen overgelegd, waaruit blijkt dat één van de bij haar aangesloten bedrijven (Josef Mettler Verwaltungs GmbH) in 2011 vleesproducten van het merk Rodeo heeft verhandeld in Luxemburg. Ander/eerder gebruik van haar merk in de Benelux heeft Service Bund niet aangetoond. Het merk van Service Bund heeft daarom bloot gestaan aan vervallenverklaring, althans voor zover het merk was ingeschreven voor de Benelux. Dit volgt uit artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, waarin is bepaald dat het recht op een merk (binnen in artikel 2.27 BVIE gestelde grenzen) vervallen wordt verklaard als er gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Nu het 1e Rodeomerk is gedeponeerd in een periode waarin het merk van Service Bund voor de Benelux vervallen kon worden verklaard, staat lid 3 van artikel 2.27 BVIE eraan in de weg dat Service Bund zich op grond van artikel 2.20 lid b en c zou kunnen verzetten tegen het gebruik van het 1e Rodeomerk en staat lid 4 van artikel 2.27 BVIE eraan in de weg dat Service Bund de nietigheid van dat merk zou kunnen inroepen. Service Bund heeft dat dan ook terecht niet gedaan. 4.3. Volgens Rodeo kan het 2e Rodeomerk worden beschouwd als voortgezet gebruik in gewijzigde vorm van het 1e Rodeomerk, zoals bedoeld in artikel 2.26 lid 3 sub a BVIE. Omdat het 2e Rodeomerk vanwege het voortgezette gebruik in gewijzigde vorm neerkomt op gebruik van het 1e Rodeomerk kan Service Bund zich volgens Rodeo ook niet verzetten tegen het gebruik van het 2e Rodeomerk of daar de nietigheid van inroepen. Het maakt daarbij niet uit dat het 2e Rodeomerk zelf ook als merk is ingeschreven. Rodeo verwijst naar het arrest Rintisch (HvJ EU 25 oktober 2012, nr. C553/11). 4.4. Volgens Service Bund is de coëxistentieregeling van artikel 2.27 lid 3 en 4 BVIE een uitzondering op de werking van de herstelregeling en is de toepassing van deze coëxistentieregeling beperkt. De tekens die onder deze regeling vallen dienen beperkt te blijven en er dienen niet steeds meer tekens onder deze regeling te vallen. Volgens Service Bund is ook niet voldaan aan de eisen van voortgezet gebruik in gewijzigde vorm als bedoeld in artikel 2.26 lid 3 onder a BVIE. De totaalindruk van de beide merken van Rodeo is aanzienlijk anders, zowel in visuele als in auditieve en begripsmatige zin. Het 1e Rodeomerk bestaat uit drie woordelementen en één beeldelement, de stier. Links van de stier staat het woord “SALOON”, onder de stier het woord “RODEO” en rechts van de stier het woord “RESTAURANT”. Hierdoor is het beeldelement in combinatie met het woord “RODEO” dominerend. Het merk is in zwart-wit gedeponeerd. Het 2e Rodeomerk is in kleur gedeponeerd. Het beeldelement van het oude merk, de stier, is in het nieuwe merk slechts een ondergeschikt element. Het nieuwe merk bestaat uit veel meer beeldelementen, aldus Service Bund. 4.5. De rechtbank overweegt als volgt. Het woord “Rodeo” is het meest dominante en onderscheidende bestanddeel, zowel van het 1e als van het 2e Rodeomerk. Auditief en begripsmatig is dit bestanddeel in beide merken identiek. Het lettertype is hetzelfde gebleven, alleen de uitvoering (vorm) van het lettertype wijkt enigszins af. Het tweede dominante en onderscheidende bestanddeel in het 1e Rodeomerk is de gestileerde stier. Deze zelfde gestileerde stier komt, zij het kleiner en tweemaal in plaats van éénmaal, terug in het 2e Rodeomerk, dat in een vierkant is geplaatst en in kleur is uitgevoerd. In het vierkant zijn twee dominante (stieren)hoorns toegevoegd. Begripsmatig is de stier daarmee extra aanwezig in het 2e Rodeomerk. Het woord “Saloon” uit het 1e Rodeomerk komt in het 2e Rodeomerk niet terug, maar is naar het oordeel van de rechtbank weinig onderscheidend. Het niet-onderscheidende woord “Restaurant” komt in het 2e Rodeomerk terug, maar dan voorafgegaan door de evenmin onderscheidende woorden “Latin American Grill”. Het publiek zal zowel het 1e als het 2e Rodeomerk opvatten als naam van een restaurant(keten). Gelet op het feit dat de twee onderscheidende bestanddelen van het 1e Rodeomerk, te weten het woord “Rodeo” en het beeld/begrip van de stier, terugkomen in het 2e Rodeomerk, is naar het oordeel van de rechtbank het onderscheidend vermogen van het 1e Rodeomerk in de vorm waarin het is ingeschreven in het 2e Rodeomerk niet gewijzigd. Aldus kan het gebruik van het 2e Rodeomerk worden beschouwd als gebruik van het 1e Rodeomerk in afwijkende vorm. Daarbij is niet van belang dat het 2e Rodeomerk zelf ook is ingeschreven in het merkenregister, zoals volgt uit het arrest HvJ EU 25 oktober 2012, nr. C-553/11 (Rintisch). Service Bund heeft op zich gelijk dat de coëxistentieregeling beperkt moet worden opgevat, maar dat kan haar in dit geval niet baten. Gegeven de coëxistentie van het merk “Rodeo” van Service Bund en het 1e Rodeomerk, kan Service Bund het gebruik van het onderscheidende teken “Rodeo” door Rodeo voor haar restaurants niet tegengaan. Rodeo is niet verplicht haar merk alleen te gebruiken in de vorm waarin het is ingeschreven. Zoals het HvJ EU heeft overwogen in het arrest Rintisch, is het de houder van het ingeschreven merk immers toegestaan tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. Met andere woorden mag Rodeo ook andere vormen van haar merk gebruiken, zolang die kunnen worden beschouwd als gebruik van het 1e Rodeomerk in afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven wordt gewijzigd. 4.6. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het gebruik door Rodeo van het 2e Rodeomerk kan worden beschouwd als voortgezet gebruik in gewijzigde vorm van het 1e Rodeomerk. Nu Service Bund zich niet kan verzetten tegen het gebruik van het 1e Rodeomerk en evenmin de nietigheid daarvan kan inroepen, kan zij dit ook niet ten aanzien van het 2e Rodeomerk. 4.7. Service Bund heeft verder nog gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken van Service Bund en Rodeo. Service Bund had echter voldoende onderbouwd moeten stellen dat dat gevaar veroorzaakt werd door het gebruik van het 2e Rodeomerk. Immers, ook al zou als gevolg van het gebruik van het 1e Rodeomerk gevaar voor verwarring kunnen ontstaan, leidt dit nog steeds niet tot toewijzing van het gevorderde, nu dat gebruik, zoals hiervoor is overwogen, is toegestaan. Nog daargelaten de vraag of een dergelijk gevaar aanwezig moet worden geacht, is hetgeen Service Bund gesteld heeft onvoldoende om de conclusie te dragen dat het verwarringsgevaar is ontstaan als gevolg van het gebruik van het 2e Rodeomerk. De rechtbank 5.1. wijst de vorderingen af, 5.2. veroordeelt Service-Bund in de proceskosten, aan de zijde van Rodeo tot op heden begroot op € 23.303,91, 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang, mr. M.E. Bartels en mr. H.J.A.M. van Kaam en in het openbaar uitgesproken op 5 juli 2017. 4.13. De conclusie is dat de vorderingen zullen worden afgewezen. 4.14. Service Bund zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Rodeo worden begroot op € 23.303,91 inclusief het griffierecht ad € 619,00.