ECLI:NL:RBOBR:2022:248

vonnis RECHTBANK OOST-BRABANT Civiel Recht Zittingsplaats 's-Hertogenbosch zaaknummer / rolnummer: C/01/378200 / KG ZA 22-20 Vonnis in kort geding van 21 januari 2022 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres] B.V., gevestigd te Cadier en Keer, eiseres, advocaat mr. S.X.J. Zuidema te Heerlen, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1. MR HOLDING B.V., h.o.d.n. ZZZ3, gevestigd te Gemonde, gemeente Sint Michielsgestel, advocaat mr. advocaat mr. M.W. van der Heijden te Vught, gedaagde, en 2 [geëxecuteerde] , wonende te [woonplaats] , geëxecuteerde, advocaat mr. S.X.J. Zuidema te Heerlen, Partijen zullen hierna [eiseres] , MR Holding en [geëxecuteerde] genoemd worden. 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaardingen van 11 januari 2022 met 12 producties de brief van mr. Zuidema van 12 januari 2022 met aanvullende producties 13 tot en met 15 de brief van mr. Van der Heijden van 13 januari 2022 met producties 1 tot en met 4 de brief van mr. Zuidema van 13 januari 2022 met aanvullende producties 16 en 17 de mondelinge behandeling die op 14 januari 2022 is gehouden via een skypeverbinding de pleitnota van [eiseres] tevens houdende wijziging van eis de pleitnota van MR Holding. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden. 2.1. [geëxecuteerde] heeft in de periode 2007 - 2008 een product uitgevonden dat kort kan worden aangeduid als: lichtgevende verticale lamellen. [geëxecuteerde] drijft sinds 7 april 2008 een eenmanszaak onder de naam “ Vertical Light ”. 2.2. Op 30 april 2008 heeft [geëxecuteerde] een PCT patentaanvraag ingediend voor dit product onder de titel "Vertical blinds with lighting", met prioriteitsdatum 1 mei 2007. Op deze patentaanvraag is aan [geëxecuteerde] per 25 mei 2011 onder nr. EP2142744 een Europees patent verleend op het product met expiratiedatum 29 april 2028 (hierna: het octrooi). 2.3. De heer [A] (hierna: [A] ) heeft in de jaren 2010, 2011 en 2012 op diverse momenten verschillende bedragen aan [geëxecuteerde] uitgeleend. 2.4. Op 11 juni 2013 hebben [A] en [geëxecuteerde] de door hen gemaakte afspraken met betrekking tot deze geldlening schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst van geldlening (hierna: de overeenkomst van geldlening). 2.5. Op 11 juni 2013 is MR Holding opgericht, waarvan [A] enig bestuurder is. [A] heeft zijn vordering op [geëxecuteerde] uit hoofde van de overeenkomst van geldlening aan MR Holding gecedeerd. 2.6. Op 11 juni 2013 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vertical Light Holding B.V. opgericht, waarvan [geëxecuteerde] enig bestuurder is. Deze vennootschap heeft op haar beurt op diezelfde datum de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres] B.V. opgericht; zij is daarbij benoemd tot haar enig bestuurder. 2.7. [A] en [geëxecuteerde] zijn een samenwerking aangegaan met als doel de door [geëxecuteerde] uitgevonden lichtlamellen te fabriceren en te vermarkten. Zij hebben daartoe, via hun vennootschappen MR Holding en Vertical Light Holding, op 28 augustus 2013 de besloten vennootschap B2B Vertical Light Europe B.V. (B2B Vertical Light Europe) opgericht. 2.8. Op 28 augustus 2013 hebben (onder andere) Vertical Light Holding B.V. en MR Holding een participatieovereenkomst inzake B2B Vertical Light Europe gesloten (hierna: de participatieovereenkomst), waarin (onder meer) staat vermeld: “ IN AANMERKING NEMENDE (…) 3. [geëxecuteerde] heeft op 30 april 2008 een PCT patentaanvraag ingediend voor het Product onder de titel “Vertical blinds with lighting” en met prioriteitsdatum 1 mei 2007; 4. Op deze patentaanvraag is aan [geëxecuteerde] per 25 mei 2011 onder nr. EP2142744 een Europees patent verleend op het product (hierna; “ het EU Patent-Product ”) met expiratiedatum 29 april 2028 (…); (…) 13. De aan [geëxecuteerde] toebehorende intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het EU-Patent-Product, het EU-Patent-Componenten-Nieuw, de Tekeningen-Nieuw, het Merk, de Domeinnamen en alle daarmee samenhangende know-how, worden hierna aangeduid als: "de IE-Rechten-EU"; (…) 25. [geëxecuteerde] heeft de IE-Rechten-EU (geruisloos) ingebracht in en overdragen aan Vertical Light Holding resp. [eiseres] B.V., waarna [eiseres] de hierna bedoelde Hoofdlicentie heeft verleend aan de Vennootschap; (…)” 2.9. In de oprichtingsakte van B2B Vertical Light (bijlage 6 bij de participatieovereenkomst) is - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen: “(…) DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. het verkrijgen, behouden en exploiteren van een exclusieve licentie afgegeven door [eiseres] B.V. zulks tot het gebruik van het EU Patent-Product (waaronder tevens begrepen eventuele verbeteringen) (…)” 2.10. Als bijlage 7 bij de participatieovereenkomst is gevoegd de tussen [eiseres] als licentiegever en B2B Vertical Light Europe als licentienemer ondertekende exclusive patent license agreement met betrekking tot het octrooi. Deze patent license agreement vermeld onder meer in de considerans: “(…) Whereas, Licensor ( [eiseres] , Vrzr) is the registered owner of the European Patent no, EP 2142744 “Vertical Blinds with Lighting” (the ‘Patent’) (…); (…) Whereas, [geëxecuteerde] is the inventor of the vertical blinds with lighting patented under the EU-Patent, and [geëxecuteerde] has transferred the Eu-Patent to Holding ( Vertical Light Holding BV, Vrzr) and Holding has transferred the EU-patent to Licensor; (…)”. 2.11. Op 11 september 2019 is B2B Vertical Light in staat van faillissement verklaard. 2.12. Op 21 oktober 2019 heeft MR Holding, ter verzekering van haar vordering tot terugbetaling uit hoofde van de geldleningsovereenkomst, na daartoe op 16 oktober 2019 verkregen verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg conservatoir beslag gelegd op het octrooi. 2.13. MR Holding heeft [geëxecuteerde] vervolgens gedagvaard en nakoming gevorderd van de tussen [A] en [geëxecuteerde] op 11 juni 2013 gesloten overeenkomst van geldlening, stellende dat [geëxecuteerde] op grond van die overeenkomst gehouden was het door hem ontvangen bedrag, vermeerderd met de contractuele rente, op 31 december 2017 terug te betalen, hetgeen hij heeft nagelaten. 2.14. Bij vonnis van 28 oktober 2020 (C/03/270876 / HA ZA 19-576) heeft de rechtbank Limburg [geëxecuteerde] , uitvoerbaar bij voorraad, (samengevat) veroordeeld tot betaling aan MR Holding van een bedrag van € 117.585,23, alsmede tot betaling aan MR Holding van de verdere contractuele rente van 4% per jaar over € 109.498,76 vanaf 25 oktober 2019, alsmede de proceskosten en de beslagkosten, met wettelijke rente. 2.15. Het vonnis van 28 oktober 2020 is op 26 november 2020 betekend aan [geëxecuteerde] , waarna het conservatoire beslag is overgegaan in een executoriaal beslag. 2.16. [geëxecuteerde] heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Limburg van 28 oktober 2020 en heeft tevens een incidentele vordering ingesteld inhoudende dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, de tenuitvoerlegging van het vonnis in eerste aanleg schorst totdat in appel een eindarrest zal zijn gewezen. 2.17. Bij arrest van 21 mei 2021 heeft het hof ’s-Hertogenbosch - onder meer - deze incidentele vordering van [geëxecuteerde] afgewezen. In de hoofdzaak dient nog te worden beslist. 2.18. MR Holding is voornemens het octrooirecht uit te gaan winnen, door het openbaar te verkopen. Sinds 3 december 2021 wordt het octrooirecht aangeboden op een online veilingsite. De termijn voor het doen van online biedingen loopt af op 24 januari 2022. 3.1. [eiseres] vordert - na wijziging van eis - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad primair: eiseres tot goed opposant te verklaren, het verzet tegen de openbare verkoop gegrond te verklaren en het beslag op het octrooirecht met publicatienummer EP2142744 op te (doen) heffen en gedaagde sub 1 te verbieden nieuwe conservatoire dan wel executoriale (beslag)maatregelen te nemen ten aanzien van voornoemd octrooi, op straffe van verbeurte van een dwangsom, althans een zodanige maatregel als u in goede justitie zal vermenen te behoren; subsidiair: eiseres tot goed opposant te verklaren, het verzet gegrond te verklaren en de executoriale verkoop van het octrooirecht met publicatienummer EP2142744, te schorsen en gedaagde sub 1 te verbieden nieuwe conservatoire dan wel executoriale maatregelen te nemen ten aanzien van voornoemd octrooi, op straffe van verbeurte van een dwangsom, althans een zodanige maatregel als u in goede justitie zal vermenen te behoren; primair en subsidiair: Gedaagde sub 1 te veroordelen in de kosten van deze procedure, zulks met bepaling dat daarover de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn met ingang van de vijftiende dag na datum van het te dezen te wijzen vonnis en gedaagde te veroordelen in de nakosten. 3.2. [eiseres] legt daaraan ten grondslag dat het octrooirecht waarop door MR Holding beslag is gelegd niet aan [geëxecuteerde] in eigendom toebehoort, maar aan [eiseres] . [geëxecuteerde] heeft het octrooi met het oog op de samenwerking tussen partijen overgedragen aan Vertical Light Holding B.V. waarna deze rechten vervolgens in het kader van de oprichting van [eiseres] zijn ingebracht ter nakoming van de stortingsverplichting op de door Vertical Light Holding bij de oprichting genomen aandelen. Van deze overdracht en inbreng blijkt uit de als prod. 9 overgelegde patent assingments agreements en de inbrengakte. Beide transacties hebben plaatsgevonden op 11 juni 2013. MR Holding heeft altijd ook geweten van de overdracht van het octrooirecht, hetgeen blijkt uit de door [eiseres] als prod. 4 overgelegde participatie-overeenkomst (met bijlagen) en de als prod. 11 overgelegde vaststellingsovereenkomst en overeenkomst van geldlening van 18 april 2016 (prod. 12 bij dagvaarding). Dat het octrooi nog geregistreerd staat op naam van [geëxecuteerde] in het octrooiregister doet niet aan de geldigheid van de overdracht aan [eiseres] af, nu inschrijving in het octrooiregister geen constitutief vereiste is voor (eigendoms)overdracht van het octrooi. Nu MR Holding reeds met de tenuitvoerlegging van het vonnis is aangevangen, het octrooi inmiddels op een veilingsite wordt aangeboden en de veiling 24 januari aanstaande sluit, heeft [eiseres] een spoedeisend belang bij het instellen van haar vorderingen. De executoriale verkoop van het octrooirecht zal onherstelbare gevolgen hebben voor [eiseres] als onderneming. 3.3. MR Holding voert verweer. [geëxecuteerde] heeft zich niet verweerd. 4.1. De vorderingen van [eiseres] strekken tot opheffing van het executoriale beslag dat door MR Holding ten laste van [geëxecuteerde] is gelegd op het octrooirecht. [eiseres] verzet zich aldus als derde, op grond van het bepaalde in artikel 68, lid 5, jo artikel 538 Rv tegen de executie van een tussen [geëxecuteerde] en MR Holding gewezen vonnis. [eiseres] heeft daartoe op de voet van artikel 438 lid 5 Rv het onderhavige executiegeschil aanhangig gemaakt en tevens [geëxecuteerde] , als geëxecuteerde gedagvaard. 4.2. Anders dan MR Holding stelt is het spoedeisend belang van [eiseres] bij haar vorderingen gegeven. Zij stelt immers eigenaar te zijn van het octrooi, waarvan MR Holding voornemens is op 24 januari 2022 tot executoriale verkoop over te gaan. Dat niet eerder om opheffing van het gelegde (conservatoire) beslag is gevraagd laat onverlet dat [eiseres] thans belang heeft bij het voorkomen van de aanstaande executie van het octrooirecht, waarvan zij pretendeert rechthebbende te zijn. Voor zover MR Holding in dit verband heeft verwezen naar een vonnis van de rechtbank Den Haag (randnummer 3.2.5. van de pleitnota) en een arrest van Hoge Raad van 29 november 2002 (randnummer 3.2.9. van de pleitnota) heeft te gelden dat deze uitspraken zien op de situatie dat sprake is van een octrooi inbreuk, waarbij de rechthebbende te lang heeft stilgezeten om nog (in kort geding) tegen een voortdurende inbreuk op te komen. Die situatie doet zich hier echter niet voor: er is sprake van een dreigende inbreuk op de rechten van [eiseres] waartegen zij middels dit kort geding op komt. 4.3. [eiseres] stelt zich in dit kort geding op het standpunt dat niet [geëxecuteerde] , maar [eiseres] het eigendomsrecht kan doen gelden op het betreffende octrooi, zodat het gelegde beslag reeds daarom als onrechtmatig moet worden geoordeeld. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande als volgt. 4.4. In artikel 65 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) is bepaald dat de levering, vereist voor de overdracht van een octrooi of het recht voortvloeiende uit een octrooiaanvrage, bij akte geschiedt waarin de rechthebbende verklaard dat hij het octrooi of het recht, voortvloeiende uit de octrooiaanvrage, aan de verkrijger overdraagt, terwijl de verkrijger verklaart dat hij deze overdracht aanneemt. Op grond van deze akte gaat in de rechtsverhouding tussen rechthebbende en verkrijger het octrooirecht over. De inschrijving in het octrooiregister heeft slechts betekenis voor de derdenwerking van de aldus bewerkstelligde overdracht (artikel 65 lid 3 ROW): “De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in het octrooiregister is ingeschreven. (…)”. 4.5. Uit de door [eiseres] als prod. 9 en 10 overgelegde patent assignments agreements en de inbrengakte volgt dat het octrooi door [geëxecuteerde] in eigendom is overgedragen aan Vertical Light Holding B.V. en dat deze rechten vervolgens door Vertical Light Holding B.V. zijn ingebracht in het vermogen van [eiseres] . MR Holding heeft het bestaan van deze titels niet betwist maar heeft het verweer gevoerd dat de tekst van de overgelegde overeenkomsten niet voldoende is om te leiden tot een geldige overdracht van het octrooi zelf. Dit verweer faalt. In de door [eiseres] overgelegde overeenkomsten is met zoveel woorden vermeld: “(…) Assignor hereby conveys and assigns to Assignee, and Assignee hereby accepts from Assignor, all of Assignors right, title and interest in and to the Patent.” Deze woorden hebben de kennelijke strekking om de eigendom van het octrooi over te dragen en bieden naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen enkel aanknopingspunt voor de door MR Holding gegeven uitleg dat in de overgelegde akten niet het octrooi zelf zou zijn overgedragen. Dat het octrooi vervolgens door Vertical Light Holding BV is overgedragen aan [eiseres] ter voldoening aan de stortingsverplichting op de bij oprichting van [eiseres] in deze vennootschap genomen aandelen blijkt uit de overgelegde inbrengakte. Dat aldus krachtens deze tussen Vertical Light Holding BV en [eiseres] opgemaakte akte het patent ten titel van inbreng is geleverd aan [eiseres] wordt door MR Holding niet, althans niet gemotiveerd betwist. Gelet hierop is voorshands niet aannemelijk geworden dat met voornoemde transacties niet is voldaan aan de vereisten van artikel 65 ROW voor een geldige overdracht van het octrooi, zodat in dit kort geding van de geldigheid van de overdracht van het octrooi zal worden uitgegaan. 4.6. Ook het verweer dat de goederenrechtelijke overdracht van het octrooi geen werking heeft naar derden, omdat het niet is ingeschreven in het Octrooiregister slaagt niet. Uit vaste jurisprudentie (vergelijk: HR 15-12-1950, ECLI:NL:HR:1950:17) volgt dat het beroep op een niet ingeschreven akte, waarbij een octrooi of het recht uit een octrooi-aanvrage wordt overgedragen, open staat tegenover een derde in het geval dat de cessionaris ten opzichte van die derde - op een andere wijze dan door inschrijving - van de door hem verkregen rechten heeft doen blijken. 4.7. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft [eiseres] in dit kort geding voldoende aannemelijk gemaakt dat MR Holding wist van de overdracht van het octrooi aan [eiseres] . [eiseres] heeft ter onderbouwing van haar stelling - onder meer - verwezen naar de als prod. 4 overlegde participatieovereenkomst. In randnummer 25 van de considerans van de participatieovereenkomst is met zoveel woorden opgenomen: “[geëxecuteerde] heeft de IE-Rechten-EU (geruisloos) ingebracht in en overdragen aan Vertical Light Holding resp. [eiseres] B.V., waarna [eiseres] de hierna bedoelde Hoofdlicentie heeft verleend aan de Vennootschap”. Bij de participatieovereenkomst is voorts als bijlage 6 gevoegd de oprichtingsakte van B2B Vertical Light , waarin in artikel 2, de doelomschrijving, is opgenomen dat het doel van de vennootschap is: het verkrijgen, behouden en exploiteren van een exclusieve licentie afgegeven door [eiseres] B.V. zulks tot het gebruik van het EU Patent-Product. Als bijlage 7 bij de participatieovereenkomst is voorts bijgevoegd de tussen [eiseres] als licentiegever en B2B Vertical Light Europe als licentienemer ondertekende exclusive patent license agreement met betrekking tot het octrooi, waarvan de considerans in duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen melding maakt van het feit dat [geëxecuteerde] ten tijde van de overeenkomst (28 augustus 2013) het octrooi had overgedragen aan [eiseres] BV. Vast staat dat MR Holding één van de partijen is die betrokken was bij de participatieovereenkomst en dat alle bijlagen bij de participatieovereenkomst door [A] namens MR Holding zijn geparafeerd. Op grond van het vorenstaande valt geen andere conclusie te trekken dan dat MR Holding op de hoogte was van de overdracht van het octrooi aan [eiseres] , althans dat MR Holding gezien de inhoud van deze stukken daarmee bekend mag worden verondersteld. Dit betekent dat de overdracht van het octrooi, anders dan MR Holding stelt, wel aan MR Holding kan worden tegengeworpen. 4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voldoende aannemelijk is dat het octrooi in eigendom toebehoort aan [eiseres] en dat het beslag en de (dreigende) uitwinning van het octrooi door MR Holding onrechtmatig is jegens [eiseres] . De primaire vorderingen van [eiseres] zullen dan ook worden toegewezen als hierna geformuleerd. 4.9. De veroordeling om nieuwe conservatoire dan wel executoriale (beslag)maatregelen te nemen ten aanzien van voornoemd octrooirecht zal worden beperkt tot executoriale beslagmaatregelen uit hoofde van het vonnis van de rechtbank Limburg van 28 oktober 2020. Voor een verdergaand verbod bestaat geen grond; aan deze veroordeling zal een dwangsom worden verbonden van na te melden hoogte. 4.10. MR Holding zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De voorzieningenrechter 5.1. heft op het ten laste van [geëxecuteerde] op 21 oktober 2019 gelegde beslag op het octrooirecht met publicatienummer EP2142744, 5.2. verbiedt MR Holding om uit hoofde van het vonnis van de rechtbank Limburg van 28 oktober 2020 onder rolnummer C/03/270876/HA ZA 19-576 (nieuwe) executoriale (beslag)maatregelen te nemen ten aanzien van voornoemd octrooirecht met publicatienummer EP2142744, 5.3. veroordeelt MR Holding om aan [eiseres] een dwangsom te betalen van € 50.000,00 voor iedere keer dat zij niet aan de in 5.2. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, 5.4. veroordeelt MR Holding in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 1.805,20, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling, 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.6. compenseert de proceskosten tussen [eiseres] en [geëxecuteerde] aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt, 5.7. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. W. Schoorlemmer en in het openbaar uitgesproken op 21 januari 2022.