ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ6495

Rolnummer KG 04/688

Datum vonnis: 5 augustus 2004

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel Recht • Voorzieningenrechter

VONNIS IN KORT GEDING

gewezen in de zaak rolnummer KG 04/688

van:

de rechtspersoon naar vreemd recht MEDINOL LIMITED,

gevestigd te Tel Aviv, Israël,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat: mr. L. Oosting te Amsterdam,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CORDIS EUROPA N.V.,

gevestigd te Roden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CORDIS B.V.,

gevestigd te Roden,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL B.V.,

gevestigd te Amerstfoort,

4. de rechtspersoon naar vreemd recht

JOHNSON & JOHNSON,

gevestigd te New Brunswick, Verenigde Staten van Amerika,

5. de rechtspersoon naar vreemd recht

CORDIS CORPORATION,

gevestigd te Miami, Verenigde Staten van Amerika,

6. de rechtspersoon naar vreemd recht

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL PRODUCTS GmbH,

gevestigd te Wenen, Oostenrijk,

7. de rechtspersoon naar vreemd recht

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL N.V./S.A.,

gevestigd te Dilbeek, België,

8. de rechtspersoon naar vreemd recht

JOHNSON & JOHNSON AG,

gevestigd te Spreitenbach, Zwitserland,

9. de rechtspersoon naar vreemd recht

JOHNSON & JOHNSON AB,

gevestigd te Sollentuna, Zweden,

10. de rechtspersoon naar vreemd recht

JOHNSON & JOHNSON S.A.,

gevestigd te Madrid, Spanje,

11. de rechtspersoon naar vreemd recht

CORDIS S.A.,

gevestigd te Viry Chatillon, Frankrijk,

12. de rechtspersoon naar vreemd recht

JOHNSON & JOHNSON (IRELAND) LTD.,

gevestigd te Dublin, Ierland,

13. de rechtspersoon naar vreemd recht

CORDIS ITALIA S.p.A.,

gevestigd te Milaan, Italië,

14. de rechtspersoon naar vreemd recht

JANSSEN-CILAG S.p.A.,

gevestigd te Borgo San Michele, Italië,

15. de rechtspersoon naar vreemd recht

JOHNSON & JOHNSON LDA,

gevestigd te Barcarena, Portugal,

16. de rechtspersoon naar vreemd recht

JOHNSON & JOHNSON HELLAS S.A.,

gevestigd te Athene, Griekenland,

17. de rechtspersoon naar vreemd recht

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,

gevestigd te Beerse, België,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

procureur: mr. C.J.J.C. van Nispen,

advocaten: mr. C.J.J.C. van Nispen en S.C. Dack, barrister, ingeschreven op grond van art. 16h Advocatenwet, beiden te 's-Gravenhage.

1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a. Medinol is houdster van vier Europese octrooien die zien op een bepaald type flexibele expandeerbare stents. Stents worden toegepast voor het openen en open houden van bloedvatvernauwingen. Het betreft EP 0 762 856 B1 (hierna: EP '856) verleend op 9 september 1998, EP 0 846 452 B1 (hierna: EP '452) verleend op 16 januari 2002, EP 0 846 450 B1 (hierna: EP '450) verleend op 12 december 2001 en EP 0 846 499 B1 (hierna: EP '449) verleend op 23 januari 2002. EP '452, EP '450 en EP '449 zijn verkregen op van de oorspronkelijke aanvrage voor EP '856 afgesplitste aanvragen. Allevier octrooien zijn gebaseerd op een PCT-aanvrage van 26 juli 1995 en claimen dezelfde prioriteit, gebaseerd op een tweetal Amerikaanse octrooiaanvragen, van 28 juli 1994 en 31 mei 1995. De tekeningen bij de vier octrooien zijn dezelfde. EP '856 zal hierna ook wel worden aangeduid als "het moederoctrooi"en de overige octrooien als "de divisionals".

b. Medinol heeft op 24 maart 2000 een bodemprocedure op basis van het moederoctrooi gestart tegen Cordis wegens beweerde inbreuk door het op de markt brengen van een stent, genaamd de BX Velocity stent. Bij vonnis van 14 maart 2001 heeft de rechtbank het in die zaak gevorderde provisioneel inbreukverbod afgewezen. Het gerechtshof alhier heeft bij arrest van 3 juli 2003 dat vonnis vernietigd en aan Cordis een inbreukverbod voor Nederland opgelegd voor zover het betreft BX Velocity stents met een diameter van maximaal 4 mm, totdat een einduitspraak zou zijn gedaan in de hoofdzaak dan wel door de Technische Kamer van beroep van het Europees Octrooi Bureau (EOB) omtrent de geldigheid van het moederoctrooi. Medinol heeft vervolgens in een kort geding gevorderd dat aan het verbod van het gerechtshof alsnog grensoverschrijdende werking zou worden toegekend. De voorzieningenrechter in deze rechtbank heeft die vordering bij vonnis in kort geding van 28 oktober 2003 afgewezen.

c. Bij dagvaarding van 1 mei 2003 heeft Medinol tegen Cordis een bodemprocedure aanhangig gemaakt op basis van twee divisionals, te weten EP '450 en EP '452. Ook daarin werd een inbreukverbod gevraagd ten aanzien van de BX Velocity stent en de gecoate versie daarvan, genaamd Cypher stent. In reconventie vordert Cordis in die procedure vernietiging van het Nederlands deel van die divisionals.

d. Bij vonnis van 21 maart 2004 heeft de rechtbank in conventie Medinol niet ontvankelijk verklaard in haar inbreukvorderingen, gegrond op de divisionals EP '450 en EP '452. Die beslissing was gegrond op de vaststelling van de rechtbank -waarbij zij een desbetreffend verweer van Cordis honoreerde- dat in casu sprake is van double patenting oftewel meervoudige octrooiering.

a. In het vonnis van de rechtbank komen, ter motivering van die beslissing, onder meer de volgende overwegingen voor:

(r.o. 3.8) Cordis heeft uitvoerig gedocumenteerd aangegeven (...) dat, hoe en waarom de tekeningen van de drie octrooien geheel identiek zijn, de beschrijvingen vrijwel (en voor zover voor de bepaling van de beschermingsomvang relevant zelfs:) geheel (feitelijk) identiek en voorts dat, hoe en waarom elk bestanddeel uit de conclusies van EP '856 is terug te vinden in de respectievelijke conclusies van EP '450 en EP '452. (...) De conclusies zijn weliswaar in de drie octrooien telkens anders verwoord, maar Cordis kan worden gevolgd in haar stelling dat deze telkens inhoudelijk feitelijk identiek zijn.

(...)

(r.o. 3.9) Eén en ander is door Medinol alleen in algemene zin weersproken met de stelling dat er wel degelijk elementen zouden zijn die niet zouden overlappen. Voorts heeft Medinol ter zitting aangevoerd dat in de drie octrooien EP '856, EP '450 en EP '452 telkens sprake is van verschillende embodiments van dezelfde uitvinding, hetgeen het verkrijgen van deze drie octrooien zou rechtvaardigen.

(...)

(r.o. 3.10) Deze argumenten - zo daarvan al gezegd kan worden dat deze een voldoende gemotiveerde betwisting inhouden van de uitvoerige en onderbouwde uiteenzettingen van Cordis dat, hoe en waarom sprake is van meervoudige octrooiering - overtuigen niet.

(r.o. 3.11) In de eerste plaats niet, omdat door Medinol zelf, zowel in de verleningsfase van de voluntary divisionals, alsook ten pleidooie is aangegeven dat het voorwerp van de verschillende octrooien één en dezelfde uitvinding betreft (zij het, aldus Medinol genuanceerder bij pleidooi, verschillende embodiments van deze zelfde uitvinding). Voorts heeft Medinol bij de bedenkingen van de Examiner in geval van beide divisionals aangegeven dat, zo al sprake zou zijn van meervoudige octrooiering, geen expliciete verdragsbepaling uit het EOV zich daartegen verzet.

(r.o. 3.12) Uit de beschrijving van zowel EP '856 (...), als EP '450 (...), als EP '452 (...) haalt de rechtbank, met Cordis, dat uit de tekeningen van alle drie octrooien drie voorkeursuitvoeringen (preferred embodiments) zijn te halen. (...) In alle octrooien komen al die tekeningen voor. Het is bijvoorbeeld niet zo dat EP '856 verwijst naar de eerste preferred embodiment, EP '450 naar de tweede en EP '452 naar de derde. Dit vormt een aanwijzing dat in alle octrooien naar identieke stents wordt verwezen.

(r.o. 3.13) Ook de eigen analyse van de rechtbank leidt tot geen andere uitkomst, dan dat in de thans ingeroepen divisionals sprake is van het in andere bewoordingen claimen van één en dezelfde uitvinding.

(r.o. 3.14) In die analyse wordt voorop gesteld dat de beschrijvingen en tekeningen van het moederoctrooi en de divisionals (materieel, althans met betrekking tot het bepalen van de beschermingsomvang) identiek aan elkaar zijn. In het oog springt vervolgens dat de bewoordingen van de conclusies van EP '856 wel een rechtstreekse basis vinden in bedoelde beschrijving, terwijl dat bij de divisionals bij eerste beschouwing maar (zeer) ten dele het geval is. De conclusies uit de divisionals zijn pas te begrijpen door koppeling van de in deze conclusies gehanteerde terminologie - die niet (zonder meer of (vgl. EP '450) zelfs in het geheel niet) volgt uit de betreffende beschrijvingen van EP '450 en EP '452 - aan de begrippen uit de conclusies van EP '856 (en de als gezegd identieke beschrijving van de octrooien). De disclaimers uit EP '452 zijn zelfs uitsluitend te begrijpen door naar de tekeningen te kijken. Daarbij valt op dat blijkens het verleningsdossier van EP '450 ook Medinol zelf desgevraagd haar toevlucht tot een dergelijke exercitie moet nemen ten overstaan van de Examiner met betrekking tot de in de beschrijving niet voorkomende begrippen uit de conclusies van EP '450.

(r.o. 3.15) Bezien tegen de te dezen relevante stand van de techniek, met name EP 0 335 341 (hierna: Palmaz-Schatz), waartegen alledrie octrooien afbakenen en indachtig art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol brengen de drie octrooien met name de volgende verschillen in stentstructuur:

- verbinding van naburige even en oneven (uit fase verlopende) meanderpatronen (in de vorm van enkele zigzagringen) in de terminologie van EP '856 en EP '452, of serpentinesecties in de bewoordingen van EP '450, door flexibele en vervormbare verbindingselementen met een lus (18, 20) in plaats van verbinding door flexibele en vervormbare spiraalvormige verbindingselementen (100 uit Palmaz-Schatz);

- anders dan bij Palmaz-Schatz worden ook de even en oneven (eerste) meanderpatronen of serpentinesecties met elkaar verbonden door evenbedoelde flexibele en vervormbare verbindingselementen met lus (18, 20), welke verbinding bij Palmaz-Schatz juist gebeurt door de starre, niet flexibele verbindingselementen (77).

Laatstbedoelde verbindingselementen kunnen niet vervormen in axiale of longitudinale richting; het betreft vaste scharnierpunten voor de met 77 verbonden delen 75 van de even en oneven zigzagringen.

Door deze configuratie wordt in alledrie octrooien bereikt een voldoende flexibele stent in ongeëxpandeerde vorm die in geëxpandeerde vorm afdoende stevig is èn bij expansie in radiale richting een krimpcompensatie in longitudinale richting verschaft.

(r.o. 3.16) Vergelijking van de inhoud van de hoofdconclusies uit EP '856 met die van de divisionals leert dat deze naar de in 3.15 verwoorde essentie bezien overeenkomen. Anders gezegd: De divisionals voegen aan de inhoud van de hoofdconclusie van het moederoctrooi niets toe. (...) Aldus is in bedoelde octrooien sprake van dezelfde, in 3.15 naar essentie geduide, uitvinding en dat bepaalde elementen uit de verschillende conclusies van EP '856, EP '450 en EP '452 wellicht (kleine) verschillen vertonen, kan daar niet aan afdoen, omdat daarmee de inhoud van de betreffende conclusies niet wijzigt. In alledrie octrooien wordt dezelfde, in 3.15 in essentie geduide, uitvindingsgedachte verwoord.

(r.o. 3.17) Aldus staat in deze procedure vast dat sprake is van meervoudige octrooiering voor hetzelfde voortbrengsel.

f. Bij hetzelfde vonnis heeft de rechtbank in reconventie de zaak met betrekking tot de Nederlandse delen van EP 0 846 450 en EP 0 846 452 op de voet van art. 83 lid 4 ROW 1995 geschorst totdat omtrent de geldigheid van die octrooien in oppositie, in voorkomend geval tevens in appel, is beslist.

g. Bij beslissing van 31 maart 2004 heeft de Technische Kamer van beroep van het EOB het moederoctrooi EP '856 herroepen wegens "lack of clarity" (artikel 84 EOV).

h. Met betrekking tot de divisionals lopen nog oppositieprocedures.

i. Bij dagvaarding van 24 mei 2004 heeft Medinol (andermaal) op basis van EP '450 een bodemprocedure op basis van het verkorte regime in octrooizaken tegen Cordis aangevangen. In die procedure zal het pleidooi plaatsvinden op 28 januari 2005.

De vordering in conventie, de grondslag daarvoor en het verweer

2. Medinol vordert (samengevat) dat Cordis zal worden bevolen hangende een eindoordeel in hoger beroep in de terzake aanhangige bodemprocedure direct of indirect betrokken te zijn bij directe of indirecte inbreuk zelf of door middel van een (direct of indirect verbonden) (rechts) persoon op Europees octrooi 0 846 450, niet alleen voor Nederland, maar voor alle landen waar dit octrooi geldig is, met uitzondering van Duitsland.

3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Medinol aan die vordering (samengevat) de stelling ten grondslag dat zij in afwachting van de beslissing in de (nieuwe) bodemprocedure een spoedeisend belang heeft bij een inbreukverbod, tegen het uitspreken waarvan geen beletsel meer bestaat omdat na het herroepen van het moederoctrooi geen sprake meer kan zijn van "double patenting" als aangenomen in het vonnis van de rechtbank van 31 maart 2004, zodat zij thans (weer) op basis van een divisional kan ageren.

4. Cordis heeft tegen de vordering van Medinol gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan.

De vordering in reconventie, de grondslag daarvoor en het verweer

5. Cordis vordert dat Medinol zal worden verboden wederom in kort geding vorderingen tegen Cordis in te stellen op basis van beweerde inbreuk op de divisionals, te weten EP 0 846 449 en/of 0 0 846 450 en/of 0 846 452, totdat omtrent de geldigheid van die octrooien in oppositie, in voorkomend geval tevens in appèl, is beslist, op straffe van een dwangsom van € 10.000.000,-- per overtreding van het uit te spreken verbod.

6. Cordis stelt daartoe dat geconstateerd moet worden dat Medinol in deze zaak ongeremd bodemprocedures en korte gedingen aanspant. Te vrezen valt, aldus Cordis, dat Medinol, indien zij in het onderhavige kort geding niet zal slagen, wederom met beroep op een spoedeisend belang een kort geding zal aanvragen op de grondslag van één of meer van de divisionals die haar resteren. Een dergelijk handelen, althans de dreiging daarvan moet, aldus Cordis, als misbruik van procesrecht en jegens haar onrechtmatig gedrag worden aangemerkt. Er is immers, gelet op de herroeping van het moederoctrooi, een zodanig grote kans dat ook de divisionals de oppositie niet zullen overleven, dat van Cordis niet mag worden gevergd telkens veel werk en kosten te besteden aan het voeren van verweer in op voorhand kansloze korte gedingen.

7. Medinol voert tegen toewijzing van deze vordering het verweer (i) dat het hier gaat om een "anti-suit-injunction" die naar Nederlands recht niet mogelijk in en (ii) dat aan haar niet de mogelijkheid mag worden ontnomen om, al dan niet op basis van nieuwe feiten of omstandigheden, in kort geding handhaving van haar octrooien jegens Cordis af te dwingen.

De voorzieningenrechter:

In conventie

WIJST de vordering AF;

In reconventie

VERBIEDT Medinol om wederom in kort geding vorderingen tegen Cordis in te stellen op basis van beweerde inbreuk op de octrooien EP 0 846 449 en/of 0 0 846 450 en/of 0 846 452, totdat omtrent de geldigheid van die octrooien in oppositie, in voorkomend geval tevens in appèl, is beslist, dan wel de desbetreffende oppositieprocedure om andere redenen is geëindigd;

BEPAALT dat Medinol voor iedere overtreding van voormeld verbod ten gunste van Cordis een dwangsom zal verbeuren van € 5.000.000,--;

BEPAALT dat die dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;

WIJST AF het meer of anders gevorderde;

In conventie en reconventie

VEROORDEELT Medinol in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Cordis begroot op € 241,-- aan verschotten en € 1.000,-- aan procureurssalaris;

VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. J.W. du Pon en uitgesproken ter openbare terechtzitting van

5 augustus 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.

Eiseres -hierna ook: Medinol- heeft gedaagden -hierna ook gezamenlijk te noemen: Cordis- doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 8 juli 2004.

Ter zitting heeft de raadsman van Medinol de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. Cordis heeft verweer gevoerd bij monde van haar raadslieden, die daarbij eveneens een pleitnota met producties hebben gehanteerd.

Cordis heeft ter zitting een eis in reconventie geformuleerd, tegen toewijzing waarvan Medinol zich heeft verzet.

Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de pleitnota's daaronder begrepen.

In conventie

8. De stelling van Medinol dat, na het herroepen van het moederoctrooi geen sprake meer kan zijn van double patenting is juist, in elk geval voor wat betreft de verhouding tussen het moederoctrooi en iedere afzonderlijke divisional.

9. Dat betekent evenwel niet dat ook de reden waarom de rechtbank in haar vonnis van 31 maart 2004 tot de slotsom is gekomen dat er sprake is van double patenting, niet meer bestaat. En die reden is, dat er naar het oordeel van de rechtbank in de divisionals sprake is van het claimen dezelfde uitvinding als die welke in het moederoctrooi is neergelegd.

10. Uitgaande van die opvatting -welke door de voorzieningenrechter wordt overgenomen- moet er in het kader van dit kort geding van worden uitgegaan dat de divisionals in de oppositieprocedure het lot van het moederoctrooi zullen delen. In elk geval is niet aannemelijk geworden dat de divisionals, gegeven de door het EOB vastgestelde onduidelijkheid van het moederoctrooi, door datzelfde EOB wèl voldoende duidelijk zullen worden geacht.

11. Reeds op die grond is er geen aanleiding op één van de divisonals, dus ook niet op het thans ingeroepen octrooi, een inbreukverbod te gronden zolang niet een onherroepelijke beslissing omtrent de geldigheid van die divisionals in de oppositieprocedures is gegeven, dan wel die procedues om andere redenen zijn geëindigd. De vordering van

Medinol zal dan ook worden afgewezen, met haar veroordeling in de kosten van de procedure als de in het ongelijk gesteld partij.

In reconventie

12. De stelling van Medinol dat een vordering als de onderhavige, welke zij aanmerkt als een "anti-suit-injunction" (wat er van die kwalificatie ook zij), naar Nederlands recht onder geen enkele omstandigheid toewijsbaar zou zijn -welke stelling zij verder niet heeft onderbouwd- is onjuist. Het moge zo zijn dat er in de Nederlandse rechtspraak op het eerste gezicht geen gevallen zijn aan te wijzen waarin een dergelijke vordering, zo al ooit ingesteld, is gehonoreerd, maar dat neemt niet weg dat er geen wetsbepaling valt aan te wijzen die er aan in de weg staat dat een verbod kan worden uitgesproken tot het aanhangig maken van een procedure, indien overigens is voldaan aan de eisen welke worden gesteld aan het constateren van een (dreigende) onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6: 162 juncto artikel 3: 13 B.W.

13. Dat -inderdaad uitzonderlijke- geval doet zich hier voor. Onder verwijzing naar hetgeen in conventie is overwogen moeten inbreukacties in kort geding op basis van de divisionals bij de huidige stand van zaken (dat wil zeggen: zolang in de oppositie nog geen eindbeslissing is genomen) als op voorhand volstrekt kansloos worden aangemerkt. Het aanspannen van nieuwe inbreuk-korte gedingen door Medinol op basis van die divisionals heeft dan ook te gelden als misbruik van (proces)recht en daarmee als jegens de aangesproken wederpartij onrechtmatig handelen.

14. Dat er sprake is van een reële dreiging van dergelijk onrechtmatig handelen is aannemelijk, niet alleen op grond van de proceshouding van Medinol tot nu toe, maar ook gelet op haar mededeling in de dagvaarding die dit kort geding heeft ingeleid dat zij zich alle rechten voorbehoudt met betrekking tot een andere divisonal.

15. De vordering van Cordis is derhalve toewijsbaar. De dwangsom zal worden gematigd. Bovendien is er aanleiding te bepalen dat die dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het ter zitting geuite bezwaar van Medinol, dat haar niet kan worden verhinderd op basis van nieuwe feiten een procedure in kort geding aan te spannen. Nu ten processe niets is gebleken waaruit zelfs maar een verwachting kan worden afgeleid dat dergelijke nieuwe feiten zich zullen voordoen, wordt het verantwoord geacht als uitgangspunt vast te leggen dat Medinol dwangsommen verbeurt bij het aanspannen van nieuwe korte gedingen, waarna het op haar weg ligt aannemelijk te maken dat er gronden van billijkheid zijn om die dwangsommen te matigen.

16. Medinol zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten.