ECLI:NL:RBSHE:2003:AF5677

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH VONNIS Zaaknummer : 55958 / HA ZA 00-1810 Datum uitspraak : 8 januari 2003 Vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken, in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X BV], gevestigd te [vestigingsplaats], eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. R.J.H.van den Dungen, tegen: 1. [gedaagde sub 1], wonende te [woonplaats], Frankrijk, 2. [gedaagde sub 2], wonende te [woonplaats], Frankrijk, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. G. Bouwman. Partijen zullen hierna "[X BV]" en "[gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2]" worden genoemd. Het verloop van het geding blijkt onder meer uit de volgende stukken: - de dagvaarding; - de conclusie van eis; - de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie; - de conclusie van repliek in conventie, tevens antwoord in reconventie; - de conclusie van dupliek in conventie, tevens repliek in reconventie, tevens akte wijziging van eis in reconventie; - de conclusie van dupliek in reconventie. Partijen hebben vonnis gevraagd. in conventie: 2.1. [X BV] vordert - kort gezegd - dat de rechtbank bij vonnis, zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vervallen verklaring uitspreekt van het recht op het woordmerk "Bonica" gebaseerd op het internationaal depot ten name van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2], ingeschreven dan wel vernieuwd op 27 november 1997 met registratienummer 20530 in de klasse 31, met bevel tot doorhaling in het Beneluxregister van deze internationale inschrijving en [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hoofdelijk veroordeelt tot betaling aan [X BV] binnen tien dagen na betekening van dit vonnis van de buitengerechtelijke kosten ad € 933,08 inclusief BTW, alsmede tot betaling van de kosten van de procedure 2.2. [X BV] legt - zakelijk weergegeven - het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. [X BV] heeft op 5 november 1998 bij de Raad voor het Kwekersrecht een aanvraag ingediend tot verlening van kwekersrecht ten aanzien van een mutant van het rozenras Meidomonac, met als voorgestelde benaming "CLB Bonica 82". De Raad voor het Kwekersrecht heeft het voorstel voor de benaming van [X BV] afgewezen omdat "Bonica" als woordmerk is geregistreerd op naam van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] bij het Benelux Merkenbureau voor de klasse 31 (sierteeltprodukten, waaronder bloemen en, met name, rozen en rozenstruiken) in het register voor internationale depots. Het merk "Bonica" dient evenwel vervallen te worden verklaard op grond van artikel 5 lid 2 sub b BMW, omdat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouders in het normale taalgebruik de gebruikelijke naam van een rozensoort, te weten het rozenras Meidomonac is geworden. De rozenrassen met de rasnaam Meidomonac worden nagenoeg uitsluitend onder de merknaam "Bonica" in het handelsverkeer gebracht. Nu het merk "Bonica" door het gebruik in de handel in rozen de aanduiding van de soortwaar is geworden, terwijl [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hier niets tegen ondernemen en de gang van zaken zelfs bevorderen, heeft [X BV] als direct belanghebbende recht en belang bij het inroepen van het verval van dit merkrecht. [X BV] heeft kosten gemaakt om te trachten [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] buiten rechte te bewegen het merkdepot door te halen. Zij maakt aanspraak op vergoeding van deze buitengerechtelijke kosten, begroot op € 933,08 inclusief BTW. 2.3. [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] voeren - zakelijk weergegeven - het volgende verweer. [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] bezitten kwekersrechten ten aanzien van onder meer het rozenras Meidomonac. Er heeft tussen partijen een licentieovereenkomst bestaan op grond waarvan het [X BV] was toegestaan een aantal rozenrassen van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2], waaronder het ras Meidomonac, te vermeerderen en te verhandelen. Op grond van deze overeenkomst diende [X BV] mutanten van de rozenrassen van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] bij [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] aan te melden. Voor een eventuele exploitatie van de mutant kon een overeenkomst worden gesloten. Het staat en stond [X BV] op grond van de licentieovereenkomst niet vrij op eigen naam kwekersrechten aan te vragen voor een mutant van de rozenrassen van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] en deze geheel ten eigen bate te exploiteren. [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben de het merk "Bonica" gedeponeerd voor hun heesterroos Meidomonac. Onjuist is dat de rasnaam Meidomonac niet meer wordt gebruikt in de handel en dat dit ras alleen nog bekend zou zijn onder de merknaam. Gedaagden waken ervoor dat in publicaties het rozenras Meidomonac wordt aangeduid zowel onder de rasnaam als onder de merknaam. Het is [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] uiteraard onmogelijk om alle publicaties van alle licentiehouders volledig onder controle te houden. Onjuist is ook dat de merknaam "Bonica" in het normale taalgebruik de gebruikelijke naam van de rozensoort is geworden. Het woordmerk "Bonica" wordt uitsluitend gebruikt voor de kwekersrechtelijk beschermde roos met de rasnaam Meidomonac. Voor zover het waar zou zijn dat het woordmerk "Bonica" de gebruikelijke naam van genoemd rozenras is geworden, is dat zeker niet ten gevolge van toedoen of nalaten van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2]. 2.4. In reconventie vorderen [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2], na wijziging van eis, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [X BV] veroordeelt tot nakoming van de tussen partijen bestaande licentieovereenkomst, in het bijzonder artikel 15 daarvan, aldus dat [X BV] gehouden zal zijn de ten processe bedoelde mutant van het ras Meidomonac mede ten gunste van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] te doen beschermen en dat ras te doen exploiteren en [X BV] verbiedt iedere met deze verplichting in strijd zijnde handeling te verrichten en in het bijzonder [X BV] verbiedt ten eigen name een verzoek tot verlening van kwekersrecht terzake van deze mutant in te dienen en te handhaven, op straffe van een dwangsom van f.10.000,-- voor iedere dag dat [X BV] na betekening van dit vonnis de aanvraag tot verlening van kwekersrecht voor de ten processe bedoelde mutant, voor zover ten eigen bate ingediend, in stand houdt, een en ander met veroordeling van [X BV] in de kosten van de procedure. 2.5. [X BV] heeft - zakelijk weergeven - het volgende verweer gevoerd tegen de vordering in reconventie. [X BV] is geen partij bij de door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] bij conclusie van antwoord in het geding gebrachte licentieovereenkomst van 28 augustus 1990. De wederpartij van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] was [Y BV] Deze vennootschap heeft evenwel opgehouden te bestaan. Overigens is onjuist dat de licentiehouder volgens een dergelijk contract niet gerechtigd is eigenmachtig mutanten op de markt te brengen. Artikel 15 van de licentieovereenkomst is in strijd met artikel 30 van de Zaaizaad - en Plantgoedwet dat bepaalt dat de aanspraak op verlening van kwekersrecht toekomt aan hem, van wie aannemelijk is, dat hij of zijn rechtsvoorganger het nieuwe ras door eigen kweekarbeid heeft gewonnen. Niet [X BV], doch Kasteeltuinen Arcen BV, als vinder van de mutant, is de aanvrager van het kwekersrecht. Dit recht is vervolgens aan [X BV] bij akte overgedragen. in conventie: 3.1. De rechtbank is op grond van artikel 37 A BMW bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen. 3.2. [X BV] baseert haar vordering op de stelling dat het merk Bonica, dat gedaagden hebben gedeponeerd voor onder meer hun rozen van het ras Meidomonac, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 2 onder b BMW is vervallen, doordat deze merknaam door toedoen of nalaten van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar, te weten rozen van voormeld ras, is geworden. [X BV] heeft deze stelling evenwel in het licht van het door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] daartegen gevoerde verweer onvoldoende feitelijk onderbouwd. Uit de door partijen overgelegde producties blijkt dat de rasnaam Meidomonac vaak naast de merknaam Bonica wordt gebruikt en dat waar de merknaam Bonica, al dan niet samen met de rasnaam Meidomonac, wordt gebruikt in publicaties altijd wordt aangegeven dat het gaat om een merknaam door middel van het teken (r). Het enkele feit dat wellicht frequent niet de rasnaam Meidomonac wordt vermeld naast de merknaam Bonica (r) 82 kan derhalve niet hebben geleid tot de door [X BV] gestelde, doch door gedaagden betwiste verwording tot soortnaam. Het relevante publiek is er immers telkens door gebruik van het teken (r) op gewezen dat de aanduiding Bonica(r) 82 een merknaam en geen soortnaam betreft. Reeds om voormelde reden kan er geen sprake zijn van verval van het merk Bonica overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 2 onder b BMW. Overigens geldt dat, voorzover er al sprake zou zijn geweest verwording tot soortnaam van het merk "Bonica" [X BV] geen feiten en/of omstandigheden heeft aangevoerd die kunnen leiden tot de conclusie dat dit het gevolg is geweest van handelen en/of nalaten van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2]. 3.3. Geheel ten overvloede overweegt de rechtbank dat, ook indien zou zijn komen vast te staan dat de naam "Bonica" bij het relevante publiek de gebruikelijke benaming van rozen van het ras Meidomonac zou zijn geworden als gevolg van handelen of nalaten van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2], dit niet had geleid tot verval van het recht van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] op het merk Bonica, nu als onweersproken vaststaat dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] exclusieve kwekersrechten hebben op voormeld rozenras en dit rozenras derhalve uitsluitend door hen en hun licentiehouders op markt (mag) worden gebracht. De ratio van artikel 5 lid 2 onder b BMW is bescherming te onthouden aan aanvankelijk deugdelijke merken die evenwel na verloop van tijd elk onderscheidend vermogen hebben verloren, doordat zij zijn verworden tot soortnaam van een waar waarvoor het merk is ingeschreven. Van verwording tot soortnaam van een merk en verlies van onderscheidend vermogen als gevolg daarvan kan slechts sprake zijn indien de betreffende waar door meerdere producenten in de handel wordt gebracht en deze waar, ongeacht de herkomst daarvan, door het relevante publiek steeds wordt aangeduid met de betreffende merknaam, als ware dit de soortnaam van de betreffende waar. Van een dergelijke situatie is in casu geen sprake. Zolang het kwekersrecht van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] voortduurt en "bonica rozen" uitsluitend door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] en hun licentiehouders in de handel (mogen) worden gebracht, kan van verwording tot soortnaam van het merk Bonica geen sprake zijn en kan over de herkomst van de onder die naam in de handel waar geen twijfel bestaan. Niet gesteld of gebleken en overigens ook volstrekt onaannemelijk is dat de naam Bonica de gebruikelijke benaming is geworden van rozen in het algemeen. 3.4. Gelet op het hiervoor overwogene zal de vordering in conventie worden afgewezen. [X BV] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie. in reconventie: 3.5. [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] beroepen zich op de door hen bij conclusie van antwoord in het geding gebrachte licentieovereenkomst d.d. 28 augustus 1990. Partij bij deze overeenkomst is blijkens de tekst van de overeenkomst echter niet [X BV], gedaagde in reconventie, maar [Y BV]. Anders dan [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] stellen, is het niet aan [X BV] om zo nodig te bewijzen dat [Y BV] een ander is dan [X BV], doch is het aan [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] om zo nodig te bewijzen dat [Y BV] dezelfde rechtspersoon is als [X BV], althans dat [X BV] de rechten en plichten uit de onderhavige licentieovereenkomst van [Y BV] heeft overgenomen. [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben hiervan echter geen bewijs aangeboden. De rechtbank acht geen termen aanwezig om [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hiervan ambtshalve bewijs op te dragen. Derhalve is niet komen vast te staan dat [X BV] partij is bij de onderhavige licentieovereenkomst en is a fortiori niet komen vast te staan dat [X BV] op grond van de licentieovereenkomst gehouden was de onderhavige mutatie aan [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] te melden, geen kwekersrecht op eigen naam mocht aanvragen en zich diende te onthouden van exploitatie van de mutant ten eigen bate. De rechtbank is met [X BV] van oordeel dat op grond van artikel 30 van de Zaaizaad - en Plantgoedwet in beginsel de aanspraak op verlening van kwekersrecht op de onderhavige mutant toekomt aan Kasteeltuinen Arcen BV als, naar onweersproken vast staat, de vinder daarvan. Het stond Kasteeltuinen Arcen BV vrij haar rechten aan [X BV] over te dragen. 3.6. Op grond van het hiervoor overwogene zal ook de vordering in reconventie worden afgewezen. [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. De rechtbank: in conventie: wijst de vordering af; veroordeelt [X BV] in de kosten van de procedure in conventie, aan de zijde van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] tot aan deze uitspraak begroot op € 961,51 in reconventie: wijst de vordering af; veroordeelt [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] in de kosten van de procedure, aan de zijde van [X BV] tot aan deze uitspraak begroot op € 390,--. in conventie en in reconventie: verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor wat betreft de daarbij uitgesproken veroordelingen. Dit vonnis is gewezen door mr. H.G. Robers, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 januari 2003 in tegenwoordigheid van de griffier.