ECLI:NL:RBSHE:2006:AW5676

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 139152 / KG ZA 06-140 Vonnis in kort geding van 28 april 2006 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASSUTEL B.V., gevestigd te Breda, eiseres, procureur mr. G.S.C.M. van Roeyen, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YORON B.V., gevestigd te Vught, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LANCYR OEBEN HOLLA B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADRIJENSKI B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch, gedaagden, procureur mr. L.E.J. Jonker. Partijen zullen hierna Assutel en Yoron c.s. genoemd worden. 1.1. Assutel heeft in kort geding gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven. 1.2. De procureur van Assutel heeft de vordering ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties. 1.3. De procureur van Yoron c.s. heeft verweer gevoerd, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties. 1.4. Na gevoerd debat hebben partijen vonnis gevraagd. 2.1. Assutel is sedert 25 december 1954 actief in de verzekeringsbranche en is zich in 1982 hoofdzakelijk gaan bezig houden met het ontwikkelen, vervaardigen en commercialiseren van softwareprogramma's voor de assurantiebranche, autobranche, leasebranche, financieringsbranche en de autoverhuurbranche. 2.2. Naast 'Assutel' worden inmiddels ook de handelsnamen: A.I. Automatisering (A.I. staat voor Assutel Informatics) en A..L.F.M. Lease-& Financierings Maatschappij gevoerd (A.L.M.F. staat voor Assutel Lease & Financieringsmaatschappij). 2.3. Begin jaren tachtig heeft Assutel onder het merk "Assu(r)" een assurantieprogramma voor intermediairs ontwikkeld. Inmiddels bestaat de ASSU programmatuur uit de versies: ASSU(r) Dos, ASSU(r) Win, ASSU(r) XP, ASSU(r) Lite en ASSU(r) Pro. 2.4. Op 13 december 1991 heeft Assutel het merk 'ASSU' bij het Benelux Merkenbureau geregistreerd in de (waren)klasse 9 (geregistreerde computerprogramma's (software) ten behoeve van het assurantiewezen) en op 20 juli 1992 het merk 'ASSUTEL' in de (waren)klassen 9, 36 (verzekeringen en financiën, waaronder financiële adviezen, financieringen, leasing, advisering en bemiddeling inzake kredietverlening) en 42 (automatiseringsdiensten en advisering terzake; technische advisering met betrekking tot gebruik en toepassing van hardware en software). 2.5. Op 23 december 1999 heeft Assutel het bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0675480 geregistreerde merk 'ASSUWEB' verworven in (waren)klasse 36 (verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen). De aantekening van de overdracht aan Assutel is geschied op 23 september 2005. 2.6. Begin december 2005 is Assutel ter kennis gekomen dat Yoron c.s. op de VerzekeringsBranchedag (een vakbeurs voor financiële dienstverleners, georganiseerd door Kluwer, in samenwerking met het Verzekeringsblad), internetapplicaties voor de intermediairbranche hebben aangeboden onder de aanduiding 'ASSU'. Van deze aanduiding hebben Yoron c.s. tevens gebruikt gemaakt in een advertentie in het Verzekeringsblad van 18 november 2005 (nummer 21a), waarin een verwijzing is opgenomen naar de website van gedaagde sub 2 ( Lancyr Oeben Holla B.V.), www.assudata.nl. 2.7. Ondanks de sommatie zijdens de merkengemachtigde van Assutel, mevrouw mr. A. Verkuijl, bij brief van 30 van november 2005 hebben Yoron c.s. nagelaten om ieder gebruik van de merken "ASSU" en "ASSUTEL" te staken. 3.1. Assutel vordert in dit kort geding, kort weergegeven: 1. Yoron c.s. ieder voor zich en voor zoveel mogelijk gezamenlijk met onmiddellijke ingang ieder gebruik te verbieden van de merken "ASSU" en "ASSUTEL" , alsmede van daarmee overeenstemmende tekens, meer in het bijzonder het in het lichaam van de dagvaarding omschreven gebruik, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00 voor elke dag dat Yoron c.s. hiermee in gebreke blijven; 2. Yoron c.s. te veroordelen tot betaling van een in goede justitie te bepalen voorschot op schadevergoeding, waaronder een bedrag aan buitengerechtelijke kosten; 3. Yoron c.s. ieder voor zich en voor zoveel mogelijk gezamenlijk te veroordelen in de proceskosten; 4. Assutel ex artikel 260 Rv een termijn te vergunnen van zes maanden waarbinnen een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt. 3.2. Assutel legt aan haar vordering het navolgende ten grondslag. 1. Yoron c.s. maken ingevolge artikel 13 A lid 1 sub b BMW en/of artikel 13 A lid 1 sub c BMW en/of artikel 13 A lid 1 sub d BMW inbreuk op de merkrechten van Assutel; 2. Yoron c.s. handelen ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet in strijd met het handelsnaamrecht van Assutel; 3. Yoron c.s. handelen ingevolge artikel 5a Handelsnaamwet in strijd met het merkrecht van Assutel; 4. Als gevolg van bovengenoemde inbreuken lijdt Assutel schade. 3.3. Het verweer van Yoron c.s. tegen de vordering komt zakelijk weergegeven op het volgende neer: 1. De onderhavige merkinschrijvingen hebben geen gelding, nu de door Assutel geregistreerde aanduidingen elk onderscheidend vermogen missen en uitsluitend beschrijvende aanduidingen zijn in de zin van artikel 6bis lid 1 sub a juncto artikel 14 A lid 1 sub c BMW. Het feit dat de merkaanvragen van Assutel in de registers van het Benelux Merkenbureau zijn opgenomen zegt niets over de vraag of Assutel legitieme merkrechten heeft verkregen; 2. Voor zover één of meer merkinschrijvingen wel geldig zouden zijn is in ieder geval geen sprake van inbreuk in de zin van artikel 13 A lid 1 sub b, c en d BMW, nu de merken en de door Assutel gebruikte tekens niet met elkaar overeenstemmen en er geen gevaar voor verwarring te duchten is; 3. De merkinschrijvingen met betrekking tot de tekens 'ASSUTEL' en 'ASSUWEB' komen ingevolge artikel 5 lid 2 sub a BMW in ieder geval voor verval in aanmerking, omdat door Assutel daarvan de afgelopen vijf jaren geen gebruik is gemaakt; 4. Er is geen sprake van gebruik door Yoron c.s. van 'Assutel' als handelsnaam in de zin van 5 en/of 5a Handelsnaamwet; 5. De vordering om ieder gebruik van de woordmerken 'ASSU', 'ASSUTEL' alsmede van daarmee overeenstemmende tekens te verbieden is te algemeen geformuleerd; 6. De dwangsommen dienen te worden gematigd en aan een maximum te worden gebonden; 7. Assutel heeft haar beweerdelijk geleden schade niet voldoende onderbouwd; 8. De buitengerechtelijke kosten moeten worden afgewezen, nu enkel kosten zijn gemaakt ter voorbereiding van gedingstukken en ter instructie van de zaak. Ten aanzien van de merkenrechtelijke vordering: 4.1. Vooropgesteld zij dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 37 A BMW bevoegd is kennis te nemen van deze zaak, nu Yoron c.s. in het arrondissement 's-Hertogenbosch zijn gevestigd. 4.2 In het onderhavige geschil staat vooreerst de vraag centraal of Assutel een beroep toekomt op haar merkinschrijvingen en zich als merkhouder kan verzetten tegen de beweerdelijke merkinbreuk door Yoron c.s. op de voet van artikel 13, A, lid 1 sub b en/of sub c en/of sub d van de Benelux Merkenwet (BMW). Overigens betrekt de rechter tevens het door Assutel geregistreerde merk ASSUWEB in de beoordeling , nu uit zowel het fundamentum petendi, de toelichting ter zitting door Assutel èn het standpunt van Yoron c.s. valt af te leiden dat beide partijen hiervan zijn uitgegaan. 4.3. Als meest verstrekkende verweer hebben Yoron c.s. aangevoerd dat Assutel in het onderhavige geval niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, nu de door Assutel geregistreerde merken "ASSU", "ASSUTEL" en "ASSUWEB" louter beschrijvend van aard zijn en daardoor elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 6bis lid 1 sub b en sub c juncto artikel 14 A lid 1 sub c BMW. 4.4. Anders dan Yoron c.s. stellen is de rechter voorshands van oordeel dat voormelde merken niet louter beschrijvend zijn voor de waren waarvoor inschrijving is gevraagd, zodat dit verweer faalt. Niettemin kunnen de merken als 'zwakke merken' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen navenant beperkt is. Daartoe overweegt de rechter dat uit de door Yoron c.s. ter adstructie van hun betoog overgelegde producties 1 tot en met 9 kan worden afgeleid dat het teken "assu" in de assurantiebranche (als afkorting van assurantiën) gebruikelijk is en veelvuldig wordt gebruikt ter aanduiding van assurantiegerelateerde waren en diensten en derhalve door het publiek waarvoor de waren bestemd zijn, ook als zodanig zal worden opgevat. Het voorgaande geldt, weliswaar in enigszins beperkte mate, ook voor de geregistreerde merken "ASSUTEL en "ASSUWEB", nu het teken "assu" daarvan een bestanddeel vormt. 4.5. Dit in aanmerking genomen ligt voorts de vraag ter beantwoording voor of Assutel desondanks een beroep toekomt op artikel 13A lid 1 sub b en /of sub c en / of sub d BMW. Yoron c.s. menen van niet en stellen zich daartoe op het standpunt dat de door Assutel geregistreerde merken en de door Yoron c.s. gebruikte tekens niet met elkaar overeenstemmen, zodat geen gevaar voor verwarring te duchten is. De rechter overweegt hieromtrent als volgt. 4.6. Het Benelux Gerechtshof heeft de regel geformuleerd dat er sprake is van overeenstemming tussen het gedeponeerde merk en het aangevallen teken, 'wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Het gaat er derhalve om of door het gebruik van het teken bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het merk, kan ontstaan. Het verwarringgevaar dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waarbij heeft te gelden dat een merk van een gering onderscheidend vermogen minder spoedig door het gebruik van een ander teken in de herinnering van het publiek zal worden teruggeroepen. 4.7. In het onderhavige geval gaat het derhalve om de vraag of er zodanige gelijkenis bestaat tussen de woordmerken: ASSU, ASSUTEL en ASSUWEB enerzijds en de tekens: ASSU Website, ASSU Branche, ASSU Downloads, ASSU Kennisbank, ASSU Offertedesk, ASSU Office, ASSU Plugins en ASSU Shop, anderzijds, dat het gebruik van deze tekens bij de gemiddelde consument gevaar voor verwarring in bovengenoemde zin met de merken ASSU, ASSUTEL en ASSUWEB kan doen ontstaan. Daarbij is de totaalindruk die door het merk en het teken bij de gemiddelde consument wordt opgeroepen van belang. 4.8. In het licht van het voorgaande is de rechter van oordeel dat, gelet op het feit dat Yoron c.s. de aanduiding "ASSU" uitsluitend in combinatie met andere tekens gebruikt, welke woordcombinaties (in auditieve, begripsmatige en visuele zin) dermate sterk afwijken van de merken "ASSU" en "ASSUTEL", dat hierdoor geen directe of indirecte verwarring is te duchten bij het in aanmerking komend publiek. Evenmin behoeft te worden gevreesd dat bij iemand die met het teken ASSU Website wordt geconfronteerd een associatie zal worden gewekt met het merk ASSUWEB. Immers, de beschermingsomvang van het merk is, zoals hiervoor reeds is overwogen, door zijn geringe onderscheidende vermogen beperkt, terwijl het teken, in tegenstelling tot het merk WEBSITE bovendien bestaat uit twee afzonderlijke woorden, en het woord website niet geheel in hoofdletters is geschreven. 4.9. Ook een beroep op artikel 13 A lid 1 sub c en d kan Assutel niet baten, enerzijds omdat van een overeenstemmend teken in de zin van deze artikelen geen sprake is en anderzijds omdat niet aannemelijk is geworden dat door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen. 4.10. Op grond hiervan is de beweerdelijke inbreuk in de zin van artikel 13 A lid 1 sub b, c en d BMW niet genoegzaam aannemelijk geworden, zodat onderdeel 1 van de vordering reeds hierom dient te worden afgewezen. Aldus behoeven de verweren onder 3 en 5 tot en met 8 geen bespreking meer. Ten aanzien van de handelsnaamrechtelijke vordering: 4.11. Naar het voorlopig oordeel van de rechter is geenszins aannemelijk geworden dat Yoron c.s. het teken "ASSUTEL" als handelsnaam gebruiken in de zin van artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet, zodat het verweer zoals weergegeven in paragraaf 3.3. onder 4 slaagt. 4.12. Op grond van het hiervoor overwogene zullen de in paragraaf 3.1 als onderdeel 2 en 3 weergegeven vorderingen eveneens worden afgewezen. De vordering terzake de schadevergoeding, waaronder de buitengerechtelijke kosten komt evenmin voor toewijzing in aanmerking, nu deze vordering als een bijkomende vordering bij de hoofdvordering heeft te gelden en derhalve in het voetspoor daarvan moet worden afgewezen. 4.13. Assutel zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af; veroordeelt Assutel in de proceskosten, aan de zijde van de wederpartij tot op heden begroot op € 1.064,00, waarvan € 816,00 salaris procureur en € 248,00 vast recht. Dit vonnis is gewezen door mr. R.B.M. Keurentjes en in het openbaar uitgesproken op 28 april 2006.