ECLI:NL:PHR:2002:AD7342

zaaknummer C00/153

zitting 14 december 2001

Mr Huydecoper

Conclusie inzake

De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO

eiseres tot cassatie

tegen

[Verweerder]

verweerder in cassatie

Feiten en procesverloop

1) Deze zaak betreft een vordering van de eiser tot cassatie, [verweerder], jegens zijn werkgever, TNO, tot betaling van een billijke vergoeding voor het gemis aan octrooi in de zin van art. 10 lid 2 Rijksoctrooiwet 1910. Een complicerende factor is dat de arbeidsovereenkomst inmiddels door de kantonrechter is ontbonden, met toekenning van een ontbindingsvergoeding aan de werknemer.

2) De rechtbank heeft in het in cassatie bestreden vonnis van 3 februari 2000 de feiten als volgt vastgesteld (rov. 5):

- [Verweerder] is van 1 januari 1977 tot 1 december 1996 in dienst geweest van TNO. De arbeidsovereenkomst is ontbonden bij beschikking van de kantonrechter te Apeldoorn van 13 november 1996.

- Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn als werkgroepleider heeft [verweerder] sinds december 1981 gewerkt als afdelingshoofd. Laatstelijk, sinds juli 1985, was [verweerder] werkzaam als afdelingshoofd op de afdeling procestechnologie bij TNO Milieu- en Energietechnologie te Apeldoorn.

- Op de arbeidsovereenkomst zijn van toepassing de "TNO Arbeidsvoorwaarden". De laatst toepasselijke versie bevat onder meer het navolgende:

"artikel 6.1.1. Onverminderd het wettelijk bepaalde inzake het van rechtswege aan de werkgever toekomen van industriële en intellectuele eigendomsrechten, heeft de werkgever het uitsluitend recht op de door de werknemer in het kader van zijn dienstverband (...) gedane uitvindingen (...). De werkgever heeft een gelijk recht ten aanzien van zaken en/of goederen als vorenomschreven, welke de werknemer niet in het kader van zijn dienstverband maar aantoonbaar met gebruikmaking van aan de werkgever ontleende kennis of vaardigheid heeft verkregen. (...)

Artikel 6.1.6. Voor zover dit niet afwijkt van enige wettelijke bepaling van dwingende aard, vindt de werknemer in het krachtens de arbeidsovereenkomst genoten salaris vergoeding voor het gemis van de aan de werkgever toevallende rechten van industriële en intellectuele eigendom."

- [Verweerder] heeft uitvindingen gedaan. Op een van deze uitvindingen is octrooi verleend en geregistreerd onder United States patent nummer 5,230,796 d.d. 27 juli 1993 en Europees octrooi nummer 0 509 031 B1 d.d. 6 april 1994. Het betreft een octrooi op het terrein van de membraantechnologie. Het octrooi heeft betrekking op "Transfer device for the transfer of matter and/or heat from one medium flow to another medium flow". Omtrent dit octrooi lopen licentie-onderhandelingen met het bedrijf XTO. Zijn vinding betrof een model voor een module van 'membraan stofoverdrachtprocessen'. Octrooi is aangevraagd op een viertal andere uitvindingen van [verweerder].

Uit het dossier (productie 6 bij de Memorie van Grieven) blijkt verder dat de arbeidsovereenkomst bij beschikking van 13 november 1996 door de kantonrechter is ontbonden met ingang van 1 december 1996, onder toekenning aan [verweerder] van een vergoeding van ƒ 475.000,--.

3) In juli 1996 heeft [verweerder] TNO gedagvaard voor de kantonrechter te Apeldoorn en gevorderd dat de kantonrechter een billijke vergoeding voor gemis aan octrooi zou vaststellen van ƒ 250.000,--. TNO heeft verweer gevoerd. De kantonrechter heeft de vordering bij vonnis van 3 februari 1999 afgewezen.

4) In appel had [verweerder] meer succes: bij tussenvonnis van 3 februari 2000 overwoog de rechtbank dat "in het salaris niet daadwerkelijk voorzien is in gemis aan octrooi, zodat daarvoor alsnog een billijke vergoeding dient te worden vastgesteld" (rov. 6.2) en dat [verweerder] zijn vordering tot een billijke vergoeding in deze procedure kan instellen, ondanks de toegewezen ontbindingsvergoeding (rov. 6.3).

5) Van dit vonnis is TNO (tijdig) in cassatie gekomen. Beide partijen hebben hun standpunt schriftelijk toegelicht. TNO heeft nog gedupliceerd.

De regeling van art. 10 Rijksoctrooiwet 1910

6) Het gaat, zoals al werd aangegeven, in deze zaak om toepassing van art. 10 van de Rijksoctrooiwet 1910 (hierna: de ROW)(1). Die constatering heeft daarom iets meer gehalte dan het intrappen van een open deur, omdat de betreffende materie in de inmiddels van kracht geworden ROW 1995 in art. 12 opnieuw geregeld is, op een manier die op verschillende punten relevant afwijkt van de regel van art. 10 ROW(2). Het feit dat art. 12 lid 1 ROW 1995 een andere, en beperktere groep uitvindingen aanwijst waarvoor de werkgever aanspraak op octrooi mag maken heeft, om redenen die voor zichzelf spreken, gevolgen voor de aanspraak van de betreffende werknemers op een vergoeding (in die zin dat daarvoor vermoedelijk minder vaak, en in mindere omvang aanleiding zal zijn dan ingevolge de t.o.v. de werkgever ruimhartigere regeling van art. 10 ROW). Dat moet in het oog worden gehouden bij de beoordeling van publicaties die specifiek op de jongere regeling zien - die zijn niet zonder meer "van overeenkomstige toepassing" voor de oudere regeling waar het in de onderhavige zaak om gaat.

7) Een tweede prealabele opmerking is, dat zowel de rechtbank als partijen, ook in cassatie, klaarblijkelijk zijn uitgegaan van de toepasselijkheid van Nederlands recht, ook op de in het buitenland (o.a. in de Verenigde Staten) geldende octrooien waarvan in de stukken sprake is. Daarmee hebben zij gekozen voor het meerderheidsstandpunt in een reeds lang lopende, maar nog niet definitief beëindigde discussie(3). In cassatie wordt die discussie niet alsnog aangegaan, zodat ik met deze opmerking volsta.

8) De positie van de werknemer-uitvinder of uitvinder-werknemer (teneinde geen voorkeur voor een van de beide hoedanigheden te verraden geef ik de beide mogelijke woordvolgorden maar in een willekeurig gekozen opeenvolging weer), is ongetwijfeld een gevoelige. Het feit dat daarover een in omvang bescheiden, maar in verscheidenheid van meningen opmerkelijke, polemiek in de Nederlandse vakliteratuur loopt, getuigt daarvan(4); en hetzelfde blijkt uit het feit dat wetgeving, literatuur en rechtspraak in het buitenland zeer verschillende opvattingen over het onderwerp te zien geven.

9) In deze rechtsbronnen wordt overigens (misschien te) weinig aandacht besteed aan het feit, dat uitvindingen gedaan door werknemers in het kader van een dienstbetrekking de overgrote meerderheid vormen van de uitvindingen waarvoor octrooi wordt aangevraagd (en verleend). De particulier, of de ondernemer-natuurlijke persoon die zelf een uitvinding doet, is een betrekkelijk zeldzame uitzondering. Uitvindingen worden bijna altijd in ondernemingen of instellingen (zoals TNO) gedaan, en dan in verreweg de meeste gevallen: door werknemers van de betreffende organisatie(5).

Daarom is met het verschijnsel waarom het in dit geding gaat - namelijk de rechtspositie van de uitvinder-werknemer(6) - een aanzienlijk maatschappelijk belang gemoeid. De situatie waarin die rechtspositie aan de orde is, doet zich bij de overgrote meerderheid van octrooieerbare uitvindingen voor. Voor de doelstellingen die met het octrooirecht worden beoogd, is het allicht van eminent belang , wie als rechthebbende ten aanzien van de in dat rechtsgebied erkende rechten moet worden aangemerkt - en van bijna even veel belang, of aan de erkenning als rechthebbende mogelijk nog (zwaarwegende) verplichtingen ten opzichte van een ander verbonden zijn.

10) Op dat thema doorbordurend: het octrooirecht beoogt, of beoogt mede(7), het stimuleren van het doen van uitvindingen, en het openbaarmaken van uitvindingen die eenmaal gedaan zijn. Daartoe wordt aan degenen die zich op het doen van uitvindigen toeleggen en die daarin investeren, de "beloning" in het vooruitzicht gesteld van een tijdelijk exclusief exploitatierecht in de vorm van een octrooi.

Deze prikkel heeft, om de zojuist aangegeven reden, vooral zin als het gaat om ondernemingen en (onderzoeks)instellingen(8): het zijn namelijk die organisaties, die zich op gericht onderzoek en systematisch ontwikkelingswerk toeleggen (met als uitvloeisel dat, zoals al eerder opgemerkt, verreweg de meeste uitvindingen in het kader van dergelijke organisaties, en door werknemers daarvan worden gedaan). Investering in onderzoek en ontwikkeling door particulieren/individuele onderzoekers, is vermoedelijk - ik heb er geen cijfers op nagezocht - van verwaarloosbare omvang.

11) Als de belanghebbenden bij ondernemingen/instellingen zoals hier bedoeld er rekening mee moesten houden dat de aanspraak op octrooi niet aan hun organisatie zou toekomen, maar aan de werknemer die de betreffende uitvinding heeft gedaan, ligt in de rede dat de animo voor investering in onderzoek en ontwikkeling belangrijk zou verminderen(9). Maar een soortgelijk effect, zij het in wat mindere mate, is ook te verwachten als de werkgever rekening moet houden met zware lasten in de vorm van aan uitvinder-werknemers te betalen vergoedingen(10).

Zo bezien, neemt de vraag welke rechten werknemers in verband met in dienstverband gedane uitvindingen geldend kunnen maken, een sleutelpositie in het octrooirechtelijke systeem in: van het antwoord op die vraag hangt in belangrijke mate af, of (dan wel: in hoeverre) dat systeem de beoogde stimulerende werking op uitvindersactiviteit zal hebben.

12) Dat de octrooiwetgeving van (althans) de meeste landen de aanspraak op octrooi voor in dienstverband gedane uitvindingen in ruimere of beperktere mate toekent aan de werkgever, is overigens niet door de zojuist beschreven overwegingen ingegeven - althans daarvan blijkt niet uit de betreffende wetgevingsgeschiedenissen of uit de literatuur(11). Wel wordt daarvoor een andere, en enigszins aanverwante grond aangewezen: de werknemer zou verplicht zijn, de uitkomsten van zijn werk aan de werkgever te laten. De werkgever heeft recht op de positieve (en draagt tegelijk in ruime, zij het niet onbeperkte mate het risico voor de negatieve) uitkomsten van het werk van zijn werknemers(12).

13) Daartegenover erkennen vele octrooiwetten een ruimere of beperktere aanspraak van de werknemer op een vergoeding, voor het geval het octrooi buitengewoon waardevol blijkt te zijn (over de vraag of daarbij de waarde voor de werkgever of de hypothetische waarde voor de werknemer maatgevend is, verschillen de meningen - zie ook voetnoot 18), en/of voor het geval dat de honorering van de werknemer in verhouding tot het hem ontgane octrooi inadequaat is (geweest).

Door sommige schrijvers worden regels van deze strekking kritisch bejegend, vooral omdat daardoor de voor octrooiering vatbare uitvinding een (volgens deze critici: ongerechtvaardigde) uitzonderingspositie krijgt t.o.v. andere gevallen waarin werknemers buitengewone voordelen voor hun werkgever bewerkstelligen, zonder op een navanante (extra) honorering aanspraak te kunnen maken(13). Ik meen echter dat deze kritiek kan worden daargelaten: de Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen wèl in een honoreringsaanspraak voor de uitvinder-werknemer te voorzien - en hij bevindt zich wat dat betreft, zoals al gezegd, in het gezelschap van veel andere wetgevers(14).

14) De hierboven besproken uitgangspunten geven al enigszins aan waarom de vaststelling van de aan een uitvinder-werknemer toekomende vergoeding met recht lastig mag worden genoemd(15). Een eerste reden daarvoor is, dat zich - zoals zo vaak in het recht - een bonte verscheidenheid aan gevallen aandient, met telkens andere omstandigheden. Een aantal van de relevante (variabele) omstandigheden ligt voor de hand: de positie van de betrokken uitvinder-werknemer in de organisatie, en zijn daarmee verband houdende honorering; de aard en het belang van de uitvinding (waarbij zowel aan de mate van inventiviteit als aan het geldelijke belang kan worden gedacht, maar waarbij vermoedelijk (ook) rekening moet worden gehouden met de specifieke voordelen of beperkingen die in verband met toepassing van deze uitvinding door deze werkgever gelden); het gewicht van de bijdrage van de uitvinder-werknemer aan de uitvinding (in verhouding tot het gewicht van de bijdragen van anderen, of van voor rekening van de werkgever komende omstandigheden) - waarbij men , als illustratie van de moeilijkheidsgraad, zich kan afvragen of een bij toeval gedane uitvinding (zoiets is geen buitengewone zeldzaamheid) nu vooral moet worden toegerekend aan de werknemer die daarop attent werd, of aan de werkgever binnen wiens muren het toeval plaatsgreep(16),(17).

15) Daarnaast wordt de vaststelling van de onderwerpelijke vergoedingen bemoeilijkt door het feit dat de meningen over de bij die vaststelling te hanteren maatstaven aanzienlijk uiteenlopen(18). De discussie daarover treedt vooral aan het licht als het gaat om de hoogte van een te betalen vergoeding; maar de maatstaf die men juist acht, speelt ook een rol bij de vraag óf er aanleiding bestaat om een vergoeding te betalen. Deze twee vragen - de vraag óf een vergoeding gerechtvaardigd is, en de vraag hoe groot die vergoeding dan moet zijn - zijn niet werkelijk van elkaar te onderscheiden. Zij lopen als het ware in elkaar over: de omstandigheden die in een gegeven geval aandringen dát de werknemer in billijkheid aanspraak kan maken op een vergoeding, zijn tevens de omstandigheden die bij de beoordeling van de hoogte van de vergoeding gewicht in de schaal leggen; en zowel in het ene als in het andere opzicht maakt het dan verschil of men voor de waardering van de aanspraken van de werknemer voor een ruimer of een enger uitgangspunt kiest.

16) Zoals in alinea 14 al terloops aangegeven, is de honorering die de uitvinder-werknemer uit hoofde van de dienstbetrekking ontving één van de factoren die (aanzienlijk) gewicht in de schaal legt bij de beoordeling of aan die uitvinder-werknemer een extra vergoeding toekomt, en zo ja: in welke omvang. Mede in het licht van wat ik in al. 15 aanvoerde, lijkt mij echter dat, anders dan de tekst van art. 10 lid 2 ROW enigszins suggereert, aan deze factor geen "voorrangspositie" toekomt, en dus ook, dat deze factor niet de functie heeft van een voorwaarde vooraf, waar de aanspraak op een vergoeding mee staat of valt. Hier doet de beeldspraak van de glijdende schaal opgeld: naarmate de uitvinder-werknemer een functie bekleedde waarin het doen van uitvindingen (met relevantie voor de werkgever) meer in de rede lag, en naarmate hij daarvoor royaler gehonoreerd werd, is er minder aanleiding om een extra honorering voor de uitvinding die de betrokkene deed toe te kennen - maar ook dan kàn dat toch aangewezen zijn, bijvoorbeeld als het om een uitvinding van zeer uitzonderlijke verdienste en/of waarde ging, of wanneer de uitvinder-werknemer zich daarvoor zeer uitzonderlijke inspanningen heeft getroost(19).

17) Een reden temeer om er zo over te denken als in de vorige alinea verdedigd, bestaat hierin, dat in de praktijk is gebleken dat bij de honorering van uitvinders-werknemers maar hoogst zelden rekening pleegt te worden gehouden met de kans dat deze een octrooieerbare uitvinding doen, en vervolgens de aanspraak op octrooi aan de werkgever moeten laten. Het blijkt zo te zijn dat er in de praktijk voor deze factor geen afzonderlijke component in de honorering wordt "ingebouwd"(20). Dat is ook niet zo verrassend, als men zich er rekenschap van geeft dat het een betrekkelijk zeldzame uitzondering is, dat uitvindingen worden gedaan - dat men het toegepaste honoreringsysteem niet op zulke zeldzame uitzonderingen afstemt, ligt dan enigszins voor de hand.

18) Maar daarmee is dan ook gegeven dat een (wettelijke) regel die wèl van het bestaan van dit in de praktijk dus niet-bestaande verschijnsel uitging, niet bijster zinnig zou zijn; en mede daarom kom ik tot de slotsom dat art. 10 ROW dat dus inderdaad niet doet. Dat onderstreept dat het artikel de honorering van de uitvinder-werknemer slechts aangemerkt wil zien als één van de relevante factoren die bij de beoordeling van de aanspraak op een extra vergoeding in aanmerking moeten worden genomen, en niet als een voorwaarde die (onder alle omstandigheden) voor de aanspraak op zo'n vergoeding bepalend is.

19) Zo kom ik tot de volgende omschrijving van de met art. 10 ROW beoogde strekking:

- als een werknemer een functie bekleedt waarin redelijkerwijs rekening is te houden met de (overigens uitzonderlijke) mogelijkheid dat die werknemer een voor de werkgever relevante uitvinding zal doen, komt de aanspraak op octrooi voor dergelijke uitvindingen toe aan de werkgever.

- Afhankelijk van de omstandigheden kan de werkgever dan naar billijkheid een (extra) vergoeding aan de werknemer verschuldigd zijn. Dat moet worden beoordeeld aan de hand van die omstandigheden, en wel: alle relevante omstandigheden. Als zodanig komen in elk geval in aanmerking: de positie en functie van de werknemer binnen de organisatie van de werkgever; de honorering van de werknemer en diens verdere arbeidsvoorwaarden; de aard en het gewicht van de betreffende uitvinding; en de (bijzondere) mate waarin de werknemer aan de uitvinding heeft bijgedragen. Naarmate de werknemer een functie bekleedde waarin het doen van uitvindingen minder in de rede lag, en naarmate zijn honorering geringer was, ligt het toekennen van een extra vergoeding méér voor de hand; maar ook bij een uitvinder-werknemer die speciaal voor het doen van onderzoek op het gebied van de uitvinding was aangesteld én die daar adequaat voor werd gehonoreerd, kàn een extra vergoeding aangewezen zijn - bijvoorbeeld wanneer het een zeer exceptionele uitvinding betreft en/of de uitvinder-werknemer daarvoor een zeer exceptionele prestatie heeft moeten leveren.

20) In deze zaak gaat het - nu nog - alleen om de vraag óf [verweerder] voor een extra vergoeding in aanmerking komt, en niet om de hoogte van die vergoeding. Zoals in al. 15 al gezegd, meen ik intussen dat deze twee aspecten van de rechtsverhouding waar het hier om gaat, niet zuiver van elkaar kunnen worden onderscheiden; en dat daarbij (dus) ook onder ogen moet worden gezien of men ten aanzien van de aanspraken van de werknemer een ruimer of een enger uitgangspunt aangewezen acht. In dat opzicht meen ik - zoals in al. 13 al gezegd - dat de wet de aanspraak van de werknemer op een honorering naar billijkheid voor in dienstverband gedane uitvindingen buiten twijfel stelt, en dat er geen aanleiding is om daarop (aan de hand van de in een deel van de literatuur naar voren gebrachte kritiek op deze wettelijke regeling) af te dingen. De in al. 9 t/m 11 hiervóór besproken aspecten suggereren intussen wel, dat bij de toekenning van vergoedingen als de onderhavige, terughoudendheid op zijn plaats is. Dat is ook de benadering geweest van de rechtbank in de bij HR 27 mei 1994, NJ 1995, 136 m.nt. J.H. Spoor beoordeelde zaak. Van die benadering oordeelde de Hoge Raad toen, dat die niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk geeft (in rov. 3.3.1)(21). In rov. 3.3.2 gaf de Hoge Raad aan dat het geen eis van billijkheid was om de vergoeding in beginsel af te stemmen op de voordelen die in de onderneming van de werkgever (met de uitvinding) worden behaald. Die gedachte sluit m.i. aan bij wat ik hiervóór heb verdedigd.

Bespreking van het cassatiemiddel

21) Een vraag vooraf bij de beoordeling van het middel is, of de rechtbank de aanspraak van TNO op de in geding zijnde octrooien heeft afgeleid uit de regel van art. 10 lid 1 ROW, dan wel (ook) uit de bepalingen van de arbeidsovereenkomst die in het vonnis worden geciteerd (en waarin voor de werkgever ruimere aanspraken op octrooi worden bedongen, dan enkel uit de wet zouden voortvloeien(22)). Geheel duidelijk wordt dit uit het vonnis niet; maar ik leid uit rov. 6.1 af dat de rechtbank in elk geval art. 10 lid 1 ROW op het geval toepasselijk heeft geoordeeld. Dat betekent dan dat middelonderdeel 1 met recht stelt dat de rechtbank de functie van [verweerder] heeft aangemerkt als een, waarop dit wetsartikel ziet.

22) Heeft de rechtbank vervolgens aan de hand van een juiste rechtsopvatting beoordeeld of [verweerder] aanspraak heeft op een nadere vergoeding? Men kan daarover aarzelen. In rov. 6.2 heeft de rechtbank wel de belangrijkste factoren die hiervoor bepalend zijn (voorzover partijen zich daarop hadden beroepen, en behoudens het hierna in al. 24 te besprekene) in haar afweging betrokken. Die afweging zelf heeft een in overwegende mate feitelijk karakter, en kan dus in cassatie niet worden (her)beoordeeld, nog daargelaten dat de klachten van het middel daar niet toe strekken.

23) In het onderzoek dat de rechtbank heeft verricht wordt echter de nadruk gelegd op de vraag of in het salaris van de werknemer is " voorzien ... in gemis aan octrooi", waarbij de rechtbank kennelijk veel gewicht heeft toegekend aan het feit dat er geen component in het salaris aanwijsbaar is, die specifiek op dit gemis betrekking heeft. Die benadering acht ik, om de in al. 14 t/m 19 hiervóór besproken redenen, niet juist. Bij de beoordeling van de aanspraak op een extra uitkering wegens "gemis aan octrooi" is de omvang van de honorering stellig van aanzienlijk belang, evenals de mate waarin de honorering geacht mag worden betrekking te hebben op werkzaamheden die geredelijk(23) tot het doen van uitvindingen kunnen leiden; maar voor die beoordeling is niet doorslaggevend - en m.i. zelfs van ondergeschikt belang - of er een "component" in de honorering is opgenomen die specifiek op dit aspect van de arbeidsverhouding betrekking heeft (en die daarom aan andere werknemers waarvan géén uitvindingen met relevantie voor de werkgever verwacht mogen worden(24), niet wordt toegekend). Door haar onderzoek daar wel op te concentreren heeft de rechtbank dan ook naar mijn oordeel een verkeerde maatstaf aangelegd. Een oordeel over deze vraag moet worden gevormd aan de hand van integrale weging van alle aan het geval eigen omstandigheden, en niet op basis van (althans: met als voornaamste wegingsfactor) deze ene eigenaardigheid. De onderdelen 1 en 2 van het middel houden hierop gerichte klachten in - die ik dus als gegrond aanmerk.

24) Voor het geval over de middelonderdelen 1 en 2 anders zou moeten worden geoordeeld bespreek ik kort de verdere middelonderdelen.

Onderdelen 3 en 4 acht ik eveneens gegrond. Inderdaad heeft TNO stellingen naar voren gebracht - en (nog juist) voldoende onderbouwd - welke, indien juist bevonden, de slotsom kunnen dragen dat [verweerder], anders dan de rechtbank kennelijk heeft aangenomen, ten tijde van de relevante uitvindingen (want daarom gaat het) "inhoudelijk zeer nauw betrokken was bij het onderzoek... etc.", zoals dat in al. 3.7 van de Memorie van Antwoord wordt aangegeven. TNO's gespecificeerde (en in de Memorie van Antwoord herhaalde) aanbod van bewijs van wat zij in dit opzicht gesteld had was dan ook relevant, en had niet zonder meer gepasseerd mogen worden (waarbij nog kan worden daargelaten of het hier niet om tegenbewijs gaat - wat ik overigens wel aanneem).

25) De onderdelen 5 en 6 van het middel zien op een heel andere vraag, nl. de vraag of de ontbindingsprocedure en de daarin aan [verweerder] toegekende vergoeding eraan in de weg staan dat [verweerder] een vordering op de voet van art. 10 ROW geldend maakt.

In zaaknr. C01/098HR, waarin eveneens vandaag wordt geconcludeerd, is dezelfde vraag (uiteraard: in een andere feitelijke context) aan de orde. In de in die zaak genomen conclusie verdedig ik dat de in middelonderdelen 5 en 6 bedoelde regel - laatstelijk bevestigd bij HR 2 november 2001, RvdW 2001, 172 - niet geldt voor vorderingen die geen verband houden met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en waarmee bij de vaststelling van een vergoeding in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (dan ook) geen rekening is gehouden. Ter voorkoming van onnodige herhaling veroorloof ik mij, te verwijzen naar wat in de genoemde conclusie wordt verdedigd(25). Dat leidt tot de uitkomst dat ik de onderdelen 5 en 6 van het middel als niet gegrond beoordeel.

Conclusie

De conclusie is, dat het bestreden vonnis zou moeten worden vernietigd.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

1 Dat leid ik af uit de art. 102 en 103 van de Rijksoctrooiwet 1995. Die bepalingen betreffen overigens niet rechtstreeks het geval dat zich in deze zaak voordoet, nl. het geval van octrooien, (mede) verleend voor andere landen dan Nederland (zie daarvoor de definities in art. 1 van deze wet). Het lijkt mij aangewezen om voor "buitenlandse" octrooien de regels van de art. 102 en 103 analogisch toe te passen. Zie ook het in al. 7 opgemerkte.

2 Zie voor de verschillen, i.h.b. voor wat betreft de aanspraak van de werkgever op octrooi uit lid 1 van de beide wetsartikelen, Rijlaarsdam, BIE 1996, p. 118 - 119. De nieuwe regeling is bedoeld om alleen te gelden voor uitvindingen, gedaan door werknemers met een op onderzoek en/of ontwikkeling gerichte taak. (Dat blijkt overigens niet duidelijk uit de wetstekst zelf, wat misschien verklaart waarom het beoogde verschil niet overal in de recentere literatuur wordt gesignaleerd - zie bijv. Wichers Hoeth c.s., Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht (2000), p.35 - 36. De rechtspraak terzake van art. 10 ROW die aldaar wordt aangehaald, zou m.h.o. op de strekking van de nieuwe wetsbepaling wel eens gedeeltelijk achterhaald kunnen zijn. Zie ook Spoor, noot onder NJ 1995, 136, slot). Vanwege de beoogde wijziging van de werkingssfeer van art. 12 ROW 1995 t.o.v. art 10 ROW is nog juist denkbaar, dat ook de beschouwingen over de aan de uitvinder-werknemer toekomende vergoeding uit de wetsgeschiedenis van art. 12 ROW 1995, die Rijlaarsdam t.a.p. op p. 119 l.k. vermeldt, niet onverkort toepasselijk zijn op art. 10 ROW.

3 Waarover bijvoorbeeld Heerma van Voss, BIE 1997, p. 29 (al. 2.2) en Bremer, BIE 1985, p. 165 v., met verwijzing naar oudere bronnen.

4 De belangrijkste exponenten daarvan passeren in de voetnoten bij deze conclusie de revue. Zie daarnaast nog Telders - Croon, Nederlandsch Octrooirecht (1946), p. 99 - 102 en Chavannes, BIE 1985, p. 170 e.v..

5 Zie daarover bijvoorbeeld Rijlaarsdam, t.a.p., p. 118; nr. 8 (laatste alinea) van de conclusie van A-G Koopmans voor HR 27 mei 1994, NJ 1995, 136 m.nt. J.H. Spoor; Croon, oratie (1964), p. 9. Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandsche Octrooirecht (1924), § 108, veronderstelt overigens als mogelijkheid, dat een uitvinding in een organisatie wordt gedaan onder zodanige omstandigheden dat de organisatie zelf (en niet de betrokken medewerker(s)) als de (echte) uitvinder moet worden aangemerkt. Ik betwijfel of dat werkelijk kan, maar meen in elk geval te mogen stellen dat ook dàt geval een grote zeldzaamheid zal zijn.

6 Zoals in al. 8 al opgemerkt, beoogt deze woordvolgorde, die in deze conclusie verder zal worden aangehouden, geen voorkeur voor een van de beide genoemde hoedanigheden uit te drukken.

7 Zie over de ratio die voor erkenning van octrooirechten geldt bijv. Wichers Hoeth c.s., a.w., p. 11; van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II, Industriële Eigendom en Mededingingsrecht (1989), § 60;

8 Drucker, a.w. p. 166 houdt rekening met de mogelijkheid dat individuele werknemers door het vooruitzicht op octrooi aangespoord kunnen worden om uitvindingen te doen; maar die opvatting heb ik in latere publicaties niet meer aangetroffen. 9 In die zin Cornish, Intellectual Property (1996), § 7-06.

10 Dat is eens temeer het geval omdat aan het doen van onderzoek inherent is dat een gedeelte - meestal een aanzienlijk gedeelte - van de bestede moeite vergeefs blijkt te zijn, en dat maar een klein deel van de gepleegde inspanningen tot zeer lucratieve uitkomsten leidt. Dan is het eens temeer onaantrekkelijk om de kosten van het niet (of weinig) productieve onderzoek geheel voor eigen rekening te (moeten) nemen, als men de baten van het wèl productieve onderzoek voor een wezenlijk deel zou moeten afstaan aan de daarbij betrokken werknemer(s). Zie daarover bijv. het al aangehaalde nr. 8 van de conclusie van A-G Koopmans voor HR 27 mei 1994, NJ 1995, 136 m.nt. J.H. Spoor, en Croon, oratie 1964, p. 10. De een enkele keer (Rijlaarsdam, BIE 1996, p. 120 l.k.) in de literatuur geopperde suggestie dat de werknemer die een bij uitstek succesvolle uitvinding doet, op 1/4 van het daarmee behaalde voordeel aanspraak zou mogen maken, is in dat licht bezien geheel onrealistisch. Een dergelijke benadering zou inderdaad een ernstige rem op (investeren in) onderzoek en ontwikkeling kunnen betekenen.

11 Dat maak ik op uit de zoeven in voetnoot 9 aangehaalde alinea van Cornish. De zojuist beschreven gedachten heb ik in de Nederlandse literatuur niet teruggevonden, en ook de hierna nog aan te halen buitenlandse vindplaatsen vermelden die niet.

12 In die zin Heerma van Voss, t.a.p., p. 29 en 30 (al. 3.1); (kritisch) Quaedvlieg, BIE 1996, p. 122 - 123 (al. B 1); eveneens kritisch: Rijlaarsdam, t.a.p. p. 117 (nr. 4); Fürstner in "Het werkgeversauteursrecht" (1992), p. 55 - 56; Croon, a.w. p. 8; om andere redenen, maar met dezelfde uitkomst Drucker, a.w. § 109 e.v.

13 Kritisch is bijv. Croon, a.w.; zie ook Spoor t.a.p.. Op p. 9 geeft Croon enkele sprekende voorbeelden. Er zijn er natuurlijk méér. Zo kan de geoloog-werknemer die door kundigheid (of geluk) een olieveld ontdekt, geen aanspraak op een bijzondere honorering maken, noch de belastingambtenaar die met uitzonderlijke dienstijver een miljoenenzwendel weet te verijdelen - of, omgekeerd, de employé die voor zijn werkgever een buitengewoon lucratieve lacune in de fiscale wetgeving opspoort. Er zijn legio gevallen denkbaar waarin een werkgever uitzonderlijk profiteert van kunde of ijver van zijn werknemers (en misschien nog méér gevallen, waarin de werkgever door toedoen of nalaten van werknemers zeer benadeeld kan worden). De regel voor uitvindersbeloningen neemt wat dat betreft inderdaad een wat merkwaardige uitzonderingspositie in.

14 Men kan daarvan een indruk krijgen uit, bijv., het in voetnoot 9 aangehaalde boek van Cornish; uit Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch (1996), §115 en uit Chavanne - Burst, Droit de la Propriété Industrielle (1993), § 129 e.v.. Ofschoon de regels in de drie beschreven landen aanzienlijke verschillen vertonen, hebben zij als "grote lijn" met elkaar gemeen dat de werkgever aanspraak kan maken op octrooien voor uitvindingen die een relevant verband vertonen met de functie van de werknemer, of met diens werkomgeving; en dat de werkgever een vergoeding verschuldigd kan zijn, die onder andere (en aanzienlijk) wordt beïnvloed door de mate waarin de werknemer geacht mocht worden de werkzaamheden te doen die tot de uitvinding geleid hebben, en door de mate waarin de werknemer voor de betreffende werkzaamheden gehonoreerd is.

15 In een met enige regelmaat aangehaald citaat van de Minister van Justitie tijdens de Parlementaire behandeling van de Octrooiwet in 1910: " Die aanspraak zal een verbazend groote moeilijkheid opleveren." (Moorrees, Het Octrooirecht deel I, 1912, p. 67)

16 Zoals het hier opgebrachte probleem illustreert, is de verdienste van een uitvinding niet noodzakelijkerwijs equivalent aan de verdienstelijke prestatie van de uitvinder. Dit wordt niet altijd voldoende onderkend als wordt aangevoerd dat de beloning die aan de uitvinder-werknemer toekomt moet worden gerelateerd aan diens "uitzonderlijke prestatie".

17 Ofschoon men alleen maar sympathiek kan staan tegenover de in de literatuur bij herhaling geuite wens dat er een eenvoudiger en hanteerbaarder systeem komt om vergoedingen voor uitvinders-werknemers vast te stellen, blijkt uit de zojuist gegeven opsomming al enigszins waarom dit toch waarschijnlijk gedoemd is, een vrome wens te blijven.

18 Dat blijkt uit de eerder aangehaalde vindplaatsen. Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich schrijvers als Rijlaarsdam, Quaedvlieg en Telders - Croon, die de waarde van de in geding zijnde uitvinding (hetzij voor de werkgever, hetzij voor de werknemer, in de veronderstelling dat die over de uitvinding zou mogen beschikken), als meest relevante factor bij de bepaling van de vergoeding aanwijzen. Aan de andere kant staan schrijvers als Spoor en Croon, die de vergoeding als een gratificatie of bonus aangemerkt willen zien, en de gedachte van een min of meer direct verband met de waarde van de uitvinding afwijzen. In al. 20 hierna zal de rechtspraak van de Hoge Raad die voor dit onderwerp van belang is worden onderzocht, en laat ik iets blijken van mijn eigen standpunt.

19 Ik onderschrijf dan ook de overwegingen (nrs. 27 - 29) uit Hof Den Bosch 4 juni 1980, NJ 1982, 30, waarin dezelfde gedachte tot uitdrukking komt.

20 Zie daarvoor bijvoorbeeld nr. 9 van de de al verschillende malen hiervóór aangehaalde conclusie van A-G Koopmans voor HR 27 mei 1994, NJ 1995, 136 m.nt. J.H. Spoor; en het eveneens al verschillende malen aangehaalde artikel van Rijlaarsdam, BIE 1996, p. 118.

21 Anders dan namens TNO in cassatie wordt verdedigd is het dus niet zo dat de Hoge Raad de betreffende oordelen van de rechtbank als juist heeft onderschreven. In de commentaren op het arrest wordt dat niet altijd onderkend.

22 Dat is overigens blijkens HR 30 juni 1950, NJ 1952, 36 geoorloofd.

23 Zij het dan bij uitzondering. Uitvindingen zijn nu eenmaal, zoals al eerder benadrukt, zeldzaamheden.

24 Bijvoorbeeld omdat die werknemers niet vallen onder het bereik van art. 10 ROW (of inmiddels art. 12 ROW 1995).

25 Mede ten gerieve van de partijen wordt een copie bij deze conclusie gevoegd.