ECLI:NL:RBDHA:2021:2532

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/528398 / HA ZA 17-273

Vonnis van 17 maart 2021

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

BACARDI AND COMPANY LIMITED, te Valduz (Liechtenstein),

2. BACARDI-MARTINI B.V., te Gouda,

eiseressen in de hoofdzaak en in de incidenten (hierna: eiseressen),

advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

1. F. LOENDERSLOOT INTERNATIONALE EXPEDITIE B.V., tevens handelend onder de naam Flint Logistics, te Roosendaal,

2. FLINT LOGISTICS B.V., te Roosendaal,

3. FLINT WAREHOUSING B.V., voorheen handelend onder de naam F. Loendersloot Warehousing, te Roosendaal,

4. LLOGS B.V., te Roosendaal,

5. PURE HANDLING B.V., te Rotterdam,

6. [gedaagde 6], te [plaats] ( [land] ),

gedaagden in de hoofdzaak en in de incidenten (hierna: gedaagden),

advocaat gedaagden 1 tot en met 4 en 6: mr. T. Geerlof te Rotterdam,

advocaat gedaagde sub 5: mr. R.M.T. van den Bosch te Rotterdam.

Partijen zullen hierna ook als volgt worden aangeduid: - eiseressen afzonderlijk als Bacardi and Company en Bacardi-Martini en gezamenlijk als Bacardi c.s. (vrouwelijk meervoud);- gedaagden 1 tot en met 4 gezamenlijk als Loendersloot c.s. (vrouwelijk meervoud) en afzonderlijk als LI (gedaagde sub 1), Flint Logistics (gedaagde sub 2), Flint Warehousing (gedaagde sub 3), Llogs (gedaagde sub 4);- gedaagde sub 5 als Pure Handling en- gedaagde sub 6 als [gedaagde 6] .

De zaak is voor Bacardi c.s. inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd en

mr. G.C. Leander, advocaat te Amsterdam, voor Loendersloot c.s. en [gedaagde 6] door de advocaat voornoemd en mrs. G. van der Wal en S. Said, advocaten te Rotterdam, en voor Pure Handling door de advocaat voornoemd en mr. M. Feenstra, advocaat te Rotterdam.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de op 26 januari 2017 gedateerde dagvaarding houdende eis in de hoofdzaak, tevens houdende incidentele vorderingen tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv en tot afschrift van bescheiden ex artikel 843a Rv;

de akte overlegging producties van Bacardi c.s., met producties EP1 tot en met EP40;

het vonnis van 8 november 2017 in het door Pure Handling opgeworpen incident tot zekerheidstelling en de daarin genoemde stukken;

het vonnis van 20 juni 2018 in de door [gedaagde 6] opgeworpen incidenten (bevoegdheid en zekerheidstelling), de daarin genoemde stukken en het daarbij behorende herstelvonnis van 29 augustus 2018;

de vonnissen van 12 september 2018 en 24 oktober 2018 in het door Loendersloot c.s. opgeworpen incident tot zekerheidstelling, de daarin genoemde stukken en het bij het vonnis van 24 oktober 2018 behorende herstelvonnis van 28 november 2018;

- het vonnis van 15 mei 2019 in het door Pure Handling opgeworpen vrijwaringsincident en de daarin genoemde stukken;

- het vonnis van 12 juni 2019 in de door Loendersloot c.s. en [gedaagde 6] opgeworpen incidenten (vrijwaring en aanhouding), de daarin genoemde stukken en het daarbij behorende herstelvonnis van 19 juni 2019;

de conclusie van antwoord van Loendersloot c.s. en [gedaagde 6] van 26 juni 2019, met producties GP6 t/m GP22;

de conclusie van antwoord van Pure Handling van 10 juli 2019, met producties PH1 t/m PH4;

het vonnis van 24 juli 2019 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

het vonnis van 2 oktober 2019 waarbij een plaatsopneming en bezichtiging is bevolen in de bedrijfsruimten van Loendersloot c.s. en Pure Handling;

- het proces-verbaal van de plaatsopneming en bezichtiging, met aangehecht een fotobijlage, een door LI aangeleverde lijst met afkortingen en de over dat proces-verbaal gemaakte opmerkingen van 8 en 9 oktober 2019 (Bacardi c.s.), 10 oktober 2019 (Pure Handling) en 15 oktober 2019 (Loendersloot c.s. en [gedaagde 6] );

- de ter comparitie genomen aktes overlegging producties en ingediende aanvullende kostenoverzichten:

 de aktes van Bacardi c.s. van 11 september 2019 (met producties EP42 t/m EP50), 1 oktober 2019 (met producties EP52 t/m EP58), 3 oktober 2019 (met producties EP51 en EP59 t/m EP61) en 9 oktober 2019 (met producties EP62 en EP63) en het aanvullend kostenoverzicht van Bacardi c.s. van 17 oktober 2019 (EP64);

 de aktes van Loendersloot c.s. en [gedaagde 6] van 3 oktober 2019 (met producties GP23 t/m GP29) en 14 oktober 2019 (met producties GP30 t/m GP33) en de aanvullende kostenstaat van Loendersloot c.s. en [gedaagde 6] van 17 oktober 2019;

 de aanvullende kostenstaten van Pure Handling van 4 oktober 2019 (met productie PH5) en van 17 oktober 2019 (met productie PH6);

- het proces-verbaal van de comparitie van partijen gehouden op 18 oktober 2019 met aangehecht de spreekaantekeningen van partijen, de daarover gemaakte opmerkingen van partijen van 3 november 2019 (Pure Handling), 4 november 2019 (Bacardi c.s.) en Loendersloot c.s. en [gedaagde 6] ), 18 november 2019 (Bacardi c.s. en Loendersloot c.s. en [gedaagde 6] ) en de overeenkomstig de afspraak ter zitting ingediende geconsolideerde proceskostenoverzichten van Bacardi c.s. (van 25 oktober 2019, met productie EP65) en Pure Handling (van 25 oktober 2019, met productie PH7).

1.2. De proces-verbalen van de descente en van de comparitie van partijen zijn – met instemming van partijen – buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om feitelijke onjuistheden in elk proces-verbaal recht te zetten. Partijen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt met de onder 1.1 vermelde brieven, die voor zover daarin stellingen zijn aangevuld of nieuwe standpunten zijn ingenomen, buiten beschouwing worden gelaten.

1.3. Tot slot is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2 De feiten

partijen

2.1. Bacardi c.s. behoren tot het Bacardi-concern. Dit, wereldwijd opererende, concern houdt zich bezig met de productie, verkoop en marketing van een breed scala aan – onder meer – dranken met een hoog alcoholpercentage.

2.2. Bacardi and Company is houdster van de volgende woordmerken, die alle zijn ingeschreven voor waren in de klassen waaronder – onder meer – alcoholhoudende dranken vallen:

a. het Uniemerk BACARDI, geregistreerd op 25 april 1998 onder nummer 123240; b. het Uniemerk BOMBAY SAPPHIRE, geregistreerd op 19 november 1999 onder nummer 885897;

c. het Uniemerk DEWAR’S, geregistreerd op 29 oktober 2004 onder nummer 3117256;

d. het Uniemerk GREY GOOSE, geregistreerd op 30 oktober 1998 onder nummer 363374;

e. het Uniemerk ERISTOFF, geregistreerd op 22 mei 2003 onder nummer 2525384;

f. het krachtens een internationale aanvraag met gelding in (onder meer) de Benelux op 1 juli 1982 onder nummer 255561 geregistreerde merk MARTINI.

Deze woordmerken worden hierna gezamenlijk aangeduid als: ‘de Bacardi-merken’. Alcoholische dranken waarop de Bacardi-merken zijn aangebracht worden hierna gezamenlijk aangeduid als: ‘de Bacardi-producten’.

2.3. Bacardi-Martini is distributeur van Bacardi-producten in Nederland en heeft van Bacardi and Company het recht gekregen de Bacardi-merken te gebruiken.

2.4. LI houdt zich sinds 1982 als logistiek dienstverlener bezig met de inslag, opslag en uitslag van alcoholhoudende dranken, waaronder Bacardi-producten, in – voor zover hier van belang – loodsen in Roosendaal. Deze loodsen, die in totaal een oppervlakte van bijna 60.000 m² beslaan, zijn gelegen aan de Kooldreef 7, het Scherpdeel 7 en de Rechtzaad 4-6 (hierna tezamen: ‘de loodsen’). De administratieve werkzaamheden met betrekking tot de inslag, opslag en uitslag van de goederen in de loodsen worden verricht door personeel dat in dienst is van LI.

2.5. Flint Logistics is een zustervennootschap van LI. Het personeel (vaste werknemers en uitzendkrachten) dat door LI wordt ingezet voor het laden, het lossen en de opslag van goederen in de loodsen, is bij Flint Logistics in dienst dan wel wordt door Flint Logistics ingehuurd.

2.6. Flint Warehousing is ook een zustervennootschap van LI. Zij beheert de loodsen, die zij van een derde huurt. Flint Warehousing heeft (delen van) de loodsen in onderverhuur gegeven aan – voor zover van belang – LI en Pure Handling.

2.7. Llogs hield tot 15 juni 2018 de aandelen in LI, Flint Logistics en Flint Warehousing en was tot die datum bestuurder van die vennootschappen.

2.8. [gedaagde 6] is bestuurder van LI en van Flint Logistics en was één van de bestuurders van Llogs.

2.9. Pure Handling is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht onder een andere naam. Zij voert haar huidige naam sinds een statutenwijzing van 16 mei 2012. Pure Handling huurt een deel van één van de loodsen die Flint Warehousing beheert. Zij heeft daar een decodeerfaciliteit.

Bacardi-producten

2.10. De Bacardi-producten zijn voorzien van productcodes. Dat zijn zowel codes die het mogelijk maken de producten te traceren in het geval een terugroepactie nodig is, als codes aan de hand waarvan het distributiekanaal in beeld kan worden gebracht. Deze productcodes kunnen op het etiket van de fles zijn aangebracht of direct op de fles zijn gegrafeerd of geprint. Op elke fles zijn ook productcodes aangebracht achter de etiketten, wikkels en/of hulzen.

2.11. Een deel van de producten die Bacardi c.s. produceert en distribueert, is door Bacardi c.s. niet bestemd om te worden afgezet binnen de EER. Deze, niet voor de EER-markt bestemde, producten hebben kenmerken die hetzij niet zijn toegestaan op de EER-markt, hetzij zijn voorgeschreven in de buiten de EER gelegen markt waarvoor zij bestemd zijn. Het gaat – voor zover hier van belang – om producten met de volgende kenmerken:

een, ingevolge Amerikaanse wetgeving, verplichte consumentenwaarschuwing (hierna: health warning);

een inhoudsmaat van 0,75 liter, die niet is toegestaan in de EER voor alle Bacardi-producten, met uitzondering van producten waarop het merk Martini is aangebracht;

een niet-hervulbare fles voorzien van een speciale afdichting bij de dop.

2.12. Verder zijn er – hieronder in de rechterkolom weergegeven – Bacardi-producten met sub-merken die Bacardi c.s. niet bestemd hebben voor de EER-markt, te weten:

Bacardi

Anejo, Gran Anejo, Rum Select, Artic Grape, Black Razz, Big Apple, O, Rock Coconut, Coco, Grapefruit, Guave, Highball, Peach, Peach Re, Raspberry, Solera, Tangerine, Wolfberry

Grey Goose

Cherry Noir NRF

Bombay Sapphire

Bombay Amber

Martini

Martini Extra Brut

Dewar’s

12 YO Scratched Cask, White Label Scratched

Eristoff

Eristoff Limon Vodka

De onder 2.11 en 2.12 bedoelde Bacardi-producten worden hierna tezamen ook aangeduid als ‘niet-Unie-producten’.

goederen in de loodsen

2.13. In de loodsen bevinden zich:

a) goederen die onder een douaneschorsingsregeling (de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot) vallen (hierna ook: T1-goederen); dit zijn goederen die zich fysiek op het grondgebied van de Europese Unie (hierna: de Unie) bevinden, maar die douanerechtelijk niet zijn ingevoerd in de Unie;

b) goederen die douanerechtelijk zijn ingevoerd (hierna ook: T2-goederen);

c) douanerechtelijk ingevoerde goederen die onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en waarvan de inslag, opslag en uitslag geschiedt onder begeleiding van een elektronisch administratief document (e-AD, voorheen: accijnsgoederendocument (AGD)) in/vanuit een accijnsgoederenplaats (hierna ook: T2/AGD-goederen).

2.14. Bacardi-producten zijn accijnsgoederen. In de loodsen zijn deze producten in de regel opgeslagen op douanestatus T1 of (na douanerechtelijke invoer) op douanestatus T2/AGD. Waar hierna over de douanestatus van Bacardi-producten wordt gesproken, zal deze als T1 of T2/AGD worden aangeduid.

2.15. LI beschikt over de vereiste vergunningen voor gebruik van de loodsen als douane-entrepot voor T1-goederen en als accijnsgoederenplaats voor T2/AGD-goederen.

2.16. In 2018 heeft LI per dag bijna 70.000 T1-goederen ingeslagen en ongeveer 700.000 T2-goederen. In de periode 2013-2019 sloeg zij jaarlijks gemiddeld 1.395.500 Bacardi-producten met douanestatus T1 in en 1.752,999 met douanestatus T2/AGD. In 2018 verzorgde zij, voor 135 verschillende opdrachtgevers, gevestigd in en buiten de Unie, ten aanzien van circa 13 miljoen alcoholische eenheden, douaneaangiftes.

inslag, opslag en uitslag van goederen door LI

2.17. De inslag van goederen in de loodsen verloopt – samengevat en voor zover hier relevant – als volgt:

a) Het inslagproces start met een opdracht van een derde (hierna: de opdrachtgever) tot inslag. Deze opdracht gaat vergezeld van informatie betreffende – onder meer – het type product, het aantal dozen, het aantal flessen per doos, de inhoudsmaat van de flessen, het alcoholpercentage en de douanestatus.

b) De opdracht met bijbehorende informatie wordt vastgelegd in het, volledig geautomatiseerde, interne rapportage- en verslagleggingsysteem van LI (hierna: het IRVS) en krijgt een uniek nummer toegekend (hierna: het INAA-nummer).

c) Bij aankomst van de zending in één van de loodsen wordt deze gelost en in het douane-entrepot geplaatst. Daar worden, na een eerste visuele inspectie op (duidelijk) zichtbare tekorten en schades, foto’s gemaakt van de zending (welke foto’s ook in het IRVS worden opgeslagen).

d) Vervolgens wordt steeds een zogeheten inbound quality inspectie uitgevoerd. De inbound quality inspectie houdt in dat één à twee dozen per productsoort wordt/worden gecontroleerd en dat wordt bezien of de informatie die daaruit valt af te leiden, correspondeert met de informatie die bij de verstrekte opdracht tot inslag hoort.

e) De inspectiebevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport (pre-advice). In dat rapport worden ook bijzonderheden vermeld (in de vorm van afkortingen), zoals de inhoudsmaat van de flessen, de aanwezigheid van een health warning en de constatering dat flessen zijn gedecodeerd.

f) Het inspectierapport wordt vervolgens opgeslagen in het IRVS, waarbij aan het INAA-nummer een volgnummer wordt toegevoegd.

g) Ter afsluiting van het proces van inslag wordt een arrival notice aan de opdrachtgever verzonden.

2.18. Bij de inbound quality inspectie hanteert LI codes/afkortingen om productkenmerken te noteren, waaronder NGD (Number Glass Decoded), NBLD (Number Back Label Decoded) en NRF (Non Refillable).

2.19. Het inslagproces kan worden gevolgd door opslag. Tijdens deze opslag kunnen de opgeslagen goederen op verzoek van de opdrachtgever worden onderworpen aan Value Added Logistics-activiteiten (hierna: VAL-activiteiten). VAL-activiteiten zijn bijvoorbeeld herverpakken en bestickeren. Wanneer een VAL-activiteit wordt uitgevoerd, wordt dit in het IRVS tot uitdrukking gebracht door aan het INAA-nummer de bewerkingscode ‘-01’ toe te voegen.

2.20. De douanerechtelijke invoer in de Unie van T1-goederen vindt plaats op een daartoe strekkende opdracht van de opdrachtgever tot custom clearance.

2.21. LI voert de opdracht tot douanerechtelijke invoer uit door elektronisch aangifte te doen bij de Douane van wijziging van de douanestatus van de goederen (van T1 naar T2 of T2/AGD). Als douane-expediteur kan LI deze douaneformaliteiten voor haar opdrachtgevers verrichten:

in eigen naam en voor eigen rekening;

in naam en voor rekening van de opdrachtgever (directe vertegenwoordiging);

in eigen naam en voor rekening van de opdrachtgever (indirecte vertegenwoordiging).

LI kan alleen als directe vertegenwoordiger optreden voor opdrachtgevers die in de Unie zijn gevestigd. Voor buiten de Unie gevestigde opdrachtgevers is dit niet mogelijk.

2.22. De website van de Douane vermeldt – onder meer – het volgende:

‘Douanevertegenwoordiging

Er zijn 3 verschillende manieren om aangiften te doen voor een ander:

* als aangever (code status vertegenwoordiger: 1)

U doet de aangifte op eigen naam en voor eigen rekening.

* als direct vertegenwoordiger (code status vertegenwoordiger: 2)

* als indirect vertegenwoordiger (code status vertegenwoordiger: 3)’

2.23. Gaat de Douane akkoord met douanerechtelijke invoer, dan geeft zij een douane-wegvoeringsexemplaar af aan LI waaruit de douanestatus van de goederen blijkt en ook in welke hoedanigheid LI is opgetreden (uit het cijfer tussen vierkante haken vóór haar naam). Voorts verstrekt de Douane aan LI een (verzamel)uitnodiging tot betaling (hierna: UTB) waarop de verschuldigde invoerrechten (en accijns) staan vermeld. LI belast de invoerrechten, accijns en eventuele aanvullende kosten, vóór dan wel na het voldoen van de douaneformaliteiten met een factuur door aan haar opdrachtgever.

2.24. Het omzetten van de douanestatus van goederen van T1 naar T2(/AGD) (of omgekeerd) kan plaatsvinden terwijl de goederen op dezelfde plaats blijven liggen in de loodsen. De goederen behoeven ook niet te worden verplaatst als zij tijdens de opslag worden verhandeld.

2.25. Bij uitslag, het fysiek vanuit de opslag in de loodsen naar elders brengen van de goederen, zendt LI een pre-loading list aan haar opdrachtgever, die aan de hand daarvan kan controleren of de goederen die op die lijst vermeld staan, daadwerkelijk moeten worden uitgeslagen. Hierna stelt LI een pick-up-list op, aan de hand waarvan de goederen worden verzameld. Daarop volgt een globale fysieke inspectie op – met name – kwantitatieve aspecten, waarna lading van de goederen plaatsvindt. Het proces wordt afgesloten met verzending van een final loading list aan de opdrachtgever.

2.26. De onder 2.17 tot en met 2.25 beschreven werkwijze is in de gehele door de vorderingen van Bacardi c.s. bestreken periode (vanaf 1 januari 2003) niet gewijzigd.

door LI uitgevoerde aangiften

2.27. In juli 2009 heeft LI voor het in Nederland gevestigde Sanminez International, bij de Douane aangifte gedaan van de invoer van – onder meer – 740 dozen met elk 12 flessen Bacardi Silver (rum). Hierop heeft de Douane de volgende toestemming tot wegvoering van die goederen gegeven:

2.28. Op de factuur van 16 juni 2009 van Sanminez International aan De Klok Dranken B.V., aan wie zij de hiervoor bedoelde partij heeft verkocht, wordt het Bacardi-product als volgt aangeduid: ‘Bacardi superior 12/1cleanlabel’. Op de laadlijst die door LI is opgemaakt ten behoeve van het vervoer van de betreffende Bacardi-producten naar De Klok Dranken B.V. wordt achter deze partij vermeld: ‘NOT INSPECTED’ en staat achter ‘USER’ vermeld: ‘ [gedaagde 6] ’.

2.29. In maart 2012 is een van een in Panama gevestigde vennootschap afkomstige partij, bestaande uit 1000 dozen met ieder zes flessen Grey Goose (wodka) met een health warning, vanuit de opslag bij LI, aan Pesco Trading B.V. verkocht en geleverd. Toen de partij bij LI werd ingeslagen, had deze douanestatus T1. Bij uitslag had de partij douanestatus T2. Door LI is bij de Douane aangifte gedaan van de invoer van deze partij. Hierop heeft de Douane de volgende toestemming tot wegvoering van die goederen gegeven:

2.30. Aan de onderzijde van het onder 2.29 weergegeven douane-wegvoeringsexemplaar wordt het volgende vermeld: ‘AFTEKENING DOOR AANG./VERT. [gedaagde 6] ’.

2.31. In januari 2014 heeft LI voor de in Luxemburg gevestigde onderneming [X] S.A.R.L (hierna: EW) bij de Douane aangifte gedaan van de invoer van – voor zover hier van belang – de volgende Bacardi-producten:

a) zes dozen met ieder twaalf flessen Bacardi Mojito met een inhoudsmaat van 0,75 liter en een health warning;

b) tien dozen met ieder zes flessen Dewar’s 18 year Double Aged met een inhoudsmaat van 0,75 liter;

c) tien dozen met ieder zes flessen Grey Goose Vodka met een health warning.

Deze Bacardi-producten waren, toen deze douanestatus T1 hadden, vanuit de opslag bij LI, door EW gekocht van Delicasea B.V. (hierna: Delicasea). In een op 13 januari 2014 door Delicasea aan LI verzonden faxbericht met daarin het verzoek om de betreffende producten vrij te stellen aan EW staat achter de producten Grey Goose Vodka en Bacardi Mojito een asterisk (*). Op de pre-loading lists en de final loading lists van LI staat vermeld dat de betreffende Bacardi-producten douanestatus T2 hebben. Op de op de aangifte gevolgde toestemming van de Douane tot wegvoering van bedoelde partij goederen staat LI als ‘AANG./VERT.’ aangeduid, na de code ‘[2]’.

2.32. In maart 2014 heeft LI voor EW bij de Douane aangifte gedaan van de invoer van – voor zover hier van belang – één doos met 120 flessen Bombay Sapphire Gin met een health warning. Deze Bacardi-producten waren, toen deze douanestatus T1 hadden, vanuit de opslag bij LI, door EW gekocht van Delicasea. Op de op de aangifte gevolgde toestemming van de Douane tot wegvoering van bedoelde partij goederen staat LI als ‘AANG./VERT.’ aangeduid, na de code ‘[2]’.

2.33. In april 2014 heeft LI voor EW bij de Douane aangifte gedaan van de invoer van acht dozen met ieder twaalf flessen Grey Goose Vodka met een inhoudsmaat van 0,75 liter en een health warning. Ook deze Bacardi-producten waren, toen deze douanestatus T1 hadden, vanuit de opslag bij LI, door EW gekocht van Delicasea. Op de op de aangifte gevolgde toestemming van de Douane tot wegvoering van bedoelde partij goederen staat LI als ‘AANG./VERT.’ aangeduid, na de code ‘[2]’.

2.34. In mei 2014 heeft LI voor EW bij de Douane aangifte gedaan van de invoer van – voor zover hier van belang –:

a) twintig dozen met ieder twaalf flessen Grey Goose Vodka met een inhoudsmaat van 0,75 liter en een health warning;

b) twintig dozen met ieder twaalf flessen Martini Bianco, ten aanzien waarvan, toen deze partij T1-status had, in het IVRS is opgenomen ‘NUMBER BACKLABEL CLEANED’.

Op de final loading list van LI staat vermeld dat de betreffende Bacardi-producten douanestatus T2 hebben. Bij de partij Martini Bianco staat op dat document ook de code NBLD vermeld.

2.35. Ook in mei 2014 heeft LI voor EW bij de Douane aangifte gedaan van de invoer van – voor zover hier van belang –:

a) vijf dozen met ieder twaalf flessen Grey Goose Vodka met een inhoudsmaat van 0,75 liter en een health warning;

b) twintig dozen met iedere zes flessen Grey Goose Vodka met een health warning.

Op de op de aangifte gevolgde toestemming van de Douane tot wegvoering van bedoelde partij goederen staat LI als ‘AANG./VERT.’ aangeduid, na de code ‘[2]’.

2.36. Aan de onderzijde van het onder 2.35 voor de invoer door de Douane aan LI afgegeven douane-wegvoeringsexemplaar wordt vermeld: ‘AFTEKENING DOOR AANG./VERT. [gedaagde 6] ’.

2.37. De onder 2.32 tot en met 2.35 weergegeven Bacardi-producten zijn, toen deze douanestatus T1 hadden, vanuit de opslag bij LI, door EW gekocht van Delicasea.

beslag ten laste van Middlesex Wines Limited

2.38. In mei 2016 heeft LI, voor de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming Middlesex Wines Limited (hierna: MWL), bij de Douane aangifte gedaan van de invoer van een partij met vijf pallets (3.600 flessen) Grey Goose Vodka. Op 27 mei 2016 is deze partij ‘ex Loendersloot’ aan MWL verkocht. Voor deze partij is op 6 juli 2016 een CMR-vrachtbrief afgegeven voor vervoer van de loodsen naar een locatie in Londen. In de kolom ‘instructies afzender’ staat, na een referentienummer, het volgende vermeld: ‘Fao. Middlesex Wines Limited’. Op 4 augustus 2016 is deze partij in het Verenigd Koninkrijk in beslag genomen. In de in dat verband opgemaakte Notice of Detention of Food van die datum staat – voor zover van belang – het volgende vermeld:

‘All three lot codes (one on the cap, one on the back of the bottle above the French writing and one on the back next to the bar code) have been deliberately removed from each bottle (…).

’

overige documenten

2.39. In een door LI opgestelde arrival notice van 26 juni 2008 wordt – voor zover hier van belang – het volgende vermeld:

2.40. De bij de onder 2.39 bedoelde arrival notice behorende factuur van Van Caem International B.V. (hierna: Van Caem) gericht aan Torijn B.V. vermeldt – voor zover hier van belang – het volgende:

2.41. Een document van Van Caem van juli 2008 vermeldt onder meer:

In de daaronder ingevoegde lijst staan onder meer Bacardi-producten vermeld.

2.42. Een document getiteld ‘Stock VCI’ van 15 september 2008 vermeldt onder de kolom ‘LOENDERSL.’ onder meer:- Gin Bombay Sapphire Decoded met een inhoudsmaat van 0,75 liter;- Gin Bombay Sapphire Decoded.

2.43. Op een op 21 september 2010 gedateerde pre-loading list van LI wordt

het volgende vermeld:

2.44. Het administratief geleidedocument dat bij de pre-loading list behoort, is ondertekend door [gedaagde 6] .

2.45. Op 19 april 2012, 30 mei 2012 26 juni 2012 en 27 juni 2012 heeft Van Caem diverse Bacardi-producten die waren opgeslagen in de loodsen, ingekocht bij verschillende (deels in de Unie gevestigde) handelaren. Deze inkooporders vermelden in relatie tot Bacardi-producten ‘CLEANLOEN’; op de inkooporder van 19 april 2012 bij producten voorzien van het merk Bombay Sapphire, op de inkooporder van 30 mei 2012 bij producten voorzien van het merk Bacardi en op de inkooporders van 26 juni 2012 en 27 juni 2012 bij producten voorzien van de merken Martini en Grey Goose.

de decodeerfaciliteit van Pure Handling

2.46. De decodeerfaciliteit van Pure Handling bestaat uit drie decodeerunits waar – onder meer – productcodes van Bacardi-producten worden verwijderd. Bij de decodeerfaciliteit bevindt zich een klein kantoor en een opslagcontainer.

2.47. Pure Handling stelt de decodeerfaciliteit, tegen vergoeding, ter beschikking aan derden (hierna (de) gebruikers), waaronder aan de Van Caem groep (waarvan Van Caem en Delicasea deel uitmaken). Pure Handling heeft één werknemer in dienst. Deze werknemer draagt zorg voor het in stand houden, het onderhoud en de bevoorrading van de decodeerfaciliteit. Pure Handling stelt de materialen ter beschikking waarmee de decodeerwerkzaamheden worden uitgevoerd en zorgt ervoor dat deze materialen op voorraad blijven. De decodeerwerkzaamheden worden uitgevoerd door uitzendkrachten, die Pure Handling voor die derden regelt. De gebruikers van de decodeerfaciliteit instrueren de uitzendkrachten, geven leiding aan die uitzendkrachten en houden toezicht op hun werkzaamheden. Pure Handling belast de kosten voor het gebruik van de decodeerfaciliteit, de materialen en het inschakelen van de uitzendkrachten (met een opslag) door aan de huurders van de decodeerfaciliteit.

2.48. De gebruikers van de decodeerfaciliteit van Pure Handling hebben toegang tot een deel van het IRVS. Zij kunnen in het IRVS een picking order verstrekken aan LI met het oog op verplaatsing van goederen naar de decodeerfaciliteit. In het IRVS wordt dan genoteerd dat de goederen uit de opslag zijn gehaald en dat zij zich in de decodeerfaciliteit bevinden. Als de goederen zijn gedecodeerd, wordt er, wederom via het IRVS, aan LI een verzoek gedaan om de goederen weer op te halen. In het IRVS wordt, op de wijze als hiervoor onder 2.19 beschreven, genoteerd dat een VAL-activiteit heeft plaatsgevonden.

het decoderen van Bacardi-producten

2.49. Het decoderen van Bacardi-producten gaat altijd gepaard met het verwijderen van etiketten, wikkels en/of hulzen waarachter zich de productcodes bevinden (zie 2.10) en waarop (onder meer) het Bacardi-merk is aangebracht, gevolgd door het opnieuw aanbrengen daarvan.

sommaties

2.50. Bij brief van 4 september 2015 heeft Bacardi and Company LI gesommeerd om met onmiddellijke ingang iedere dienst die door derden wordt gebruikt om inbreuk te maken op de Bacardi-merken te staken en gestaakt te houden en een onthoudingsverklaring met die strekking, versterkt met een boetebeding, te ondertekenen.

2.51. Bij brief van eveneens 4 september 2015 heeft Bacardi and Company [gedaagde 6] gesommeerd om met onmiddellijke ingang te bewerkstelligen dat LI iedere dienst die door derden wordt gebruik om inbreuk te maken op de Bacardi-merken staakt en gestaakt houdt en een onthoudingsverklaring met die strekking, versterkt met een boetebeding, te ondertekenen.

2.52. LI en [gedaagde 6] hebben aan de sommaties geen gehoor gegeven en de aan hen voorgelegde onthoudingsverklaringen niet getekend.

beslagen

2.53. Na daartoe verkregen verlof hebben Bacardi c.s. op 1 december 2016 ten laste Loendersloot c.s., Flex Customs & Forwarding B.V. en Pure Handling in de loodsen conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op zich daar bevindende Bacardi-producten. In het proces-verbaal van het afgiftebeslag staat over inbeslaggenomen Bacardi-producten het volgende vermeld:

‘Omstreeks 13.30 uur heeft de firma F. Loendersloot Internationale Expeditie B.V vrijwillig

voorraadlijsten verstrekt (…) met alle op de opslaglocaties aanwezige Bacardi producten alsmede ondermeer de douanestatus van deze Bacardi-producten. De heer [Y] heeft aan gerechtsdeurwaarder [deurwaarder] verklaart dat de douanestatus op de vrijwillig verstrekte voorraadlijst overeenkomt met de werkelijke douanestatus. De heer [Y] voornoemd heeft op een later moment aan de hand van het douanesysteem bij de firma Loendersloot aan de heer [deurwaarder] zijn stelling omtrent de juistheid van de opgegeven douanestatus onderbouwd (…). De heer [Y] heeft niet aangetoond dat de nader te noemen en in definitief beslag tot afgifte genomen gedecodeerde Bacardi producten bij binnenkomst bij de firma Loendersloot al waren gedecodeerd.

(…)

De producten genoemd in regel 1, 2 en 8 tot en met 22 in de aangehechte lijst, betreffen producten waarvan de productcode is verwijderd en waarvan het etiket bij de fleshals is verwijderd (geweest); De producten genoemd onder 3 tot en met 7 in de aangehechte lijst, betreffen producten waarop productcodes zijn aangetroffen die volgens opgave van de firma Loendersloot bij binnenkomst een T1 status hadden en op het moment van de beslaglegging een T3 status, met welke status (…) wordt bedoeld T2/AGD (…)’

2.54. De aan het proces-verbaal gehechte lijst bevat, voor zover hier van belang, de volgende informatie:

2.55. Eveneens op 1 december 2016 hebben Bacardi c.s., na daartoe verkregen verlof, ten laste van Loendersloot c.s., Flex Customs & Forwarding B.V. en Pure Handling in de loodsen globaal bewijsbeslag doen leggen op – kort gezegd – (harde schijven met) elektronische administratieve bescheiden. De deurwaarder heeft de globaal in bewijsbeslag genomen digitale bescheiden beoordeeld op relevantie, een deel daarvan op 18 juli 2018 in definitief bewijsbeslag genomen en het globaal conservatoir bewijsbeslag vervolgens voor het overige opgeheven met vernietiging van alle data. De definitief in conservatoir bewijsbeslag genomen bescheiden zijn in gerechtelijke bewaring gegeven.

3 Het geschil

in de hoofdzaak

3.1. Bacardi c.s. vorderen dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:I) Loendersloot c.s. en Pure Handling, op straffe van een dwangsom, beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de Bacardi- merken in de Unie te staken en gestaakt te houden;

II) Loendersloot c.s. en Pure Handling, op straffe van een dwangsom, beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, het leveren van diensten waarmee derden inbreuk maken op de Bacardi-merken in Nederland te staken en gestaakt te houden;

III) [gedaagde 6] , op straffe van een dwangsom, beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, er voor zorg te dragen dat alle rechtspersonen waarvan hij (indirect) bestuurder is en/of waaraan hij feitelijk leiding geeft, iedere inbreuk op de Bacardi-merken en ieder onrechtmatig handelen bestaande uit het leveren van diensten waarmee derden inbreuk maken op de Bacardi-merken, staken en gestaakt houden;

IV) Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling, op straffe van een dwangsom, veroordeelt om binnen één maand na betekening van het vonnis aan de advocaat van Bacardi c.s. een op kosten van Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling door een registeraccountant opgestelde opgave te verstrekken, vergezeld van kopieën van alle relevante documenten, met daarin – kort gezegd – vanaf 1 januari 2003: * het aantal (ten behoeve van derden) ingevoerde Bacardi-producten; * het aantal (ten behoeve van derden) opgeslagen, uitgeslagen en vervoerde inbreukmakende Bacardi-producten; * het aantal door of in opdracht van Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling of op de (vergunnings)locatie van Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling gedecodeerde Bacardi-producten; * alle werktuigen en materialen die door of in opdracht van Loendersloot c.s. en Pure Handling of op de (vergunnings)locatie van Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling zijn gebruikt bij het decoderen van Bacardi-producten; * de op de datum van het vonnis onder Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling of, ten behoeve van hen, onder derden aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi-producten; * de hoeveelheid inbreukmakende Bacardi-producten die op de datum van het opstellen van de opgave onderweg waren naar Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling; * de behaalde nettowinst;

V) Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling hoofdelijk veroordeelt om binnen twee maanden na betekening van het vonnis, de ten gevolge van hun inbreukmakende c.q. onrechtmatig handelen (in groepsverband) genoten nettowinst af te dragen aan Bacardi c.s.;

VI) voor recht verklaart dat Loendersloot c.s. en Pure Handling hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die Bacardi c.s. hebben geleden en nog lijden en die het gevolg is van hun inbreukmakende c.q. onrechtmatige handelen (in groepsverband), te berekenen aan de hand van de onder IV gevorderde opgave, althans nader op te maken bij staat, en vermeerderd met wettelijke rente;

VII) Loendersloot c.s. en Pure Handling, op straffe van een dwangsom, gebiedt om binnen één maand na betekening van het vonnis alle inbreukmakende Bacardi-producten die zich onder hen of onder derden bevinden alsook de inbreukmakende Bacardi-producten die onder hen in conservatoir beslag zijn genomen en zich thans nog onder hen bevinden,

primair

aan Bacardi c.s. om niet af te geven en over te dragen ter vernietiging en te verklaren voor recht dat Loendersloot c.s. en Pure Handling hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle met die vernietiging gemoeide kosten;

subsidiair:

aan Bacardi c.s. om niet af te geven bij wijze van (gedeeltelijke) vergoeding van de door Bacardi c.s. geleden schade;

VIII) Loendersloot c.s. hoofdelijk en [gedaagde 6] en Pure Handling ieder afzonderlijk veroordeelt in de door Bacardi c.s. gemaakte proceskosten en andere kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, alsmede de kosten van beslag en bewaring, vermeerderd, in geval betaling achterwege blijft, met wettelijke rente vanaf de datum van het wijzen van dit vonnis.

3.2. Aan deze vorderingen leggen Bacardi c.s., waar het Loendersloot c.s. betreft, ten grondslag dat deze vennootschappen sinds 1 januari 2003, op grote schaal:

( a) inbreuk maken op de Bacardi-merken in de zin van artikel 9 lid 2 juncto lid 3 sub b, c en e en artikel 15 lid 2 UMVo en (thans) artikel 2.20 lid 2 en lid 3 sub b, c en d en artikel 2.23 lid 3 BVIE door: (i) het (doen) decoderen van Bacardi-producten;

(ii) het opslaan van niet-Unie-producten dan wel gedecodeerde Bacardi-producten;(iii) het invoeren van niet-Unie-producten dan wel gedecodeerde Bacardi-producten;(iv) het uitvoeren van niet-Unie-producten dan wel gedecodeerde Bacardi-producten;(v) de Bacardi-merken te gebruiken in zakelijke stukken;

( b) in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid handelen door merkinbreuk door derden (bestaande uit het (doen) decoderen van Bacardi-producten, het doen invoeren, het doen uitvoeren, het aanbieden en in de handel brengen van niet-Unie dan wel gedecodeerde Bacardi-producten en het gebruiken van de Bacardi-merken in zakelijke stukken) bewust te faciliteren of te bevorderen door deze producten in te voeren, uit te voeren, op te slaan en te fungeren als ‘marktplaats’ en aldus onrechtmatig handelen als bedoeld in artikel 6:162 BW;

( c) op commerciële schaal diensten verlenen aan derden die inbreuk maken op de Bacardi-merken op de wijze als hiervoor onder 3.2. onder b) weergegeven en daarbij die diensten gebruiken en aldus fungeren als ‘tussenpersoon’ in de zin van artikel 2.22 leden 5 en 6 BVIE/11 Hrl (ten behoeve van de leesbaarheid wordt hierna steeds gesproken van ‘tussenpersoon in de zin van de Hrl’).

3.3. Waar het Pure Handling betreft, leggen Bacardi c.s. aan hun vorderingen ten grondslag dat Pure Handling sinds 1 januari 2003:

a) inbreuk maakt op de Bacardi-merken door Bacardi-producten te decoderen;

b) onrechtmatig handelt jegens Bacardi c.s. als bedoeld in artikel 6:162 BW door het bevorderen of faciliteren van merkinbreuk door derden;

c) kwalificeert als ‘tussenpersoon’ in de zin van de Hrl.

3.4. Aan hun vorderingen jegens [gedaagde 6] leggen Bacardi c.s. ten grondslag dat [gedaagde 6] als bestuurder/feitelijk beleidsbepaler binnen Loendersloot c.s. en Pure Handling, de inbreukmakende en/of onrechtmatige activiteiten van die vennootschappen en/of de activiteiten van die vennootschappen als ‘tussenpersoon’ heeft toegelaten dan wel bewerkstelligd, althans heeft nagelaten daarop in te grijpen.

3.5. Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling voeren gemotiveerd verweer.

3.6. Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

in de incidenten

3.7. Bacardi c.s. hebben de in de hoofdzaak ingestelde vorderingen I, II, III en VIII ook ingesteld als provisionele vorderingen en hebben verder gevorderd dat Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling, bij wijze van provisionele voorziening, op straffe van een dwangsom, wordt bevolen om:

a) binnen twintig dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van Bacardi c.s. een afschrift te verstrekken van de in randnummer 12.16 van de dagvaarding genoemde bescheiden, daterend vanaf 1 januari 2003, waar nodig ontdaan van vertrouwelijke bedrijfsgegevens, en

b) te gedogen dat een door Bacardi c.s. aan te wijzen onafhankelijke derde de juistheid en volledigheid van de door Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling verstrekte afschriften nagaat in de op 1 december 2016 in conservatoir beslag genomen informatie.

3.8. Aan deze vorderingen leggen Bacardi c.s. ten grondslag dat het in de hoofdzaak verweten handelen nog steeds voortduurt. Dit maakt dat Bacardi c.s. belang hebben bij toewijzing van het gevorderde voor de duur van het geding. De genoemde bescheiden en controle daarvan hebben Bacardi c.s. nodig om de gestelde activiteiten van Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling nader te staven en om inzicht te krijgen in (i) de aard en omvang daarvan, (ii) de keten van betrokkenen en (iii) de onderlinge taakverdeling.

3.9. Loendersloot c.s., [gedaagde 6] en Pure Handling voeren gemotiveerd verweer.

3.10. Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

4 De beoordeling

4.1. De beoordeling is als volgt ingedeeld:I. bevoegdheid

II. algemene overwegingen II.A. merkinbreuk II.B. onrechtmatig faciliteiten of bevorderen van merkinbreuk door derden II.C. handelen als tussenpersoon in de zin van de Hrl

III. bespreking van de verwijten jegens Pure Handling en Loendersloot c.s. III.A. de verwijten jegens Pure Handling III.B. de verwijten jegens LI (a) (doen) decoderen (b) opslag

(c) (doen) invoeren (d) (doen) uitvoeren (e) merkgebruik in zakelijke stukken (f) het fungeren als marktplaats

III.C. de verwijten jegens Flint Logistics, Flint Warehousing en Llogs

III.D. groepsaansprakelijkheid

IV. bespreking van de verwijten jegens [gedaagde 6]

V. slotsom VI. de incidenten

I. bevoegdheid

4.2. In het vonnis in het door [gedaagde 6] opgeworpen bevoegdheidsincident is reeds beslist dat de rechtbank onbevoegd is om kennis te nemen van de jegens [gedaagde 6] ingestelde vorderingen, behoudens voor zover deze zijn gegrond op de stelling dat [gedaagde 6] onrechtmatig jegens Bacardi c.s. heeft gehandeld door inbreuk door Loendersloot c.s. en Pure Handling op de Uniemerken van Bacardi c.s. te bewerkstelligen, althans niet te voorkomen.

4.3. Voor zover de vorderingen jegens Loendersloot c.s. en Pure Handling zijn ingesteld ter zake van een gestelde inbreuk op Uniemerken, is de rechtbank, op grond van het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 onder a en 97 lid 1 UMVo 2015 in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, (internationaal en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen, nu deze gedaagden hun vestigingsplaats in Nederland hebben. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie.

4.4. Voor zover de vorderingen jegens Loendersloot c.s. en Pure Handling zijn ingesteld ter zake van inbreuk op een internationaal merk met gelding in de Benelux (het woordmerk Martini), is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. De relatieve bevoegdheid van de rechtbank is niet bestreden. Deze bevoegdheid geldt voor de Benelux.

4.5. Voor zover de vorderingen jegens Loendersloot c.s. en Pure Handling zijn gebaseerd op andere gronden, is de rechtbank (internationaal en relatief) bevoegd, reeds omdat Loendersloot c.s. en Pure Handling in het geding zijn verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te bestrijden.

II. algemene overwegingen

4.6. Bacardi c.s. hebben zes gedaagden in rechte betrokken. Daarmee is in de hoofdzaak en in de incidenten sprake van subjectieve cumulatie van verschillende, voor afzonderlijke berechting vatbare, vorderingen, die vanwege hun onderlinge samenhang in één procedure zijn samengevoegd. Deze samenvoeging ontneemt aan de desbetreffende afzonderlijke zaken echter niet hun zelfstandigheid. Processtukken die worden genomen en producties die worden overgelegd in de ene zaak, gelden niet van rechtswege als genomen respectievelijk overgelegd in de andere zaak. Dit geldt ook voor de standpunten van partijen in de verschillende zaken. Die standpunten dienen ieder op hun eigen merites te worden bezien. Dat laat onverlet dat geschilpunten die in alle zaken spelen, tezamen kunnen worden behandeld.

4.7. Bacardi c.s., Loendersloot c.s. en [gedaagde 6] hebben over en weer bezwaar gemaakt tegen overlegging van kort vóór de comparitie van partijen in het geding gebrachte producties. Hoor en wederhoor vergen echter niet dat (nadere) gelegenheid wordt geboden voor uitlatingen over deze producties, aangezien hierop geen beslissingen ten nadele van Bacardi c.s. respectievelijk Loendersloot c.s. en [gedaagde 6] zijn gebaseerd.

4.8. De rechtbank laat de over en weer door partijen gemaakte opmerkingen over elkaars processtrategie en de aan elkaar toeschreven werkelijke bedoelingen voor wat ze zijn.

4.9. Voor de leesbaarheid zal de rechtbank bij de navolgende beoordeling in beginsel alleen de toepasselijke bepalingen uit de UMVo aanhalen en niet ook de gelijkluidende, richtlijnconform uit te leggen, bepalingen van het BVIE. De BVIE-bepalingen worden alleen aangehaald als dat nuttig of nodig is.

4.10. Deze procedure gaat over parallelhandel in Bacardi-producten vanaf 1 januari 2003. Bij parallelhandel worden merkproducten opgekocht op één markt en vervolgens op (een) andere markt(en) verhandeld, met gebruikmaking van prijsverschillen op verschillende markten. In de zaak tegen Loendersloot c.s. gaat het om de vraag hoe de logistieke dienstverleningsactiviteiten die Loendersloot c.s. verricht, moeten worden geduid en of Loendersloot c.s. merkinbreukmakend handelen en/of onrechtmatig handelen (door merkinbreuk door derden te faciliteren of te bevorderen) en/of handelen als tussenpersoon in de zin van de Hrl (door op commerciële schaal diensten te verlenen die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt) kan worden verweten. In de zaak tegen Pure Handling staat centraal of de verwijten die Bacardi c.s. aan Loendersloot c.s. maakt, ook aan Pure Handling kunnen worden gemaakt waar het gaat om de decodeerfaciliteit die Pure Handling aan derden ter beschikking stelt. In de zaak tegen [gedaagde 6] is aan de orde of [gedaagde 6] als bestuurder/feitelijk beleidsbepaler de activiteiten van Loendersloot c.s. en Pure Handling waarop Bacardi c.s. hun pijlen richten, heeft toegelaten dan wel bewerkstelligd, althans heeft nagelaten daarop in te grijpen.

4.11. Aangezien Bacardi and Company en Bacardi-Martini deze procedure gezamenlijk zijn begonnen, wordt Bacardi-Martini als licentiehouder geacht (impliciet) toestemming in de zin van artikel 25 lid 3 UMVo van Bacardi and Company te hebben gekregen voor het (mede) instellen van genoemde vorderingen.

II.A. merkinbreuk

4.12. Op grond van artikel 9, leden 2 en 33 UMVo heeft de merkhouder het uitsluitende recht zich te verzetten tegen het gebruik, zonder zijn toestemming, van een teken dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren, – meer in het bijzonder en voor zover in deze zaak van belang – tegen het aanbieden, in de handel brengen, in voorraad hebben ten behoeve van het aanbieden en het in de handel brengen, invoeren en uitvoeren van waren onder dat teken en het gebruik van dat teken in stukken voor zakelijk gebruik.

4.13. Artikel 15 lid 1 UMVo bepaalt dat het uitsluitende recht van de merkhouder niet het recht omvat om zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Doet zich een dergelijk geval voor, dan is het uitsluitende recht van de merkhouder uitgeput; de merkhouder heeft dan immers de eerste verhandeling van de merkgoederen in de EER gecontroleerd en de economische waarde van zijn merk aldaar gerealiseerd. De merkhouder heeft de economische waarde van zijn merk in de EER niet gerealiseerd wanneer hij de waar uitsluitend invoert of te koop aanbiedt, maar wel wanneer hij de van zijn merk voorziene waar in de EER aan een derde verkoopt.

4.14. De bewijslast ter zake van de inbreuk rust op de merkhouder. Het is in beginsel aan de derde die op merkinbreuk wordt aangesproken en die zich op uitputting beroept, om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de producten voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht. Daartoe is vereist dat voor elk product afzonderlijk wordt gesteld en, zo nodig, bewezen dat sprake is van uitputting.

4.15. De merkhouder kan zich niet verzetten tegen het fysiek binnenbrengen in de Unie van oorspronkelijke merkgoederen met douanestatus T1 die nog niet door deze merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. De merkhouder kan zich er wel tegen verzetten dat oorspronkelijke merkgoederen die douanestatus T1 hebben, te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer de omstandigheden van het geval noodzakelijkerwijs impliceren dat zij in de EER in de handel worden gebracht (het ‘Class-criterium’). Deze omstandigheden zullen door de merkhouder moeten worden bewezen.

4.16. Vóór 16 juli 2015, toen het HvJ arrest wees in de zaak Top Logistics/Bacardi, bestond er discussie en werd verschillend geoordeeld over de vraag of inbreukmakend werd gehandeld ten aanzien van goederen met douanestatus T2/AGD (ook). Loendersloot c.s. en Pure Handling hebben betoogd dat hen, gelet hierop, wat betreft de periode vóór 16 juli 2015 geen verwijt treft ten aanzien van Bacardi-producten onder T2/AGD. Dit betoog gaat echter niet op, aangezien het HvJ uitleg geeft aan (reeds geldend) Unierecht.

4.17. Een uitzondering op de uitputtingsregel doet zich voor wanneer er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de (uitgeputte) waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (artikel 15 lid 2 UMVo).Van wijziging van de waar in deze zin is onder meer sprake bij heretikettering van de producten. Vaststaat dat decoderen van Bacardi-producten steeds gepaard gaat met het verwijderen en het opnieuw aanbrengen van het etiket waarop het merk is aangebracht. De toestand van de waar is derhalve gewijzigd in de zin van artikel 15 lid 2 UMVo. De merkhouder kan zich daartegen verzetten, tenzij is voldaan aan de volgende, cumulatieve, vereisten:- vast komt te staan dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling van opnieuw geëtiketteerde producten onder dit merk, aan kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen; - aangetoond wordt dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten;- de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product kan de reputatie van het merk en van de merkhouder niet schaden, en- de persoon die zich met heretikettering bezighoudt, informeert de merkhouder tevoren dat opnieuw geëtiketteerde producten ten verkoop worden aangeboden.

4.18. Loendersloot c.s. en Pure Handling hebben betoogd dat verzet tegen decoderen leidt tot ongeoorloofde marktafscherming. Ook als dat zo zou zijn, kan dat hen niet baten, nu gesteld noch gebleken is dat bij heretikettering van de Bacardi-producten bij het decoderen aan de andere in 4.17 bedoelde cumulatieve voorwaarden is voldaan. Bacardi c.s. kunnen zich dus met een beroep op een gegronde reden in de zin van artikel 15 UMVo verzetten tegen het gebruik van gedecodeerde Bacardi-producten met douanestatus T2(/AGD). Zij kunnen zich niet verzetten tegen gebruik van gedecodeerde Bacardi-producten met douanestatus T1, tenzij voldaan is het ‘Class-criterium’. Het betoog van Bacardi c.s. dat gebruik van gedecodeerde Bacardi-producten met douanestatus T1 onder geen beding is toegestaan, gaat ten onrechte ervan uit dat zij zich met een beroep op haar Uniemerken wereldwijd kan verzetten tegen gebruik van gedecodeerde Bacardi-producten. Dat strookt niet met het hiervoor weergegeven stelsel van merkenrechtelijke bescherming op grond van het UMVo.

II.B. onrechtmatig faciliteiten of bevorderen van merkinbreuk door derden

4.19. Loendersloot c.s. en Pure Handling voeren met juistheid aan dat de hoofdregel is dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Bij het verweten onrechtmatig faciliteren of bevorderen van merkinbreuk door een dienstverlener, gaat het om het eigen handelen van die dienstverlener. Voor toewijzing van de vorderingen op deze grondslag is vereist dat daadwerkelijk sprake is van merkinbreuk door een derde.

4.20. De ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW moet worden ingevuld aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval. Relevante omstandigheden zijn in dit verband onder meer de aard van de dienstverlening en de concrete betrokkenheid van de dienstverlener bij de merkinbreuk door een derde, in het bijzonder de mate waarin en de wijze waarop met de verleende diensten merkinbreuk wordt gefaciliteerd of bevorderd. Verder zijn de met de voorgaande omstandigheden samenhangende kennis van de merkinbreuk die bij de dienstverlener aanwezig is en de mate waarin van de dienstverlener kan en mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van (aanwijzingen voor) de inbreukmakende gedragingen (‘red flags’) van belang. Ook van belang zijn de mogelijkheden (bijvoorbeeld maatregelen) die de dienstverlener ten dienste staan om merkinbreuk te beëindigen en (verdere) inbreuk voorkomen. Het, na in kennis te zijn gesteld van een concrete inbreuk, niet aanwenden van deze mogelijkheden, kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn jegens de merkhouder.

4.21. De rechtbank wijst de door Loendersloot c.s. en Pure Handling voorgestane benadering, waarin alleen sprake kan zijn van het onrechtmatig faciliteren of bevorderen van merkinbreuk als de dienstverlener subjectieve kennis heeft (hij wist) van een onmiskenbare inbreuk in een concreet geval, als te beperkt van de hand. Deze benadering volgt niet uit de door hen aangehaalde jurisprudentie. Aan hetgeen de Hoge Raad in 1949/1950 in de arresten Staat/Bonda heeft overwogen over de daar aan de orde zijnde indirecte octrooi-inbreuk, kan geen algemene regel worden ontleend voor de mate van wetenschap die vereist is voor het onrechtmatig faciliteren of bevorderen van merkinbreuk door een dienstverlener. Uit de andere door Loendersloot c.s. en Pure Handling aangehaalde zaken volgt dat het niet benutten van ter beschikking staande mogelijkheden om adequate maatregelen te nemen, na een concrete kennisname van een inbreuk, waarvan de juistheid niet in twijfel behoefde te worden getrokken, onrechtmatig kan zijn. Uit deze rechtspraak kan echter niet worden afgeleid dat een dienstverlener alléén onrechtmatig merkinbreuk kan faciliteren of bevorderen indien hij beschikt over dergelijke concrete subjectieve wetenschap van de inbreuk.

4.22. Ook indien de dienstverlener in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs moest begrijpen dat sprake was van (door hem gefaciliteerde of bevorderde) merkinbreuk, kan de dienstverlener onrechtmatig handelen jegens de merkhouder. ‘Redelijkerwijs begrijpen’ is méér dan enkel op de hoogte zijn van de mogelijkheid dat inbreuk wordt gepleegd, dat – naar Loendersloot c.s. en Pure Handling met juistheid aanvoeren – in de regel, zonder bijkomende omstandigheden, dus onvoldoende zal zijn. Het komt aan op wat de merkhouder in het concrete voorliggende geval in redelijkheid kan verwachten van de dienstverlener die diensten verleent aan derden die inbreuk maken op de rechten van de merkhouder. Bij de bepaling van hetgeen de dienstverlener redelijkerwijs moest begrijpen kunnen de hem kenbare en te onderkennen aanwijzingen voor merkinbreuk (red flags) van belang zijn. Ook de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder spelen een rol.

4.23. Het betoog van Bacardi c.s. is toegespitst op hetgeen onrechtmatig is jegens de merkhouder (Bacardi and Company). Bacardi c.s. hebben deze grondslag voor Bacardi-Martini, de licentiehouder, niet uitgewerkt, terwijl niet zonder meer kan worden aangenomen dat wat onrechtmatig is jegens de merkhouder, ook onrechtmatig is jegens de licentienemer. De op onrechtmatig faciliteren en bevorderen van merkinbreuk gegronde vorderingen van Bacardi-Martini moeten daarom worden afgewezen Waar hierna, in relatie tot de grondslag onrechtmatig handelen, wordt gesproken van ‘Bacardi c.s.’, moet alleen ‘Bacardi and Company’ worden gelezen.

II.C. handelen als tussenpersoon in de zin van de Hrl

4.24. Artikel 2.22 BVIE, op grond waarvan ook veroordelingen kunnen worden uitgesproken jegens de in dat artikel bedoelde tussenpersoon, is, voor zover de regeling ziet op de tussenpersoon, op 1 mei 2007 in werking getreden ter implementatie van artikel 11 derde volzin Hrl. Het begrip ‘tussenpersoon’ is een Unierechtelijke term die autonoom en op eenvormige wijze moet worden uitgelegd. Het HvJ geeft een ruime uitleg aan dit begrip. Een dienstverlener zal dus snel als tussenpersoon worden aangemerkt. Aansprakelijkheid of verwijtbaarheid van de tussenpersoon is geen voorwaarde voor het uitvaardigen van een bevel op grond van artikel 2.22 lid 6 (en lid 3) BVIE. Niet is dan ook vereist dat de tussenpersoon zelf inbreuk maakt of onrechtmatig handelt. Wel is vereist dat sprake is van een onderliggende merkinbreuk door een derde. Dat volgt reeds uit de plaatsing van de regeling over tussenpersonen in artikel 2.22 in het BVIE getiteld ‘nevenvorderingen’. Het maakt voorts niet uit of sprake is van een digitale of een fysieke tussenpersoon. Een marktdeelnemer valt reeds onder de kwalificatie van tussenpersoon in de zin van deze bepalingen wanneer is aangetoond dat hij een dienst levert die door één of meerdere andere personen wordt gebruikt om inbreuk te maken op één of meerdere intellectuele-eigendomsrechten, zonder dat er een bijzondere verhouding is vereist met deze persoon of personen.

4.25. Het hiervoor bedoelde ruime toepassingsbereik vindt zijn begrenzing in de voorwaarden die gelden voor de invulling en omvang van het aan een tussenpersoon op te leggen stakingsbevel. De voorwaarden komen er op neer dat dat bevel doeltreffend en afschrikkend moet zijn, maar ook billijk en evenredig. Een bevel mag niet overdreven kostbaar zijn en mag evenmin belemmeringen voor het legitieme handelsverkeer scheppen. Van de tussenpersoon kan ook niet worden verwacht dat hij een algemene en permanente surveillanceplicht uitoefent ten aanzien van zijn klanten. De tussenpersoon kan echter wel worden gelast om maatregelen te treffen die ertoe bijdragen te voorkomen dat nieuwe inbreuken van dezelfde aard door dezelfde marktdeelnemer worden gemaakt.

4.26. In de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel waarbij de Hrl werd geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (hierna: de Implementatiewet) is het volgende opgenomen:

“Indien de tussenpersoon zelf geen inbreuk pleegt en het dagvaarden van de inbreukmaker evenzeer voor de hand ligt en even goed mogelijk is als het dagvaarden van een tussenpersoon, dan zal de vordering tegen de tussenpersoon afgewezen dienen te worden. De vordering tegen de tussenpersoon zal een zelfstandig doel moeten dienen dat niet op enige andere wijze te realiseren is via de inbreukmaker zelf”.

Loendersloot c.s. en Pure Handling ontlenen hieraan het argument dat het aan de tussenpersoon op te leggen stakingsbevel in het BVIE moet worden gezien als een ultimum remedium, in die zin dat hier alleen aan wordt toegekomen wanneer de inbreukmaker zelf niet kan worden aangesproken.

4.27. De rechtbank volgt hen hierin niet. Het formuleren van de voorwaarden voor en de modaliteiten van het stakingsbevel, zoals bedoeld in artikel 11 Hrl, moet aan het nationale recht van de lidstaten worden overgelaten. De onder 4.26 bedoelde opmerking in de wetsgeschiedenis ziet op artikel 26d Auteurswet. Deze toelichting heeft echter geen betrekking op het in verband met merkinbreuk opleggen van een bevel aan een tussenpersoon, dat in Nederland geschiedt op grond van artikel 2.22 lid 6 BVIE. Noch de tekst noch de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 2.22 lid 6 BVIE bevat de door Loendersloot c.s. en Pure Handling voorgestane voorwaarde. Dat de Nederlandse wetgever, getuige deze passage in de wetsgeschiedenis van de Implementatiewet, deze voorwaarde wenst te stellen in de nationale Nederlandse wetgeving, betekent niet dat deze voorwaarde ook geldt of is beoogd voor hetgeen in artikel 2.22 lid 6 BVIE is neergelegd omtrent het aan een tussenpersoon op te leggen bevel. Bij gebreke van aanwijzingen dat deze voorwaarde ook is gesteld bij implementatie van artikel 11 Hrl in het BVIE, kan aan deze passage uit de wetsgeschiedenis niet het argument worden ontleend dat deze voorwaarde ook geldt voor de toepassing van artikel 2.22 lid 6 BVIE, dat een eigen, voor de Benelux en daarmee voor Nederland, geldend regime voor merken bevat. Wel lijkt terughoudendheid op zijn plaats te zijn bij het opleggen van een bevel aan een tussenpersoon indien het dagvaarden van de inbreukmaker evenzeer voor de hand ligt en evengoed mogelijk is als het dagvaarden van de tussenpersoon.

4.28. Bacardi c.s. hebben niet toegelicht waarom naast de merkhouder ook de licentiehouder (Bacardi-Martini) zou kunnen optreden tegen een tussenpersoon als hiervoor bedoeld. Waar hierna, in relatie tot de grondslag van het fungeren als tussenpersoon, wordt gesproken van ‘Bacardi c.s.’, moet alleen ‘Bacardi and Company’ worden gelezen.

III. bespreking van de verwijten tegen Pure Handling en Loendersloot c.s.

4.29. Ter onderbouwing van de aan Loendersloot c.s. en Pure Handling gemaakte verwijten, beroepen Bacardi c.s. zich onder meer op stukken die zijn opgesteld door derden, zoals facturen, prijslijsten en voorraadlijsten. Dat het gaat om van derden afkomstige stukken, is op zichzelf geen reden om deze zonder meer buiten beschouwing te laten.

4.30. Volgens Bacardi c.s. worden gedecodeerde producten in de door hen in het geding gebrachte stukken op verschillende manieren aangeduid. Niet in geschil is dat ‘Decoded’ betekent dat de betreffende producten gedecodeerd zijn. Evenmin is in geschil dat de woorden ‘cleanlabel’, ‘NUMBER BACKLABEL CLEANED’ en ‘CLEANLOEN’ en de

– (ook) door LI bij het noteren van haar bevindingen bij de inbound quality inspectie gebruikte – codes/afkortingen NGD (Number Glass Decoded) en NBLD (Number Back Label Decoded) zien op gedecodeerde producten.

4.31. Bacardi c.s. stellen dat de (enkele) vermelding van een asterisk (*) achter de productnamen betekent dat de desbetreffende producten gedecodeerd zijn; volgens Bacardi c.s. is dit een in de parallelhandel gebruikelijke manier om gedecodeerde producten aan te duiden. Loendersloot c.s. en Pure Handling betwisten dit. De rechtbank ziet in de overgelegde stukken onvoldoende aanknopingspunten voor de juistheid van de stelling van Bacardi c.s.. Dat betekent dat in zijn algemeenheid niet als vaststaand kan worden aangenomen dat de Bacardi-producten, waar een asterisk (*) achter staat, gedecodeerde producten betreffen. De stelling van Bacardi c.s. over wat gebruikelijk is in de parallelhandel wordt weerlegd door het onder 2.41 weergegeven document, waaruit volgt dat een asterisk (*) kennelijk ook kan duiden op iets anders, te weten (in dat geval) dat het gaat om producten met douanestatus T1.

4.32. Wel gedecodeerd zijn (dus): - de onder 2.28 bedoelde Bacardi-producten (Bacardi superior) met de vermelding ‘cleanlabel’;- de onder 2.34 bedoelde Bacardi-producten (Martini Bianco) met de toevoeging ‘NUMBER BACKLABEL CLEANED’;- de onder 2.38 bedoelde Bacardi-producten (Grey Goose) ten tijde van de inbeslagname in het Verenigd Koninkrijk;- de onder 2.39 en 2.40 bedoelde Bacardi-producten (Bombay Sapphire) met de vermeldingen ‘NGD’ en ‘Decoded’;- de onder 2.42 bedoelde Bacardi-producten (Bombay Sapphire) met de vermelding ‘Decoded’;- de onder 2.43 bedoelde Bacardi-producten (Bombay Sapphire) met de vermelding ‘NGD’;- de onder 2.45 bedoelde Bacardi-producten (Bombay Sapphire, Bacardi, Martini en Grey Goose) waarvoor ‘CLEANLOEN’ staat vermeld;- de onder 2.54 in de regels 1, 2 en 8 tot en met 22 bedoelde Bacardi-producten (Grey Goose en Martini).

III.A. de verwijten jegens Pure Handling

4.33. De verwijten aan het adres van Pure Handling concentreren zich op de decodeerfaciliteit van Pure Handling in een deel van één van de loodsen en de daar uitgevoerde, onder 2.46 tot en met 2.49 omschreven, activiteiten.

4.34. Partijen twisten over de vraag of de decodeerfaciliteit die Pure Handling aan derden ter beschikking stelt, in de gehele door de vorderingen van Bacardi c.s. bestreken periode fungeerde.

4.35. In de door Pure Handling overgelegde Kamer van Koophandel-stukken wordt vermeld dat Pure Handling de naam Pure Handling sinds 16 mei 2012 voert. Daaruit volgt dat zij daarvoor onder een andere naam en in een andere branche actief was. Voor het vermoeden van Bacardi c.s. dat de decodeerfaciliteit van Pure Handling ook vóór 16 mei 2012 operationeel was, vindt de rechtbank maar één concrete aanwijzing in de door Bacardi c.s. in het geding gebrachte stukken en dat is in de inkooporder van Van Caem van 19 april 2012 (zie onder 2.45). In die inkooporder wordt, vóór het (op dat moment bij LI opgeslagen) Bacardi-product (Bombay Sapphire) ‘CLEANLOEN’ vermeld. Pure Handling heeft de stelling van Bacardi c.s. dat dit ‘decoderen bij LI’ betekent, niet weersproken. De rechtbank gaat er daarom van uit dat de in bedoelde inkooporder van Van Caem genoemde Bacardi-producten zijn gedecodeerd in de decodeerfaciliteit die Pure Handling aan derden ter beschikking stelt. Met haar niet geconcretiseerde of onderbouwde en wisselende standpunten over een later tijdstip betreffende de aanvang van haar activiteiten, heeft Pure Handling dit onvoldoende gemotiveerd betwist. Als vaststaand wordt daarom aangenomen dat Pure Handling de decodeerfaciliteit sinds 19 april 2012 ter beschikking stelt aan gebruikers op de hiervoor onder 2.46 tot en met 2.49 omschreven wijze. Voor het overige berust hetgeen Bacardi c.s. in dit verband naar voren hebben gebracht, op vermoedens en aannames, reden waarom de rechtbank daaraan voorbijgaat.

4.36. Bacardi c.s. betogen dat Pure Handling zelf merkinbreuk maakt door Bacardi-producten te decoderen. Dit echter is gebaseerd op niet gesubstantieerde vermoedens van Bacardi c.s., onder meer aangaande bij LI opgeslagen gedecodeerde Bacardi-producten. Er is door Bacardi c.s. geen enkel aanknopingspunt aangedragen op basis waarvan als vaststaand kan worden aangenomen dat Pure Handling iets anders deed en doet dan hetgeen volgt uit de onder 2.46 tot en met 2.49 weergegeven feiten. Uit die feiten komt naar voren dat Pure Handling niet zelf decodeert en daar ook geen opdracht toe geeft. Zij stelt alleen tegen betaling de decodeerfaciliteit (met inbegrip van materialen en door haar geregelde uitzendkrachten) ter beschikking aan derden. Als vaststaand moet daarom worden aangenomen dat Pure Handling zelf geen merkinbreukmakende activiteiten heeft ontplooid.

4.37. De volgende vraag is of, zoals Bacardi c.s. stellen, Pure Handling onrechtmatig jegens Bacardi c.s. heeft gehandeld door merkinbreuk door derden, bestaande uit het decoderen van Bacardi-producten, te faciliteren of te bevorderen door haar decodeerfaciliteit aan die derden ter beschikking te stellen. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe als volgt.

4.38. Of het decoderen inbreukmakend is, hangt af van de douanestatus van de betreffende producten. Het decoderen is inbreukmakend als het onder douanestatus T1 gebeurt en is voldaan aan het ‘Class-criterium’ en als het onder douanestatus T2/AGD gebeurt. Uit niets volgt dat Pure Handling kennis droeg van de douanestatus van de betreffende Bacardi-producten of die kennis redelijkerwijs had moeten hebben. Het verwijt van Bacardi c.s. stuit reeds af op dit ontbreken van relevante wetenschap bij Pure Handling. In het midden kan daarom blijven of uit de door Bacardi c.s. in het geding gebrachte stukken kan worden afgeleid dat derden vanaf 19 april 2012 in de decodeerfaciliteit van Pure Handling daadwerkelijk merkinbreukmakend hebben gehandeld.

4.39. Wat dan resteert te beoordelen, is of, zoals Bacardi c.s. tot slot betogen, Pure Handling heeft gefungeerd als tussenpersoon in de zin van de Hrl door, met het ter beschikking stellen van de decodeerfaciliteit, commerciële diensten te verlenen aan derden, die in die faciliteit inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi c.s. door Bacardi-producten te decoderen. Het ter beschikking stellen van de decodeerfaciliteit door Pure Handling vormt alleen grond voor het opleggen van een verbod als dat ter beschikking stellen er toe leidt dat de merkrechten van Bacardi c.s. zijn/worden geschonden of dreigen te worden geschonden. Het is aan Bacardi c.s. om voldoende concreet te stellen en, zo nodig, te bewijzen dat hiervan sprake is.

4.40. Uit de stellingen van Bacardi c.s. volgt dat zij menen dat de onder 2.38 bedoelde, in augustus 2016 in het Verenigd Koninkrijk in gedecodeerde staat in beslag genomen Bacardi-producten die waren voorzien van het merk Grey Goose, zijn gedecodeerd in de decodeerfaciliteit van Pure Handling. Nu LI betrokken was bij de invoer in de Unie van deze producten in mei 2016 en deze producten tot in juli 2016 in één van de loodsen lagen opgeslagen en in augustus 2016 in gedecodeerde staat in beslag genomen zijn, kan voorshands als vaststaand worden aangenomen dat deze producten, terwijl zij de douanestatus T2/AGD hadden, door MWL zijn gedecodeerd in de decodeerfaciliteit van Pure Handling. Nu niet uitgesloten kan worden dat de betreffende producten eerder, vóór aankomst in één van de loodsen van LI of na aankomst aldaar, terwijl zij nog de douanestatus T1 hadden, zijn gedecodeerd, dan wel na het verlaten van de opslag bij LI, zal Pure Handling in de gelegenheid worden gesteld dit voorshands vermoeden te ontkrachten. Het ligt voor de hand dat zij dat doet met op de betreffende partij betrekking hebbende bescheiden. Pure Handling zal deze bescheiden kunnen overleggen bij akte. Deze akte mag maximaal vier pagina’s beslaan. Bacardi c.s. mogen op deze akte reageren met een antwoordakte van, eveneens, maximaal vier pagina’s.

4.41. Ontkracht Pure Handling het hiervoor bedoelde vermoeden, dan kan niet worden aangenomen dat de hiervoor aangeduide Bacardi-producten in haar decodeerfaciliteit zijn gedecodeerd. Slaagt zij daarin niet, dan staat dit wél vast.

4.42. Voor zover Bacardi c.s. verder hebben verwezen naar Bacardi-producten die zouden zijn gedecodeerd in de decodeerfaciliteit van Pure Handling terwijl zij douanestatus T1 hadden, kan hen dat niet baten, nu niet is gesteld en evenmin is gebleken, dat is voldaan aan het ‘Class-criterium’.

4.43. Voor het overige hebben Bacardi c.s. verwezen naar de werkwijze van Pure Handling en hebben zij ongesubstantieerde vermoedens geuit op basis van bescheiden waaruit zou moeten volgen dat gedecodeerde Bacardi-producten lagen opgeslagen in één van de loodsen. Verder hebben zij verwezen naar de mededeling van Pure Handling dat zij totdat het HvJ arrest wees in de zaak Top Logistics/Bacardi, in de veronderstelling verkeerde dat handelingen met betrekking tot producten met douanestatus T2/AGD niet gelden als handelingen verricht in het vrije verkeer van de Unie (en zij daarom niet kan uitsluiten dat Bacardi-producten met die douanestatus in haar decodeerfaciliteit zijn gedecodeerd) en de stelling van Pure Handling dat zij geen zicht heeft op de activiteiten die de gebruikers van de decodeerfaciliteit verrichten. Dit een en ander kan echter niet tot de gevolgtrekking leiden dat Bacardi-producten voorzien van de in deze procedure aan de orde zijnde merken en met douanestatus T2/AGD in de faciliteit van Pure Handling zijn gedecodeerd.

4.44. De slotsom ten aanzien van Pure Handling luidt dat voorshands als vaststaand wordt aangenomen dat de onder 2.38 bedoelde Bacardi-producten, voorzien van het merk Grey Goose, terwijl zij de douanestatus T2/AGD hadden, door MWL zijn gedecodeerd in de decodeerfaciliteit van Pure Handling. Daaruit volgt dat voorshands wordt aangenomen dat Pure Handling met betrekking tot deze partij geldt als tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 BVIE.

III.C. de verwijten jegens LI

(a) (doen) decoderen

4.45. Bij de bespreking van dit verwijt wordt aangenomen dat de decodeerfaciliteit van Pure Handling sinds 19 april 2012 in bedrijf is. Er is geen reden om te veronderstellen dat eerder in de door de vorderingen van Bacardi c.s. bestreken periode werd gedecodeerd in één van de loodsen van LI. Dat geldt ook als in aanmerking wordt genomen dat LI, toen handelend onder de naam F. Loendersloot, in het (verre) verleden, wel heeft gedecodeerd in de loodsen. Loendersloot c.s. hebben namelijk uiteengezet dat dit decoderen is gestopt toen het HvJ op 11 november 1997 (dus vóór aanvang van de door de vorderingen van Bacardi c.s. bestreken periode) arrest wees in de zaak Loendersloot/Ballantine.

4.46. Er is geen grond om aan te nemen dat, zoals Bacardi c.s. stellen en LI betwist, LI Bacardi-producten zelf decodeert of doet decoderen. Bacardi c.s. leiden dit onder meer af uit de vermelding ‘CLEANLOEN’ in de hiervoor onder 2.45 weergegeven inkooporders van Van Caem en uit bescheiden waaruit kan worden afgeleid dat LI gedecodeerde Bacardi-producten voor derden heeft opgeslagen. Niet valt echter in te zien dat ‘CLEANLOEN’ ook betekent dat LI die producten zelf heeft gedecodeerd of heeft doen decoderen. Evenmin kan op grond van de opslag voor derden bij LI worden aangenomen dat LI de opgeslagen producten decodeert of doet decoderen. Dat kan evenmin worden afgeleid uit de als EP58 overgelegde lijst, waarnaar Bacardi c.s. ook verwijzen. Daarop staan namelijk geen Bacardi-producten vermeld. De discussie over de wijze van totstandkoming van dit stuk kan daarom onbesproken blijven.

4.47. De door Bacardi c.s. genoemde omstandigheid dat tijdens het leggen van het afgiftebeslag in de loodsen gedecodeerde Bacardi-producten zijn aangetroffen, rechtvaardigt evenmin de conclusie dat het decoderen door of in opdracht van LI geschiedde, net zo min als de in de schriftelijke verklaring van R. Nervi vermelde omstandigheid dat ‘een Loendersloot employee’ tijdens het leggen van beslag heeft uitgelegd hoe het decodeerproces in zijn werk gaat. Ook als dat zou zijn gebeurd, is daarmee niet gezegd dat LI de producten zelf decodeert of daar opdracht toe geeft, terwijl LI bovendien gemotiveerd heeft bestreden dat de in de verklaring genoemde uitleg is gegeven door één van haar medewerkers.

4.48. Bacardi c.s. stellen verder nog dat LI verantwoordelijk is voor wat er in de decodeerfaciliteit van Pure Handling gebeurt omdat deze is gelegen in een loods die onder de vergunningen van LI valt. Deze gestelde verantwoordelijkheid onder de vergunningen kan echter – zonder nadere toelichting, die ontbreekt – niet leiden tot de conclusie dat LI decodeert/doet decoderen in de decodeerfaciliteit in één van de loodsen.

4.49. Dat LI merkinbreuk maakt door te (doen) decoderen, kan dus niet worden aangenomen. Of LI onrechtmatig handelt door het faciliteren of bevorderen van decoderen dan wel in verband met decoderen als tussenpersoon in de zin van de Hrl fungeert, kan in het midden blijven, nu dit steeds gepaard zal gaan met de hierna te bespreken gedragingen, en niet tot een andere uitkomst kan leiden.

(b) opslag

4.50. Een persoon die waren in opslag houdt die worden verhandeld door een derde die daarmee inbreuk maakt op een merkrecht, kan niet zelf merkinbreuk worden verweten. Dit is alleen anders indien de persoon die de betreffende waren opslaat zelf het oogmerk heeft om deze aan te bieden of in de handel te brengen. Bacardi c.s. hebben niet gesteld en gebleken is dit evenmin, dat deze uitzondering zich heeft voorgedaan bij de opslag van Bacardi-producten waarnaar zij in dit verband verwijzen. Niet kan dus worden aangenomen dat LI merkinbreuk maakt door de opslag van Bacardi-producten voor derden.

4.51. De vraag is vervolgens of LI in verband met de opslag van door derden verhandelde Bacardi-producten (anderszins) onrechtmatig handelt. Daarvan kan pas sprake zijn als er een onderliggende merkinbreuk is. Wat betreft niet-Unie producten hebben Bacardi c.s. in dit verband betoogd dat de verhandeling van deze producten (door derden) steeds inbreukmakend is omdat de betreffende producten niet door of met hun toestemming in de EER in de handel worden gebracht. Volgens Bacardi c.s. kunnen deze producten ook níet uitgeput zijn. LI heeft, in reactie op dit betoog, stukken overgelegd waaruit volgt dat vennootschappen die zijn gelieerd aan het concern waartoe Bacardi c.s. behoren, in de jaren 2013-2019 niet-Unie producten in de EER aan derden hebben verkocht en geleverd. Gezien deze stukken is het betoog van Bacardi c.s. dat geen sprake kan zijn van uitputting, niet houdbaar. Dat dit thans anders is, zoals Bacardi c.s. ook hebben betoogd, neemt dit niet weg. Overigens hebben Bacardi c.s. deze stelling niet geconcretiseerd of onderbouwd. Nu ten aanzien van niet-Unie producten niet steeds sprake is van inbreuk en ten aanzien van deze producten evenmin geldt dat steeds sprake is van een dreigende inbreuk enkel en alleen op grond van de omstandigheid dat die producten door Bacardi c.s. niet bestemd zijn voor verhandeling in de Unie, kan LI redelijkerwijs niet weten of niet-Unieproducten al dan niet zijn uitgeput. De op onrechtmatige daad gegronde vorderingen met betrekking tot niet-Unie producten stranden hierop.

4.52. De op de Hrl gegronde vorderingen betreffende niet-Unieproducten kunnen evenmin slagen. Ook wanneer een onderliggende merkinbreuk al zou zijn vast te stellen, kan dit niet leiden tot oplegging van een verbod omdat de praktische uitvoering daarvan een disproportioneel grote belasting zou zijn voor de bedrijfsvoering van LI (vgl. 4.25). Informatie omtrent uitputting volgt niet uit het IVRS. Hieraan doet niet af dat LI weet of kan weten (zij noteert dit immers in het IVRS) dat de betreffende producten niet-Unie-producten zijn. Bacardi c.s., op wie ter zake de bewijslast rust, hebben gesteld noch toegelicht dat het gevraagde verbod effectief en evenredig is. Van een expediteur als LI kan, mede gelet op de aard van haar dienstverlening en de hoeveelheid producten die dagelijks ter inslag in de loodsen binnenkomen, in redelijkheid niet worden gevergd dat zij ten aanzien van elk \

niet-Unie-product onderzoekt of navraagt of dat product al dan niet is uitgeput. De uitvoering van een daartoe strekkend bevel zou voor LI overdreven kostbaar zijn en zou belemmeringen voor het legitieme handelsverkeer scheppen.

4.53. Bij het opslaan van (door derden) gedecodeerde Bacardi-producten met douanestatus T2/AGD handelt LI wel onrechtmatig. Als professioneel dienstverlener die actief is in de parallelhandel. wordt LI geacht ervan op de hoogte te zijn dat Bacardi c.s. zich kunnen verzetten tegen het verrichten van aan haar als merkhouder voorbehouden handelingen met gedecodeerde Bacardi-producten. Ook moet LI geacht worden te weten dat een beroep op uitputting niet aan de orde kan zijn bij gedecodeerde producten. Het gaat daarbij om (i) Bacardi-producten die bij inslag in de loodsen onder T2/AGD reeds gedecodeerd waren, (ii) Bacardi-producten die bij inslag in de loodsen onder T1 reeds gedecodeerd waren en vervolgens (in opdracht en op naam van een derde) zijn ingevoerd (en daarmee douanestatus T2/AGD kregen) en (iii) Bacardi-producten met douanestatus T2/AGD die tijdens de opslag bij LI gedecodeerd zijn in de decodeerfaciliteit van Pure Handling.

4.54. Betreft het de onder (i) bedoelde producten, dan weet LI, omdat zij dit bij inslag noteert in het IVRS, dat een product gedecodeerd is en wat de douanestatus is van dat product. Betreft het de onder (ii) bedoelde producten, dan geldt ook dat LI met de betreffende productkenmerken bekend is. Voor de hiervoor onder (iii) bedoelde producten geldt het volgende. Uit de verklaring van [gedaagde 6] tijdens de comparitie van partijen – die de rechtbank laat prevaleren boven de andersluidende eerdere reactie van LI op het proces-verbaal van de descente – volgt dat gebruikers van de decodeerfaciliteit van Pure Handling, als zij aldaar goederen willen (laten) decoderen, via het IRVS aan LI een verzoek doen om de betreffende, bij LI opgeslagen, goederen klaar te zetten (picking order). Daartoe en in zoverre heeft LI die gebruikers toegang verleend tot het IRVS. De goederen worden vervolgens naar de decodeerfaciliteit van Pure Handling gebracht. Dit wordt door LI genoteerd in het IRVS. Als de goederen zijn gedecodeerd, wordt, wederom via het IRVS, aan LI een verzoek gedaan om de goederen op te halen, waarna deze opnieuw worden opgeslagen. Ook wordt in het IRVS genoteerd dat een VAL-activiteit heeft plaatsgevonden (door toevoeging van de code 01 aan het INAA-nummer). Gezien deze gang van zaken is in redelijkheid niet vol te houden dat LI niet weet of redelijkerwijs moet begrijpen wat er staat te gebeuren als zij een picking order binnenkrijgt; dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat zij gedecodeerde Bacardi-producten met douanestatus T2/AGD opslaat.

4.55. Met inachtneming van het voorgaande stelt de rechtbank op basis van de stukken vast dat LI onrechtmatig jegens Bacardi c.s. heeft gehandeld door merkinbreuk door derden (bestaande uit het (doen) decoderen van de genoemde Bacardi-producten en/of de handel in die Bacardi-producten) te faciliteren en te bevorderen door in de loodsen op te slaan: - in juni 2008: gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bombay Sapphire die bij inslag douanestatus T2 hadden (zie 2.39 en 2.40);- in juli 2009: ingevoerde gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bacardi (zie 2.27 en 2.28); - in september 2010: gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bombay Sapphire en met douanestatus T2 (zie 2.43);- in mei 2014: gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Martini en met douanestatus T2 (zie 2.34).

4.56. Aan de inbeslagname in het Verenigd Koninkrijk in augustus 2016 van Bacardi-producten voorzien van het merk Grey Goose ontleent de rechtbank, in lijn met hetgeen hiervoor onder 4.40 is overwogen, een voorshands vermoeden, in dit geval van opslag van die producten bij LI onder T2/AGD in gedecodeerde staat. LI zal in de gelegenheid worden gesteld dit vermoeden, bij akte, door middel van (nu dit voor de hand ligt) het overleggen van op de betreffende partij betrekking hebbende bescheiden, te ontkrachten. De betreffende akte mag maximaal vier pagina’s beslaan. Bacardi c.s. mogen op deze akte reageren met een antwoordakte van, eveneens, maximaal vier pagina’s.

4.57. Het onder 2.42 bedoelde document vermeldt gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bombay Sapphire. De titel (‘Stock VCI’) duidt erop dat dit een lijst is van daadwerkelijk in voorraad gehouden producten, waarbij de producten opgenomen in de kolom ‘LOENDERSL’ zich bij LI bevinden. Vaststaat dat de gedecodeerde Bacardi-producten onder de merken Bombay Sapphire, Martini en Grey Goose die zijn opgenomen in de onder 2.45 weergegeven inkooporders, eveneens bij LI waren opgeslagen. Onbekend is wat de douanestatus van deze gedecodeerde Bacardi-producten was ten tijde van de opslag. Als de opslag van deze gedecodeerde Bacardi-producten (deels) onder T2/AGD heeft plaatsgevonden óf de opslag heeft onder T1 plaatsgehad terwijl aan het Class-criterium is voldaan, gaat het (in zoverre) om onrechtmatige opslag van Bacardi-producten waarmee merkinbreuk is gemaakt en maakt LI zich schuldig aan onrechtmatig faciliteren/bevorderen van merkinbreuk door derden. Nu LI goederen zowel onder T1 als onder T2/(AGD) opslaat en opslag onder T1 niet zonder meer betekent dat is voldaan aan het Class-criterium, is het enkele opslaan van gedecodeerde Bacardi-producten met een onbekende douanestatus onvoldoende om te kunnen vaststellen dat hier sprake is van onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk door opslag. Voor zover Bacardi c.s. zich beroepen op andere bescheiden waaruit zou kunnen worden afgeleid dat LI gedecodeerde Bacardi-producten heeft opgeslagen, hebben zij dit onvoldoende concreet gemaakt, zodat de rechtbank daaraan voorbijgaat.

(c) (doen) invoeren

4.58. Bacardi c.s. stellen voorts dat LI als douane-expediteurmerkinbreuk maakt door Bacardi-producten in te voeren (waarbij de douanestatus van die goederen wordt gewijzigd van T1 naar T2 of T2/AGD) dan wel dat zij onrechtmatig handelt door invoer door derden te faciliteren of te bevorderen dan wel als tussenpersoon in de zin van de Hrl fungeert door commerciële diensten te verlenen die derden gebruiken als zij invoeren.

4.59. Zoals weergegeven onder 2.21, kan LI als douane-expediteur invoeren (c.1) in eigen naam en voor eigen rekening, (c.2) in naam en voor rekening van de opdrachtgever (directe vertegenwoordiging) en (c.3) in eigen naam en voor rekening van de opdrachtgever (indirecte vertegenwoordiging). Deze drie hoedanigheden, die volgens Bacardi c.s. allemaal aan de orde zijn in deze zaak, worden hierna besproken.

(c.1) invoer in eigen naam en voor eigen rekening

4.60. Als LI in eigen naam en voor eigen rekening douanerechtelijk invoert, is ook sprake van invoer in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo. LI betwist dat niet, maar voert aan dat zij bij invoer altijd als (indirect of direct) vertegenwoordiger optreedt en nooit in eigen naam en voor eigen rekening.

4.61. Dit verweer van LI stuit af op de inhoud van de in 2.27 en 2.29 weergegeven documenten, waarop code [1] vermeld staat vóór de naam van LI. Uit de toelichting op de website van de Douane (2.22) volgt dat code [1] ziet op het in eigen naam en voor eigen rekening doen van aangifte. Verder vermelden de in 2.27 en 2.29 weergegeven documenten, anders dan de stukken die behoren bij de invoer door LI als vertegenwoordiger, geen ‘vertegenwoordigde’.

4.62. De voorgaande conclusie wordt bevestigd door de omstandigheid dat zich bij de stukken die betrekking hebben op het in opdracht van Pesco Trading B.V. verrichten van douaneformaliteiten (2.29), ook een uitsluitend aan LI gerichte UTB bevindt. Het beroep van LI op de met haar opdrachtgevers Sanminez International en Pesco Trading B.V. gesloten overeenkomst – waarin is neergelegd dat LI haar werkzaamheden als douane-expediteur als direct vertegenwoordiger zal verrichten – faalt, nu deze algemene afspraak niet uitsluit dat in concrete gevallen anders wordt gehandeld, zoals in ieder geval hier aan de orde is, nog daargelaten dat deze interne afspraken geen werking hebben jegens derden.

4.63. Uit bedoelde stukken volgt dus inbreukmakende invoer door LI van een partij niet-Unie-producten voorzien van het merk Grey Goose en een partij gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bacardi. Dat de ingevoerde Bacardi-producten voorzien van het merk Grey Goose zouden zijn uitgeput, heeft LI, op wie ter zake de bewijslast rust, niet gemotiveerd gesteld. Weliswaar heeft LI (hiervoor reeds aangehaalde) stukken overgelegd waaruit volgt dat vennootschappen die zijn gelieerd aan het concern waartoe Bacardi c.s. behoren, in de jaren 2013-2019 niet-Unie-producten in de EER aan derden hebben verkocht en geleverd, echter Bacardi c.s. hebben er terecht op gewezen dat uit deze stukken niets kan worden afgeleid over de specifieke producten die hier aan de orde zijn, terwijl voor een geslaagd beroep op uitputting dergelijke informatie wel moet worden aangedragen (vgl. 4.14); de door LI overgelegde stukken geven echter slechts blijk van het algemene gegeven dat niet-Unie-producten uitgeput kúnnen zijn.

(c.2) invoer als direct vertegenwoordiger

4.64. Tijdens de comparitie van partijen hebben Bacardi c.s. te kennen gegeven dat merkinbreuk door LI ‘moeilijk verdedigbaar’ is als LI optreedt als direct vertegenwoordiger. Bacardi c.s. zien dat goed, aangezien LI, die dan in naam en voor rekening van haar opdrachtgever handelt, er ‘tussenuit valt’. Bij directe vertegenwoordiging is de opdrachtgever van LI – en niet LI – degene die invoert in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo.

4.65. LI kan in dit opzicht dus geen merkinbreuk worden verweten. Ten aanzien van de vraag of LI wel kan worden verweten dat zij onrechtmatig jegens Bacardi c.s. heeft gehandeld door invoer door haar opdrachtgevers te faciliteren of te bevorderen, overweegt de rechtbank als volgt.

4.66. Uit de onder 2.31, 2.32, 2.33, en 2.35 bedoelde stukken – die code [2] vermelden – volgt dat LI in de door de vorderingen bestreken periode als direct vertegenwoordiger niet-Unie-producten heeft ingevoerd. Hiervoor (in 4.52) heeft de rechtbank reeds overwogen dat niet-Unie-producten uitgeput kunnen zijn en dat LI redelijkerwijs niet kan weten of een niet-Unie-product al dan niet is uitgeput. Dit geldt eveneens als het gaat om invoer. Beantwoording van de vraag of de opdrachtgevers van LI met de ingevoerde producten aan de merkhouder voorbehouden handelingen verrichten, en dus merkinbreuk plegen kan, gelet op het voorgaande, achterwege blijven.

4.67. De op de Hrl gegronde vorderingen moeten, voor zover deze zijn gerelateerd aan niet-Unie producten, ook worden afgewezen omdat dit niet tot oplegging van een verbod aan LI kan leiden, zoals hiervoor in 4.52 in het kader van opslag reeds is overwogen.

4.68. Het ligt anders voor het invoeren als direct vertegenwoordiger van gedecodeerde Bacardi-producten (zoals in het onder 2.34 (sub b) weergegeven geval bij Bacardi-producten voorzien van het merk Martini). Als LI hiertoe overgaat, handelt zij naar het oordeel van de rechtbank wel onrechtmatig jegens Bacardi c.s. Vast staat dat LI in het IVRS noteert of producten gedecodeerd zijn. Zij moet als professionele dienstverlener die actief is in de parellelhandel geacht worden ervan op de hoogte te zijn dat Bacardi c.s. zich kunnen verzetten tegen invoer van gedecodeerde Bacardi-producten, ongeacht of deze producten uitgeput zijn. Het op haar onwetendheid gebaseerde betoog van LI dat onrechtmatig handelen als hier aan de orde haar niet kan worden toegerekend, gaat dus niet op.

(c.3) invoer als indirect vertegenwoordiger

4.69. Niet in geschil is dat LI voor buiten de Unie gevestigde opdrachtgevers alleen als indirect vertegenwoordiger kan optreden. In geschil is evenmin dat LI in de door de vorderingen bestreken periode Bacardi-producten als indirect vertegenwoordiger heeft ingevoerd. LI betwist echter dat zij in die hoedanigheid invoert in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo. Zij betoogt dat de ‘economische realiteit’ in deze leidend moet zijn, omdat het haar opdrachtgever is die, als eigenaar van de ingevoerde goederen, de economische waarde van de parallelhandel realiseert.

4.70. De rechtbank volgt LI hierin niet. Als indirect vertegenwoordiger handelt LI naar Nederlands burgerlijk recht in eigen naam en voor eigen risico. Belangrijker is dat zij in die hoedanigheid invoerder is in het geharmoniseerde regime voor douane en accijns, waar het HvJ aansluiting bij zoekt als het gaat om de uitleg van ‘invoer’ in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo. Het strookt met deze jurisprudentiële lijn om dat ook te doen bij beantwoording van de vraag wie in geval van indirecte vertegenwoordiging invoert in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo. Verder staan het ontbreken van een titel op de waren en het voor rekening van de opdrachtgever handelen – belangrijke elementen uit de door LI voorgestane, doorslaggevend te achten, economische realiteit – niet in de weg aan het aannemen van merkgebruik.

4.71. De jurisprudentie waarnaar LI verwijst, noopt niet tot een ander oordeel. Uit het door LI aangehaalde arrest van het HvJ in de zaak Top Logistics/Bacardi kan namelijk niet worden afgeleid in welke hoedanigheid Top Logistics in die zaak optrad bij het verrichten van douane-expeditie werkzaamheden. Bovendien is in dat arrest geen oordeel gegeven over invoer door Top Logistics (als douane-expediteur). De verwijzing naar het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank in de zaak MHCS/Top Logistics kan LI ook niet baten, nu uit dat vonnis kan worden afgeleid dat Top Logistics in die zaak als direct vertegenwoordiger goederen invoerde voor haar opdrachtgevers. De uitspraak van het HvJ in de zaak Coty Germany/Amazon gaat, tot slot, niet over invoer.

4.72. De slotsom luidt dat LI, als zij als indirect vertegenwoordiger optreedt, invoert in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo. Zij maakt inbreuk op de Bacardi-merken als zij op deze manier gedecodeerde Bacardi-producten en niet uitgeputte niet-Unie-producten invoert. Geen van de door Bacardi c.s. overgelegde stukken heeft echter betrekking op invoer van Bacardi-producten door LI als indirect vertegenwoordiger. In een aantal gevallen – bijvoorbeeld de onder 2.38 bedoelde invoer van Bacardi-producten en de producties EP12, EP13 en EP59 van Bacardi c.s. – is het onduidelijk dat en in welke hoedanigheid LI de daarin genoemde producten heeft ingevoerd. De algemene vaststelling dat LI in de door de vorderingen bestreken periode voor buiten de Unie gevestigde opdrachtgevers als indirect vertegenwoordiger Bacardi-producten heeft ingevoerd, is onvoldoende om thans concrete (dreiging van) merkinbreuk vast te stellen. Uit deze algemene vaststelling kan evenmin voldoende een dreigende merkinbreuk worden afgeleid.

(d) (doen) uitvoeren

4.73. Bacardi c.s. verwijten LI ook merkinbreuk, onrechtmatig handelen en het fungeren als tussenpersoon in de zin van de Hrl in verband met het uitvoeren/het doen uitvoeren van Bacardi-producten. Zij baseren deze verwijten op producties waaruit – zonder nadere toelichting, die ontbreekt – niet kan worden afgeleid dat LI de betrokken Bacardi-producten in eigen naam en voor eigen rekening of als indirect vertegenwoordiger heeft uitgevoerd (en aldus zelf merkinbreuk heeft gemaakt). Voor zover het gaat om uitvoer door derden, volgt niet zonder meer uit de producties waarnaar Bacardi c.s. verwijzen, dat deze betrekking hebben op uitvoer waartegen Bacardi c.s. zich als merkhouder/licentiehouder kunnen verzetten, terwijl Bacardi c.s. dit niet nader hebben toegelicht of onderbouwd. Nu dit niet duidelijk is, kan evenmin worden aangenomen dat LI de betreffende uitvoer onrechtmatig heeft gefaciliteerd of bevorderd dan wel zij in dit verband heeft gefungeerd als tussenpersoon in de zin van de Hrl.

(e) merkgebruik in zakelijke stukken

4.74. Volgens Bacardi c.s. maakt LI ook inbreuk op de Bacardi-merken door deze te gebruiken in stukken voor zakelijk gebruik. Bacardi c.s. wijzen op tal van documenten die de weerslag vormen van activiteiten van LI in het kader van inslag, opslag en uitslag vanBacardi-producten, waaronder arrival notices, pre-advices, release-notices, pre-loading lists, final loading lists en facturen.

4.75. Gebruik van merken in zakelijke stukken voor zuiver beschrijvende doeleinden, valt buiten de werkingssfeer van artikel 9 lid 3 UMVo omdat dergelijk gebruik geen van de belangen aantast die deze bepalingen beogen te beschermen. Dergelijk gebruik valt dus niet onder het begrip ‘gebruik’ in de zin van die bepaling.

4.76. In het gebruik van de Bacardi-merken in de door Bacardi c.s. genoemde stukken van LI ontbreekt ieder aanprijzend element; de Bacardi-merken worden daarin gebruikt om aan opdrachtgevers van LI aan te duiden ten aanzien van welke goederen LI expediteurswerkzaamheden heeft verricht. Dit is geen merkgebruik in zakelijke stukken in de zin van artikel 9 lid 3 UMVo, althans dit merkgebruik is geoorloofd als noodzakelijke identificatie van de waar in de zin van artikel 14 lid 1 en onder c UMVo.

4.77. Voor zover het gaat om het faciliteren of bevorderen van merkinbreuk door derden bestaande in het gebruik van de Bacardi-merken in stukken voor zakelijk gebruik dan wel het fungeren van tussenpersoon in de zin van de Hrl in dat verband, geldt dat het verwijt van Bacardi c.s. onvoldoende is gesubstantieerd.

(f) het fungeren als marktplaats

4.78. Met het fungeren als marktplaats doelen Bacardi c.s., naar de rechtbank begrijpt, op het gegeven dat producten gedurende de opslag bij LI kunnen worden verkocht en op de door LI tijdens de opslag verrichte dienstverlening die dergelijke transacties faciliteren. Het ‘marktplaats-verwijt’ leidt echter, indien dit al terecht zou zijn gemaakt, niet tot toewijzing van méér of andere vorderingen dan het hiervoor besproken ‘opslag-verwijt’. Bacardi c.s. hebben bij een beoordeling van dit verwijt dus geen belang.

Slotsom ten aanzien van LI

4.79. Op een enkel onderdeel slaagt het verwijt van merkinbreuk door LI, te weten ten aanzien van de invoer in eigen naam en voor eigen rekening van een partij Bacardi-producten voorzien van het merk Grey Goose in maart 2012 en een partij gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bacardi in juli 2009.

4.80. Verder heeft LI onrechtmatig jegens Bacardi c.s. gehandeld door merkinbreuk door derden te faciliteren en te bevorderen door:

a) opslag onder T2 van gedecodeerde producten voorzien van de merken Bombay Sapphire (in juni 2008 en september 2010), Bacardi (in juli 2009) en Martini (in mei 2014);

b) invoer (in mei 2014) als direct vertegenwoordiger van gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Martini.

4.81. Tot slot heeft de rechtbank een voorshands bewijsvermoeden geformuleerd van opslag onder T2/AGD door LI in de periode van mei 2016 tot augustus 2016 van gedecodeerde producten voorzien van het merk Grey Goose. Op basis daarvan gaat de rechtbank er voorshands van uit dat LI ook in zoverre onrechtmatig heeft gehandeld door merkinbreuk van derden te faciliteren en te bevorderen.

III.C. de verwijten jegens Flint Logistics, Flint Warehousing en Llogs

4.82. Bacardi c.s. hebben hun stelling dat Llogs inbreukmakend en/of onrechtmatig heeft gehandeld dan wel heeft gefungeerd als tussenpersoon in de zin van de Hrl, onvoldoende toegelicht. Voor de gevorderde verboden en opgave geldt voorts dat Bacardi c.s. geen belang hebben bij toewijzing daarvan jegens Flint Logistics en Flint Warehousing, nu de aan hen verweten gedragingen onlosmakelijk samenhangen met het hiervoor vastgestelde onrechtmatig faciliteren en bevorderen van merkinbreuk door LI en niet meer zullen worden uitgevoerd als aan LI een verbod wordt opgelegd.

III.D. groepsaansprakelijkheid

4.83. Bacardi c.s. beroepen zich jegens Pure Handling en Loendersloot c.s. ook op groepsaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:166 BW. Voor een geslaagd beroep op dit artikel moet vaststaan dat ieder van de tot een groep behorende vennootschappen onrechtmatige handelingen heeft verricht. Hiervoor heeft de rechtbank alleen ten aanzien van LI onrechtmatig handelen vastgesteld (merkinbreuk en het faciliteren of bevorderen van merkinbreuk door derden). Ten aanzien van Flint Logistics, Flint Warehousing, Llogs en Pure Handling heeft zij dat niet kunnen vaststellen. Reeds hierom faalt het beroep van Bacardi c.s. op deze grondslag.

IV. bespreking van de verwijten jegens [gedaagde 6]

4.84. De rechtbank komt nu toe aan de vraag of en in hoeverre de vorderingen van Bacardi c.s., voor zover gericht tegen [gedaagde 6] , voor toewijzing vatbaar zijn. De rechtbank brengt in herinnering dat zij alleen bevoegd is te oordelen over de vorderingen van Bacardi c.s., voor deze zijn gegrond op de stelling dat [gedaagde 6] (in Nederland) onrechtmatig jegens Bacardi c.s. heeft gehandeld door inbreuk door Loendersloot c.s. op de Uniemerken van Bacardi c.s. te bewerkstelligen, althans niet te voorkomen.

4.85. Als uitgangspunt geldt dat indien een vennootschap een onrechtmatige daad pleegt, alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is er evenwel, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder/beleidsbepaler van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Aldus geldt voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap een verzwaarde maatstaf. Een hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een derde wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat ten opzichte van de wederpartij primair sprake is van handelingen van de vennootschap en door het maatschappelijk belang dat wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen. Het antwoord op de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval.

4.86. Wanneer wordt vastgesteld dat een vennootschap merkinbreuk maakt, bestaat ruimte om ook aan de bestuurder een verbod op te leggen, indien aannemelijk is dat de bestuurder, door de inbreuk te bevorderen of niet te verhinderen, terwijl hij daartoe wel in staat was, ook zelf onzorgvuldig handelt. Voor toewijzing van een verbod jegens [gedaagde 6] zal moeten komen vast te staan dat hij als bestuurder jegens Bacardi c.s. de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW heeft geschonden. Deze ongeschreven zorgvuldigheidsnorm moet worden ingevuld aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval. Voor onrechtmatigheid is vereist dat de bestuurder weet of redelijkerwijs moet begrijpen dat de door hem bestuurde vennootschap inbreuk maakt op merkrechten en dat hij in weerwil van die wetenschap de merkinbreuk door de vennootschap bevordert of niet verhindert. Bevorderen impliceert actief handelen, met actieve persoonlijke betrokkenheid van de bestuurder. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de bestuurder degene is die binnen de vennootschap de inbreukmakende handelingen uitvoert of wanneer hij bewerkstelligt dat de vennootschap een opgelegd bevel of verbod negeert. Van jegens de merkhouder onrechtmatig niet verhinderen van de merkinbreuk is sprake als de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder in de gegeven omstandigheden vergen dat de bestuurder de inbreuk daarvan door de vennootschap verhindert en hij hiertoe niet overgaat, hoewel hij daartoe in staat is. Dat laatste is niet reeds aan de orde als de bestuurder (overeenkomstig zijn taak) het algemene beleid van de vennootschap bepaalt. Nu het gaat om gesteld onrechtmatig handelen van een bestuurder, zal ook moeten vaststaan dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt treft ter zake van de verweten gedragingen. Dit kan onder meer worden aangenomen als de bestuurder ten tijde van de inbreuk wist of behoorde te begrijpen dat dat handelen tot schade zou leiden bij de merkhouder.

4.87. Niet ter discussie staat dat [gedaagde 6] volledig op de hoogte is van het reilen en zeilen bij LI en overeenkomstig zijn taak als bestuurder aldaar (mede) het beleid bepaalt. Aangenomen moet worden dat de hiervoor vastgestelde merkinbreuk door LI met zijn medeweten en goedkeuring heeft plaatsgehad. Daarmee is echter niet gezegd dat hij deze gedragingen van LI willens en wetens, op jegens Bacardi c.s. onrechtmatige wijze, heeft bevorderd. Bacardi c.s. hebben evenmin voldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat [gedaagde 6] op onrechtmatige wijze heeft nagelaten de hiervoor vastgestelde merkinbreuk door LI, te verhinderen. De stellingen van Bacardi c.s. betreffen alleen de positie die [gedaagde 6] ten opzichte van LI inneemt als bestuurder, die feitelijk het beleid van de onderneming bepaalt, wat zijn taak is als bestuurder. Voor zover Bacardi c.s. met hun stelling dat [gedaagde 6] feitelijk het beleid bepaalt, hebben bedoeld te stellen dat [gedaagde 6] degene is die bepaalt dat LI op de vastgestelde wijze inbreuk maakt op de Uniemerken van Bacardi c.s., hebben zij dit op geen enkele manier geconcretiseerd.

4.88. Bacardi c.s. hebben nog gewezen op de omstandigheid dat [gedaagde 6] bij de invoer van Bacardi-producten als weergegeven onder 2.27 als ‘USER’ van de na die invoer opgemaakte laadlijst staat vermeld, hij het douane-wegvoeringsexemplaar dat door de Douane is afgegeven na de invoer van de Bacardi-producten als weergegeven onder 2.29 heeft afgetekend en het administratief geleidedocument dat behoort bij de pre-loading list als weergegeven onder 2.43, heeft ondertekend. Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – volgt daaruit niet dat [gedaagde 6] merkinbreuk door LI heeft bevorderd of heeft nagelaten dit te verhinderen.

4.89. Voor zover Bacardi c.s. – die een nauwe verwevenheid zien tussen de gedragingen en activiteiten van LI en Pure Handling – met hun stelling dat [gedaagde 6] feitelijk beleidsbepaler is hebben willen betogen dat hij ten aanzien van Pure Handling een met een (indirect) bestuurder gelijk te stellen positie inneemt, gaat dit betoog, bij gebreke van iedere uitwerking daarvan, niet op. Voor alle andere gedaagde vennootschappen, met uitzondering van LI, stuit de vordering reeds af op het feit dat geen merkinbreuk, onrechtmatig handelen of handelen als tussenpersoon in de zin van de Hrl van deze rechtspersonen is vastgesteld.

V. Slotsom

4.90. Voorshands wordt als vaststaand aangenomen dat de onder 2.38 bedoelde Bacardi-producten, voorzien van het merk Grey Goose, terwijl zij de douanestatus T2/AGD hadden, door een derde/derden zijn gedecodeerd in de decodeerfaciliteit van Pure Handling. Daaruit volgt dat voorshands wordt vermoed dat Pure Handling met betrekking tot deze partij geldt als tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 BVIE.

4.91. Voorshands wordt ook als vaststaand aangenomen dat genoemde Bacardi-producten in de periode van mei 2016 tot augustus 2016 door LI onder douanestatus T2/AGD in de loodsen zijn opgeslagen. Op basis daarvan gaat de rechtbank er voorshands van uit dat LI onrechtmatig heeft gehandeld door merkinbreuk van derden te faciliteren en te bevorderen.

4.92. LI heeft inbreuk gemaakt op de merken Grey Goose en Bacardi (zie 4.79). Verder heeft LI onrechtmatig jegens Bacardi c.s. gehandeld door merkinbreuk door derden op de merken Bombay Sapphire, Martini en Bacardi te faciliteren (zie 4.80).

4.93. De andere verwijten van Bacardi c.s. treffen geen doel.

4.94. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

VI. de incidenten

provisionele voorzieningen (artikel 223 Rv)

4.95. Nu in de hoofdzaak geen eindvonnis gewezen wordt, komt de rechtbank toe aan de vordering van Bacardi c.s. tot het treffen van provisionele voorzieningen als bedoeld in artikel 223 Rv. De rechtbank staat daarbij voor de vraag of zij gebruik zal maken van haar op vordering van één der partijen uit te oefenen bevoegdheid een voorlopige voorziening te treffen voor de duur van het geding. Vereist is daarvoor dat de vordering samenhangt met de vordering in de hoofdzaak. Verder leidt het algemene vereiste dat een eisende partij belang moet hebben bij haar vordering, gevoegd bij de beperkte werkingsduur van een voorziening op grond van artikel 223 Rv, ertoe dat het belang bij de gevraagde voorziening dringend moet zijn, in die zin dat van de eisende partij niet kan worden gevergd dat zij de afloop van de procedure in de hoofdzaak afwacht.

bevelen

4.96. De hiervoor weergegeven slotsom ten aanzien van het handelen van Pure Handling (4.90) geeft grond voor toewijzing van het provisioneel gevorderde stakingsbevel in de zin dat Pure Handling zal worden bevolen het ter beschikking stellen van de decodeerfaciliteit aan MWL ten behoeve van het decoderen van Bacardi-producten voorzien van het merk Grey Goose met douanestatus T2/AGD te staken en gestaakt te houden. Pure Handling, als dienstverlener, kan het gebruik van de decodeerfaciliteit aan MWL verbieden. Dit beperkte bevel is redelijk en evenredig en vormt naar het oordeel van de rechtbank geen belemmering voor het legitieme handelsverkeer. Pure Handling kan als tussenpersoon immers worden gelast om maatregelen te treffen die ertoe bijdragen te voorkomen dat nieuwe inbreuken van dezelfde aard door dezelfde marktdeelnemer met gebruikmaking van een door haar geëxploiteerde decodeerfaciliteit worden gemaakt.

4.97. LI zal, gelet op de vastgestelde merkinbreuk en het vastgesteld onrechtmatig handelen, bevolen worden om te staken en gestaakt te houden:

( a) iedere inbreuk (in het bijzonder de invoer in eigen naam) op het merk Grey Goose en het merk Bacardi;

( b) het verlenen van (logistieke) diensten (zoals opslag en invoer als direct vertegenwoordiger) ten aanzien van gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van de merken Bombay Sapphire, Bacardi, Grey Goose en Martini.

4.98. De vastgestelde merkinbreuk geeft grond voor oplegging van het onder 4.97 sub (a) bedoelde merkenrechtelijke bevel jegens LI. Bij gebreke van het afleggen van een met een boetebeding versterkte onthoudingsverklaring door LI is voldaan aan de daarvoor geldende eis van een reële dreiging van merkinbreuk in de toekomst, die oplegging van dit bevel rechtvaardigt. Verder kan niet van Bacardi c.s. worden gevergd dat zij de afloop van de procedure in de hoofdzaak afwacht. Dat geldt ook voor het onder 4.97 sub (b) bedoelde bevel, dat voortvloeit uit de vaststelling dan wel het bewijsvermoeden dat LI onrechtmatig heeft gehandeld door merkinbreuk van derden te faciliteren en te bevorderen. Dit brengt een rechtsplicht voor haar mee om dit onrechtmatig faciliteren en bevorderen te beëindigen. Artikel 3:294 BW laat geen ruimte voor een belangenafweging na vaststelling dat op LI een rechtsplicht rust het onrechtmatig handelen te staken. De aan te leggen toets is de hiervoor beantwoorde vraag of van Bacardi c.s. kan worden gevergd dat zij de uitkomst van de procedure afwachten.

4.99. De aan LI op te leggen bevelen die zijn gegrond op merkinbreuk gelden voor de gehele Unie. Het aan LI op te leggen bevel betreffende onrechtmatig handelen zal worden beperkt tot Nederland. Ter voorkoming van executieproblemen, zal de ingangsdatum van de stakingsbevelen worden gesteld op één week na betekening van dit vonnis. De gevorderde dwangsommen zijn voor toewijzing vatbaar, met dien verstande dat zij zullen worden gematigd en gemaximeerd, zoals in het dictum verwoord.

843a-vordering

4.100. Bacardi c.s. vorderen, voor zover van belang en samengevat weergegeven, afgifte van de volgende bescheiden (randnummer 12.16 van de dagvaarding, zie 3.7 sub (a)):

(douane-)documenten van Loendersloot en/of Pure Handling die verband houden met de invoer en opslag in de Unie van (gedecodeerde) Bacardi producten;

in- en verkoopfacturen, arrival notices, release notices en laadlijsten van Loendersloot en/of Pure Handling die verband houden met de verhandeling (door derden) van niet-Unie producten;

opdracht- en orderbevestigingen en facturen die verband houden met het (doen) decoderen van (communautaire) Bacardi producten;

opdracht- en orderbevestigingen en facturen die verband houden met het (doen) decoderen van niet-communautaire Bacardi Producten, die vervolgens door Loendersloot en/of Pure Handling zijn ingevoerd in de Unie;

opdracht- en orderbevestigingen en facturen die verband houden met het verlenen van diensten die door derden zijn gebruikt om inbreuk te maken op de Bacardi Merken, waaronder begrepen het (doen) invoeren van Bacardi producten en het in voorraad (doen) houden van inbreukmakende (gedecodeerde) Bacardi producten;

het proces-verbaal van het conservatoir beslag tot afgifte zoals verstrekt aan Loendersloot en Pure Handling.

Deze vorderingen worden hierna aangeduid als (afgifte-)vordering i, ii enzovoorts.

4.101. Artikel 843a Rv biedt in het algemeen een zelfstandige grondslag voor een exhibitie-vordering aan degene die daarbij een rechtmatig belang heeft. Deze vordering kan worden gedaan in een afzonderlijke procedure of (als incidentele vordering) in een lopende procedure en met uiteenlopende oogmerken, zoals het verkrijgen van informatie in verband met (voorgenomen) onderhandelingen of met het oog op het voeren van of de bewijslevering in een lopende of mogelijke procedure. Een als incident ingestelde vordering ex artikel 843a Rv strekt ter instructie van de lopende procedure.

4.102. Bacardi c.s. hebben een vordering ex artikel 843a Rv ingesteld als onderdeel gemaakt van het incident ex artikel 223 Rv. De voorlopige voorziening van artikel 223 Rv betreft echter alleen materiële voorzieningen en voorzieningen ter bewaring van recht, geen zuiver processuele beslissingen die gelden voor de duur van het geding. Bij beslissingen die de voortgang of instructie van de zaak betreffen, zoals de op artikel 843a Rv gegronde beslissing, is dan ook geen sprake van een voorlopige voorziening. De in het incident ex artikel 223 Rv gevorderde exhibitie kan dus niet als voorlopige voorziening worden toegewezen. Nu de kennelijke strekking van deze vordering is gelegen in het verkrijgen van bewijsmiddelen ter staving van de vorderingen in de hoofdzaak, zal de rechtbank deze opvatten als een zelfstandige incidentele exhibitievordering ex artikel 843a Rv. Dit doet ook recht aan het partijdebat.

4.103. Aan de afgifte-vordering leggen Bacardi c.s. artikel 843a Rv ten grondslag al dan niet in verbinding met artikel 1019a Rv. Artikel 843a Rv ziet op een bijzondere exhibitieplicht in en buiten rechte. De toewijsbaarheid daarvan is, met name ter voorkoming van zogenaamde fishing expeditions, aan de in lid 1 van artikel 843a Rv neergelegde (vier) voorwaarden gebonden. Op grond van dit artikellid kan degene die daarbij (a) rechtmatig belang heeft, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van (b) bepaalde bescheiden (c) aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorganger partij is, (d) van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Hierna zal worden getoetst of met betrekking tot de genoemde bescheiden is voldaan aan die voorwaarden en vervolgens of er in dit geval gewichtige redenen in de zin van het vierde lid van artikel 843a Rv bestaan die zich tegen inzage verzetten dan wel, in voorkomend geval, de bescherming van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd in de zin van het derde lid van artikel 1019a Rv.

4.104. Artikel 1019a lid 1 Rv bepaalt dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a lid 1 Rv. Bij betwisting van die inbreuk, en dus van het bestaan van een rechtsbetrekking, zal degene die inzage, afschrift of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt, zodanige feiten en omstandigheden moeten stellen en met eventueel reeds voorhanden bewijsmateriaal onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt. Deze voldoende-aannemelijkheids-maatstaf is ook van toepassing buiten het terrein van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zodat in deze procedure Bacardi c.s. (ook) voldoende aannemelijk moeten maken dat sprake is van onrechtmatig faciliteren/bevorderen van merkinbreuk door LI. Wat als een ‘voldoende’ mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Het komt steeds aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Daarbij worden hogere eisen gesteld dan bij de beoordeling van een verzoek tot het in beslag mogen nemen van bewijsmateriaal. Niet behoeft echter te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing van een vordering in kort geding.

4.105. Voor zover de exhibitie-vordering ten aanzien van Pure Handling als tussenpersoon al kan worden toegewezen, stuit deze reeds af op het feit dat, naar zij gemotiveerd heeft toegelicht en door Bacardi c.s. niet (althans onvoldoende) is weersproken, de onder (i) t/m (v) gevorderde bescheiden niet ‘te harer beschikking of onder haar berusting’ zijn. Het afgiftebeslag is niet ten laste van Pure Handling gelegd, zodat zij ook niet beschikt over het onder (vi) gevorderde proces-verbaal. Nu duidelijk is dat binnen Loendersloot c.s. uitsluitend LI beschikt over administratie, waaronder de gevorderde bescheiden, geldt het voorgaande evenzeer voor de andere gedaagde Loendersloot-vennootschappen. De verdere beoordeling van de gevorderde exhibitie is derhalve beperkt tot LI.

4.106. Het verkrijgen van bewijsmiddelen om een inbreuk op een recht van intellectuele eigendom dan wel onrechtmatig handelen vast te stellen, is, wanneer een het bestaan van de vereiste rechtsbetrekking is vastgesteld, in beginsel te beschouwen als een rechtmatig belang in de zin van artikel 843a Rv. Het verkrijgen van inzicht in de omvang van de inbreuk, mede gelet op de schadevergoedingsvordering, geldt ook als een rechtmatig belang. In dit geval vorderen Bacardi c.s. echter zowel inzage in het incident als opgave in de hoofdzaak. De opgaveverplichting die in de hoofdzaak wordt opgelegd bij merkinbreuk en onrechtmatig handelen, dient ook de door Bacardi c.s. bij exhibitie genoemde belangen van het in beeld krijgen van de keten van betrokkenen en hun onderlinge taakverdeling alsmede van de begroting van haar schade. Voor zover een inbreuk of onrechtmatig handelen dan wel de dreiging ervan hiervoor al vastgesteld is, is afgifte van het bewijsmateriaal voor dit doel naast de in de hoofdzaak gevorderde opgave, derhalve overbodig en ontbreekt in zoverre het rechtmatig belang bij exhibitie in dit incident. Dit is slechts anders voor zover met de afgifte een eerder in de tijd gelegen inbreukmakend of onrechtmatig handelen kan worden vastgesteld, dan wel zulk inbreuk op of handelen ten aanzien van andere merken. Dat kan immers leiden tot een ruimere opgave in de hoofdzaak. In dat verband is van belang dat inbreuk op het merk Grey Goose is vastgesteld in maart 2012, inbreuk op het merk Bacardi in juli 2009, onrechtmatig handelen door het faciliteren van inbreuk op het merk Bombay Sapphire in juni 2008 en onrechtmatig handelen in verband met het merk Martini in mei 2014. De tweede situatie doet zich voor met betrekking tot de in het proces-verbaal van het afgiftebeslag in regel 7 genoemde partij Bacardi-producten voorzien van het merk Dewar’s. De opgaveverplichting die in de hoofdzaak wordt gevorderd, en zal worden opgelegd, naar aanleiding van merkinbreuk en onrechtmatig handelen, dient voorts de door Bacardi c.s. genoemde belangen van het in beeld krijgen van de keten van betrokkenen en hun onderlinge taakverdeling alsmede van de begroting van haar schade, zodat zij ook daarbij in dit incident geen belang heeft.

gedecodeerde Bacardi-producten

4.107. De onder i), iii), iv) en v) in afgifte gevorderde bescheiden hebben betrekking op gedecodeerde Bacardi-producten of op het decoderen van Bacardi-producten. Voor zover een inbreuk of onrechtmatig handelen in verband met gedecodeerde Bacardi-producten hiervoor al vastgesteld is, ontbreekt het rechtmatig belang bij de exhibitie, gelet op de in de hoofdzaak gevorderde opgave. De exhibitie voor deze partijen producten zal dan ook worden afgewezen.

4.108. Voor het in 4.56 voorshands als onrechtmatig beoordeelde handelen van LI geldt dat de vereiste rechtsbetrekking voldoende aannemelijk is. Bacardi c.s. hebben voorts rechtmatig belang bij inzage in de documentatie betreffende deze partij Bacardi-producten om het onrechtmatig handelen vast te stellen. Vaststaat dat LI die partij op T2 in opslag had, maar niet staat vast of die partij voorafgaande aan de inslag, tijdens de opslag of na de uitslag is gedecodeerd. De afgifte van documenten waaruit die informatie valt af te leiden, bijvoorbeeld informatie uit het IRVS van de status bij inslag en uitslag, dan wel andere stukken waaruit het moment van decoderen blijkt, zal dan ook worden toegewezen. Toewijzing van deze vordering is niet onverenigbaar met het bieden van gelegenheid aan LI om het bewijsvermoeden te ontkrachten.

4.109. In 4.57 is met betrekking tot een aantal partijen gedecodeerde Bacardi-producten (genoemd in het onder 2.42 bedoelde document en de onder 2.45 weergegeven inkooporders) vastgesteld dat deze bij LI zijn opgeslagen. Van die producten is de douanestatus niet bekend. Bacardi c.s. hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van onrechtmatig handelen door LI, althans voldoende om de vereiste rechtsbetrekking aan te nemen. Bacardi c.s. hebben voorts belang bij afgifte van douane- en andere bescheiden waaruit de douanestatus van die partijen tijdens de opslag blijkt. Afgifte daarvan zal dan ook worden bevolen.

4.110. Bacardi cs hebben zich nog beroepen op andere stukken waaruit zou blijken dat LI gedecodeerde Bacardi-producten onrechtmatig heeft opgeslagen en/of ingevoerd. Hun stellingen in dit verband hebben zij echter onvoldoende concreet gemaakt, zodat met betrekking daartoe geen rechtsbetrekking kan worden aangenomen die gelegen is op een eerdere datum dan de reeds vastgestelde inbreuken of onrechtmatige handelingen. Aan die stukken en stellingen gaat de rechtbank dan ook voorbij. Wel rechtvaardigen de hiervoor vastgestelde rechtsbetrekkingen en de aanwezigheid van de decodeerfaciliteit in één van de loodsen, een redelijk vermoeden dat het geen losstaande incidenten betreft, maar dat LI vaker onrechtmatig handelt jegens Bacardi c.s. door gedecodeerde goederen op T2/AGD in te voeren, op te slaan of daarvoor anderszins diensten te verrichten. De rechtsbetrekking waarop de gevorderde exhibitie van toepassing is, is derhalve niet beperkt tot de specifiek beschreven transacties, maar omvat ook andere inbreukmakende dan wel onrechtmatige transacties van ná de vastgestelde data met de betreffende merken door LI. Dit kan echter niet leiden tot een verdere afgifte, maar zal onderdeel vormen van de later toe te wijzen opgave. Voor zover de afgifte-vorderingen zien op andere bescheiden, wordt dit derhalve afgewezen.

niet-Unie producten

4.111. De afgifte vordering onder ii) ziet op niet-Unie producten. Voor wat betreft de (betrokkenheid bij) de handel in niet-Unie producten is hiervoor (in 4.51) vastgesteld dat LI terzake geen verwijt van onrechtmatig handelen kan worden gemaakt, zodat met betrekking daartoe geen sprake kan zijn van een (vermoeden van een) rechtsbetrekking. Bacardi c.s. hebben niet gesteld dat dit met betrekking tot (een) specifieke partij(en) anders is. Voor zover de in algemene bewoordingen gestelde afgifte-vorderingen zien op het faciliteren van de opslag en/of invoer van niet-Unie producten, stuiten deze op het voorgaande af. Zoals in 4.72 is overwogen, hebben Bacardi c.s. voorts, met uitzondering van de in 4.63 besproken in maart 2012 door LI ingevoerde Grey Goose partij, onvoldoende gesteld om vast te stellen dat sprake is van zelfstandige merkinbreuk door LI wegens invoer op eigen naam van niet-Unie producten. Het algemene gegeven dat LI producten invoert als indirect vertegenwoordiger, is onvoldoende geconcretiseerd.

4.112. Bacardi c.s. vorderen ook afgifte van het proces-verbaal van het afgiftebeslag. Uit de overgelegde, gecensureerde, versie van het proces-verbaal van het afgiftebeslag is voor een belangrijk deel van de in beslag genomen producten onvoldoende aannemelijk dat sprake is van een rechtsbetrekking omdat die partijen naar het zich laat aanzien steeds op T1 zijn gebleven. Voor de in regels 3 t/m 7 in de bijlage bij het proces-verbaal genoemde partijen Bacardi-producten is duidelijk dat de douanestatus tijdens de opslag bij LI is gewijzigd van T1 naar T2/AGD. Met betrekking tot die partijen is voldaan aan een redelijk vermoeden van onrechtmatig handelen en derhalve van een rechtsbetrekking, te meer nu het proces-verbaal van de beslaglegging niet duidelijk is of het hier ook gaat om gedecodeerde waar. In verband met de vertrouwelijkheid behoeft LI de productcodes niet te verstrekken; deze mogen worden weggelakt.

4.113. De exhibitie zoals toe te wijzen is beperkt van omvang en ziet op specifieke documenten. Het verweer van LI dat de bescheiden onvoldoende bepaald zijn, gaat alleen al daarom niet op. Ter voorkoming van executieproblemen, zal het moment waarop inzage moet worden verleend door middel van het verstrekken van afschriften worden gesteld op uiterlijk een maand na betekening van dit vonnis. De gevorderde dwangsom is voor toewijzing vatbaar, met dien verstande dat zij, uit een oogpunt van proportionaliteit, zal worden gematigd en gemaximeerd, zoals in het dictum verwoord.

4.114. Mochten Bacardi c.s. de stukken die aan hen worden afgegeven, in deze procedure willen inbrengen, dan kunnen zij dat doen tegelijk met de antwoordakte die zij in verband met het onder 4.40 en 4.56 overwogene in de hoofdzaak mogen nemen. Gaan Bacardi c.s. daartoe over, dan mogen Pure Handling en LI nog reageren op die stukken.

4.115. De rechtbank ziet in dit geval geen aanleiding voor toewijzing van de vordering van Bacardi c.s. om te gedogen dat de juistheid en volledigheid van hetgeen ter inzage wordt gegeven, wordt nagegaan in de op 1 december 2016 in conservatoir beslag genomen informatie. Inzage op straffe van verbeurte van een dwangsom biedt voldoende waarborg. Bacardi c.s. hebben zelf aangegeven primair opgave te vragen omdat het bewijsbeslag onvolledig zou zijn, zodat niet valt in te zien wat het belang is van aanvullende controle, nog daar gelaten de kosten die daarmee gemoeid zullen zijn.

4.116. Het bezwaar van LI tegen de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het incidentele deel van het vonnis gaat niet op. Het is niet goed voorstelbaar dat de gehele bedrijfsvoering komt stil te liggen als gevolg van toewijzing van de provisionele verboden, die een beperkte reikwijdte hebben, en toewijzing van de exhibitievordering, die eveneens een beperkte reikwijdte heeft. Los daarvan staat de omstandigheid dat mogelijk ingrijpende gevolgen van executie van het vonnis moeilijk ongedaan gemaakt kunnen worden, op zichzelf niet in de weg aan uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

4.117. De rechtbank zal de beslissing omtrent de proceskosten in de incidenten aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.

5 De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak:

5.1. verwijst de zaak naar de rolzitting van 12 mei 2021 voor het nemen van aktes (van maximaal vier pagina’s) aan de zijde van Pure Handling en LI ten aanzien van de onder 4.40 en 4.56 omschreven doelen;

5.2. bepaalt dat Bacardi c.s. op de rolzitting van 7 juli 2021 een antwoordakte mogen nemen (van eveneens maximaal vier pagina’s);

5.3. houdt iedere verdere beslissing aan;

in de incidenten:

5.4. treft de volgende provisionele voorzieningen op de voet van artikel 223 Rv, alle met ingang van één week na betekening van dit vonnis:

beveelt Pure Handling het ter beschikking stellen van haar decodeerfaciliteit in de loodsen aan MWL voor het decoderen van Bacardi-producten onder het merk Grey Goose met douanestatus T2/AGD te staken en gestaakt te houden;

beveelt LI iedere inbreuk (in het bijzonder door invoer in eigen naam en voor eigen rekening) op het merk Grey Goose te staken en gestaakt te houden;

beveelt LI iedere inbreuk op het merk Bacardi te staken en gestaakt te houden;

beveelt LI om de logistieke dienstverlening voor derden (in het bijzonder de opslag en invoer als direct vertegenwoordiger) met betrekking tot gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van de merken Bombay Sapphire, Bacardi, Grey Goose en Martini te staken en gestaakt te houden;

5.5. bepaalt dat Pure Handling en LI ieder afzonderlijk een dwangsom verbeuren van € 50.000,-- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat zij de onder 5.4 verwoorde bevelen overtreden, met een maximum (voor ieder) van in totaal € 5.000.000,--;

5.6. beveel LI om binnen een maand na betekening van dit vonnis afschrift aan de advocaat van Bacardi c.s. te verstrekken van:- documenten waaruit blijkt of de onder 2.38 bedoelde partij Bacardi-producten voorzien van het merk Grey Goose gedurende de periode van opslag gedecodeerd was;- documenten waaruit de douanestatus tijdens opslag volgt van de gedecodeerde Bacardi-producten die worden genoemd in het onder 2.42 bedoelde document en de onder 2.45 weergegeven inkooporders;- het aan haar verstrekte proces-verbaal van het op 1 december 2016 gelegde beslag tot afgifte, zodanig dat daaruit uitsluitend de IRVS gegevens bij in- en uitslag blijken met betrekking tot de in regels 3 t/m7 van de bijlage bij het proces-verbaal genoemde partijen;

5.7. bepaalt dat LI een dwangsom verbeurt van € 10.000,-- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat zij het onder 5.6 verwoorde bevel overtreedt, met een maximum van in totaal € 1.000.000,--;

5.8. verklaart dit vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten in de incidenten aan tot het eindvonnis in de hoofdzaak;

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin, mr. J.E. Bierling en mr. M.E. Kokke, en in het openbaar uitgesproken op 17 maart 2021.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

ECLI:NL:RBDHA:2017:16305

ECLI:NL:RBDHA:2018:13141

ECLI:NL:RBDHA:2019:4890

ECLI:NL:RBDHA:2019:6005

ECLI:NL:RBDHA:2019:10185

Deze foto’s zijn, vóórdat deze aan het proces-verbaal zijn gehecht, bezien door partijen.

Europese Economische Ruimte

EP22. De arceringen zijn aangebracht door Bacardi c.s..

EP22. ‘ [gedaagde 6] ’ betreft [gedaagde 6] , gedaagde sub 6.

EP23 en EP48. De arceringen zijn aangebracht door Bacardi c.s..

EP19.

EP20.

EP21B.

EP18.

EP21A.

EP24 tot en met EP26.

EP15. De arceringen zijn aangebracht door Bacardi c.s.

EP15. De arceringen zijn aangebracht door Bacardi c.s.

EP28c. De arceringen zijn aangebracht door Bacardi c.s.. ‘Ex Works’ (ook wel: ‘Af Fabriek’) is een term die wordt gebruikt bij het maken van afspraken (tussen verkoper en koper) over het vervoer van producten.

EP28a.

EP49. De arceringen zijn aangebracht door Bacardi c.s.

EP32A.

EP4.

Dit betreft een bewerking van productie EP4.

Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). De rechtbank zal de huidige artikelnummering van het BVIE vermelden, die op grond van artikel 6.2 BVIE per 1 maart 2019 van kracht is geworden. De bepalingen van het BVIE waarop partijen zich in deze zaak hebben beroepen, zijn door de wijziging van het BVIE op 1 maart 2019 niet inhoudelijk gewijzigd.

Burgerlijk Wetboek

Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten

Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding was Verordening 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 2015/2424 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 december 2015 (aangeduid als UMVo 2015), van kracht. Voor de beoordeling van de bevoegdheid neemt de rechtbank die Verordening tot uitgangspunt. De bepalingen zijn materieel niet gewijzigd in de Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie), die de UMVo 2015 heeft vervangen en geldend is vanaf 1 oktober 2017, maar de artikelen zijn vernummerd tot thans, respectievelijk, de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1. In dit vonnis zal bij de inhoudelijke merkenrechtelijke beoordeling naar laatstgenoemde Verordening (aangeduid als UMVo) worden verwezen.

Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding).

HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle), HR 18 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7429 (Lancaster) en HvJ EG 1 juli 1999, C-173/98, ECLI:EU:C:1999:347 (Sebago Inc ea/G-B Unic).

HvJ EG 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616 (Class International).

HvJ 16 juli 2015, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497.

HvJ 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:530 (Loendersloot/Ballantine).

HR 18 februari 1949, ECLI:NL:HR:1949:12 en HR 1 december 1950, NJ 1951, 20.

Rechtbank Den Haag 9 juni 1999, ECLI:NL:RBSGR:1999:AA1039 en Gerechtshof Leeuwarden 22 mei 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BW6296.

welke Richtlijn uiterlijk op 29 april 2006 diende te zijn geïmplementeerd.

HvJ 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (L’Oréal/eBay), HvJ 27 maart 2014, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (UPC Wien/Wega) en HvJ 7 juli 2016, C-494/15, ECLI:EU:C:2016:528 (Praagse markthal).

HvJ Praagse Markthal, zie voetnoot 39.

Kamerstukken II 2005/06, 30392, nr. 3, pagina 26.

en (via een verwijzing) op artikel 15e Wet op de naburige rechten, artikel 2 lid 5 Databankenwet en artikel 17 Chipswet.

Zie voetnoot 34.

Zie voetnoot 35.

EP29.

HvJ 2 april 2020, ECLI:EU:C:2020:267 (Coty Germany/|Amazon).

HR 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1046 , Brein/Ziggo, r.o. 3.3.1.

Wanneer LI op eigen naam invoert, maakt zij zelf merkinbreuk, zie r.o. 4.60 e.v.

Vgl. HvJ 18 oktober 2005, zie voetnoot 33 en HvJ 16 juli 2015, zie voetnoot 34.

Vgl. HvJEU 19 februari 2009, zaak C062/08, ECLI:EU:C:2009:111 (UDV North America Inc. – Brandtraders NV).

Zie voetnoot 34.

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 10 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3668.

Zie voetnoot 46.

Vgl. HvJ dd 18 juni 2009, L’Oréal SA c.s. – Bellure NV c.s. (C-487/07 en HvJ dd 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00.

Vgl. HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959 en HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627.

Vgl. HR 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:AD6095.

Vgl. naar analogie HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008: BC4959 (Beklamel) en HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627 (Ontvanger/Roelofsen), waarin de eis wordt gesteld van wetenschap bij de bestuurder (weten of behoren te begrijpen) van het schadetoebrengende gevolg van de gedraging van de vennootschap.

Vgl. HR 8 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV8510.

Vgl. HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3263.

Zie HR 22 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK1639 en HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3263.

HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB/Novisem) en HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834 (Synthon/Astellas).

HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1251 (Semtex cs/X cs).

Zie vorige voetnoot.