ECLI:NL:RBROT:2012:BX2445
vonnis
RECHTBANK ROTTERDAM
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 404034 / KG ZA 12-485
Vonnis in kort geding van 18 juli 2012
in de zaak van
1. [eiser 1],
wonende te [woonplaats],
2. [eiser 2],
wonende te [woonplaats],
eisers in conventie,
verweerders in reconventie,
advocaat mr. L.J. Gravendeel,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HURSTAD HOLDING B.V.,
gevestigd te Schiedam,
2. [gedaagde 2],
wonende te [woonplaats],
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde 3],
gevestigd te Schiedam,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NOPE IS DOPE B.V.,
gevestigd te Schiedam,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
advocaat mr. M.J. op 't Ende.
Partijen zullen hierna [eisers] en NID c.s. genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 25 juni 2012;
- de producties van [eisers];
- akte houdende eis in reconventie;
- de producties van NID c.s.;
- de pleitnota van [eisers];
- de pleitnota van NID c.s..
1.2. De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 3 juli 2012. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. [eiser 1] en [eiser 2] zijn broers.
2.2. Nope is Dope B.V. is een per 2 september 2009 opgerichte besloten vennootschap met als enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder [gedaagde 3] Als bedrijfsomschrijving staat in het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandels (hierna: Handelsregister) d.d. 16 mei 2012 vermeld: ‘Dienstverlening voor uitvoerende kunst. Het organiseren van (dans)evenementen in de meest ruime zin des woord.’ In dit Handelsregister staat als handelsnaam vermeld: ‘Nope is Dope B.V.’
2.3. Hurstad Holding B.V. is een per 21 november 1995 opgerichte besloten vennoot-schap met als enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder [gedaagde 2]
2.4. [gedaagde 3] is een per 7 maart 2003 opgerichte besloten vennoot-schap met als enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder [X].
2.5. [eiser 2] heeft tot voor kort - vanaf begin oktober 2009 - werkzaamheden verricht voor Nope is Dope B.V.
2.6. Op 6 december 2006 is onder inschrijvingsnummer 0813912 het volgende beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister (hierna aangeduid ook wel aangeduid met: A):
Beeldmerk A
Deze inschrijving vermeldt - voor zover hier relevant - het volgende:
“ ……
02 Vervaldatum
06-12-2016
03 Naam van de houder
Hurstad Holding B.V.
……
06 Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondetie-adres van de houder
Merkenbureau Bouma
(…)
12 (…) classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder bedrijving, (…)
CFE 27.5.1-24
geel, grijs/wit, paars.
13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten
Kl 25 Kledingstukken, hoofddeksels, schoeisels.
Kl 35 Merchandising, het verspreiden van reclamemateriaal.
Kl 41 Ontspanning; organisatie van culturele en sportieve activiteiten, waaronder concerten.
……
19 Licenties
Nope is Dope B.V.
(…)
Aangetekend: 28-09-2010
……”
2.7. Op 2 november 2007 is onder inschrijvingsnummer 0832642 het volgende woordmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister (hierna aangeduid ook wel aangeduid met: B): NOPE IS DOPE
Deze inschrijving vermeldt - voor zover hier relevant - het volgende:
“ ……
02 Vervaldatum
02-11-2017
03 Naam van de houder
Hurstad Holding B.V.
……
06 Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder
Merkenbureau Bouma
(…)
13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten
Kl 9 Apparatuur, instrumenten en uitrusting voor het opnemen, doorgeven en weergeven van
beeld en/of geluid;(…); computerspellen; (…) audio- en/of videoapparaten en –instrumenten,
alsmede software daarvoor (…);
Kl 16 Drukwerk,; publicaties (…);
Kl 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 35 Publiciteit en commerciële zaken; (…); merchandising.
Kl 41 Organisatie en houden van muzikale, sportieve, educatieve, culturele en ontspannende
evenementen, feesten en manifestaties; (…)
……
19 Licenties
[eiser 1]
(…)
Aangetekend: 03-09-2008
Nope is Dope B.V.
(…)
Aangetekend: 28-09-2010
……”
2.8. Op 7 januari 2008 is onder inschrijvingsnummer 0836545 het volgende beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister (hierna aangeduid ook wel aangeduid met: C):
Beeldmerk C
Deze inschrijving vermeldt - voor zover hier relevant - het volgende:
“ ……
02 Vervaldatum
06-01-2018
03 Naam van de houder
Hurstad Holding B.V.
……
06 Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondetie-adres van de houder
Merkenbureau Bouma
(…)
12 (…) classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder bedrijving, (…)
CFE 1.1.5; 2.3.5-16; 3.7.16-17; 25.1.6
geel, paars, zwart, grijs.
13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten
Kl 9 Wetenschappelijke, (…) apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van
geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, (…)
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
……
19 Licenties
Nope is Dope B.V.
(…)
Aangetekend: 28-09-2010
……”
2.9. Op 13 juli 2007 heeft [eiser 1] bij de World Intellectual Property Organization (hierna: WIPO) een internationale registratie gedaan van het onder 2.5 vermelde beeldmerk.
Dit beeldmerk staat thans bij WIPO onder nummer 934839 op naam van Hurstad Holding B.V. geregistreerd (hierna ook wel aangeduid met: D).
2.10. Op 12 juli 2007 heeft [eiser 1] bij de WIPO (World Intellectual Property Organization) een internationale registratie gedaan van het onder 2.6 vermelde woordmerk.
Dit woordmerk staat thans bij WIPO onder nummer 960576 op naam van Hurstad Holding B.V. geregistreerd (hierna ook wel aangeduid met: E).
2.11. Op 12 mei 2011 is onder inschrijvingsnummer 0901036 het volgende woordmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister (hierna aangeduid ook wel aangeduid met: F): NOPE IS DOPE
Deze inschrijving vermeldt - voor zover hier relevant - het volgende:
“ ……
02 Vervaldatum
12-05-2011
03 Naam van de houder
[gedaagde 2]
……
06 Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder
Merkenbureau Bouma
(…)
13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten
Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en
vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; niet alcohol-
houdende energiedranken niet voor medisch gebruik.
Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).
……”
2.12. Op 16 mei 2011 is onder inschrijvingsnummer 0900573 het volgende beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister (hierna aangeduid ook wel aangeduid met: G):
Beeldmerk G
Deze inschrijving vermeldt - voor zover hier relevant - het volgende:
“ ……
02 Vervaldatum
16-05-2021
03 Naam van de houder
[gedaagde 2]
……
06 Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondetie-adres van de houder
Merkenbureau Bouma
(…)
12 (…) classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder bedrijving, (…)
CFE 27.5.1-17-24-25
geel, grijs/wit, paars.
13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten
Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en
vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; energiedranken.
Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).
……”
2.13. Op 9 september 2009 is tussen [eiser 1], aangeduid met merkhouder, en Nope is Dope B.V., aangeduid met licentienemer, een licentieovereenkomst gesloten (hierna: de licentieovereenkomst). In de licentieovereenkomst staat- voor zover hier van belang - het volgende:
“…
Overwegende,
1. Merkhouder is eigenaar van:
Benelux registratie 832642 van het merk NOPE IS DOPE;
Benelux registratie 0813912 van het merk NOPE IS DOPE (Fig. in kleur);
Benelux registratie 0836545 van het merk NEXT GENERATION (Fig.);
Internationale registratie IR 960576 NOPE IS DOPE voor de Europese Gemeenschap;
Internationale registratie IR 934839 NOPE IS DOPE (Fig. in kleur) voor de landen
Griekenland, Italië, Russische Federatie, Spanje, Tsjechië en Turkije.
2. Licentienemer wenst een licentie te verkrijgen van merkhouder voor het gebruik van producten/diensten onder het merk NOPE IS DOPE.
3. Merkhouder is bereid deze licentie aan licentienemer te verlenen;
4. Partijen leggen hun afspraken ten aanzien van deze licentie als volgt vast:
Komen partijen als volgt overeen,
1. Licentienemer erkend de rechten op de Benelux en Internationale inschrijving op het merk
NOPE IS DOPE en zal geen merken, handelsnamen of logo’s registreren en/of gebruiken welke identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen met het merk NOPE IS DOPE;
2. Deze licentie geldt voor het hele Benelux gebied en voor de Europese Gemeenschap;
3. Deze licentie gaat in op de datum hier beneden genoemd door de merkhouder en zal door-lopen voor een periode van 10 jaar.
4. Voor het verstrekken van deze licentie is geen vergoeding door licentienemer verschuldigd;
5. Partijen hebben de intentie na afloop van deze overeenkomst, deze mogelijk te vernieuwen.
Hierover zal ruim voor afloop van de overeenkomst nader worden overlegd.
6. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentienemer die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereen-komst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren of verrichte diensten. In een zodanig geval zal de merkhouder het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen na afloop van een opzegtermijn van 30 dagen ingaande vanaf de datum van ontvangst van een aangetekend schrijven. In dat schrijven dient de licentienemer de mogelijkheid geboden te worden om correctieve maatregelen te nemen. Bij uitblijven hiervan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd.
7. Onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst kan de licentienemer een vordering wegens inbreuk op Benelux en/of Gemeenschapsmerk alleen instellen met toestemming van de houder van dat merk.
8. De licentienemer kan in de vordering wegens inbreuk die de houder van het Benelux en/of Gemeenschapsmerk aanhangig heeft gemaakt tussenkomen om de door hem geleden schade vergoed te krijgen.
9. Op verzoek van een van de partijen wordt de verlening van een licentie ingeschreven in het Benelux en het Internationale register en gepubliceerd;
10. Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van Nope is Dope B.V. kan de licentiegever zonder toestemming de gegeven licentie intrekken en doorhalen in de desbetreffende merkenregisters.
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die ontstaan uit deze
overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam.
……”
2.14. Op 18 september 2009 is tussen [gedaagde 3], Sovuthy In, [eiser 1] en [gedaagde 2], respectievelijk aangeduid met: ‘[gedaagde 3]’, ‘S. In’, ‘[eiser 1]’ en ‘[gedaagde 2]’, een overeenkomst gesloten (hierna: de ALO).
In de overeenkomst is ondermeer het volgende opgenomen:
“ ……
[gedaagde 3] heeft op 2 september 2009 besloten vennootschap NOPE IS DOPE B.V. opgericht,
(…) (hierna “de vennootschap”);
De vennootschap voert een onderneming voor het organiseren van (dans-) evenementen in de meest ruime zin des woorden (hierna “de onderneming)
(C) De Vennootschap heeft de navolgende merkrechten gehuurd: i) de Benelux inschrijving van het beeldmerk NOPE IS DOPE, gedeponeerd op 6 december 2006, ingeschreven op 15 december 2006 onder inschrijvingsnummer 0813912 in de klassen 25, 35, 41; ii) de Benelux inschijving van het woordmerk NOPE IS DOPE, gedeponeerd op 2 november 2007, ingeschreven 7 november 2007 onder inschrijvingsnummer 0832642 in klassen 9, 16, 25, 35 en 41; iii) de internationale inschrijving van het beeldmerk NOPE IS DOPE, gedeponeerd op 13 juli 2007, ingeschreven onder inschrijvingsnummer 934839 in de klassen 25, 35 en 41; iv) de internationale inschrijving van het woordmerk NOPE IS DOPE, gedeponeerd op 12 november 2007, ingeschreven onder inschrijvingsnummer 960576 in de klassen 9, 25, 35 en 41;
(D) Partijen zijn van mening dat een efficiënt gebruik van de bij partijen aanwezige kennis en ervaring tot wederzijds voordeel zal strekken en zij beogen een harmonieuze en optimale samen-werkingsverband aan te gaan met het oog op de organisatie van één of meerdere (dance) evenementen;
Partijen achten het maken van nadere afspraken uit oogpunt van continuïteit wenselijk en leggen daartoe hun rechten en verplichtingen in deze als hierna volgend vast.
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Artikel 1 NOPE IS DOPE B.V.
1.1 [gedaagde 3] draagt er zorg voor dat de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zullen worden gehouden in de volgende verhoudingen: - S. In 33% van de aandelen; - [gedaagde 3] 17% van de aandelen; - [eiser 1] 33% van de aandelen; - [gedaagde 2] 17% van de aandelen; Ieder der partijen zal de hem/haar toekomende aandelen voor de nominale waarde verkrijgen. Daarnaast wordt een prioriteitsaandeel uitgegeven, waarmee het prioriteit met betrekking tot de zeggenschap wordt geregeld. Het prioriteitsaandeel wordt gehouden door [gedaagde 3].
1.2 Partijen zijn een samenwerkingsverband aangegaan door gezamenlijk deel te nemen in het kapitaal van de Vennootschap, alsmede door nadere afspraken te maken omtrent de activiteiten en inrichting van de Vennootschap, waarbij het doel van de samenwerking is het starten, ontwikkelen en uitbouwen van de Onderneming, welke wordt gedreven door de Vennootschap.
1.3 Partijen verklaren en bevestigen hierbij dat zij zich in het belang van de Onderneming en de Vennootschap zullen inspannen en al het noodzakelijke zullen doen opdat de Vennootschap in staat zal zijn de Onderneming op de meest optimale wijze te drijven.
1.4 Partijen zullen al hun invloed, rechten en bevoegdheden aanwenden en/of uitoefenen en alle noodzakelijke rechtshandelingen verrichten teneinde het doel van de samenwerking en de juiste nakoming van deze Overeenkomst op de meest optimale wijze te drijven.
1.5 De onderneming wordt gevoerd onder de handelsnaam NOPE IS DOPE.
Artikel 2 Bestuur van de Vennootschap
2.1 [gedaagde 3] vormt het statutair bestuur van de Vennootschap, waarbij [gedaagde 3] in overeenstemming met artikel 16 lid 2 van de Statuten reeds is benoemd als algemeen directeur van
de Vennootschap.
2.2 De Statutair Bestuurder zal te allen tijde zijn taken en bevoegdheden als bestuurder van de
Vennootschap overeenkomstig de wet en de Statuten verrichten respectievelijk uitoefenen.
Artikel 3 Taakverdeling
3.1 Partijen zullen zich er volledig voor inspannen om de bedrijfsactiviteiten van de Onderneming, meer in het bijzonder de evenementen, tot een succes te maken. Er zal een evenwichtige taakverdeling worden gemaakt tussen Partijen.
……
Artikel 5 Financiering
……
5.3 De voorinvesteringen van een evenement zullen gelijk zijn aan de geraamde vooraf te betalen kosten voor een evenement. [gedaagde 3], [eiser 1] en [gedaagde 2] zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de volledige voorfinanciering van evenementen. [gedaagde 3], [eiser 1] en [gedaagde 2] dienen hun gedeelte aan investeringen te storten. Per storting wordt een overeenkomst opgemaakt tussen de vennootschap en desbetreffende financier. In de overeenkomst worden aflossing, rente en zekerheden geregeld.
……
Artikel 8 Duur van de Overeenkomst en beëindiging
……
8.4 Deze Overeenkomst komt automatisch en met onmiddellijke ingang ten einde in de navolgende gevallen:
……
(e) indien [gedaagde 3] de overeenkomst eenzijdig opzegt.
……
Artikel 10 Algemene Bepalingen
……
10.2 Het niet nemen door een van de Partijen van enige actie ingeval van niet-nakoming door een of meer van de overige Partijen ter zake van enige bepaling van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als het doen van afstand van recht.
……”
2.15. Per brief d.d. 14 mei 2012 heeft mr. L.J. Gravendeel namens [eiser 1] de
opzegging van de licentieovereenkomst ingeroepen op grond van artikel 6 van de licentie-
overeenkomst.
2.16. Een tussen [eiser 1] en Hurstad Holding B.V. opgestelde akte van overdracht,
gedateerd 25 maart 2011, bepaalt dat de volgende Benelux registratienummers:
- 0832642, merk NOPE IS DOPE (A);
- 0813912, merk NOPE IS DOPE - figuur in kleur (B);
- 0836545, merk NEXT GENERATION - figuur (C),
van [eiser 1] aan Hurstad Holding B.V. zijn overgedragen.
(Hierna aangeduid met: de akte van overdracht.)
3. Het geschil in conventie
3.1. [eisers] vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren, te bepalen dat binnen 3 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis:
primair:
1. dat [gedaagde 3] als directeur van Nope is Dope B.V. moet meewerken aan de overdracht c.q. uitgifte van 33% van de aandelen in Nope is Dope B.V. aan [eiser 1], zoals bepaald in de ALO door de daartoe benodigde formaliteiten (een besluit) in acht te nemen en een notaris te Hilversum aan te zoeken voor de notariële formaliteiten hiertoe;
a. met bepaling dat [gedaagde 3] een direct opeisbare dwangsom verbeurt van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) met een maximum van € 50.000,= jegens [eiser 1] voor elke dag dat [gedaagde 3] dit niet nakomt;
b. met bepaling dat dit vonnis in de plaats kan worden gesteld (reële executie) indien [gedaagde 3] niet voldoet aan het onder 1 gevorderde zodanig dat [eiser 1] 33% van de aandelen in Nope is Dope B.V. verkrijgt op kosten van [gedaagde 3];
2. [gedaagde 3] en Nope is Dope B.V. aan [eiser 1] inzage moeten geven in de (elektronische) boeken en bescheiden en bankgegevens en corresponde-rende wachtwoorden daartoe van Nope is Dope B.V. (ex artikel 843a Rv);
a. met bepaling dat [gedaagde 3] en/of Nope is Dope B.V. een direct opeisbare dwangsom verbeurt/verbeuren van € 2.000,= (zegge: twee-duizend euro) met een maximum van € 50.000,= jegens [eiser 1] voor elke dag dat [gedaagde 3] of Nope is Dope dit niet nakomt;
3. ieder van gedaagden het gebruik van de merken Nope is Dope - voornoemd met de aanduiding A en/of B en/of D en/of E respectievelijk de merken F en/of G moet staken en gestaakt moet houden;
a. met bepaling dat gelet op de statutaire handelsnaam Nope is Dope B.V. zij de naam Nope is Dope B.V. als handelsnaam mag gebruiken maar niet voor de werving van klanten al dan niet via internet voor feesten en evenmin voor het (doen) houden van feesten onder de naam Nope is Dope;
b. met bepaling dat elk van gedaagden een direct opeisbare dwangsom verbeurt van € 2.000,= (zegge: tweeduizend euro) voor iedere overtreding jegens [eiser 1] van het onder 3 genoemd verbod, met een maximum van
€ 50.000,=;
4. ieder van gedaagden het gebruik - ook op internet - van de auteursrechten op de beeltenis zoals verwerkt in de merken A, D, G dient te staken en gestaakt te houden;
a. met bepaling dat elk van gedaagden een direct opeisbare dwangsom
verbeurt van € 2.000,= (zegge: tweeduizend euro) voor iedere overtreding jegens [eiser 2] van het onder punt 4 genoemd verbod met een maximum van € 50.000,=;
5. te bepalen dat de termijn voor de dagvaarding ex artikel 1019i Rv twee maanden is, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn.
subsidiair en alternatief:
1. [eiser 2] wordt aangesteld als bewindvoerder van Nope is Dope B.V. ex artikel 710 Rv voor de duur van vijf maanden;
a. met bepaling dat [gedaagde 3] als aandeelhouder en directeur van Nope is Dope B.V. garant staat voor de bekostiging van de bewindvoerder ad € 2.500,= ex b.t.w. per maand voor de duur van vijf maanden, voor zover Nope is Dope B.V. die inkomsten niet zelf zou genereren;
b. met bepaling dat [gedaagde 3] als bestuurder van Nope is Dope B.V. voor de duur van het bewind op non-actief wordt gesteld doch desgevraagd (per email of telefoon) door de bewindvoerder wel informatie aan de bewindvoerder verstrekt binnen 2 werkdagen op straffe van een dwangsom van € 2.000,= per niet naleving daarvan met een maximum van € 50.000,=;
2. ieder van gedaagden elk gebruik van de merken A, B, D, E respectievelijk F en G dient te staken en gestaakt te houden;
a. met bepaling dat dit verbod jegens Nope is Dope B.V. tijdens de bewind-
voering ex artikel 710 Rv is opgeschort;
3. te bepalen dat gelet op artikel 1019i Rv de eis in de hoofdzaak in de termijn van twee maanden na het door de voorzieningenrechter te wijzen vonnis wordt ingesteld, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn, en de termijn voor de eis in de hoofdzaak met betrekking tot de vordering ex artikel 710 lid 2 Rv eveneens wordt bepaald en daarmee samenvalt.
ten aanzien van de proceskosten:
primair te bepalen:
4. dat gedaagde 3 wordt veroordeeld in de kosten van de procedure ex artikel 237h juncto artikel 710 Rv en artikel 843a Rv;
5. dat ieder van de gedaagde(n) 1 en/of 2 en/of 4 voor 1/3, althans in gelijke verhouding, wordt/worden veroordeeld in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv met dien verstande dat als de ene gedaagde het verschuldigde voldoet voor de andere gedaagde(n), de andere gedaagde(n) daarvan bevrijd zal/zullen zijn;
a. met bepaling dat de proceskosten ex artikel 1019h Rv tussen eiser 1 en eiser 2 in de verhouding ¾ en ¼;
subsidiair te bepalen:
6. dat gedaagde(n) 3 en/of 4 wordt/worden veroordeeld in de kosten van de procedure ex artikel 237h juncto 710 Rv en artikel 843a Rv;
7. dat gedaagde(n) 1 en/of 2 en/of 4 wordt/worden veroordeeld in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv in een verhouding die de voorzieningenrechter in goede justitie vermeend passend te oordelen;
primair en subsidiair te bepalen:
8. dat gedaagde(n) de proceskosten waartoe zij veroordeeld zijn kwijtend voldoen
op ABN Amro bankrekening 503.926.132 van Stichting Derdengelden Gravendeel Advocaten.
3.2. NID c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. Het geschil in reconventie
4.1. NID c.s. vordert dat het de voorzieningenrechter behage, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle dagen en uren:
primair:
I. ieder der gedaagden in reconventie afzonderlijk te bevelen om binnen 48 uur na
betekening van het in dezen te wijzen vonnis elke gebruik van / elke inbreuk op
de in het lichaam van deze akte beschreven merkrechten, alsmede het gebruik van enige daarmee overeenstemmend teken in de Benelux, Turkije en de Europese landen als genoemd in de merkregistraties, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder ieder gebruik van het teken NOPE IS DOPE;
II. ieder der gedaagden in reconventie afzonderlijk te bevelen om binnen 48 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis elke gebruik van / elke inbreuk op de in het lichaam van deze akte beschreven handelsnaamrechten, alsmede het gebruik van enige daarmee overeenstemmende naam te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder ieder gebruik van de handelsnaam NOPE is DOPE;
subsidiair:
III. uitsluitend voor zover de primaire vorderingen van NID c.s. gebaseerd op merkrechten en/of handelsnaamrechten mochten worden afgewezen, ieder der gedaagden in reconventie afzonderlijk te bevelen om binnen 48 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de in het lichaam van deze akte beschreven onrechtmatige handelingen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder ieder gebruik van de benaming NOPE IS DOPE;
primair en subsidiair:
IV. ieder der gedaagden in reconventie te bevelen om binnen 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de domeinnaam nopeisdope.com door te leiden naar de huidige website van NID c.s. nopeisdope.nl zodanig dat een gebruiker direct op laatstgenoemde website terechtkomt zonder enige verdere mededeling van [eisers], in afwachting van de onder V bedoelde overdracht van de domeinnaam aan NID c.s.;
V. ieder der gedaagden in reconventie te bevelen om binnen 48 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis al datgene te doen dat noodzakelijk is om de domeinnaam nopeisdope.com en enig andere domeinnaam waarin de inbreuk-makende naam en/of teken als genoemd in het lichaam van deze akte voorkomen, op de daartoe geëigende wijze aan Nope is Dope B.V. (terug) over te dragen en daartoe de benodigde formulieren te ondertekenen en verder alle noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan:
i) primair: wordt bepaald dat het in dezen te wijzen vonnis in de plaats kan treden van een wilsverklaring van ieder der gedaagden in reconventie afzonderlijk tot het geven van een opdracht aan hun internetprovider(s) tot het overdragen van de domeinnaam, waarbij de kosten voor rekening van gedaagden in reconventie komen:
ii) subsidiair: op straffe van een door desbetreffende gedaagde in reconventie te verbeuren dwangsom van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor elke over-treding van het in dezen te wijzen vonnis, of naar keuze van Nope is Dope B.V., voor elke dag of gedeelte van een dag dat [eiser 1] en/of [eiser 2] met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dit bevel in gebreke blijft.
VI. ieder der gedaagden in reconventie te veroordelen om binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van NID c.s. te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaar-merkte opgave en voorzien van goed leesbare onderliggende documenten, van de navolgende informatie:
a) de evenementen die door en/of namens en/of met medewerking en/of met toestemming van [eisers] zijn georganiseerd en gehouden en/of nog worden georganiseerd/gehouden, waarvoor de inbreukmakende namen en/of tekens en/of ontwerpen zijn en/of worden gebruikt, zulks gerangschikt per evenement naar datum, locatie, prijzen, etc.;
b) de namen, (e-mail)adres(sen), telefoon- en faxnummers van derden (afnemers e.d.) waar en/of in samenwerking waarmee evenementen onder de inbreukmakende namen en/of tekens, zijn georganiseerd en/of nog worden georganiseerd, dan wel door [eisers] zijn benaderd en aan wie [eisers] de gewraakte mededelingen over NID c.s. als beschreven in het lichaam van deze akte (in het bijzonder sub 30) hebben gedaan;
c) elk gebruik dat [eisers] hebben gemaakt van de inbreukmakende namen en/of tekens en/of ontwerpen, als in het lichaam van de akte genoemd, in promotie-materiaal, brochures, folders, tickets, stickers, T-shirts, op het internet etc.;
d) de aantallen vervaardigde, bestelde, in de handel gebrachte, verkochte en afgeleverde producten, waarop de inbreukmakende tekens en/of ontwerpen voorkomen, gerangschikt naar soort product, (in- en verkoop)prijzen, producent en/of distributeur, met opgave van adres(sen), telefoon- en faxnummer(s), etc.;
e) het totaalbedrag aan omzet en winst dat ieder der [eisers] heeft behaald met het gebruik van de inbreukmakende namen en/of tekens en/of ontwerpen, meer in het bijzonder met de evenementen waarvoor de inbreukmakende namen/tekens/ ontwerpen zijn gebruikt en de verhandeling van producten onder de genoemde tekens;
f) de bij ieder van [eisers] nog aanwezige voorraad van producten waarop of waarin de inbreukmakende namen/tekens/ontwerpen voorkomen onder vermelding van locatie waar de producten zich bevinden, gerangschikt naar aantallen, soort etc.
VII. ieder der gedaagden in reconventie te bevelen om binnen 72 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan alle derden die door of namens gedaagde(n) in reconventie is/zijn benaderd, waar en/of in samenwerking waarmee evenementen zijn en/of nog worden georganiseerd/gehouden, in voor de geadresseerde begrijpelijke taak, een aangetekende brief te zenden meet uitsluitend de navolgende inhoud:
“Geachte mevrouw, heer,
Bij vonnis van [DATUM] in kort geding gewezen door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam is het ons verboden gebruik te maken van de naam en merken NOPE IS DOPE en NEXT GENERATION, omdat dat gebruik inbreuk vormt op de exclusieve rechten van Nope is Dope B.V. Voor onze evenementen zullen wij derhalve geen gebruik meer maken van de hiervoor genoemde naam en merken. In verband hiermee dient u de bij u eventueel nog aanwezige voorraad promotie- en reclamemateriaal en of andere producten van de hiervoor genoemde tekens binnen 2 dagen na heden aan ons te retourneren, en eventuele vermeldingen op uw website te verwijderen, zulks vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen inbreukmakend materiaal meer bij u aanwezig is en alle vermeldingen van inbreukmakende tekens van uw website hebt verwijderd. De door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed.
Voorts worden de door en namens ons geuite mededelingen over vervalste merk-overdracht door Nope is Dope B.V. en daaraan gelieerde partijen hierbij gerecti-ficeerd. Die mededelingen waren volstrekt onjuist en jegens Nope is Dope B.V. en daaraan gelieerde partijen onrechtmatig.
Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.
Hoogachtend,
[eiser 1] [eiser 2]
onder gelijktijdige toezending aan de advocaat van NID c.s. van (duidelijk) leesbare kopieën van de verzonden brieven met een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens en bewijs dat deze brieven aangetekend zijn verzonden;
VIII. ieder der gedaagden in reconventie afzonderlijk te bevelen zich te onthouden van
de in het lichaam van deze akte omschreven handelingen die in het normale
handelsverkeer ontoelaatbaar worden geacht, waaronder doch niet uitsluitend
begrepen het doen van verdere onrechtmatige, althans onjuiste, mededelingen aan
derden over NID c.s. en/of daaraan gelieerde partijen;
IX. ieder der gedaagden in reconventie te bevelen om binnen 72 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan NID c.s. op hun zaakadres ter vrije beschikking af te leveren alle inbreukmakende producten (promotiemateriaal, folders, etc. en andere zaken) waarop of waarin de inbreukmakende tekens en/of ontwerpen van NID c.s. voorkomen, die [eisers] in voorraad hebben - waaronder begrepen de aan hen geretourneerde voorraad inbreukmakend zaken - dan wel onder hun controle hebben op het moment van de uitspraak van het in dezen te wijzen vonnis, zulks op kosten van [eisers] en onder overlegging aan de advocaat van NID c.s. van een gewaarmerkte verklaring van een registeraccountant dat [eisers] alle materiaal/producten/zaken als hiervoor bedoeld die zij onder hun controle hebben op het moment van de uitspraak van het ten deze te wijzen vonnis aan NID c.s. hebben afgegeven;
X. ieder der gedaagden in reconventie te bevelen om binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van NID c.s. rekening en verant-woording af te leggen van de door gedaagden in reconventie met de evennementen en/of verhandeling van producten, waarvoor de inbreuk makende namen en/of tekens en/of ontwerpen zijn gebruikt, behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, en de genoten winst aan NID c.s. af te dragen, met afgifte binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis van een door een register-accountant ondertekende verklaring dat de desbetreffende opgaven volledig en correct zijn;
XI. alles op straffe van een door desbetreffende gedaagde te verbeuren dwangsom van
€ 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor elke overtreding van het in dezen te wijzen vonnis met betrekking tot het hierboven sub I t/m X gevorderde, of naar keuze van NID c.s. voor elke dag of gedeelte van een dag dat [eiser 1] en/of [eiser 2] met de gehele of gedeeltelijke nakoming van enig bevel in gebreke blijft/blijven;
XII. ieder der gedaagden in reconventie, des de een betaalt de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen om binnen 7 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te betalen een voorschot op de schadevergoeding van € 25.000,00, althans van een zodanig bedrag als de voorzieningenrechter in goede justitie juist zult achten;
XIII. de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn te stellen op zes maanden na betekening van het in dezen te wijzen vonnis;
XIV. ieder der gedaagden in reconventie, des de een betaalt de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten aan de zijde van NID c.s. als bedoeld in artikel 1019h Rv.
4.2. [eisers] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5. De beoordeling in conventie
onder 1 primair gevorderde
5.1. [eisers] vordert nakoming door [gedaagde 3], in haar hoedanig- heid van directeur van Nope is Dope B.V., van artikel 1.1 van de ALO, waarin is bepaald dat 33% van de aandelen in het kapitaal van Nope is Dope B.V. tegen de nominale waarde zal worden overgedragen aan [eiser 1].
[eiser 1] heeft de door hem gevestigde intellectuele rechten op A tot en met E kosteloos aan Nope is Dope B.V. in licentie gegeven onder de voorwaarde dat hij 33% van de aandelen in Nope is Dope B.V. zou verkrijgen.
5.2. NID c.s. stelt ten verwere dat [gedaagde 3] niet gehouden is om 33% van de aandelen in Nope is Dope B.V. over te dragen, nu [eiser 1] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op hem op grond van de ALO rustende verplichtingen (zie 2.14). [eiser 1] heeft zich van meet af aan onttrokken aan de inspanningsverplichting waar artikel 1.3 van de ALO op ziet en hij heeft zich vanaf april 2010 in het geheel niet meer met de bedrijfsvoering van Nope is Dope B.V. bemoeid. [eiser 1] woont vanaf begin april 2010 in Turkije. Daar komt bij dat [eiser 1] - op grond van artikel 5.3 van de ALO - gehouden was om samen met [gedaagde 3] en [gedaagde 2] investeringen voor de evenementen van Nope is Dope B.V. te doen. Ook aan deze verplichting heeft [eiser 1] zich onttrokken. Bovendien heeft [eiser 1] nooit eerder aanspraak gemaakt op 33% van de aandelen in Nope is Dope B.V., zodat sprake is van afstand van recht in de zin van artikel 10.2 van de ALO. Tot slot stelt NID c.s. dat - gelet op artikel 8.4 onder e van de ALO - de uit de ALO voortvloeiende verplichtingen met onmiddellijke ingang zijn komen te vervallen, nu [gedaagde 3] - bij brief van 30 juni 2012 - de ALO heeft opgezegd.
Gelet op het voorgaande en nu [eisers] niet aannemelijk heeft gemaakt dat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht, dient het onder 1 gevorderde te worden afgewezen, aldus NID c.s..
5.3. Het onder 1 primair gevorderde zal reeds worden afgewezen vanwege het ontbreken van een spoedeisend belang. NID c.s. heeft onbetwist gesteld dat [eiser 1] reeds lange tijd in Turkije verblijft en nooit eerder aanspraak heeft gemaakt op overdracht van 33% van de aandelen binnen Nope is Dope B.V. [eiser 1] heeft dan ook onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt welk spoedeisend belang hij heeft bij een onverwijlde voorziening als de onderhavige. Daar komt bij dat, indien de hiervoor weergegeven stelling betreffende de inspanningen en investeringen ten behoeve van Nope is Dope van NID c.s. klopt, het voorshands niet valt uit te sluiten dat een bodemrechter zal oordelen dat [eiser 1] geen aanspraak toekomt op 33% van het aandelenpakket in Nope is Dope B.V.
Voor deze stelling en de overige stellingen is een bodemprocedure de aangewezen weg. Daarbinnen kunnen alle feiten en omstandigheden, waaronder ook de gelieerdheid tussen de ALO en de licentieovereenkomst, aan de hand van de beschikbare bewijsmiddelen worden gewogen. De onder 1 primair gevraagde voorziening zal daarom worden geweigerd.
onder 2 primair gevorderde
5.4. De vordering onder 2 primair van [eisers] is een vordering tot het verschaffen van inzage als bedoeld in artikel 843a lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Uit de tekst van artikel 843a lid 1 Rv blijkt dat voor toewijzing van een vordering tot inzage, afschrift of uittreksel aan drie cumulatieve voorwaarden voldaan moet zijn:
a. de eiser of verzoeker dient een rechtmatig belang te hebben en het moet gaan om
b. bepaalde bescheiden
c. aangaande een rechtsbetrekking waarin de eiser of verzoeker of zijn
rechtsvoorganger partij is.
5.5. [eisers] vordert onder 2 primair - vooruitlopend op de bodemprocedure - inzage in de boeken en bescheiden van Nope is Dope B.V. c.q. data van derden om zodoende de financiële gegevens van Nope is Dope B.V. in kaart te kunnen brengen.
5.6. Met NID c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat [eisers] hiermee dit gedeelte van de vordering onvoldoende heeft gespecificeerd, zodat sprake is van een zogenaamde fishing expedition. Nu aldus niet is voldaan aan de onder b van 5.4 genoemde voorwaarde strandt dit gedeelte van de vordering reeds op die grond. Gelet op het voorgaande behoeft de vraag of wel is voldaan aan de andere eisen van artikel 843a Rv geen beantwoording en zal het onder 2 primair gevorderde worden afgewezen.
6. De beoordeling in conventie voorts en in reconventie
6.1. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 van het BVIE dient, alvorens op de inhoud van de hierna te noemen gedeelten van de geschillen wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Nu NID c.s. zijn gevestigd in Schiedam is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
onder 3 en 4 gevorderde in conventie / onder I primair gevorderde in reconventie
6.2. Partijen twisten over de vraag wie de rechthebbende is van de woord- en beeldmerkrechten op A tot en met G (zie 2.6 tot en met 2.12) en aan wie de auteursrechten op de logo’s van A, D en G toekomen.
6.3. NID c.s. stelt dat de intellectuele rechten op de merken A tot en met C middels de akte van overdracht d.d. 25 maart 2011 zijn overgedragen van [eiser 1] op Hurstad Holding B.V. (zie 2.16). Met deze overdracht zijn ook de uit de licentieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van [eiser 1] op Hurstad Holding B.V. overgegaan (zie 2.13). Gelet hierop zijn de uit de licentieovereenkomst voortvloeiende rechten van Nope is Dope B.V. voor wat betreft de merken A tot en met E onverminderd van kracht en heeft de door [eiser 1] gedane opzegging van de licentieovereenkomst d.d. 14 mei 2012 (zie 2.15) geen rechtsgevolg voor Nope is Dope B.V., aldus NID c.s.
6.4. [eisers] stelt dat sprake is van een schijnakte en de akte van overdracht nietig is, nu de handtekening van [eiser 1] onder de akte van overdracht door Hurstad Holding B.V. is vervalst. Daarom zijn [eisers] van mening dat aannemelijk is dat de overdracht van de merken A, B en C in een bodemprocedure nietig zal worden verklaard. Dit brengt met zich mee dat aan [eiser 1] de merkrechten toekomen op A, B en de door hem bij de WIPO ingeschreven merkrechten op D en E. [eisers] grondt het gedeelte van haar vordering onder 3 in conventie, die ziet op de merkrechten
F en G op artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE.
Daar komt bij dat - in de visie van [eisers] - het auteursrecht op de beeltenis zoals verwerkt in de merken A, D en G aan [eiser 2] toebehoort, nu die rechten - in de zin van artikel 2 Auteurswet - door Ty aan [eiser 2] bij akte tot overdracht auteursrechten d.d.
12 april 2006 zijn overgedragen (zie productie 21 bij dagvaarding).
6.5. De voorzieningenrechter overweegt het volgende.
6.5.1. Om te kunnen beoordelen of sprake is, van inbreuk op de merkrechten, dient eerst te worden vastgesteld aan wie de eigendom van de merkrechten toekomt.
NID c.s. beroept zich onder meer op de overeenkomst van overdracht d.d. 25 maart 2011 tussen [eiser 1] en Hurstad Holding B.V. die is ondertekend door [eiser 1], aldus NID c.s. Een dergelijk document, dat als onderhandse akte in de zin van artikel 156 Rv lid 3 moet worden beschouwd, levert in beginsel tussen betrokken partijen dwingend bewijs op van het bestaan van de desbetreffende overeenkomst (artikel 157 lid 2 Rv). Dat geldt echter niet als de ondertekening van de akte stellig wordt ontkend (artikel 159 lid 2 Rv). Nu deze laatste situatie zich hier voordoet zal hieromtrent bewijsvoering binnen de bodemprocedure te dienen plaats vinden.
6.5.2. Gelet hierop is niet met de in kort geding vereiste mate van zekerheid vast te stellen aan wie de merkrechten toebehoren. Binnen dit kort geding, waarbinnen voor verdere bewijsvoering geen plaats is, is in het kader van de belangenafweging terughoudendheid geboden met het treffen van voorlopige voorzieningen die vergaande negatieve consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van partijen, waaronder het veroorzaken van blijvende schade. Dat het niet gebruik kunnen maken van de merkrechten A tot en met E voor NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., ernstige schade met zich meebrengt is evident. Nope is Dope B.V. maakt sinds haar oprichting in september 2009 veelvuldig gebruik van haar (licentie)rechten op de merken A tot en met E bij het promoten van de door Nope is Dope B.V. georganiseerde (dans)evenementen en de verkoop van tickets ten behoeve van die evenementen. Hiermee heeft NID c.s. voldoende aannemelijk gemaakt een zwaarwegend belang te hebben bij de merkrechten A tot en met E ter uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Nope is Dope B.V.
[eisers] heeft een redelijk, zwaarwegend belang bij de merkrechten op A tot en met E onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Weliswaar heeft [eiser 2] ter zitting verklaard zo’n drie keer - met gebruik van zijn merkrechten - bedrijfsactiviteiten te hebben ontplooid, maar [eisers] heeft hier geen stukken van overgelegd. Voorts kan in de geschetste situatie niet worden uitgesloten dat het door [eisers] gebruiken van voornoemde merkrechten voor het ontplooien van soortgelijke bedrijfsactiviteiten als
Nope is Dope B.V. als onrechtmatig handelen van [eisers] jegens Nope is Dope B.V. gekwalificeerd moet worden. Daar komt bij dat de rechten van de licentienemer niet zonder meer door een enkele opzegging terzijde kunnen worden geschoven. Onder die omstandigheden zal de voorzieningenrechter zodanige voorzieningen treffen die er op neerkomen dat de bestaande situatie gehandhaafd wordt tot in de bodemprocedure hierover is beslist, dan wel partijen anderszins tot een vergelijk zijn gekomen. Het onder I primair in reconventie ten aanzien van de merkrechten A tot en met E zal daarom als na te melden worden toegewezen, onder afwijzing van het onder 3 in conventie gevorderde ten aanzien van de merken A, B, D en E. De meegevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Nu noch NID c.s., noch [eisers] aannemelijk heeft gemaakt dat de andere partij inbreuk maakt op de merkrechten F en G, en ook overigens niet is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE, zullen de vorderingen onder 3 in conventie en onder I primair in reconventie voor zover die zien op F en G worden afgewezen.
6.5.3. Gelet op het onder 6.5.2 overwogene zal de vordering onder 4 in conventie worden afgewezen omdat deze vordering ziet op logo’s die tevens zijn aan te merken als beeldmerken en over deze beeldmerken is onder 6.5.2 reeds geoordeeld. De vraag of de - als productie 21 door [eisers] overgelegde - akte van overdracht auteursrechten d.d. 12 april 2006 tussen Ty en [eiser 2] echt dan wel vervalst is kan mitsdien onbesproken blijven.
6.6. [eisers] heeft onder 3 onder a in conventie voorts gevorderd dat NID c.s. de statutaire handelsnaam Nope is Dope B.V. niet mag gebruiken voor de werving van klanten - al dan niet via internet - voor feesten en evenmin voor het (doen) houden van feesten onder de naam Nope is Dope.
6.7. NID c.s. stelt ten verwere en ter onderbouwing van het onder II primair in reconventie gevorderde dat Nope is Dope vanaf 2 september 2009 (zie 2.2) rechthebbende is op de handelsnaam Nope is Dope. Nu [eisers] nimmer een onderneming heeft gevoerd onder de handelsnaam Nope is Dope en zich evenmin kan beroepen op een ouder recht op de handelsnaam Nope is Dope ligt dit deel van haar vordering voor toewijzing gereed, aldus NID c.s.
6.8. Een handelsnaam is, gelet op artikel 1 van de Handelsnaamwet, de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming en waarmee op commerciële wijze aan het economisch verkeer wordt deelgenomen.
Tussen partijen is niet in geschil dat Nope is Dope B.V. de handelsnaam Nope is Dope sinds haar oprichting op 2 september 2009 gebruikt voor haar bedrijfsactiviteiten en de website.
[eisers] heeft onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat hij onder de naam Nope is Dope deelneemt aan het economisch verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en waarmee hij in min of meer blijvend verband naar buiten toe optreedt. Hiermee voldoet [eisers] niet aan artikel 1 van de Handelsnaamwet.
6.9. Gelet op het voorgaande zal het onder 3a in conventie worden afgewezen en het onder II primair gevorderde in reconventie als na te melden worden toegewezen.
7. De beoordeling in reconventie voorts
onder IV en V gevorderde
7.1. NID c.s. stelt dat Nope is Dope B.V. de rechthebbende en gebruiker is van de domeinnaam nopeisdope.com, nu Nope is Dope B.V. de domeinnaam voor een bedrag van
€ 1.570,80 uit de failliete boedel van [Z], de vorige rechthebbende van de domeinnaam, heeft gekocht (zie productie 10 zijdens NID c.s.). Nope is Dope B.V. heeft moeten constateren dat [eiser 2] tijdens zijn werkzaamheden voor Nope is Dope B.V. zich
de domeinnaam nopeisdope.com, middels het veranderen van de inloggegevens, zonder
toestemming van Nope is Dope B.V. heeft toegeëigend. Deze overdracht is onrechtmatig en bovendien strafrechtelijk te duiden, aldus NID c.s. Via de aan de site gekoppelde accounts (mail, facebook, hyves, twitter) vindt de kaartverkoop voor evenementen van Nope is Dope B.V. plaats. Bovendien kan Nope is Dope B.V. nu geen promotie- en marketingactiviteiten via de site en voornoemde accounts verrichten. Nope is Dope B.V. wordt dan ook in het uitoefenen van haar bedrijfsactiviteiten geschaad door het niet kunnen beschikken over de domeinnaam nopeisdope.com en lijdt hierdoor ernstige schade.
7.2. [eisers] stelt met een beroep op de akte van overdracht auteursrechten d.d. 12 april 2006 (zie productie 21 bij dagvaarding) dat [eiser 2] de eerste en oudste gebruiker van het domein nopeisdope.com is.
7.3. De voorzieningenrechter stelt op basis van de overgelegde bevestiging van de curator in het faillissement van [Z] d.d. 15 januari 2010 vast dat voorshands voldoende aannemelijk is dat Nope is Dope B.V. rechthebbende is op de domeinnaam
nopeisdope.com. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat Nope is Dope B.V. tot voor kort de domeinnaam nopeisdope.com in gebruik had en dat [eisers] deze domeinnaam, middels het wijzigen door [eiser 2] van de inloggegevens, zich heeft toegeëigend. [eiser 2] heeft dit zelf ter zitting erkend. De voorzieningenrechter kwalificeert dit handelen als domeinkaping. Dat NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., hierdoor grote schade kan lijden is evident.
De weigering van [eisers] om de domeinnaam toegankelijk te maken en over te dragen aan NID c.s. maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die NID c.s. op de website kan doen gelden. Hiermee ligt de vordering onder V in reconventie, voor zover die ziet op de domeinnaam nopeisdope.com, als na te melden voor toewijzing gereed,
met dien verstande dat het onder V i) primair gevorderde, gezien de door de voorzieningenrechter op dat punt te betrachten terughoudendheid, niet wordt toegewezen. De onder V gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.
De vordering onder IV in reconventie zal niet afzonderlijk worden toegewezen omdat
NID c.s. de onder IV in reconventie gevorderde handelingen zelf in haar macht heeft op
het moment dat de domeinnaam nopeisdope.com aan haar ter vrije beschikking staat.
7.4. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op twee maanden na het wijzen van dit vonnis.
8. De beoordeling in conventie voorts
subsidiair onder 1 en 2 gevorderde
8.1. [eisers] stelt dat [eiser 1] recht heeft op en belang heeft bij benoeming van een bewindvoerder ex artikel 710 Rv in Nope is Dope B.V. op kosten van Nope is Dope B.V. en onder garantstelling van [gedaagde 3], die op grond van de ALO gehouden was om [eiser 1] 33% van de aandelen te leveren.
[eiser 2] kwalificeert zich - in de visie van [eisers] - als een uitstekend bewindvoerder van Nope is Dope B.V.
8.2. Voor het door [eisers] subsidiair onder 2 gevorderde is op grond van al het hiervoor overwogene geen plaats. Ook voor toewijzing van de vordering onder 1 subsidiair om [eiser 2] als bewindvoerder van Nope is Dope B.V. aan te stellen is geen grond, nu aannemelijk is dat een dergelijke aanstelling geenszins in het belang van de vennootschap zou zijn. Het subsidiair onder 1 en 2 in conventie gevorderde zal mitsdien worden afgewezen.
9. De beoordeling in reconventie voorts
onder VI, VII, VIII en IX gevorderde
9.1. Het overigens in reconventie door NID c.s. gevorderde - onder VI, VII, VIII en IX zal worden afgewezen. De voorzieningenrechter heeft bij het geven van zijn oordeel voor ogen gestaan dat - bij wijze van ordemaatregel - de bestaande situatie wordt gehandhaafd totdat hierover in de bodemprocedure is beslist. Dit staat aan toewijzing van deze verstrekkende vorderingen, nog los van de vraag of de vorderingen voldoende bepaald zijn, in de weg. Hiermee wordt aan de belangen van beide partijen tegemoet gekomen.
10. De proceskostenveroordeling
in conventie
10.1. [eisers] zal als de grotendeels in conventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van NID c.s. in conventie worden veroordeeld. Nu er grotendeels sprake is van een intellectuele eigendom-inbreukzaak is het bepaalde in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing en dient [eisers] veroordeeld te worden in de redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid daartegen verzet. De voorzieningenrechter acht - in aanmerking nemend de complexiteit van de zaak - een vergoeding ad € 10.000,= (exclusief BTW) op grond van de gangbare indicatietarieven in IE-zaken passend en geboden. De kosten aan de zijde van NID c.s. worden derhalve begroot op:
- verschotten € 575,00
- salaris voor de advocaat € 10.000,00
Totaal € 10.575,00
in reconventie
10.2. Nu partijen in reconventie over en weer in het ongelijk zijn gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de proceskosten in reconventie te compenseren.
11. De beslissing
De voorzieningenrechter
in conventie:
11.1. wijst de vorderingen af;
11.2. veroordeelt [eisers] in de proceskosten in conventie, aan de zijde van NID c.s. tot op heden begroot op
€ 10.575,00 (exclusief BTW);
11.3. verklaart voornoemde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
in reconventie:
11.4. beveelt [eiser 2] en/of [eiser 1] om, met ingang van 4 werkdagen na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de merkrechten A tot en met E (zie onder 2.6 tot en met 2.10) te staken en gestaakt te houden;
11.5. beveelt [eiser 2] en/of [eiser 1] om, met ingang van 4 werkdagen na betekening van dit vonnis, elk gebruik van en elke inbreuk op de handelsnaam Nope is Dope te staken en gestaakt te houden;
11.6. beveelt [eiser 2] en/of [eiser 1] om, met ingang van 4 werkdagen na betekening van dit vonnis, de domeinnaam nopeisdope.com ter vrije beschikking van
NID c.s. te stellen;
11.7. veroordeelt [eisers] om aan NID c.s. een dwangsom te betalen van € 1.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat [eisers] niet aan de in 11.4 tot en met 11.6 uitgesproken bevelen voldoet, tot een maximum van € 150.000,00 is bereikt;
11.8. compenseert de proceskosten aldus dat ieder der partijen de eigen proceskosten in reconventie draagt;
11.9. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op twee (2) maanden vanaf de dag van het wijzen van
dit vonnis;
11.10. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
11.11. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes in tegenwoordigheid van mr. H.C. Fraaij,
griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2012.