ECLI:NL:RBZUT:2006:AX9713

Rechtbank Zutphen

Sector Civiel

Afdeling Handel

Rolnummer: 78046 / KG ZA 06-119

Uitspraak: 30 juni 2006

Vonnis in kort geding in de zaak van

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

ZORGSAAM VERENIGING VOOR THUISZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres,

procureur mr. A.J.H. Ozinga,

advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht,

tegen

1. de stichting

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING KRIJGSMACHT,

gevestigd te 's-Gravenhage,

2. de stichting

ZORGZAAM STICHTING,

gevestigd te 's-Gravenhage,

gedaagden,

advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden).

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van ZorgSaam

- de pleitnota van SZVK.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. ZorgSaam is een kruisvereniging. Zij biedt een collectieve ziektekostenverzekering aan met de naam “ZorgSaam”.

2.2. ZorgSaam is - kort gezegd - krachtens internationaal depot (in 2000, 2001 en 2002) voor onder meer de warenklassen 36 (verzekeringen) rechthebbende op de Benelux woordmerken Zorgzaam, Zorgsaam en ZorgSaam en op een Benelux beeldmerk waarin achter elkaar geplaatste woorden Zorg en Saam zijn gescheiden door twee gestileerde poppetjes. Het lettertype van de woorden “Zorg” en “Saam” verschilt iets.

2.3. Op 6 oktober 2005 is Stichting Zorgzaam opgericht. Zij biedt een collectieve ziektekostenverzekering aan met de naam “Zorgzaam”.

2.4. SZVK werkt intensief samen met Stichting Zorgzaam. Zij biedt op haar internetsite www.szvk.nl de verzekering van Stichting Zorgzaam aan.

2.5. Stichting Zorgzaam is krachtens internationaal merkdepot door SZVK (op 13 september 2005, thans ingeschreven en overgedragen aan Stichting Zorgzaam) rechthebbende op een Benelux beeldmerk voor de warenklasse 36 (verzekeringen). Dit beeldmerk bestaat uit een aan elkaar geschreven woord “Zorgzaam” met boven de o en de r een gestileerd poppetje met bewegingslijnen daarnaast. In dit woordmerk zien de kleine letters er hetzelfde uit als hoofdletters, maar verschillen deze iets in grootte.

3. Het geschil

3.1. ZorgSaam vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis

1. SZVK c.s. met onmiddellijke ingang verbiedt inbreuk te maken op de merkenrechten van ZorgSaam, daaronder begrepen het gebruik van het teken ZORGZAAM als naam voor een verzekering als handelsnaam, als merk en/of domeinnaam, op straffe van een dwangsom van EUR. 5.000,00 per dag of per geval, zulks ter keuze van ZorgSaam, van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod,

2. SZVK c.s. met onmiddellijke ingang verbiedt inbreuk te maken op het handelsnaamrecht van ZorgSaam, daaronder begrepen het gebruik van de handelsnaam ZORGZAAM en/of enig ander met de handelsnaam ZorgSaam in geringe mate afwijkende handelsnaam, op straffe van een dwangsom van EUR. 5.000,00 per dag of per geval, zulks ter keuze van ZorgSaam, van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod,

3. SZVK c.s. met onmiddellijke ingang verbiedt zich anderszins onrechtmatig te gedragen jegens ZorgSaam, in het bijzonder door het gebruiken van de naam ZORGZAAM als naam voor een verzekering, als handelsnaam, als merk en/of domeinnaam, op straffe van een dwangsom van EUR. 5.000,00 per dag of per geval, zulks ter keuze van ZorgSaam, van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod,

4. SZVK c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten van dit geding,

5. de termijn ex artikel 260 Rv. bepaalt op 6 maanden na de datum van dit vonnis.

3.3. SZVK c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

merkenrecht

4.1. ZorgSaam heeft haar vorderingen op het merkenrecht gebaseerd.

4.2. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) wordt vooropgesteld dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is tot kennisneming van deze vorderingen. SZVK c.s. gebruiken het teken landelijk en dus ook binnen het arrondissement van de rechtbank te Zutphen.

4.3. Bij de vraag of sprake is van een merkinbreuk als bedoeld in artikel 13 BMW dient niet alleen na gegaan te worden of het een gedeponeerd merk betreft, maar ook - indien het merk gedeponeerd is - of dat merk geldig is. Vaststaat dat de merken door ZorgSaam gedeponeerd zijn. Het beroep door SZVK c.s. op de nietigheid en het verval van de merken kan in kort geding slechts slagen indien er redelijke kans bestaat dat de bodemrechter de eventuele vorderingen tot nietigverklaring en vervallenverklaring zal toewijzen.

4.4. Er bestaat een redelijke kans dat de bodemrechter de door SZVK c.s. aangekondigde vordering tot vervallenverklaring van het woordmerk “Zorgzaam” zal toewijzen. SZVK c.s. kan als belanghebbende het verval inroepen van dit merkrecht, op basis van artikel 14 C jo artikel 5 lid 2 BMW, nu onweersproken is gesteld dat ZorgSaam gedurende een periode van méér dan vijf jaar na de datum van het merkdepot (op 8 juni 2001) geen normaal gebruik heeft gemaakt van het woordmerk “Zorgzaam”.

4.5. Ook de aangekondigde vordering tot nietigverklaring van de merken wegens het louter beschrijvende karakter daarvan, kan een redelijke kans van slagen niet worden ontzegd.

SZVK c.s. kan als belanghebbende de nietigheid inroepen van het woordmerk “Zorgzaam”, op basis van artikel 14A lid 1 onder c BMW, indien het merk uitsluitend bestaat uit tekens die of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van waren. Voldoende aannemelijk is dat zorgzaam een dergelijke beschrijvende aanduiding is. Uit de door SZVK c.s. overgelegde producties valt (voor zover door ZorgSaam al betwist) af te leiden dat het woord “zorgzaam” veelvuldig als onderscheidingsteken wordt gebruikt voor een veelheid van producten en diensten, waaronder gebruik door verzekeraars.

Ten aanzien van de woordmerken “ZorgSaam” en “Zorgsaam” is door ZorgSaam aangevoerd dat deze merken méér zijn dan een beschrijvende aanduiding, vanwege de andere schrijfwijze door de (hoofdletter) s in plaats van de z in zorgzaam hetgeen zij tevens als een creatieve vondst beschouwt die verwijst naar het “samen zorgen”.

Bij woordmerken geldt dat deze slechts voor inschrijving in aanmerking komen als ook in auditieve zin de gewekte indruk ver verwijderd is van (de eenvoudige aaneenvoeging van de bestanddelen van) de beschrijvende benaming. Dat is bij de woordmerken “Zorgsaam” en “ZorgSaam” niet het geval nu deze (ook naar de stellingen van ZorgSaam) nagenoeg gelijkluidend zijn aan zorgzaam en elkaar deels ook visueel nauwelijks ontlopen.

Ook de woordmerken “Zorgsaam” en “ZorgSaam” lopen derhalve een redelijke kans om in een bodemprocedure nietig te worden verklaard vanwege het louter beschrijvende karakter ervan. Daaraan doet niet af dat de woordmerken destijds zijn ingeschreven, aangezien dat voor de beoordeling van de verweren van SZVK c.s. niet beslissend is.

Dit alles zou wellicht anders kunnen zijn indien de merken door inburgering bij het relevante publiek onderscheidende kracht hebben verworven, maar dat is door ZorgSaam onvoldoende aannemelijk gemaakt.

4.6. De op bescherming van de woordmerken van ZorgSaam gerichte vorderingen worden gelet op al het vorenstaande afgewezen.

De merkenrechtelijke stellingen en vorderingen zullen daarom verder nog slechts (voor zover relevant) worden besproken voor zover deze zien op bescherming van het beeldmerk van ZorgSaam.

4.7. ZorgSaam heeft betoogd dat gebruik van het beeldmerk van Stichting Zorgzaam op grond van artikel 13A lid 1 onder b BMW dient te worden verboden wegens het gevaar van verwarring bij het publiek omdat de beeldmerken overeenstemmen en zijn ingeschreven of voor soortgelijke waren.

Hierbij dient in het bijzonder acht te worden geslagen op de vraag in hoeverre het merk en het teken, elk in hun geheel en in onderling verband beschouwd, een auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis vertonen, dit gerelateerd aan de totaalindruk die door beide wordt opgeroepen en de werking die daarvan uitgaat op het publiek, nu het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd. Doorslaggevend bij het laatste is of het publiek (de gemiddelde consument) merk en teken niet alleen met elkaar associeert, maar ook meent dat beide van dezelfde onderneming, althans van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar speelt de indruk die bij de gemiddelde consument achterblijft een beslissende rol, waarbij rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken, alsook met alle relevante bijzonderheden en omstandigheden van het geval, waaronder de onderscheidende kracht van het merk als zodanig. Voor wat betreft het laatste is van belang dat naarmate een merk geringer onderscheidend vermogen heeft, tussen dat merk en het gewraakte teken een grotere mate van gelijkenis dient te bestaan, wil er sprake zijn van overeenstemming, terwijl het omgekeerde eveneens geldt.

4.8. In visueel opzicht bestaat er duidelijk verschil tussen het beeldmerk “ZorgSaam” (sub 2.2) en het beeldmerk “Zorgzaam” (sub 2.4). Het lettertype is beduidend anders. Bij het beeldmerk van Stichting Zorgzaam is het woord bovendien aan elkaar geschreven terwijl het beeldmerk van ZorgSaam bestaat uit twee afzonderlijke woorden. Bovendien verschilt de plaats van het toegevoegde figuur, dat ook duidelijk van elkaar verschilt door de vorm en het aantal “poppetjes”. Derhalve is het niet aannemelijk geworden dat het publiek (de gemiddelde consument) merk en teken niet alleen met elkaar associeert, maar ook meent dat beide van dezelfde onderneming, althans van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn. Daarbij is tevens van belang dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van een meer dan gering onderscheidend vermogen van het beeldmerk van ZorgSaam.

4.9. ZorgSaam heeft voorts ter zake van het gebruik van “Zorgzaam” als domeinnaam en handelsnaam een beroep gedaan op de artikel 13A lid 1 onder d BMW. Deze bepaling verbiedt het gebruik anders dan ter onderscheiding, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.10. Het ligt in het algemeen niet erg voor de hand dat er omstandigheden zijn die, bij afwezigheid van verwarringsgevaar, leiden tot aantasting van de reputatie of de onderscheidingskracht van een merk. Het had op de weg van ZorgSaam gelegen die (bijzondere) omstandigheden aan te voeren. Nu zij dat niet heeft gedaan faalt haar betoog.

4.11. Tot slot doet ZorgSaam een beroep op artikel 5a Handelsnaamwet. Op grond van die bepaling is het verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

4.12. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen omtrent het ontbreken van verwarringsgevaar kan ZorgSaam evenmin een geslaagd beroep doen op artikel 5a van de Handelsnaamwet.

4.13. De op de merkenrechten van ZorgSaam gebaseerde vorderingen zullen gelet op al het bovenstaande worden afgewezen, - kort gezegd – vanwege de (redelijke kans op) verval dan wel nietigheid van de woordmerken van ZorgSaam en het ontbreken van verwarringsgevaar tussen de beeldmerken van partijen.

Handelsnaam

4.14. ZorgSaam heeft haar vorderingen tevens gebaseerd op artikel 5 van de Handelsnaamwet. Dit artikel verbiedt het voeren van een handelsnaam die vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.15. Tegenover de gemotiveerde betwisting door SZVK c.s. heeft ZorgSaam onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij haar gestelde handelsnaam voor de verkoop van verzekeringen eerder voerde dan Stichting Zorgzaam die (ook naar de stellingen van ZorgSaam) haar handelsnaam sinds oktober 2005 voert voor de verkoop van verzekeringen .

In de dagvaarding stelt ZorgSaam slechts dat zij “sinds enige tijd” ziektekostenverzekeringen aanbiedt, waarbij zij dit aanmerkt als een nieuwe dienst ingegeven door veranderingen die zich sinds 1 januari 2006 hebben voorgedaan op het gebied van ziektekostenverzekeringen. Ook anderszins heeft zij niet concreet gesteld laat staan aannemelijk gemaakt dat zij voor oktober 2005 de handelsnaam ZorgSaam heeft gebruikt om verzekeringen aan te bieden.

Dat ZorgSaam deze handelsnaam al vanaf 1998 zou voeren voor andere producten is hierbij niet van belang. Indien door een verandering van de aard van de onderneming door uitbreiding of wijziging van de producten of diensten verwarring is ontstaan dan zal diegene die door wijziging van die aard verwarring veroorzaakt moeten wijken ook al heeft die partij in absolute zin de naam voor het eerst gebruikt.

4.16. Nu de oudste rechten van ZorgSaam op de handelsnaam (overeenstemmend met) ZorgSaam niet aanemelijk zijn geworden, worden de op het handelsnaamrecht gebaseerde vorderingen afgewezen en kan in het midden worden gelaten of de beschermingsomvang van deze beschrijvende handelsnaam zodanig is dat Zorgsaam zich kan verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam zorgzaam door Stichting Zorgzaam, mede gezien het gebied waarin ZorgSaam actief is en de doelgroepen waarop partijen zich richten.

Onrechtmatige daad.

4.17. ZorgSaam heeft haar vorderingen ook gegrond op onrechtmatig handelen van SZVK c.s. Daartoe zijn evenwel geen andere omstandigheden dan de reeds besproken feiten en omstandigheden aangevoerd. Niet valt in te zien dat de handelwijze van SZVK c.s., die niet handelsnaam- of merkinbreukmakend is, niettemin onrechtmatig jegens ZorgSaam moet worden geacht. Bij gebreke van een nadere toelichting van ZorgSaam moet ook deze grondslag worden afgewezen.

Proceskosten

4.18. ZorgSaam zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van SZVK c.s. worden begroot op:

- vast recht EUR 248,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.064,00

Artikel 260 Rv

4.19. Uit de afwijzing van de overige vorderingen volgt dat ook de vordering betreffende de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv zal worden afgewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt ZorgSaam in de proceskosten, aan de zijde van SZVK c.s. tot op heden begroot op EUR 1.064,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. D. Vergunst en in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2006.